Appellant moet gebruik van DJ-naam 'DJOKO' gestaakt houden

Hof Den Haag 17 oktober 2023, IEF 21752; 200.321.071/01 (Appellant tegen William Djoko). Appellant is een DJ die zijn muziek onder de naam ‘DJOKO’ naar buiten brengt. William Djoko brengt muziek naar buiten onder zijn eigen naam ‘William Djoko’. William Djoko is de merkhouder van het woordmerk ‘William Djoko’. De artiesten worden regelmatig met elkaar verward. Djoko heeft appellant gedagvaard en gevorderd de inbreuk op zijn merkrechten te staken. Hierop heeft appellant in reconventie gevorderd dat Djoko staakt met het maken van inbreuk op zijn artiestennaam ‘DJOKO’ en zijn merkenrechten. De voorzieningenrechter heeft eerder geoordeeld dat appellant gebruik van het merk dient te staken [zie IEF 21041]. Djoko heeft ondertussen een bodemprocedure aanhangig gemaakt bij de rechtbank Den Haag wegens inbreuk op zijn Uniemerken.

Appellant komt op tegen de uitspraak in kort geding. Hij wil dat de vorderingen van Djoko alsnog worden afgewezen. Appellant stelt daartoe dat de voorzieningenrechter ten onrechte voorbij is gegaan aan het verweer dat appellant een handelsnaam heeft die ouder is dan het merkenrecht, waardoor gebruik van de handelsnaam hem niet verboden kan worden. Appellant stelt tevens dat Djoko niet tijdig een eis heeft ingesteld in de hoofdzaak. Appellant heeft zich daarnaast in hoger beroep op het standpunt gesteld dat Djoko geen geldig merk heeft, omdat hij zijn merk te kwader trouw heeft gedeponeerd. Djoko heeft zijn eis vermeerderd en stelt daartoe dat appellant het opgelegde verbod structureel overtreedt.  

Ten aanzien van de stelling dat appellant eerder de handelsnaam gebruikte dan William Djoko, oordeelt het hof dat dit niet het geval is. Appellant heeft in 2016 slechts twee keer in Nederland opgetreden onder de DJ-naam DJOKO, terwijl William Djoko muziek uitbracht en verschillende optredens in heel Nederland heeft gedaan. Hierdoor kan niet worden gezegd dat sprake was van eerder gebruik door appellant, omdat hij geen ondernemingsactiviteiten ontplooide voordat William Djoko dat deed. Djoko kan appellant dus verbieden de handelsnaam ‘Djoko’ te voeren, omdat appellant zich niet kan beroepen op een Nederlands handelsnaamrecht van slechts plaatselijke betekenis. Bij de beoordeling van de kwade trouw neemt het hof in aanmerking dat William Djoko al lang niet meer zijn gehele naam als artiestennaam gebruikt, maar ‘William Djoko’. Er bestaat geen aanwijzing dat toen William Djoko de naam ‘Djoko’ ging gebruiken, hij reeds bekend was met het gebruik van de artiestennaam 'DJOKO' door appellant. Het hof ziet geen reden voor appellant om mee te willen liften op de naamsbekendheid van appellant, omdat onvoldoende door appellant is gesteld hij bekend is. Van een depot te kwader trouw is dus geen sprake, ook al was Djoko bekend met het gebruik van de artiestennaam ‘DJOKO’ door appellant toen hij het merk inschreef. 

Dan wordt bekeken door het hof of sprake is van een inbreuk op het merkenrecht van William Djoko. Het hof oordeelt dat sprake is van een grote mate van visuele en auditieve overeenstemming door gebruik door appellant van het woord 'Djoko'. Appellant brengt hiertegen dat neutralisatie plaatsvindt door zijn grote naamsbekendheid, maar heeft hiertoe volgens het hof onvoldoende bewijs gesteld. Appellant heeft zijn naam gewijzigd, waardoor hij geen reden meer ziet om een verbod op het gebruik van de naam Djoko aan hem opgelegd te zien. Het hof oordeelt dat Djoko nog steeds belang heeft bij een verbod, omdat appellant de naam ‘DJOKO’ nog steeds gebruikt wordt in reclame-uitingen. Daarnaast oordeelt het hof dat appellant een verplichting heeft zich in te spannen tegen gebruik van de naam Djoko door derden om de muziek van appellant aan te duiden en te onderscheiden. De dwangsommen worden toegekend, maar de eisvermeerdering van Djoko wordt afgewezen. Appellant wordt veroordeeld in de proceskosten.

6.17  [appellant] heeft, zoals al is overwogen, in 2016 twee keer opgetreden in Nederland: in februari in een cafe in Nijmegen en op 22 oktober 20 I 6 op een boot in Amsterdam. Er (veronderstellenderwijs) vanuit gaande dat hij daarbij zijn aftiestennaam 'DJOKO' heeft gebruikt, was dat gebruik in 2016 nog onvoldoende bestendig om aangemerkt te kunnen worden als handelsnaamgebruik in de zin van artikel I Hnw. [appellant] gebruikte vanaf 2014 ook een Facebook profiel onder de naam 'DJOKO', maar [appellant] ontplooide toen nog geen ondernemingsactiviteiten gericht op Nederland. [appellant] kan zich onder deze omstandigheden niet beroepen op eerder gebruik van een handelsnaam in Nederland danhet handelsnaamgebruik door Djoko.

6.18 Naar voorlopig oordeel kan Djoko [appellant] op grond van artikel 5 Hnw verbieden om de handelsnaam 'DJOKO' te voeren. Djoko voerde al rechtmatig de handelsnaam 'William Djoko' voordat [appellant] in (delen van) Nederland die handelsnaam bestendig is gaan voeren. Beide namen wijken in geringe mate af doordat het meest onderschreidende onderdeel van de handelsnaam 'William Djoko' het woord 'Djoko' is. Dat onderdeel zal voor de meeste Nederlanders een ongebruikelijke naam of fantasiewoord zijn. Dat deel van de handelsnaam is identiek aan de naam die [appellant] heeft gevoerd. Beide namen zijn gebruikt voor een ondememing met dezelfde aard. Djoko kan zich op grond van artikel 5Hnw derhalve verzetten tegen het gebruik door appellant van de handelsnaam 'DJOKO'.

6.19 Gelet op het voorgaande kan [appellant] zich, voorshands oordelend, niet beroepen op een Nederlands handelsnaamrecht als ouder recht van slechts plaatselijke betekenis in de zin van artikel 138 lid 3 UMVo.