De gebroeders Z.
Rechtbank Utrecht, 21 februari 2007, LJN: AZ9142. Eiser tegen gedaagde.
Zwaar geanonimiseerde handelsnaam- en merkenzaak (merk geanonimiseerd, maar wel met inschrijvingsnummer!) Kwade trouw; kennis van gebruik oudere handelsnaam;
Eiseres en gedaagde houden zich bezig met vleeshandel en werkten tot oktober 2005 samen in de zogenaamde [Z.] Groep, welke door de vader van de statutair directeuren van partijen is opgericht. Bij de beëindigingsovereenkomst is een addendum opgenomen waarin door partijen o.a. is opgenomen dat gedaagde in haar handelsnamen de geslachtsnaam [Z.] mag blijven gebruiken, met dien verstande dat de handelsnamen van gedaagde onderscheidend zijn van de door eiseres gebruikte handelsnamen waarin de naam [Z.] voorkomt.
Zo voert eiseres o.a. de handelsnaam [J.Z.] en gedaagde de handelsnaam [F.Z.]. Op 28 november 2005 heeft gedaagde de geslachtsnaam [Z.] als Benelux-woordmerk laten registreren. Eiseres vordert dat de rechtbank de nietigverklaring van het merkdepot [Z.] zal uitspreken en een bevel tot doorhaling van de inschrijving van dit merk in het register van het BBIE.
Eiseres beroept zich op art. 2.4 onder f sub 1 BVIE: kwade trouw, indien de deposant weet of behoort te weten, dat een derde binnen de laatste drie jaren in het Benelux-gebied een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren of diensten te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt, en die derde zijn toestemming niet heeft verleend.
De rechter hanteert een zeer strikt onderscheid tussen merkgebruik en handelsnaamgebruik. Art. 2.4 onder f sub 1 BVIE spreekt over merkgebruik. De rechter concludeert dat het beroep van eiseres op dit artikel niet kan slagen, omdat zij er niet in is geslaagd aan te tonen dat zij de handelsnamen met het bestanddeel [Z.] in de laatste drie jaar binnen de Benelux als merk heeft gebruikt.
Toch heeft het voorgebruik van de handelsnaam van eiseres tot gevolg dat de rechter concludeert dat er sprake is van een situatie van kwade trouw, weliswaar anders dan de voorbeelden die art. 2.4 sub f BVIE opsomt. “Alhoewel partijen, zoals door gedaagde is gesteld, omtrent het inschrijven van de geslachtsnaam [Z.] als merk niets zijn overeengekomen, moet bezien in het licht van de wel tussen partijen gemaakte afspraken worden geoordeeld, dat het door gedaagde doen inschrijven van de geslachtsnaam [Z.] als merk (…) in de gegeven omstandigheden zonder enige duidelijke toevoeging ter onderscheiding, de door partijen beoogde afspraken in verband met de ontvlechting van de [Z.]groep (in)direct volledig frustreert.
Immers, de enkele aanduiding met de naam [Z.] voor dezelfde producten die partijen op dezelfde markt afzetten, verschaft in die markt onvoldoende duidelijkheid omtrent de herkomst van die producten. Ook is het zo dat gedaagde wist dat eiseres de handelsnaam [J.Z.] ten tijde van de inschrijving van het merk [Z.] binnen de laatste drie jaren in het Benelux gebied voor dezelfde waren te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt. Dit terwijl het merk [Z.] zonder enige onderscheidende toevoeging naar het oordeel van de rechtbank te veel lijkt (en dus te veel overeenstemmend is) met de handelsnaam [J.Z.]. (5.9)
”Geoordeeld moet dan ook worden dat in de gegeven omstandigheden het doen inschrijven en deponeren van de enkele naam [Z.] door gedaagde te kwader trouw is geschied als bedoeld in artikel 4 lid 6 BMW (thans artikel 2.4. aanhef en onder f. BVIE). Overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 onder aanhef BMW (thans artikel 2.4. aanhef BVIE) is derhalve door gedaagde geen geldig recht op het merk [Z.] verkregen”. (5.14)
Lees het vonnis hier.
