Geen kwade trouw bij registratie Benelux-merk RatPac

Rechtbank Den Haag 9 oktober 2019, IEF 18745; ECLI:NL:RBDHA:2019:11338 (Rat Pack tegen RatPac) Eiseres Rat Pack is een Duitse producent van kinder- en jeugdfilms. Eiseres is opgetreden tegen het gebruik en de registratie van de handelsnaam en het merk RatPac van de Amerikaanse filmfinancier RatPac Entertainment. Er is geen sprake van kwade trouw geweest bij de registratie van het Benelux-merk van RatPac. Het enkele feit dat RatPac het gestelde eerdere gebruik van Rat Pack in de Benelux had behoren te kennen is onvoldoende om kwade trouw te kunnen aannemen. Er is evenmin sprake geweest van enig relevant gebruik van de handelsnaam Rat Pack in Nederland. Ook bestaat er geen verwarringsgevaar tussen Rat Pack en RatPac bij het relevante publiek. De vorderingen van Rat Pack zijn afgewezen.

4.5. In het arrest van het Hof van Justitie in de zaak Lindt&Sprüngli tegen Hauswirth, dat gelet op de harmonisatie van het merkenrecht ook geldt voor een beroep op het hier toepasselijke artikel uit het BVIE, is geoordeeld dat de nationale rechter bij de beoordeling van de vraag of sprake is van kwade trouw bij de aanvraag van een Uniemerk, rekening dient te houden met alle relevante factoren die bestonden op het tijdstip van de indiening van de aanvraag tot inschrijving van een teken als merk, en met name met: 

— het feit dat de aanvrager weet of behoort te weten dat een derde in ten minste één lidstaat een gelijk of overeenstemmend teken gebruikt voor dezelfde of een soortgelijke waar, waardoor verwarring kan ontstaan met het teken waarvoor inschrijving is aangevraagd;
— het oogmerk van de aanvrager om die derde het verdere gebruik van dit teken te beletten, en 

— de omvang van de rechtsbescherming die het teken van de derde en het teken waarvoor inschrijving is aangevraagd, genieten.
Het Hof van Justitie heeft ten aanzien van het eerst genoemde criterium voorts overwogen dat die omstandigheid op zich niet volstaat als bewijs van de kwade trouw van de aanvrager en dat het als tweede genoemde criterium tevens in aanmerking moet worden genomen (rov. 40). 

4.6. Nu eiseres geen nadere feiten en omstandigheden heeft gesteld omtrent het oogmerk van gedaagde en ook ter zitting niet is gebleken dat gedaagde met de merkinschrijving het oogmerk heeft gehad om eiseres het gebruik van het teken Rat Pack te beletten, kan niet worden geoordeeld dat aan de zijde van gedaagde sprake is geweest van kwade trouw op basis waarvan het Beneluxmerk nietig kan worden verklaard. De vordering sub 1 wordt derhalve afgewezen. 

[…]

4.17. Tenslotte overweegt de rechtbank als volgt. Indien alle door eiseres aangevoerde en hiervoor besproken feiten en omstandigheden samen worden genomen, kan daar mogelijk uit worden afgeleid dat de naam Rat Pack zodanig bekend is dat zij daar bescherming aan kan ontlenen tegen andere gelijkluidende, dan wel ervan slechts in geringe mate afwijkende, handelsnamen die gevaar voor verwarring geven bij professionals in de Nederlandse filmwereld. Daarvan uitgaande is de rechtbank echter van oordeel dat eiseres onvoldoende heeft geconcretiseerd dat verwarring met de naam RatPac bij het betreffende publiek te duchten is, nu gedaagde dat gemotiveerd heeft weersproken en eiseres daar niets anders tegenover heeft gezet. Eiseres heeft immers erkend dat tot nu toe niet van verwarring is gebleken, terwijl gedaagde volgens eiseres’ eigen stellingen al betrokken is geweest bij de productie van allerlei grote blockbusters die ook in Nederland zijn uitgebracht. In dat licht had het op de weg van eiseres gelegen om toe te lichten waarom voor de toekomst dan wèl verwarring te duchten is. Bovendien richt eiseres zich op jeugd- en arthouseflims die in de basis Duitstalig zijn, terwijl gedaagde zich volgens eiseres zelf uitsluitend bezig houdt met grote Engelstalige Hollywood-producties (overigens betwist gedaagde dat zij daarbij betrokken is als producent en stelt zij slechts als financier te handelen; de rechtbank komt aan een oordeel daaromtrent niet toe). Vast staat dat de naam van eiseres gelijk is aan de naam van de — wederom in de woorden van eiseres zelf— “legendarische” groep Hollywoodacteurs bekend als The Rat Pack”. Ook de naam RatPac houdt een verwijzing naar de naam van deze groep in, maar de spelling wijkt op opvallende wijze af: RatPac is aan elkaar geschreven en de letter K ontbreekt. Deze afwijkende spelling zal door professionals in de filmwereld, van wie mag worden verondersteld dat ze bekend zijn met de naam van deze legendarische groep. worden opgemerkt. Kortom, de rechtbank komt tot het oordeel dat bij het professionele publiek geen sprake is van verwarringsgevaar op grond waarvan het gedaagde verboden zou moeten worden de naam RatPac te gebruiken. 

4.18. Uit het vorengaande vloeit voort dat de Duitse handelsnaam Rat Pack geen bescherming in Nederland toekomt op grond van artikel 5 Hnw, althans niet ten aanzien van de door gedaagde gebruikte naam RatPac. De rechtbank ziet gelet daarop evenmin grond voor aanvullende bescherming op grond van artikel 6:162 BW. Dit leidt er toe dat ook de vorderingen onder II, III, IV en V worden afgewezen.