Geen overeenstemming tussen Bouwapp en bouwen.app

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 12 juni 2020, IEF 19285; ECLI:NL:RBMNE:2020:2303 (De BouwApp tegen bouwen.app) Kort geding. Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Eiseres (de Bouwapp) meent dat gedaagde (bouwen.app) inbreuk maakt op haar beeldmerk en handelsnaam. Daarnaast meent eiseres dat gedaagde onrechtmatig handelt jegens haar, omdat exploitatie van de “bouwen.app” slaafde nabootsing oplevert. Beide vorderingen worden afgewezen. Het teken en de handelsnaam van gedaagde stemmen niet overeen met het merk en de handelsnaam van eiseres. Gedaagde heeft genoeg afstand genomen van het product van eiseres, dus het is ook niet aannemelijk dat de bodemrechter zal oordelen dat er sprake is van merk- of handelsnaaminbreuk of van slaafse nabootsing.

3.3. Het teken van [gedaagde] is niet identiek aan het merk van [eiseres] . Daar zijn partijen zijn het ook over eens. Het beroep van [eiseres] op de genoemde bepalingen kan dus alleen slagen als het teken van [gedaagde] overeenstemt met het merk van [eiseres] (naast dat er voldaan moet zijn aan de overige voorwaarden die in deze bepalingen worden genoemd). Van een overeenstemmend teken is sprake als het teken (zoals gebruikt) in zodanige mate visueel, auditief en begripsmatig lijkt op het merk (zoals ingeschreven) dat het dezelfde totaalindruk achterlaat. Daarbij wegen de punten van overeenstemming zwaarder dan die van verschil. Er kan sprake zijn van dominerende bestanddelen.

3.8. Kortom, het teken verschilt visueel en auditief van het merk en komt daar begripsmatig mee overeen. De begripsmatige overeenstemming neutraliseert de visuele en auditieve verschillen echter niet, zodat het teken in zijn geheel genomen een andere totaalindruk achterlaat dan het merk en daarmee dus niet overeenstemt. Voor wat betreft de sub d- grondslag geldt dat de handelsnaam (dus zonder de afbeelding) met het merk wordt vergeleken, maar ook dan is er teveel verschil. Daarom (al) is er geen sprake van merkinbreuk op grond van artikel 2.20 lid 1 sub b, sub c en sub d BVIE en faalt deze grondslag van [eiseres].

3.10. Voor een geslaagd beroep op een handelsnaaminbreuk is het dus nodig dat de handelsnaam van [gedaagde] (“bouwen.app) teveel lijkt op die van [eiseres] (“de BouwApp”). Dat is niet het geval, althans de voorzieningenrechter vindt het niet aannemelijk dat een bodemrechter zal oordelen dat dit wél zo is. [eiseres] zegt dat zij (de woorden in) haar merk ook als handelsnaam gebruikt en dat ditzelfde geldt voor het teken van [gedaagde] . Alles wat bij het kopje “geen merkinbreuk” is gezegd over de overeenstemming van merk en teken, geldt daarom ook hier met uitzondering van de opmerkingen over de afbeeldingen van de bouwhelm. Dat laatste leidt niet tot een andere conclusie; “bouwen.app” en “de BouwApp” lijken ook zonder de afbeelding niet genoeg op elkaar. Alleen al hierom slaagt deze grondslag niet; de beide namen wijken immers in meer dan geringe mate af. Daarom kan in het midden blijven of [eiseres] de naam “de BouwApp” als handelsnaam gebruikt, zoals [gedaagde] heeft betwist.

3.11. [eiseres] zegt ook nog dat [gedaagde] onrechtmatig handelt door een soortgelijke app op de markt te brengen als die van haar onder de naam “bouwen.app” (slaafse nabootsing). Het nabootsen van een product mag niet, als door die nabootsing verwarring bij het relevante publiek valt te vrezen en er niet redelijkerwijs alles is gedaan - zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van het product - wat mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat. Anders gezegd, waar mogelijk moet zodanige afstand van het eerdere product worden genomen zodat het relevante publiek de producten niet zal verwarren. De voorzieningenrechter oordeelt dat [gedaagde] dat heeft gedaan, althans dat het aannemelijk is dat een bodemrechter zal oordelen dat hij dat heeft gedaan. Hieronder wordt uitgelegd waarom.