Gescheiden door een spatie in de broncode

Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 10 oktober 20012, zaaknr. 425773 / KG ZA 12-902 (GreenGraffiti tegen Janssens h.o.d.n. Graffitinetwerk)

Merkenrecht. Beschrijvend gebruik in metatags en all tags. Handelsnaamrecht.

GreenGraffiti verzorgt (buiten)reclamecampagnes en is actief in onder meer Nederland, Duitsland, Italië, Bulgarije en Finland. Zij brengt  tijdelijke reclameboodschappen aan via Reverse graffiti, middels het schoonspuiten van een stuk straat of muur dat gedeeltelijk is afgedekt door een mal. Zij is houdster van woordmerk en beeldmerk met woordelement GREENGRAFFITI. Janssens drijft een eenmanszaak via een website graffitinetwerk.nl die ook via green-graffiti.nl en green-graffiti.com is te bereiken. Ook in de broncode zijn de (beschrijvende) woorden GREEN en GRAFFITI opgenomen.

Over de geldigheid Gemeenschapsmerk: Kennelijk oordeelde het OHIM dat het merk niet uit beschrijvende woorden bestaat, althans dat het merk in zijn geheel bezien (mede omdat het aan elkaar is geschreven) de drempel (net) haalde. De bewijzen die GreenGraffiti heeft overgelegd om inburgering aan te tonen overtuigen voorshands onvoldoende om een ruimere beschermingsomvang aan te nemen.

Uit de overgelegde voorbeelden blijkt naar voorlopig oordeel dat het gebruik van de keywords in zijn website en in andere teksten als beschrijvend is aan te merken, nu het om aanduidingen van activiteiten van Janssens gaat en hij ook steeds een spatie aanbrengt tussen beide woorden. Ook het gebruik als metatag en alt tag is voorshands als beschrijvend aan te merken, nu hij ook hier een spatie aanbrengt en de woorden onderdeel uitmaken van een verzameling keywords.

Wel is er sprake van inbreuk op het merkenrecht GREENGRAFFITI door de domeinnamen green-graffiti.nl en green-graffiti.com te gebruiken.

Merkenrecht
4.11. Uit de overgelegde voorbeelden blijkt naar voorlopig oordeel dat dit gebruik in zijn website en in andere teksten als beschrijvend is aan te merken, nu het om aanduidingen van activiteiten van Janssens gaat en hij ook steeds een spatie aanbrengt tussen beide woorden. Ook het gebruik als metatag en alt tag is voorshands als beschrijvend aan te merken, nu hij ook hier een spatie aanbrengt en de woorden onderdeel uitmaken van een verzameling keywords. Dergelijke keywords bestaan in het algemeen uit woorden of teksten waarvan de eigenaar van de website vindt dat deze van belang zijn om bezoekers te trekken. Dat belang kan op zichzelf worden gezocht in het refereren naar het merk van een ander (omdat een alternatief wordt aangeboden) maar even goed in aanduiding van de aard van de aangeboden dienst. In beide gevallen echter is er een loyaliteitsverplichting richting merkhouder GreenGraffiti (artikel 12 sub b GMVo respectievelijk de jurisprudentie van het HvJ EU inzake Google France/Louis Vuitton Malletier ea, 23 maart 2010, C-236-238/08). Voor wat betreft de website graffitinetwork.nl heeft GreenGraffiti niet gesteld dat die loyaliteitsverplichting zou zijn geschonden en valt zulks ook anderszins niet in te zien nu (als gezegd) de woorden op beschrijvende manier worden gebruikt en steeds met een spatie worden gescheiden. Voor zover het gevraagde verbod dit gebruik tracht te verbieden moet het derhalve worden afgewezen.

4.12. Voor wat betreft de websites green-graffiti.com en green-graffiti.nl stelt GreenGraffiti echter dat onvoldoende duidelijk wordt gemaakt van wie deze afkomstig zijn en wie de dienst uiteindelijk aanbiedt. Naar voorlopig oordeel heeft Janssens op de website (zoals die is overgelegd) inderdaad niet voldoende duidelijk aangegeven dat de informatie van hem afkomstig is en niet van GreenGraffiti. Er is geen duidelijke bedrijfsnaam of -logo zichtbaar, zoals wel het geval is op de website graffitinetwork.nl. Bovendien wordt op de pagina met contactinformatie geen bedrijfsnaam genoemd. In zoverre zou een bezoeker derhalve in verwarring kunnen komen over wie verantwoordelijk is voor de website en kunnen denken dat dit GreenGraffiti is. Die verwarring heeft zich kennelijk ook al concreet voorgedaan, getuige de als productie 11 door GreenGraffiti overgelegde emailcorrespondentie van een bezoekster van de website. Minst genomen wordt het de internetgebruiker (te) moeilijk gemaakt dit uit te vinden. Aan het voorgaande wordt onvoldoende afgedaan door het gebruik van een emailadres eindigend op “@graffitinetwork.nl” op de pagina met contactinformatie en een tamelijk onopvallende copyright notice “©Graffitinetwerk” onderaan de pagina. Gelet hierop kan van Janssens worden verwacht dat hij, als hij een domeinnaam bestaande uit de beschrijvende elementen “green” en “graffiti” wil gebruiken, ter voorkoming van verwarring en aldus aantasting van de herkomstaanduidingsfunctie van het merk van GreenGraffiti, duidelijk maakt dat hij of zijn onderneming verantwoordelijk is voor de website en hij geen commerciële band heeft met GreenGraffiti. Nu de website zoals die tot voor kort toegankelijk was die duidelijkheid niet verschaft, was voorshands sprake van inbreuk op de merkrechten van GreenGraffiti. Gelet op deze inbreuk en bij gebreke aan een afdoende onthoudingsverklaring, zal Janssens dan ook worden verboden onder de domeinnamen www.green-graffiti.nl en www.green-graffiti.com een website aan te bieden waarop niet duidelijk is aangegeven dat deze wordt geëxploiteerd door een andere aanbieder dan GreenGraffiti.

4.13. Voor zover GreenGraffiti nog heeft bedoeld te stellen dat het gebruik in een domeinnaam geen beschrijvend gebruik is, verwerpt de voorzieningenrechter dat betoog. Het in aanmerking te nemen publiek zal immers een domeinnaam niet zonder meer als merkgebruik (of handelsnaamgebruik) bestempelen. Er zijn ook vele domeinnamen die verwijzen naar de op die website aangeboden producten of diensten. Producten of diensten die met twee woorden worden omschreven, worden in de regel aan elkaar geschreven omdat domeinnamen nu eenmaal geen spaties kunnen bevatten. Door het gebruik van een koppelteken heeft Janssens zelfs nog meer afstand van het merk genomen en heeft hij in zoverre, los van de inhoud van de achterliggende website die enigszins dient te worden aangepast zoals hiervoor overwogen, aan de op hem rustende loyaliteitsverplichting voldaan.

Inbreuk handelsnaam
4.16. Gebruik in beschrijvende zin kan immers ook krachtens het handelsnaamrecht niet worden verboden. In het licht hiervan en van het reeds te geven (beperkte) verbod op basis van het merkenrecht, valt niet in te zien welk (spoedeisend) belang GreenGraffiti heeft bij haar vorderingen voor zover gebaseerd op haar handelsnaamrechten.

Conclusie
4.18. Het merkinbreukverbod zal worden toegewezen doch slechts voor zover Janssens onvoldoende duidelijk maakt dat de aangeboden diensten op de websites niet van GreenGraffiti afkomstig zijn, zoals ten processe bedoeld. Het gebruik van de domeinnamen op zich zal niet worden verboden. Evenmin ziet de voorzieningenrechter alsdan aanleiding de gevorderde overdracht van die domeinnamen toe te wijzen, nog daargelaten dat GreenGraffiti niet heeft toegelicht waarom haar belang bij deze vordering – mede in het licht van het ‘op wit zetten’ van de website – voldoende spoedeisend zou zijn om een voorlopige voorziening te rechtvaardigen.

4.19. De aan het verbod te verbinden dwangsom zal worden gematigd en gemaximeerd als na te melden.

4.20. Uit hetgeen hiervoor is overwogen volgt dat beide partijen zijn te beschouwen als deels in het ongelijk gesteld. Enerzijds wordt een deel van de vorderingen van GreenGraffiti toegewezen, anderzijds slaagt Janssens in een aanzienlijk deel van zijn verweer. De voorzieningenrechter ziet hierin aanleiding de proceskosten te compenseren in die zin dat ieder zijn eigen kosten draagt.