Geschil na beëindiging licentieovereenkomst voor InVitria

Rb. Den Haag 6 september 2023, IEF 21704 LS&R 2223; C/09/599367/ (Sharpsight B.V. tegen Medical Workshop B.V.) Vervolg in de bodemprocedure op eerder tussen partijen in eerste aanleg bij de Rechtbank Den Haag [zie IEF 18810 en IEF 18761) en in hoger beroep bij hof Den Haag [zie IEF 19679] gevoerde kort geding procedure. De kern van het geschil in de bodemprocedure draait om het recht op het merk 'InVitria', waarbij ook wordt gestreden over auteursrechten met betrekking tot de naam. De rechtbank oordeelt over octrooi-inbreuk door Medical Workshop, gemeenschappelijk eigendom van octrooirechten en de beëindiging van een licentieovereenkomst en de gevolgen daarvan. Bovendien vordert Sharpsight een schadevergoeding, die wordt toegekend zonder verwijzing naar een schadestaatprocedure. In reconventie vordert Medical Workshop een veroordeling van Sharpsight tot vergoeding van goodwill.

Het Europese octrooi EP 2 109 425 B1 van de heer Gonçalves, de enige bestuurder van Sharpsight, betreft een medisch hulpmiddel voor intra-vitreale injecties. Medical Workshop is actief als totaalleverancier in de oogheelkunde. In 2007 werd een product ontwikkeld dat gebaseerd was op de door dit octrooi beschermde uitvinding. In 2009 werd het ontwerp voor dit product gefinaliseerd en kreeg het de naam 'InVitria'. Tegen het einde van 2009 sloten Medical Workshop en Sharpsight een licentieovereenkomst met betrekking tot InVitria. Het Uniewoordmerk InVitria werd geregistreerd door Medical Workshop, na de ondertekening van de licentieovereenkomst, maar voorafgaand aan de ingangsdatum ervan. Eind 2018 werd de licentieovereenkomst - na een looptijd van circa tien jaar - door Sharpsight opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn.

Hoewel de licentieovereenkomst geen specifieke bepalingen bevatte over de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het InVitria-merk en wat er met deze naam moest gebeuren na beëindiging van de overeenkomst, oordeelt de rechtbank dat de overeenkomst en het gedrag van beide partijen tijdens hun samenwerking relevant zijn voor het vaststellen van de rechten op de naam. De rechtbank oordeelt dat Sharpsight, gezien de sterke koppeling tussen het merk en het octrooirechtelijk beschermde product met octrooibescherming, redelijkerwijs mocht verwachten dat zij de naam InVitria mocht blijven gebruiken na het einde van de overeenkomst. Het gebruik van deze merknaam voor een ander, vergelijkbaar product, zou immers tot verwarring kunnen leiden. Bovendien heeft Medical Workshop geen belang bij het gebruik van de naam na de beëindiging van de licentieovereenkomst, omdat ze zonder licentie voor het geoctrooieerde product het niet rechtmatig kan blijven verhandelen. Sharpsight heeft daar wel een belang bij. In dit kader oordeelt de rechtbank dat Medical Workshop verplicht is om het InVitria-merk uit 2009 over te dragen aan Sharpsight.

 Omdat wordt vastgesteld dat Medical Workshop het merk moet overdragen aan Sharpsight, wordt ook voldaan aan de voorwaarde waarop Medical Workshop in reconventie een vergoeding vorderde voor de goodwill die verbonden is aan het merk. Deze vergoeding zou betrekking hebben op de waarde van de exploitatie van het Uniemerk InVitria als de licentieovereenkomst was voortgezet. De rechtbank wijst de goodwillvergoeding vordering van Medical Workshop  af, mede omdat de licentieovereenkomst rechtsgeldig is beëindigd. Daarnaast beslist de rechtbank dat Medical Workshop zich schuldig heeft gemaakt aan wanprestatie door het niet betalen van royalty's en het niet transparant zijn over de verkochte hoeveelheden. Als gevolg hiervan wordt Medical Workshop direct veroordeeld tot het betalen van schadevergoeding aan Sharpsight. Een verwijzing naar een schadestaatprocedure wordt door de rechtbank niet nodig of wenselijk geacht. De rechtbank berekent de schade volgens artikel 612 Rv en met inachtneming van artikel 6:97 BW. Daarnaast wordt de gevorderde overdracht van het merk aan Sharpsight toegewezen, en Medical Workshop wordt bevolen - op straffe van verbeurte van dwangsommen - zich te onthouden van inbreuk op het InVitria-merk en het octrooi.

4.22. Hiervoor is vastgesteld dat sprake is van vereenzelviging van het product waarop octrooibescherning ziet en de productnaam InVitria én dat InVitria als (Unie)merk uitsuitend is ingeschreven voor toepassing van het product. Gelet op die vereenzelviging, mocht Sharpsight er in redelijkheid op vertrouwen dat zij na het einde van de licentieovereenkomst de naam InVitria voor het product zou mogen blijven gebfuiken en dat Medical Workshop zich zou onthouden van het gebruik van deze (of daarmee overeenstemmende) aanduiding(en) voor het product en daaraan (soort)gelijke producten. Dit moet ook duidelijk zijn geweest voor Medical Workshop. Afnemers kenden het product immers onder geen andere aanduiding dan "de InVitria", al dan niet in combinatie met de naam Gonçalves. Ook in de in 2.21 geciteerde correspondentie van Medical Workshop uit 2019, waarin zij afnemers inlichtte over de beëindiging van de samenwerking, duidt zij het product aan als InVitriat volgens Gonçalves". Onder die omstandigheden zou het gebruik van de merknaam InVitria (of een daarnee overeenstemmende naam) voor andere, aan het product (soort)gelijke of daarmee concurerende, producten onvermijdelijk leiden tot onwenselijke verwarring bij afnemers omtrent de herkomst van dat product. Ook zou die verwarring kunnen zien op de aard van het product, omdat het gebruik van de naam InVitria (vaak gebruikt samen met de naam Gonçalves) de indruk zou kunnen wekken dat het onder die naam verhandelde product valt onder de door het octrooi van uitvinder Gonçalves beschermde uitvinding en is geproduceerd onder licentie.