Geschil over intellectuele eigendomsrechten 'Jetten Jachtbouw' en 'Jetten'

Rechtbank Den Haag 7 september 2022, IEF 21245; ECLI:NL:RBDHA:2022:14486 (MSAR tegen gedaagde sub 1 c.s.) De zaak gaat over de intellectuele eigendomsrechten van de handelsnaam en het merk 'Jetten' in de jachtbouwsector. De rechtbank heeft beslist dat JYS de handelsnaam '[Handelsnaam]' mag blijven gebruiken, maar dat het Beneluxmerk 'Jetten' te kwader trouw is gedeponeerd en dus moet worden doorgehaald. MSAR kan zich beroepen op een licentieovereenkomst met A voor het gebruik van de naam 'Jetten'. MSAR's vorderingen over hun intellectuele eigendomsrechten zijn te ruim en worden daarom niet toegewezen. M.H. Beheer en S.R. Beheer hebben geen recht op de intellectuele eigendomsrechten van MSAR.

5.8. Wel stelt de rechtbank vast, in navolging van de rechtbank Noord-Nederland, dat het JYS vrijstaat de aan deze vennootschap toekomende handelsnaam ‘ [Handelsnaam] ’ te gebruiken voor een onderneming die zich bezighoudt met onderhoud en reparatie van jachten. Dit kan worden afgeleid uit de tekst van de overeenkomst (zie artikel 9.2.1). Dat dit mogelijk tot verwarring kan leiden bij het publiek is inherent aan de niet duidelijke wijze waarop partijen in de koopovereenkomst vorm hebben gegeven aan hun afspraken. Voor de goede orde wordt opgemerkt dat de handelsnaam ‘ [Handelsnaam] ’ niet ouder kan zijn dan van februari 2017 (zie onder 2.1 van dit vonnis) en dus jonger is dan de handelsnamen die toebehoren aan de door [A] overgenomen vennootschappen.

5.9. Een van de handelsnaamrechten van de door [A] overgenomen vennootschappen ( Jetten Jachtbouw ) is bij notariële akte overgedragen aan MSAR . Partijen twisten over de vraag of dit mogelijk was. Aan [gedaagde sub 1 c.s.] kan worden toegegeven dat gezien de letterlijke tekst van artikel 2 van de Handelsnaamwet overdracht van een handelsnaam zonder overdracht van de bijbehorende onderneming niet mogelijk is. Daar staat tegenover dat MSAR een opinie in het geding heeft gebracht van mr. […] , gepromoveerd op het Handelsnaamrecht, waarin het tegendeel wordt beargumenteerd en verdedigd. Indien overdracht niet mogelijk zou zijn kan alleen [A] , die de rechten heeft, optreden tegen bijvoorbeeld merkaanvragen van MSAR die voortborduren op zijn handelsnamen. Dat zal [A] niet doen omdat tussen hem en MSAR tevens een licentieovereenkomst is gesloten (zie 2.24) waarin die partijen elkaar over en weer toestemming verlenen tot het gebruik van (handels)namen en merken met daarin het bestanddeel Jetten. Mocht de overdracht van de handelsnaam Jetten Jachtbouw niet geldig zijn, dan kan MSAR zich dus op die licentieovereenkomst beroepen op grond waarvan zij die handelsnaam mag gebruiken voor haar activiteiten onder de naam Jetten Jachtbouw. Beantwoording van de vraag of een dergelijke overdracht al dan niet mogelijk is, kan in deze procedure dan ook in het midden blijven.

5.10. Op 13 juli 2018 heeft JYS het Beneluxmerk ‘ Jetten ’ gedeponeerd. Ingevolge artikel 2.2bis lid 2 BVIE kan een merk nietig worden verklaard wanneer de aanvraag om inschrijving van het merk te kwader trouw is geschied. JYS wist in dit geval van het bestaan van de oudere handelsnaamrechten met het kenmerkende bestanddeel ‘ Jetten ’, zij was (via haar oprichters/aandeelhouders) op de hoogte van het bestaan en de inhoud van de koopovereenkomst (inclusief een verbod voor de verkopers van het gebruik van ‘ Jetten ’) waarin die oudere handelsnaamrechten met het [X-concern] aan [A] waren overgedragen en JYS heeft het merk aangevraagd met het oogmerk het rechtmatig gebruik van die oudere handelsnaamrechten te beletten. JYS heeft ook daadwerkelijk handhavend opgetreden tegen [A] en later ook tegen MSAR. Onjuist is dat JYS, zoals zij zelf stelt, een geldige reden had om het merk te deponeren op grond van het eigendomsvoorbehoud en de overeenkomst met de curator (zie hiervoor). Al met al oordeelt de rechtbank dat JYS het Beneluxmerk ‘ Jetten ’ te kwader trouw heeft gedeponeerd.

5.12. Op basis van het te kwader trouw gedeponeerde Beneluxmerk ‘ Jetten ’ heeft JYS bij het BBIE een verzoek ingediend tot doorhaling van het Beneluxmerk ‘ Jetten Jachtbouw ’ van [B] en Oxbridge SE . Het BBIE heeft tot doorhaling besloten (zie 2.20). MSAR heeft terecht aangevoerd dat de beslissing van het BBIE een beperkte reikwijdte heeft omdat in die beslissing geen rekening wordt gehouden met het nationale recht, in dit geval met de oudere handelsnaamrechten van [A] en MSAR. Nu in deze zaak is geoordeeld dat JYS het Beneluxmerk ‘ Jetten ’ te kwader trouw heeft gedeponeerd, zou MSAR , indien zij dit wenst, haar aanvraag voor het Beneluxmerk ‘ Jetten Jachtbouw ’ opnieuw kunnen deponeren.

5.13. Vervolgens ligt de vraag voor wat het bovenstaande betekent voor de toewijsbaarheid van de vorderingen van MSAR in conventie , die betrekking hebben op de intellectuele eigendomsrechten van MSAR. 

5.14. Vordering I (een verklaring voor recht dat [gedaagde sub 1 c.s.] inbreuk heeft gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten die verband houden met het teken ‘ Jetten ’) is te ruim geformuleerd om te kunnen worden toegewezen. Toewijzing zou in strijd komen met het onder r.o. 5.8 gegeven oordeel dat het JYS vrijstaat de handelsnaam ‘ [Handelsnaam] ’ te voeren voor een onderneming die zich bezighoudt met onderhoud en reparatie van jachten. Om dezelfde reden is vordering IV ( [gedaagde sub 1 c.s.] te veroordelen het gebruik van het teken ‘ Jetten ’ in de Europese Unie te staken en gestaakt te houden) evenmin toewijsbaar. Een en ander komt er dus op neer dat het [gedaagde sub 1 c.s.] , ondanks afwijzing van vordering I en IV , niet is toegestaan het teken ‘ Jetten ’ in enige handelsnaam te gebruiken, anders dan in de handelsnaam [Handelsnaam] en dus in combinatie met de woorden Yacht Support.

5.15. Vordering III (voor recht te verklaren dat JYS het Beneluxmerk ‘ Jetten ’ en het Uniemerk ‘ Jetten ’ te kwader trouw heeft gedeponeerd) is gezien de onder 5.10 en 5.11 gegeven oordelen alleen toewijsbaar voor het Beneluxmerk. In lijn hiermee behoeft vordering V (overdracht van het Beneluxmerk ‘ Jetten ’ en de Uniemerkaanvraag ‘ Jetten ’ door JYS aan MSAR , subsidiair doorhaling te bevelen van het Beneluxmerk ‘ Jetten ’ en intrekking van het Uniemerk ‘ Jetten ’) alleen bespreking ten aanzien van het Beneluxmerk. De verklaring voor recht dat de Benelux merkenregistratie te kwader trouw is, is nog geen grond op voor toewijzing van het gevorderde bevel tot overdracht van dat merk. De rechtbank neemt daarbij in aanmerking dat het BVIE een bijzondere regeling kent, te weten artikel 2.20ter lid 1 sub b BVIE, die een aanspraak tot overdracht in een zeer specifieke situatie mogelijk maakt. Het depot te kwader trouw valt buiten het toepassingsbereik van dit artikel. De subsidiaire vordering tot doorhaling van het Beneluxmerk zal worden toegewezen. De hieraan te verbinden dwangsom zal worden gematigd en gemaximeerd als na te melden.

5.19. De vorderingen in reconventie liggen gezien het bovenstaande voor afwijzing gereed. MSAR heeft niet op onrechtmatige wijze geprofiteerd van de wanprestaties en het onrechtmatig handelen van [A] (vordering I). [gedaagde sub 1 c.s.] heeft geen belang bij een verklaring voor recht dat de overdracht aan MSAR van de handelsnaam ‘ Jetten Jachtbouw ’ in strijd is met artikel 2 van de Handelsnaamwet (vordering II). De thans door MSAR gehouden merken zijn niet te kwader trouw gedeponeerd omdat die merken zijn gebaseerd op oudere handelsnaamrechten (vordering III). M.H. Beheer en S.R. Beheer zijn geen eigenaar van “ de Intellectuele Eigensdomsrechten ” (vordering IV ). Er is geen aanleiding MSAR te bevelen alle door haar gehouden intellectuele eigendomsrechten over te dragen aan M.H. Beheer en S.R. Beheer (vordering V). Hieruit vloeit logischerwijze voort dat de vorderingen VI, VII, VIII, IX en X evenmin toewijsbaar zijn.