Handelsmerken en sociale media: Communicatiemiddel of bewijs van gebruik?

Geldt het gebruik van een merk op sociale netwerksites als daadwerkelijk bewijs van gebruik? Dit was de vraag waar het Gerecht van de EU zich op 7 februari 2024 over boog toen het uitspraak deed in zaak T-74/23. Florence Chapin analyseert een recente uitspraak van de EU over handelsmerken en sociale media. Caramé Holding AG heeft de Europese Unie aangewezen in haar internationale inschrijving voor de volgende waren van klasse 3: "Reinigings-, verzorgings- en verfraaiingsproducten voor de huid, de nagels, de lippen, de ogen en het haar; parfumerieën; cosmetica; decoratieve cosmetische producten; nagelverzorgingsproducten; haarverzorgingsproducten; haarstylingproducten."  

Oriflame Cosmetics AG heeft oppositie ingesteld op basis van de oudere internationale inschrijving nr. 822 851. Dit oudere merk werd geregistreerd voor Bulgarije, Letland, Litouwen, Polen, Tsjechië en Slovenië en werd verricht voor "zepen, parfumerieën, etherische oliën, cosmetica, haarlotions, tandreinigingsmiddelen" in klasse 3. 

Ter ondersteuning van de oppositie verklaarde Oriflame Cosmetics dat zij het oudere merk sinds 2003 commercieel exploiteert door het als zelfstandig merk op haar waren en marketingmateriaal te gebruiken. De onderneming verwees naar haar online aanwezigheid en de strategie om haar producten op de markt te brengen en te promoten via directe verkoop. Dit werd gerealiseerd door middel van onafhankelijke verkoopadviseurs die actief zijn op sociale media, catalogi verspreiden en evenementen organiseren waarbij samples worden aangeboden en bestellingen worden opgenomen. 

Naar aanleiding van een verzoek van Caramé Holding heeft het Europees Bureau voor de Intellectuele Eigendom (EUIPO) de aanvrager verzocht om bewijs van normaal gebruik van het oudere merk aan te leveren. Na beoordeling van dat bewijs heeft de oppositieafdeling van het EUIPO de oppositie afgewezen. Verzoekster heeft beroep ingesteld en aangevoerd dat het gebruikelijk is dat veel ondernemingen hun merk variëren door twee vormen te gebruiken om hun waren aan te duiden: ten eerste een volledige vorm en ten tweede een verkorte vorm die wordt weergegeven door een gestileerde letter die ook in de volledige vorm wordt gebruikt. Als voorbeeld noemde verzoekster onder meer de volledige merken Nespresso, Fila, Carlsberg en Disney en de verkorte versie weergegeven door de gestileerde letters "N", "F", "C" en "D", die ook werden gebruikt als eerste letters in de overeenkomstige volledige versie. 

De kamer van beroep heeft het beroep echter verworpen op grond dat verzoekster geen normaal gebruik van het oudere merk had aangetoond, noch op zichzelf, noch in combinatie met andere elementen, zoals de woordelementen "oriflame" of "one". 

Verzoekster heeft de beslissing van de kamer van beroep aangevochten op grond van schending van artikel 42, leden 2 en 3, van verordening nr. 207/2009. Artikel 42, lid 2, bepaalt dat, indien de aanvrager daarom heeft verzocht, de houder van een ouder EU-merk (EUTM) die oppositie heeft ingesteld, het bewijs moet leveren dat gedurende de periode van vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van het EUTM (thans de datum van depot of de datum van voorrang in artikel 47 van verordening 2017/1001), het oudere merk normaal is gebruikt op het grondgebied waarop het beschermd is in verband met de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is en die de houder aanvoert als rechtvaardiging voor zijn oppositie, of dat er gegronde redenen zijn voor niet-gebruik.