Het gebruik van een familienaam
Vzr. Rechtbank Arnhem, 28 januari 2011, KG ZA 10-807, Horeca Groothandel Ebo van de Bor Nijkerk B.V. tegen Horecagroothandel Van den Bor B.V. (met dank aan Bertil van Kaam, Van Kaam Advocaten).
Handelsnaamrecht. Auteursrecht. Merkenrecht. Familiegeschil. Aanverwant en voormalig aandeelhouder van het eisende familiebedrijf begint in dezelfde regio een soortgelijke groothandel onder dezelfde familienaam. Twist over het gebruik van de handelsnaam Van den Bor, het (bijna merkenrechtelijke) auteursrecht op het logo en het voor-voorgebruikte merk. Vorderingen toegewezen, gedaagde handelt in strijd met artikel 5 Hnw, artikel 13 Aw (met betrekking tot beide logo’s) en artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE. Aflopen non-concurrentiebeding betekent nog niet dat de intellectuele eigendomsrechten op de familienaam ook gebruikt mogen worden.
Handelsnaamrecht: 4.1 1. De door Van den Bor BV gebruikte variaties van de handelsnaam waarin de naam Van den Bor voorkomt, wijken, voor zover ze niet identiek zijn, maar in geringe mate af van de door Ebo van den Bor BV gebruikte handelsnamen. (…) Ze zijn dus actief op dezelfde markt en handelen nagenoeg in dezelfde producten en zijn als zodanig ook directe concurrenten van elkaar. Daarnaast hebben beide ondernemingen dezelfde statutaire vestigingsplaats (Nijkerkerveen) en houden beide ondernemingen dicht bij elkaar in dezelfde gemeente (Nijkerk) kantoor.
4.12. (…) Het relevante publiek kan gemakkelijk in de veronderstelling komen dat er een bedrijfsmatige band bestaat tussen Ebo van den Bor BV en Van den Bor BV. In het kader van dit kort geding is door Ebo van den Bor BV door overlegging van diverse producties voorshands voldoende aannemelijk gemaakt dat het gevaar voor verwarring zich ook daadwerkelijk herhaaldelijk heeft gerealiseerd. Dit leidt tot de conclusie dat Van den Bor BV haar handelsnaam/handelsnamen waarin de naam Van de 1 Bor voorkomt, voert in strijd met het bepaalde in artikel 5 Hnw. Daaraan doet niet af dat Van den Bor de geslachtsnaam is van de natuurlijke personen achter Van den Bor BV. I 1
Auteursrecht: 4.14. (…) Van den Bor BV erkent juist dat het Ebo-logo auteursrechtelijke bescherming geniet, maar betwist dat Ebo van den Bor BV de auteursrechthebbende is. Van den Bor BV stelt dat de maker van dat logo Eddy van den Bor is, die ten tijde van het ontwerpen daarvan niet heeft gehandeld voor Ebo van den Bor BV, zodat het auteursrecht op dat logo hem toekomt en niet Ebo van den Bor BV. Ebo van den Bor BV kan dus geen auteursrechtelijke bescherming inroepen met betrekking tot dat logo, aldus Van den Bor BV.
4.16. Dat Ebo van den Bor BV het Ebo-logo naar buiten toe heeft gebruikt voor haar waren en diensten en tot op zekere hoogte nog gebruikt, is niet betwist. Daarmee heeft Ebo van den Bor BV het logo openbaar gemaakt. Nu gesteld noch aannemelijk is geworden dat die openbaarmaking zonder vermelding van een natuurlijk persoon als maker van het logo onrechtmatig is, dient voorshands Van den Bor BV als de maker van en dus auteursrechthebbende op dat logo te worden aangemerkt. Dit betekent dat het uitsluitend recht om het Ebo-logo openbaar te maken en te verveelvoudigen toekomt aan Ebo van den Bor BV.
4.17. Ebo van den Bor BV stelt dat Van den Bor BV gebruik maakt van twee logo's, het onder 2.10 getoonde Van den Bor-logo en het onder 2.13 getoonde Asiatico logo, die inbreuk maken op haar auteursrecht op het Ebo-logo, omdat die logo's een ongeoorloofde bewerking of nabootsing van het Ebo-logo zijn.
4.21. De creatieve keuzes en dus de auteursrechtelijk beschermde elementen in het Ebo-logo zijn naar het oordeel van de voorzieningenechter de geel-groene kleurstelling van het logo, bestaande uit een gele bol met witte uitsparingen van plantenmotieven met daar doorheen in grote groene letters de ondernemingsnaam, en daaronder een golvende groene "bannier" met daarop in het wit de plaats van vestiging. Deze auteursrechtelijk beschermde elementen in het Ebo-logo zijn naar het oordeel van de voorzieningenrechter in de beide logo's van Van den Bor BV terug te vinden, waardoor de totaalindruk van die logo's sterk overeenstemt met die van het Ebo-logo, zodat de beide logo's een ongeoorloofde bewerking of nabootsing zijn, die niet als een nieuw oorspronkelijk werk kunnen worden aangemerkt in de zin van artikel 13 Aw. Daartoe wordt als volgt overwogen.
4.25. (…) Ook in dit Asiatico-logo is de kleurstelling, het lettertype, de afmetingen en onderlinge verhoudingen van diverse onderdelen, met uitzondering van de (hande1s)naam van de onderneming die door de gele bol heen is geschreven, nagenoeg identiek aan die van het Ebo-logo. Bij de vergelijking van alle elementen van het hierboven afgebeelde Asiatico-logo met het hierboven afgebeelde Ebo-logo is er naar het oordeel van de voorzieningenrechter sprake van een overeenstemmende totaalindruk, ondanks het verschil in de door de gele bol heen gedrukte (hande1s)naam. Dit betekent dat ook dit Asiatico-logo van Van den Bor BV inbreuk maakt op het auteursrecht van Ebo van den Bor BV op het Ebo-logo.
Merkenrecht: 4.32. (…) Nu daarnaast Ebo van den Bor BV ook onbetwist heeft gesteld dat zij in Nederland marktleider is op het gebied van oriëntaalse en mediterrane horecaproducten, een grote en gerenommeerde onderneming is en een groot klantenbestand heeft in Nederland en België, is voorshands aannemelijk dat de woordmerken Van den Bor en Ebo van den Bor een voldoende onderscheidend vermogen hebben ter onderscheiding van de waren en diensten (…).
4.35. (…) Ook al zou Van den Bor BV voorgebruiker zijn van het teken Van den Bor als merk, dus ter onderscheiding van soortgelijke waren of diensten, dan nog is er geen sprake van een depot te kwader trouw door Ebo van den Bor BV, omdat thans voldoende vast staat dat Ebo van den Bor BV al vóór Van den Bor BV gebruik maakte van de tekens Van den Bor en Ebo van den Bor ter onderscheiding van haar waren of diensten, als merk dus, en daardoor dus aangemerkt kan worden als "voor-voorgebruiker". Indien de deposant (in casu Ebo van den Bor BV) in verhouding tot de voorgebruiker (in casu Van den Bor BV) als de eerste gebruiker van het merk (de voor-voorgebruiker) kan worden aangemerkt, maakt deze geen misbruik door het merk alsnog te deponeren. In dat geval is er voor de voorgebruiker geen grond om zich te beroepen op aanwezigheid van kwade trouw bij de deposant/voor-voorgebruiker (zie BenGH 25 juni 2004, IER 2004, p. 342, "Winner Taco/El Taco").
Domeinnaam: 4.43. Voor de volledigheid merkt de voorzieningenrechter op dat ook het gebruik van de domeinnaam www.vandenbor.eu door Van den Bor BV een inbreuk maakt op de woordmerken van Ebo van den Bor BV, omdat in de domeinnaam het teken Van den Bor is om de website in het economisch verkeer te gebruiken ten einde informatie te verstrekken over de door haar aangeboden soortgelijke oriëntaalse en mediterrane horecaproducten en dus ter onderscheiding van de door haar geleverde waren of diensten. Mede gelet op hetgeen hiervoor onder 4.41 en 4.42 is overwogen moet worden geoordeeld dat bij het gebruik van deze domeinnaam bij het publiek verwarring kan ontstaan.
4.44. Uit het voorgaande volgt genoegzaam dat Van den Bor BV in strijd handelt met artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE (…).
Non-concurrentiebeding: 4.46. Allereerst wordt opgemerkt dat Van den Bor BV geen partij is bij het non-concurrentiebeding. Het non-concurrentiebeding betreft een overeenkomst tussen een aantal natuurlijke personen van de familie Van den Bor en Ebo van den Bor BV. Van den Bor BV kan daar niet zonder meer aanspraken aan ontlenen. Afgezien daarvan blijkt uit de tekst van het non-concurrentiebeding niet dat Ebo van den Bor BV na de ommekomst van de driejaarsperiode haar bescherming op grond van het handelsnaamrecht, auteursrecht en merkenrecht heeft prijsgegeven. Enige verwijzing naar deze intellectuele eigendomsrechtenbescherming is niet te vinden in het non-concurrentiebeding. Dat in het non-concurrentiebeding zou moeten worden ingelezen dat Ebo van den Bor BV na de termijn van drie jaar elke bescherming heeft opgegeven, en dus ook de bescherming die haar toekomt op grond van de intellectuele eigendomsrechten, heeft Van den Bor BV niet concreet onderbouwd en is onvoldoende aannemelijk geworden. Bovendien heeft Ebo van den Bor BV ter zitting verklaard dat met het non-concurrentiebeding niet de bedoeling was om afstand te doen van de bescherming van de intellectuele eigendomsrechten, maar dat het juist de bedoeling was gedurende drie jaar een verdergaande bescherming te krijgen dan alleen de bescherming op grond van de intellectuele eigendomsrechten, in de zin dat een algemeen verbod zou gelden voor ondergetekenden voor elk gebruik van de naam Van den Bor in combinatie met bepaalde activiteiten. Van den Bor BV heeft deze uitleg van Ebo van den Bor BV niet gemotiveerd weersproken. Het hiervoor genoemde verweer van Van den Bor BV faalt derhalve.
Lees het vonnis hier.
