Houvast Makelaars maakt inbreuk op merkenrecht ERA na beëindiging franchise-overeenkomst

Rechtbank Gelderland 9 maart 2016, IEF 15812; ECLI:NL:RBGEL:2016:1691 (ERA Nederland en ERA Franchise tegen Houvast Makelaars)
Handelsnaamrecht. Merkenrecht. ERA Nederland maakt deel uit van een internationaal samenwerkingsverband van kwaliteitsmakelaars, waarin de zogenaamde ERA formule op basis van franchise in verschillende landen wordt geëxploiteerd. ERA Franchise is de merkhouder van de merken die tot die intellectuele eigendomsrechten behoren. ERA c.s. vorderen Houvast Makelaars te veroordelen per direct ieder gebruik van de intellectuele eigendomsrechten van ERA c.s. te staken en gestaakt te houden. De vorderingen gebaseerd op het handelsnaamrecht worden afgewezen, omdat onvoldoende vaststaat dat Houvast Makelaars na 1 januari 2014 in haar handelsnaam de naam ERA is blijven voeren. Naar het oordeel van de rechtbank is voldoende vast komen te staan dat Houvast Makelaars tot en met oktober 2014 onrechtmatig gebruik is blijven maken van de ERA merken bij haar makelaarsactiviteiten, hetgeen merkinbreuk ex artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE oplevert. 

4.4 Voorop wordt gesteld dat onder een handelsnaam ingevolge artikel 1 Hnw verstaan wordt de naam waaronder een onderneming wordt gedreven. Dit is de naam waaronder feitelijk wordt gehandeld, de naam die naar buiten toe (al dan niet op commerciële wijze) wordt gebruikt als aanduiding van de onderneming. Dat Houvast Makelaars ná 1 januari 2014 in haar handelsnaam gebruik is blijven maken van de naam ERA is onvoldoende onderbouwd. ERA c.s. stellen niet op welke wijze Houvast Makelaars de naam ERA in bovenbedoelde zin zou hebben gebruikt in haar handelsnaam. Dat die naam in de periode januari 2014 - oktober 2014 door Houvast Makelaars is gebruikt op de wijze zoals door de deurwaarder is geconstateerd op 28 en 29 oktober 2014 en op de wijze zoals door Houvast Makelaars zelf is erkend in haar brief van 10 november 2014, maakt nog niet dat daarmee door Houvast Makelaars de naam ERA als handelsnaam is gevoerd. Dat gebruik in verschillende publiciteitsuitingen is aan te duiden als merkgebruik en niet handelsnaamgebruik, zoals impliciet ook uit de eigen stellingen van ERA c.s. volgt. Dat gebruik voeren zij immers aan ter onderbouwing van de door hen gestelde inbreuk op de ERA merken.

4.5. Nu onvoldoende vaststaat dat Houvast Makelaars na 1 januari 2014 in haar handelsnaam de naam ERA is blijven voeren, kan reeds op grond daarvan niet worden geoordeeld dat zij artikel 5 Hnw heeft geschonden. De vorderingen gebaseerd op het handelsnaamrecht zullen dan ook worden afgewezen.

4.7 Gelet op die erkenning van Houvast Makelaars en de processen-verbaal van constatering van de deurwaarder is naar het oordeel van de rechtbank voldoende vast komen te staan dat Houvast Makelaars tot en met oktober 2014 zonder toestemming van ERA c.s. en dus onrechtmatig gebruik is blijven maken van de ERA merken bij haar makelaarsactiviteiten. Dit gebruik levert een merkinbreuk op ex artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE. Het ontbreken van kwade wil of opzet aan de zijde van Houvast Makelaars doet aan die inbreuk niet af. Opzet is niet vereist voor het aannemen van een inbreuk. Dat het ongeoorloofde merkgebruik door Houvast Makelaars niet op grote schaal zou hebben plaatsgevonden doet aan de inbreuk evenmin af. Houvast Makelaars wist dat haar na de beëindiging van de franchiseovereenkomst niet meer was toegestaan de ERA merken te gebruiken, omdat zij daarvoor niet meer betaalde. Dat is zij in artikel 8.5 van de overeenkomst overeengekomen en zij is daar meermaals uitdrukkelijk op gewezen door ERA Nederland. Houvast Makelaars is er echter niet in geslaagd om het gebruik van de ERA merken tijdig en volledig te staken. De acties die zij heeft ondernomen om de ERA merken uit al haar uitingen te verwijderen, die mede door slordigheid en drukte niet geheel succesvol zijn gebleken, komen voor haar eigen rekening en risico. Tussen partijen is in confesso dat Houvast Makelaars pas vanaf november 2014 daadwerkelijk helemaal is gestopt met het gebruik van de ERA merken, hetgeen te laat is. Door het hierboven omschreven ongeoorloofde merkgebruik is Houvast Makelaars ook toerekenbaar tekort geschoten in de nakoming van artikel 8.5 van de opgezegde franchiseovereenkomst. Op grond hiervan moest Houvast Makelaars binnen 30 dagen na beëindiging van de overeenkomst, zijnde per 1 februari 2014 het gebruik van de ERA merken staken. Zij is hier ook nog eens uitdrukkelijk op gewezen bij brief van 22 november 2013 (zie hiervoor onder 2.6), zij het dat hier de verkeerde datum in staat vermeld. Door dat niet te doen is zij ten aanzien van die overeenkomst zonder ingebrekestelling ex artikel 6:83 onder a BW in verzuim geraakt.