Inbreuk TomTom-merken door verwarring gebruik tom-teken MKBO

Rechtbank Den Haag 7 augustus 2019, IEF 18626; ECLI:NL:RBDHA:2019:8073 (TomTom tegen MKBO) Zie eerder IEF 16465, IEF 17344 en IEF 17488. Merkinbreuk. Bodemzaak. Handelsnaamrecht. De voorzieningenrechter had MKBO bevolen inbreuk op de merk- en handelsnaamrechten van TomTom te staken en gestaakt te houden. MKBO had art. 1 van de overeenkomst geschonden en TomTom had de overeenkomst rechtsgeldig ontbonden. In de Amsterdamse bodemprocedure vordert MKBO onder meer een verklaring voor recht dat de overeenkomst niet is beëindigd of ontbonden en dat MKBO gebruik maakt van het teken tom. In reconventie vordert TomTom IBV onder andere een verklaring voor recht dat zij de overeenkomst rechtsgeldig heeft ontbonden met veroordeling van MKBO tot schadevergoeding. De rechtbank Amsterdam heeft de vorderingen van MKBO in conventie afgewezen en de vorderingen van TomTom IBV in reconventie toegewezen. Tegen dit vonnis is door MKBO hoger beroep ingesteld. In deze zaak vordert TomTom voor recht te verklaren dat MKBO inbreuk heeft gemaakt op de TomTom-Uniemerken, dan wel de TomTom-Beneluxmerken1 of op de handelsnaamrechten van TomTom. De rechtbank verklaart dat MKBO inbreuk heeft gemaakt op de merken.

Merkinbreuk
4.41. Gelet op de grote mate van overeenstemming tussen het teken tom en de TomTom-Uniemerken, het grote onderscheidend vermogen van de TomTom-merken en het feit dat MKBO het teken tom gebruikt voor waren en diensten die soortgelijk zijn aan de waren en diensten waarvoor TomTom c.s. haar merken heeft ingeschreven, is de rechtbank van oordeel dat door het gebruik van het teken tom bij het publiek verwarring kan ontstaan. Er is sprake van verwarringsgevaar ofwel omdat het publiek meent dat de diensten verricht onder het teken tom afkomstig zijn van TomTom c.s. (directe verwarring), ofwel omdat het publiek op grond van het gebruikte teken op zijn minst zal menen dat TomTom c.s. op de een of andere manier, vanwege een economische band met MKBO, iets te maken heeft met de onder het overeenstemmende teken aangeboden diensten (indirecte verwarring). Het indirecte verwarringsgevaar wordt versterkt door het gebruik door MKBO van het teken tom in combinatie met slogans en bewoordingen op het gebied van vervoer en navigatie (zie 2.34). Het gaat om slogans als “Tom laat je nieuwe wegen ontdekken”, “Tom helpt ondernemers verder, op weg haar hun stip”, “Tom beweegt ondernemers”. Daarmee versterkt MKBO bij het relevante publiek de indruk dat zij op enige manier een band heeft met TomTom c.s.

4.42. MKBO heeft drie marktonderzoeken laten uitvoeren en betoogt op basis van de uitkomsten daarvan dat van enige daadwerkelijke verwarring geen sprake is. TomTom c.s. heeft daar twee in haar opdracht uitgevoerde marktonderzoeken tegenovergesteld waar een ander beeld uitkomt. Ook hebben partijen verklaringen van deskundigen overgelegd die de eigen marktonderzoeken ondersteunen en de marktonderzoeken van de andere partij bekritiseren. De rechtbank stelt voorop dat voor de geobjectiveerde beoordeling of sprake kan zijn van (indirect) verwarringsgevaar niet noodzakelijk is dat wordt aangetoond dat daadwerkelijk sprake is van (indirecte) verwarring bij het relevante publiek. De rechter moet uit de omstandigheden afleiden of er verwarringsgevaar te duchten is. Wat de marktonderzoeken van MKBO betreft, is de rechtbank - met TomTom c.s. - van oordeel dat de opzet van die onderzoeken minder geschikt is om verwarringsgevaar tussen het teken tom en de TomTom-merken te onderzoeken.

Handelsnaam
4.48. Niet valt in te zien welk belang TomTom c.s. in dit geval heeft bij afzonderlijke beoordeling van handelsnaaminbreuk naast de conclusie dat sprake is van merkinbreuk, te meer nu merkinbreuk tot een meer omvattend verbod leidt. Dit heeft zij ter zitting desgevraagd ook niet kunnen toelichten. Zij heeft slechts opgemerkt dat een merk en een handelsnaam niet noodzakelijkerwijs hetzelfde zijn, maar dat is hier nu juist wel het geval: de handelsnaam van TomTom c.s. is gelijkluidend aan het kenmerkende deel van de TomTom-Uniemerken, op grond van welk merken TomTom c.s. MKBO reeds het gebruik als handels- of bedrijfsnaam of als deel van een handels- of bedrijfsnaam kan verbieden van een teken dat met haar merk overeenstemt (art. 9 lid 3 sub d UMVO). Het als vordering IV gevorderde bevel tot onthouding van handelsnaaminbreuk wordt dan ook afgewezen.