Merkinbreuk door voormalig dealer van luidsprekers
Vzr. Rechtbank Den Haag 16 september 2013, KG ZA 13-681 (Kim en Verlegh tegen CHPW)
Uitspraak ingezonden door Joost Becker, Dirkzwager.
Kim is houder van de rechten op twee RE AUDIO-merken, ingeschreven voor onder meer luidsprekers. Verlegh is distributeur en gerechtigd om RE AUDIO als handelsnaam en als merk te gebruiken. Voormalige RE AUDIO-dealer CHPW maakt zonder toestemming van de merkhouder gebruik van de RE AUDIO-merken voor dezelfde waren. Dit gebruik komt voor bij zowel uitgeputte als niet uitgeputte producten. Kim c.s. vordert voor RE AUDIO-merken een merkinbreukverbod, een verbod op onrechtmatig handelen en een handelsnaaminbreukverbod. Ook vordert zij inbreuk door het gebruik van het aangevraagde gemeenschapsmerk aangevraagd DE AUDIO, de controle van verkoopgegevens, recall, vernietiging van inbreukmakende producten, een dwangsom en een uitvoerbaar bij voorraadverklaring.
De voorzieningenrechter wijst het handelsnaamverbod en het merkverbod ten aanzien van niet uitgeputte producten toe, onder last van een dwangsom. Ook moet CHPW de gegevens van haar afnemers overleggen en de verkochte producten terughalen. Het gevorderde verbod met betrekking tot het merk DE AUDIO wordt afgewezen, nu deze vordering onvoldoende is toegelicht.
Het geschil
3.2. Op grond van het voorgaande vorderen Kim c.s., zakelijk weergegeven en na wijziging van de eis, het volgende:
l. een merkinbreukverbod, welk verbod zou moeten gelden voor alle landen van de Europese Unie, subsidiair in Italië, Denemarken, Polen en de Benelux, meer subsidiair in de Benelux, nog meer subsidiair in België en Nederland, uiterst subsidiair in Nederland, door gebruik van de tekens RE AUDIO (en Varianten daarop), DE AUDIO (en varianten daarop) en/of de onder 2.7 vermelde beeldmerken;
II. een verbod op onrechtmatig handelen, bestaande uit de verhandeling van RE AUDIO-producten en verpakkingen, welk verbod zou moeten gelden voor alle landen van de Europese Unie, subsidiair voor Nederland;
III. een verbod voor Nederland op inbreuk op de handelsnaamrechten van Kim c.s.;
IV. een door een registeraccountant gecontroleerde opgave van gegevens met betrekking tot (aantallen) ingekochte en verkochte inbreukmakende producten, prijzen, herkomst- en distributiekanalen, voorraad en winst, een en ander onder overlegging van onderliggende bescheiden;
V. een recall van geleverde inbreukmakende producten;
VI. vernietiging van inbreukmakende producten;
VII. met bepaling van een termijn van zes maanden voor het aanhangig maken van
de bodemprocedure;
VIII. een dwangsom op overtreding van het gevorderde onder l tot en met VI;
[X veroordeling van CHPW in de volgens artikel l0l9h Rv3 te begroten proceskosten en
X. uitvoerbaar bij voorraadverklaring van het vonnis.
De beoordeling
4.4. Uit de door Kim c.s. overgelegde producties blijkt dat uitsluitend Kim merkhouder is. Uit de door Kim c.s. overgelegde power of attorney moet echter worden afgeleid dat Kim aan Verlegh een zeer ruime procesvolmacht heeft verstrekt, mede inhoudende het recht om in procedures namens Kim of in eigen naam op te treden tegen inbreuk. Anders dan CHPW meent, is het niet nodig dat blijkt dat Verlegh licentiehouder is en dat hiervan melding wordt gemaakt in het merkregister omdat hij in zoverre geen eigen rechten als licentiehouder uitoefent maar de aan Kim toekomende rechten van de merkhouder.spoedeisend belang bij beëindiging van de merkinbreuk
4.7. Kim’s belang bij spoedige beëindiging van de gestelde inbreuk is door de kennis van deze, wat hij noemt, olievlek toegenomen. Zijn belang dient te worden afgewogen tegen het belang van CHPW de gewraakte handelingen te kunnen voortzetten totdat daarover in een bodemprocedure is beslist. Daarbij kan onder meer een rol spelen hoe de kansen op succesvol verweer van CHPW in de bodemprocedure worden ingeschat. Nu die kansen, zoals hierna is overwogen, gering worden ingeschat moet worden geoordeeld dat het belang van Kim c.s. bij spoedige beëindiging van de merkinbreuk van voldoende gewicht is om beoordeling in deze procedure te rechtvaardigen. Dat CHPW naar zij stelt het voornemen zou hebben de bestaande voorraden af te bouwen en verdere verhandeling te stoppen doet daaraan onvoldoende af nu zij de inbreuk blijft betwisten en geen onthoudingsverklaring heeft willen afgegeven. Wat de oppositieprocedure betreft is voorts niet in te zien dat de gevorderde voorzieningen daarop van invloed zouden zijn.
4.8. Dat Kim c.s. op dit punt de feiten wellicht onvolledig heeft weergegeven is geen aanleiding daaraan op de voet van artikel 21 Rv. de conclusie te verbinden dat de gevorderde voorzieningen geweigerd dienen te worden.
spoedeisend belang bij beëindiging van de handelsnaaminbreuk
Uit de overgelegde producties blijkt niet dat Kim c.s. eerder dan in de loop van dit jaar op de hoogte was van het gebruik door CHPW van de handelsnaam in Nederland. Gezien voorts de gestelde voortdurende (dreigende) inbreuk bestaat voldoende spoedeisend belang bij de gevorderde voorzieningen.
inbreuk op de merkrechten
4.10. CHPW heeft erkend de onder 2.5 en 2.6 vermelde tekens te hebben gebruikt voor de verhandeling van luidsprekers die zij zelf bij de Chinese producent heet ingekocht. CHPW betwist voorts niet dat de tekens gelijk zijn aan of verwarring wekkend overeenstemmen met de RE AUDIO—merken en worden gebruikt voor waren waarvoor de RE AUDIO-merken zijn ingeschreven. Merkinbreuk is daarmee voorshands gegeven. Daaraan doet niet af dat CHPW, zoals zij stelt, ook nog altijd originele producten verkoopt uit de oude door US Amps geleverde voorraad en dat zij ook die producten levert in de onder 2.6 weergegeven dozen. Het gebruik van de tekens is in dit verband in beginsel toegestaan omdat het om uitgeputte producten gaat, maar neemt niet weg dat zij daarnaast dezelfde tekens gebruikt voor niet uitgeputte producten. CHPW heet voorts niet betwist dat zij deze producten ook in andere landen van de Europese Unie heeft geleverd. Er is daarom voldoende aanleiding het Europawijd merkinbreukverbod zoals primair gevorderd toe te wijzen.
4.l l. Het toe te wijzen verbod ziet niet tevens op het gebruik van de tekens DE AUDIO of het door Kim c.s. genoemde DE audio.de-logo omdat een toereikende motivering ontbreekt. Kim c.s. heelt in dit verband niet meer aangevoerd dan dat CHPW een dergelijk logo heeft geregistreerd zonder evenwel de registratie of een andere afbeelding van het logo over te leggen. Voor zover dus gebruik van dit logo door CHPW te verwachten is, kan niet worden beoordeeld of dat gebruik ontoelaatbaar zou zijn. Dat CHPW de tekens DE AUDIO gebruikt of dreigt te gebruiken voor goederen waarvoor het woordmerk RE AUDIO is ingeschreven, is niet gesteld noch toegelicht.
inbreuk op het handelsnaamrecht
4,13. CHPW heet niet bestreden dat de door haar gebruikte aanduidingen, voor zover als handelsnaam gebruikt, het oudere woordmerk van Kim bevatten of een aanduiding die in zodanig geringe mate daarvan afwijkt dat bij het publiek verwarring omtrent de herkomst van de waren te duchten is. Voor zover hem in het verleden door Kim is toegestaan de handelsnamen te gebruiken, is deze toestemming kennelijk beëindigd door de sommaties van Kim in 2012. Vooralsnog blijkt niet dat Kim niet bevoegd was zijn toestemming in te trekken. Het op deze grondslag gevorderde verbod is daarom eveneens toewijsbaar als
hierna vermeld.
(Neven)vorderingen
4.15. CHPW voert terecht aan dat de gevorderde verboden te ruim zijn geformuleerd en aanleiding kunnen geven tot executiegeschillen. De verboden worden daarom beperkt als hierna vermeld, Voorts zal een termijn worden gesteld voor de ingang van de verboden.
4.16. Kim c.s. heet gemotiveerd gesteld ook bij de gevorderde nevenvorderingen een spoedeisend belang te hebben. Voor zover opgave is gevorderd van leveranciers en afnemers van inbreukmakende producten en een recall van die producten heeft hij aangevoerd dat aldus verder inbreukmakende handelen kan worden voorkomen. Kim c.s. kan daarin worden gevolgd. Echter bestaat onvoldoende spoedeisend belang bij de gevorderde opgave van door de verhandeling genoten winst, de voorraad inbreukmakende producten, de gevorderde controle door een registeraccountant en vernietiging van inbreukmakende producten. De vorderingen worden in zoverre afgewezen.
4.17. Om naleving van het vonnis te verzekeren is een dwangsom noodzakelijk. De gevorderde dwangsom wordt echter gemaximeerd zoals hierna bepaald. De termijn voor het instellen van de vordering in de hoofdzaak wordt bepaald op zes maanden nu de redelijkheid van die termijn niet is bestreden.
De beslissing
De voorzieningenrechter:
5. l. veroordeelt CHPW om zich na verloop van drie werkdagen na betekening van dit vonnis te onthouden van iedere inbreuk op de RE AUDIO-merken, zoals bijvoorbeeld door - maar niet beperkt tot — het (doen) aanbieden, in de handel brengen, verkopen, leveren, invoeren, uitvoeren, en/of daartoe in voorraad hebben van de in dit vonnis bedoelde niet uitgeputte producten onder de tekens REAUDIO, RE AUDIO, RE Audio, RE audio, reaudio.de en/of het in dit vonnis onder 2.7 weergegeven ‘RE reaudio.de'-logo en/of het beeldelement zoals dat voorkomt in het Europese woord-/beeldmerk RE AUDIO, al dan niet via internet, alsmede door ieder ander gebruik van de RE AUDIO-merken en/of daarmee overeenstemmende tekens waardoor inbreuk wordt gemaakt op de RE AUDIO-m erken, een en ander in de lidstaten van de Europese Unie;5.2. veroordeelt CHPW om zich na verloop van drie werkdagen na betekening van dit vonnis zich te onthouden van het gebruik van de handelsnamen RE AUDIO, REAUDIO, RE AUDIO EUROPE en/of reaudio.de in Nederland en in enig medium gericht op Nederland, waaronder het internet:
5.3. veroordeelt CHPW om binnen twee maanden na betekening van dit vonnis aan de raadsman van Kim c.s. opgave te doen van naam en adres van leveranciers en (professionele) afnemers van inbreukmakende (niet uitgeputte) producten, een en ander onder overlegging van deugdelijke bewijsstukken;
5.4. veroordeelt CHPW om binnen twee weken na betekening van dit vonnis aan de onder 5.3 bedoelde professionele afnemers de navolgende brief te verzenden:(…)
5.5. veroordeelt Cl-IPW tot betaling aan Kim c.s. van een dwangsom van € 10.000 voor iedere dag of gedeelte van een dag dat zij de veroordelingen onder 5.l en 5.2 overtreedt, dan wel, ter keuze van Kim c.s., voor elke overtreding van deze veroordelingen, met een maximum van € 2.000.000;
5.6. veroordeelt CHPW tot betaling aan Kim van dwangsom van € 5.000 voor iedere dag of gedeelte van een dag dat zij de veroordelingen onder 5.3 en 5.4 overtreedt, dan wel, ter keuze van Kim c.s., voor elke overtreding van deze veroordelingen, met een maximum van € 100.000;
5.7. veroordeelt CHPW in de proceskosten, tot dit vonnis aan de zijde van Kim c.s. (...)
5.8. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
5.9. stelt de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv op zes maanden na de datum van dit vonnis;
5.10. wijst af het meer of anders gevorderde;
