Merkrechtlicentiehouder doet enkel succesvol beroep op verbodsrecht ex 5 Hnw

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 17 maart 2017, IEF 16725; ECLI:NL:RBMNE:2017:1813 (Dutch Design Netherlands tegen Sensa) Verstek. Bevoegdheden licentiehouder beeldmerk. Dutch Design Group is de houder van Beneluxbeeldmerk, Dutch Design Netherlands is een dochter met een eeuwigdurende licentie. Als licentiehouder komt Dutch Design Netherlands geen recht toe - zoals in 2.21 lid 4 BVIE of 2.32 BVIE het recht toe om vordering in te stellen tot afleggen van rekening en verantwoording - op basis van de handelsnaamwet. Er is geen uitdrukkelijke of stilzwijgende volmacht verleend om deze vordering te doen. Verbod ex artikel 5 Hnw toegewezen.

3.4. Aan de merkhouder komt op grond van het bepaalde in artikel 5a Hnw en artikel 2.20 lid 1 BVIE een verbodsrecht toe en daarnaast onder meer op grond van het bepaalde in artikel 2.21 lid 4 BVIE het recht om een vordering in te stellen tot het afleggen van rekening en verantwoording over de genoten winst. Nu dit in de Handelsnaamwet respectievelijk in artikel 2.32 BVIE niet expliciet is bepaald, komt aan de licentiehouder niet de bevoegdheid toe om deze rechten uit te oefenen. Dit is slechts anders ingeval de licentiehouder daartoe toestemming heeft verkregen van de merkhouder. In dit geval is niet gesteld of gebleken dat er sprake is van een uitdrukkelijke volmacht van Dutch Design Group B.V. ter zake. Evenmin kan worden aangenomen dat er sprake is van een stilzwijgende volmacht. De vorderingen zijn daarom niet op deze grondslag toewijsbaar.

3.5. Dutch Design Netherlands B.V. komt wel een beroep toe op het in artikel 5 Hnw opgenomen verbodsrecht. (...)

3.8. De onder II gevorderde veroordeling tot het verstrekken van informatie op de door Dutch Design Netherlands B.V. voorgestane wijze en de daaraan gekoppelde plicht om te bevestigen dat het verboden gebruik van de naam Sensa en/of Sensa vloeren wordt gestaakt, zal worden afgewezen. Daarvoor is ten eerste redengevend dat de vordering om het gebruik van die handelsnaam te staken en gestaakt te houden al wordt toegewezen. Welk belang Dutch Design Netherlands B.V. in het licht hiervan ook heeft bij de onder II gevorderde bevestiging is door haar niet nader onderbouwd. Wel heeft Dutch Design Netherlands B.V. gesteld dat zij belang heeft bij toewijzing van een voorziening tot verstrekking van de gevraagde gegevens, omdat zij die gegevens nodig heeft om te kunnen controleren of Sensa Vloeren B.V. haar inbreukmakende handelen ook daadwerkelijk heeft gestaakt. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is dit gestelde belang bij het gevorderde gebod thans evenmin voldoende onderbouwd en is het gevorderde gebod te algemeen geformuleerd om voor toewijzing in aanmerking te komen (kan tot executiegeschillen leiden). Voor zover Dutch Design Netherlands B.V. deze vordering met het oog op het bepaalde in artikel 6:104 BW heeft ingesteld ter verkrijging van informatie om de hoogte van eventuele schadevergoeding dan wel winstafdracht te kunnen berekenen, geldt dat ook dit onvoldoende is onderbouwd. Dutch Design Netherlands B.V. heeft immers niet gesteld dat zij schade heeft geleden door het handelen van Sensa Vloeren B.V. Daar komt bij dat ter zitting is gebleken dat Dutch Design Netherlands B.V. ook nog geen aanspraak heeft gemaakt op enige schadevergoeding of winstafdracht. Gelet daarop ontbreekt het spoedeisend belang bij toewijzing van deze voorziening.