Morpara doet geslaagd beroep op ouder handelsnaamrecht

Rb. Den Haag 24 april 2024, IEF 22018; ECLI:NL:RBDHA:2024:6178 (Hizlipara tegen Morpara). Hizlipara heeft van 2017 tot 2020 samengewerkt. Hizlipara is houder van een Uniebeeldmerk met woordelement ‘PayPorter’. Na het stuklopen van de samenwerking wil Hizlipara het gebruik van (tekens gelijk aan) het Uniemerk aan Morpara verbieden. Morpara verweert zich met een beroep op een ouder recht van plaatselijke betekenis. In reconventie vordert Morpara een verbod voor Hizlipara om het Uniemerk in Nederland te gebruiken, vernietiging van het Uniemerk en schadevergoeding. De voorzieningenrechter heeft bij kortgedingvonnis van 10 februari 2022 Hizlipara voorshands in het gelijk gesteld [zie IEF 20537]. In een tussenuitspraak heeft de rechtbank het verzoek van Morpara om de zaak te schorsen, afgewezen [zie IEF 21297]. In de huidige bodemprocedure heeft Morpara haar verweer uitgebreid.

Bij de beantwoording van de vraag wie de oudste rechten op de naam PayPorter en het PayPorter logo toekomt, acht de rechtbank relevant wanneer en door wie de naam en het logo voor het eerst zijn gebruikt. De rechtbank oordeelt dat Morpara voldoende heeft onderbouwd dat zij de naam PayPorter met het PayPorter logo in Nederland heeft gebruikt vóórdat Hizlipara haar Uniemerk deponeerde. Hizlipara kan Morpara het gebruik van de handelsnaam PayPorter dus niet verbieden. De vordering van Hizlipara gebaseerd op de onrechtmatige daad wordt ook afgewezen. Het verweer van Morpara slaagt dus. De nietigheid- en verbodsvorderingen van Morpara in reconventie slagen echter niet niet. Morpara is er niet in geslaagd om voldoende te onderbouwen dat zij in andere landen van de Europese Unie kan beschikken over een oudere handelsnaam of een ander recht van plaatselijke betekenis waarmee zij gebruik van het jongere Uniemerk kan verbieden in die lidstaten. Dit was wel nodig om de nietigheid van het merk in te roepen op grond van artikel 8 lid 4 aanhef en sub a en b UMVo. De vordering tot schadevergoeding van Morpara in reconventie wordt wel gedeeltelijk toegewezen. Hizlipara heeft namelijik niet betwist dat Morpara deze schade heeft geleden als gevolg van (dreiging met) executie van het kort geding vonnis.

5.20. Dit alles in samenhang bezien, leidt ertoe dat de rechtbank van oordeel is dat Morpara rechtscheppend (voorbereidend) gebruik heeft gemaakt van de handelsnaam PayPorter vóór de datum van de aanvraag van het Uniemerk. Daarbij is meegewogen dat Morpara haar handelsnaamrecht in deze zaak in conventie niet handhavend gebruikt (in welk geval de beschermenswaardige bekendheid van een handelsnaam moet worden aangetoond), maar dat zij haar oudere handelsnaamrechten inroept ter afwering van het door Hizlipara gevorderde - op haar jongere Uniemerk gebaseerde - verbod.

5.23. Naast haar merkrechten, heeft Hizlipara haar vorderingen gebaseerd op (overig) onrechtmatig handelen door Morpara in de zin van artikel 6:162 BW. Zij stelt dat de voortzetting van het gebruik van de naam PayPorter en het PayPorter logo door Morpara na de beëindiging van de (voorbereiding van de) samenwerking met Hizlipara in strijd is met hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt. Daartoe voert Hizlipara aan dat de (indirect) bestuurder van Morpara, [naam 1] , als voormalig bestuurder van Hizlipara betrokken was bij de oprichting van Morpara, dat hij wist of behoorde te weten dat de merkrechten met betrekking tot de naam PayPorter en het PayPorter logo aan Hizlipara toebehoorden en dat Morpara op kosten van Hizlipara is opgericht.