NBG Monuglass moet ieder gebruik van teken Van Ruysdael staken

Rechtbank Den Haag 8 mei 2019, IEF 18539 (NBG Monuglass tegen T) Vervolg op eerdere uitspraken over merken Van Ruysdael [IEF 16918 en IEF 16475]. Eiser NBG Monuglass is een onderneming in monumentale beglazing. T is de bestuurder van een onderneming in isolerend enkelglas. NBG Monuglass zegt rechthebbende te zijn op het merkrecht en de handelsnaam 'Van Ruysdael" en verbiedt T merk en/of handelsnaam te gebruiken. NBG Monuglass moet ieder gebruik van het teken Van Ruysdael (o.a. merk, handelsnaam, website, domeinnamen en mailadressen met het bestanddeel Van Ruysdael ongeacht de schrijfwijze) staken en gestaakt houden. Uit niets blijkt dat de handelsnaam Van Ruysdael is overgedragen aan NBG Monuglass. De overgelegde akte van overdracht vermeldt slechts overdracht van het Benelux-merk Van Ruysdael.
T is in persoon geen rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten, maar omdat niet-nageleefde afspraken een belangrijke rol spelen bij de beslissing over wie rechthebbende is op de merkrechten en domeinnamen, worden de vorderingen ook namens T toegewezen.

4.14. Overigens blijkt uit niets dat de handelsnaam Van Ruysdael (mede) door de Stichting is gevoerd als handelsnaam en evenmin dat deze door de Stichting is overgedragen aan NBG Monuglass. De door NBG Monuglass overgelegde akte van overdracht vermeldt slechts overdracht van het Benelux-merk Van Ruysdael. De handelsnaam wordt niet genoemd. Het standpunt van NBG Monuglass dat de handelsnaam, als annex aan het merkrecht, door de overdracht van het merkrecht eveneens aan (eerst de Stichting en vervolgens aan) NBG Monuglass is overgedragen, moet worden verworpen omdat niet is in te zien op welke rechtsregel deze opvatting berust.

4.20 Nu onvoldoende vaststaat dat Miro en/of T inbreuk hebben gemaakt op de merk- en/of handelsnaamrechten van NBG Monuglass dient de gevorderde verklaring voor recht en het verbod te worden afgewezen.

4.34 Ten aanzien van de gevorderde overdracht van de domeinnamen vanruysdael.com, van ruysdaelglas.nl en van ruysdael.eu aan Miro (vordering sub E) overweegt de rechtbank als volgt. Nu het gevorderde inbreukverbod wordt toegewezen, ligt een overdracht van de door NBG Monuglass gehanteerde domeinnamen in de rede. Indien NBG Monuglass zich immers houdt aan het opgelegde verbod, kan zij geen gebruik meer maken van de betreffende domeinnamen. Bovendien geldt ook hier dat de overname van de domeinnamen vanruysdael.com (en vanruysdael.eu zo begrijpt de rechtbank) door NBG Monuglass van de Stichting als in strijd met de gemaakte afspraken tussen de Stichting  en T c.s. is te beschouwen (...) De vordering tot overdracht van genoemde domeinnamen wordt dan ook toegewezen.

4.44 In het tweede tussenvonnis is overwogen dat T in persoon geen rechthebbende is op de intellectuele eigendomsrechten en zijn de vorderingen van zijn zijde om die reden afgewezen. Gelet echter op het oordeel in deze hoofdzaak dat de niet nageleefde afspraken tussen T en B een belangrijke rol spelen bij de beslissing over wie rechthebbende is op de merkrechten en domeinnamen, en daartoe ter overdracht ook vorderingen zijn ingesteld, zal de rechtbank - waar ook overigens NBG Monuglass dit niet heeft gedaan - een en ander niet uitsplitsen en de vorderingen ook namens T toewijzen.