Niet geschikt is om als merk te dienen

Rechtbank Haarlem, 4 mei 2010, KG ZA  1081, Travel Card Nederland B.V. tegen Multi Tank Card B.V. (met dank aan Josine van den Berg &  Sven Klos, Klos Morel Vos & Schaap).

Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Reclamerecht. Google AdWords . Eiser Travel Card maakt bezwaar tegen het gebruik als adword van de aanduiding ‘travelcard’ door gedaagde Multi Tank Card. Vorderingen afgewezen, zonder dat de HvJ EU AdWords arresten ter sprake hoeven te komen: Aanduiding ‘travelcard’ is beschrijvend, mist ieder onderscheidend vermogen en is niet geschikt om als merk te dienen. Gebruik ‘travelcard’ als adword is geen gebruik als handelsnaam door Multi Tank Card. Van eventuele vergelijkende reclame is inmiddels geen sprake meer. Onbetwiste, niet onredelijk voorkomende 1019h proceskosten: €31.734,39.

5.7. Het voorgaande leidt tot de voorlopige conclusie dat de aanduiding TRAVELCARD (al dan niet met een spatie geschreven) niet geschikt is om als merk te dienen. De voorzieningenrechter heeft bij zijn oordeel betrokken de prognose van de kans van slagen van een door Multi Tank Card aangekondigde nietigheidsactie bij de bodemrechter op grond van artikel 2.28 BVIE. De voorzieningenrechter acht het voorshands aannemelijk dat de inschrijving van het woordmerk slechts heeft kunnen geschieden - gelijk Multi Tank Card ter zitting heeft betoogd - doordat het BMB ten tijde van het depot en de registratie van het woordmerk TRAVELCARD in maart 1988 nog (net) niet onder de strenge(re) vigeur van de Merkenrichtlijn en de daarop gebaseerde BVIE viel. Gelet op de bepalingen van de Merkenrichtlijn en de huidige jurisprudentie is er een gerede kans dat het woordmerk van Travel Card zal worden vernietigd. Het beroep van Travel Card op de bescherming van het nadien door haar geregistreerde beeldmerk kan aan voornoemd oordeel niet afdoen, omdat bij het gewraakte gebruik van de aanduiding TRAVELCARD door Multi Tank Card als adword per definitie slechts het woordmerk is gehanteerd. Van merkinbreuk in de zin van artikel 2.20 lid 1 BVIE is op grond van het voorgaande daarom geen sprake, zodat deze grondslag de vorderingen niet kan dragen.

5.8. (…)  is van het voeren van een handelsnaam voor een onderneming sprake, indien die naam ter aanduiding van die onderneming in het handelsverkeer wordt gebruikt. Daarvan is naar oordeel van de voorzieningenrechter geen sprake. Gesteld noch gebleken is dat Multi Tank Card haar onderneming drijft onder een andere naam dan Multi Tank Card. Het gebruik van de aanduiding TRAVEL CARD als adword of in Google-advertenties doet daaraan niet af.

5.9.  (…) Van enige (al dan niet misleidende danwel vergelijkende) reclame is dan ook thans geen sprake meer. Daar Multi Tank Card bovendien bij akte (en ter zitting mondeling) onvoorwaardelijk heeft toegezegd dergelijke advertenties te staken en gestaakt te houden en voorts geen vergelijkbare reclame-uitingen (meer) te (zullen) doen, op straffe van een vrijwillig te verbeuren dwangsom, heeft Travel Card naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter geen belang bij haar vorderingen.

5.10. Nu geen van de door Travel Card opgeworpen grondslagen de vorderingen kunnen dragen, zullen deze worden afgewezen.

Lees het vonnis hier.