Niet-normaal gebruik merk en oudere handelsnaam

Rechtbank Den Haag 30 november 2022, IEF 21123; C/09/625476 / HA ZA 22-185 (M&V tegen EGL) M&V is een financier van horecaondernemingen en heeft in 2012 een keten van Argentijnse steakhouserestaurants met de naam 'Gauchos' overgenomen. M&V is houder van een vijftal Beneluxmerken met betrekking tot Gauchos; drie woordmerken en twee beeldmerken. In 2018 is de B.V. EGL opgericht door David. Davids, inmiddels, eenmanszaak El Gaucho is ingebracht in EGL. David maakt sinds 1984 gebruikt van de naam 'El Gaucho' en een bijbehorend logo. Er is geen akte opgemaakt om de handelsnaam van de eenmanszaak aan de B.V. over te dragen. M&V meent dat EGL inbreuk maakt op haar merkenrechten. EGL meent dat haar handelsnaamrechten ouder zijn dan de merkenrechten van M&V. M&V vordert EGL ieder gebruik van 'El Gaucho' en het bijbehorend logo te staken. EGL vordert in reconventie de twee beeldmerkregistraties van M&V vervallen te verklaren. De rechtbank oordeelt dat van de twee beeldmerken gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar geen normaal gebruik is gemaakt, de beide beeldmerken worden vervallen verklaard.

Met betrekking tot de drie woordmerken oordeelt de rechtbank dat het handelsnaamrecht van EGL ouder is dan het oudste merkenrecht van M&V. M&V kan op grond van de redelijkheid billijkheid geen beroep doen op het ontbreken van een akte bij de overdracht van de handelsnaam naar de B.V. De vorderingen in conventie worden afgewezen.

4.7. Ter zitting heeft de heer Geenemans namens M&V verklaard dat beeldmerk l en 2 het oude logo van de Gauchos restaurants zijn. In 1998/1999 is het logo van de Gauchos restaurants veranderd in het huidige logo(...). De heer Geenemans heeft verder verklaard dat het oude logo nog hier en daar voorkomt, maar "voor de rest heeft het naar de consument toe geen specifieke rol". Alleen op basis hiervan zou al gezegd kunnen worden dat de beeldmerken met het oude logo niet meer normaal worden gebruikt. De genoemde drie vormen van gebruik zullen toch nog kort worden beoordeeld. Ten eerste valt het zichtbaar zijn van de stier in de glasgravure in het restaurant aan het Spui niet onder normaal gebruik. Deze wordt getoond in slechts één restaurant en moet eerder worden opgevat als versiering dan als normaal gebruik. De consument zal deze gravure niet beschouwen als onderscheidingsteken van het restaurant. Bovendien ontbreekt in de gravure het woordelement van één van beide beeldmerken. Ten tweede geldt dat ook de drie plekken op de website waarop de beeldmerken staan afgebeeld niet kwalificeren als normaal gebruik. Door EGL is aangevoerd dat deze afbeeldingen op de website zijn geplaatst ná het uitbrengen van de conclusie van antwoord waarin de vervallenverklaring van de beeldmerken is ingeroepen. M&V heeft dit niet gemotiveerd betwist. Tot slot het verstrekken van de licentie. Anders dan M&V veronderstelt, volgt uit artikel 2.23bis lid 6 BVIE niet dat het verstrekken van een licentie als normaal gebruik van het merk door de merkhouder kwalificeert. Deze bepaling beoogt er slechts in te voorzien dat het gebruik van het merk door een licentienemer kan worden betrokken bij de vraag of de merkhouder (die de licentie heeft verstrekt) normaal gebruik heeft gemaakt van het merk. Alleen het in licentie geven op zichzelf is geen vorm van normaal gebruik. Gesteld noch gebleken is dat Gauchos Nederland als licentienemer daadwerkelijk gebruik heeft gemaakt van de beeldmerken. Dit betekent dat van zowel beeldmerk I als 2 gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar geen normaal gebruik is gemaakt.

4.8. Het voorgaande brengt mee dat beide beeldmerken vervallen zullen worden verklaard en dat, als gevorderd in reconventie, zat worden bevolen tot doorhaling daarvan in het Benelux merkenregister. Hierop stuit de vordering in conventie tot staking van het gebruik van het logo van EGL (Vordering II) af. Ook de vorderingen onder III en IV, voor zover gebascerd op de twee beeldmerken, stuiten hierop af. Weliswaar behoudt een merkhouder wiens merk vervallen wordt verklaard het recht om schadevergoeding te vorderen wegens een merkinbreuk gepleegd voor de datum van de vervallenverklaring, maar voor zover al aangenomen zou worden dat EGL met haar logo inbreuk heeft gemaakt op de beeldmerken volgt uit de stellingen van M&V niet dat zij hiervan schade heeft ondervonden. Immers, M&V gebruikte haar logo met de stier al sinds 1998 niet meer als onderscheidingsteken.

4.13. Woordmerk 1, het oudste merk van M&V, is in 1988 geregistreerd. Het merkrecht van M&V is dus jonger dan de handelsnaam waaronder het restaurant van de broers sinds 1984 is gedreven. M&V heeft echter aangevoerd dat op grond van artikel 2 Hnw een akte was vereist voor de overdracht van de handelsnaam aan de B.V. en omdat die ontbreekt EGL geen ouder recht heeft.

4.14. In beginsel is het standpunt van M&V juist dat een handelsnaam moet worden overgedragen bij akte. M&V heeft in dit kader verwezen naar het arrest van het Hof Den Haag in de zaak Classic Coach Company v. MTA In die zaak leidde het ontbreken van een akte ertoe dat door het hof werd aangenomen dat de handelsnaamrechten van een vof niet verder teruggingen dan het moment van oprichting van de vof. De feiten en omstandigheden in deze zaak zijn echter wezenlijk anders. De handelsnaam El Gaucho is vanaf 1984 onafgebroken gevoerd voor een en hetzelfde restaurant in de Steenstraat in Leiden. Toen Nabil omstreeks 2006 emigreerde heeft David het restaurant zelfstandig voortgezet aļs eenmanszaak en later ingebracht in een door hem daartoe opgerichte B.V. Er bestaat in deze zaak dus geen discussie over de vraag aan welke ondememing de handelspaam El Gaucho is verbonden. Voor M&V is het ook niet onduidelijk wie de handelsnaam El Gaucho nu feitelijk gebruikt. Onder deze omstandigheden zou het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn als M&V aan het beroep op artikel 2.23 lid 2 BVIE zou ontkomen doordat de handelsnaam bij de overgang in 2018 van de eenmanszaak van David op zijn B.V. niet formeel bij akte is overgedragen. M&V kan zich jegens EGL daarom niet beroepen op het ontbreken van zo'n akte zodat het handelsnaamrecht van EGL ten opzichte van M&V moet worden aangemerkt als een ouder recht in de zin van artikel 2.23 lid 2 BVIE, dat brengt mee dat M&V vanwege dat artikel EGL niet kan verbieden gebruik te maken van de naam El Gaucho voor haar restaurant in Leiden. Hierop stuiten alle overige vorderingen van M&V af.