Normal sales activities

Rechtbank Breda 25 augustus 2011, KG ZA 11-397 (Bradford & Hamilton en Australian Gold tegen ThoBa)

Met dank aan Rutger van Rompaey, QuestIE advocatuur.

Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Auteursrecht. Domeinnaamrecht.

Eiseressen vorderen staken van gebruik van AUSTRALIAN GOLD en AG USA, dat wordt gebruikt voor zonnebrandpreparaten en huid/haarverzoring. Verweerder meent dat er toestemming is gekregen van haar toeleverancier, de officiële Duitse distributeur en exclusieve Europese distributeur van eiseressen (Regarding our phone conversation you can use the Australian Gold name and trademark for your normal sales activities). Echter dit betekent niet, zo ook de rechter,

dat ook toestemming is gegeven voor het gebruik van het merk in domeinnamen. De toestemming in de brief is immers uitdrukkelijk beperkt tot het gebruik van het merk voor "normal sales activities" en derhalve uitsluitend voor normale verkoopactiviteiten.

Doorlinken van australiangold.com en australiangold-shop.com naar site van Thoba is niet voldoende duidelijk dat het om een niet-officiële website van merkhouder gaat. Bewerking van het logo is inbreuk op auteursrecht van AG USA. Geen bezwaar tegen gebruik door ThoBa in het kader van promotie en verkoop activiteiten.

Matiging veroordeling ThoBa in de proceskosten volgens indicatietarief voor eenvoudig kort geding in IE-zaken tot €6.000.

4.6 De stelling van ThoBa dat zij van Rottmann & Borm toestemming heeft gekregen om de domeinnamen www.australiangold-shop.nl en www.australiangold.com te gebruiken om de producten van Australian Gold te verkopen is door eiseressen betwist en door ThoBa niet aannemelijk gemaakt. Uit de door ThoBa overgelegde brief van Rottmann & Borm blijkt weliswaar dat ThoBa toestemming heeft gekregen voor het gebruik van het merk voor de aanprijzing en verkoop van de Australian Gold producten, maar niet dat ook toestemming is gegeven voor het gebruik van het merk in domeinnamen. De toestemming in de brief is immers uitdrukkelijk beperkt tot het gebruik van het merk voor “normal sales activities” en derhalve uitsluitend voor normale verkoopactiviteiten.

Voldoende aannemelijk is dat door het gebruik van het merk AUSTRALIAN GOLD met de toevoeging “-shop” in de domeinnamen van ThoBa bij het publiek de indruk zal ontstaan dat ThoBa onderdeel uitmaakt van het officiële netwerk van distributeurs van Australian Gold in Europa, althans dat er tussen AG USA en ThoBa een commerciële band zou bestaan. Een dergelijk gebruik komt er immers feitelijk op neer dat je de eigen webwinkel presenteert als een officiële winkel van Australian Gold. Dat na het doorlinken op de site van ThoBa duidelijk zou worden gemaakt dat het geen officiële website van Australian Gold betreft, zoals ThoBa stelt, is niet relevant, omdat op dat moment de potentiele consument al naar de website van ThoBa is geleid.

4.7. Het gevaar van associatie met het merk AUSTRALIAN GOLD wordt nog versterkt doordat ThoBa ook het logo van AG USA (in bewerkte vorm) heeft overgenomen. Het logo van AG USA dat als eerste is afgebeeld op pagina 3 van de dagvaarding en bestaat uit de woorden Australian Gold voorzien van een afbeelding bestaande uit een door een cirkel omkaderd tafereel, kan worden aangemerkt als een werk dat een eigen, oorspronkelijk karakter bezit en het persoonlijk stempel van de maker draagt en is daarom auteursrechtelijk beschermd. Het door ThoBa gebruikte logo dat is afgebeeld op pagina 5 van de dagvaarding stemt in grote mate overeen met het logo dat AG USA gebruikt en heeft ontworpen.
Het logo van ThoBa bestaat uit de woorden Australian Gold in een schrijfwijze die overeenstemt met de wijze waarop deze woorden in het logo van AG USA zijn afgebeeld en is eveneens voorzien van een afbeelding bestaande uit een door een cirkel omkaderd tafereel. De totaalindrukken van het logo van ThoBa en het logo van AG USA, die bepalend zijn bij een onderlinge vergelijking in het kader van auteursrechtelijke bescherming, zijn in zodanige mate overeenstemmend dat sprake is van een inbreuk op het auteursrecht van AG USA. Het logo van ThoBa moet immers worden aangemerkt als een bewerking van het logo van AG USA in gewijzigde vorm, welke niet als een nieuw, oorspronkelijk werk kan worden aangemerkt.

4.8 Op grond van het voorgaande ligt de vordering sub 1 voor toewijzing gereed. Niet ieder gebruik van het merk AG USA zal echter worden verboden, omdat eiserressen geen bezwaar hebben tegen het gebruik door ThoBa in het kader van promotie en verkoop activiteiten. Het gevorderde verbod zal daarom worden toegewezen voor uitsluitend het gebruik van het merk in een domeinnaam, handelsnaam of logo. Ondanks dat ThoBa heeft toegezegd het gebruik van het merk in de domeinnamen, tevens inhoudende gebruik als handelsnamen te staken, hebben eiseressen bij toewijzing van de vordering sub l voldoende belang. ThoBa heeft geweigerd een onthoudingsverklaring te tekenen en als onbetwist staat vast dat de domeinnaam www.australiangold-shop.nl nog met status "actief op naam van ThoBa in het SIDN-register staat geregistreerd. Gelet op de status "actief" kan de domeinnaam www.australiangold-shop.nl, naar moet worden aangenomen, ieder moment weer door ThoBa in gebruik genomen worden.