Oefenboekjes maken inbreuk op IE-rechten van CITO

Hof Arnhem-Leeuwarden 21 mei 2024, IEF 22073; ECLI:NL:GHARL:2024:3465 (Cito tegen Smartie c.s.). Cito heeft ontdekt dat boekjes onder de naam CitoMateriaal werden verkocht met oefenopgaven bedoeld voor de voorbereiding op Cito-toetsen. Volgens Cito schenden Smartie c.s. daarmee haar merkrechten, handelsnaamrecht en auteursrechten, of handelen ze anderszins onrechtmatig jegens haar. Cito heeft daarom Smartie c.s. in een kort geding gedagvaard om deze schendingen te laten stoppen en heeft daarbij aanvullende eisen gesteld. De voorzieningenrechter heeft de eisen van Cito tegen Smartie grotendeels toegewezen voor wat betreft de merkinbreuk en handelsnaaminbreuk, maar afgewezen voor het auteursrecht (zie uitspraak). De eisen tegen de andere gedaagden zijn door de voorzieningenrechter afgewezen. Cito's hoger beroep beoogt dat de afgewezen eisen voor het auteursrecht en tegen de andere gedaagden alsnog worden toegewezen. Smartie c.s. streeft er in hoger beroep naar dat de toegewezen eisen tegen Smartie alsnog worden afgewezen. 

Het bestanddeel ‘Cito’ is het meest opvallende en dus dominante deel van de tekens CitoMateriaal, Cito Materiaal en CitoMateriaal.nl. Dit komt niet alleen omdat het aan het begin van de namen staat, maar ook omdat ‘materiaal’ beschrijvend is voor oefenmateriaal. Bovendien is er een sterke overeenkomst tussen het merk en de tekens, evenals een grote mate van soortgelijkheid van de waren en diensten. Cito heeft daarnaast onbetwist gesteld dat haar merk grote bekendheid geniet, waardoor het hof van mening is dat er sprake is van verwarringsgevaar bij het relevante publiek. Smartie heeft verder het oordeel van de voorzieningenrechter dat er daadwerkelijk sprake is van verwarringsgevaar, niet betwist. Als Smartie wil betogen dat haar gebruik van de namen toegestaan refererend merkgebruik is volgens artikel 2.23 lid 1 onder c BVIE, gaat dit betoog niet op. Volgens artikel 2.23 lid 1 onder c BVIE is het in principe toegestaan het merk CITO te gebruiken om te verwijzen naar de waren en diensten van Cito, bijvoorbeeld om aan te geven dat aangeboden oefenmateriaal geschikt is voor Cito-toetsen, mits dit gebruik plaatsvindt volgens de eerlijke gebruiken in handel en nijverheid. In dit geval is daarvan echter geen sprake, aangezien Smartie volgens het hof met haar gebruik van de namen de suggestie wekt van een commerciële band met Cito. Dit betekent dat Smartie c.s. inbreuk maakt op het woordmerk CITO en dat de merkhouder Stichting Cito haar op grond van artikel 2.20 lid 2 onder b BVIE kan verbieden om deze tekens te gebruiken.

Zowel de doelgroep als de handelsactiviteiten van Smartie en Cito komen overeen, aangezien beide zich richten op basisschoolleerlingen, hun leraren en hun ouders/verzorgers in het kader van toetsvoorbereiding en -afname. Hierdoor ontstaat er ook verwarringsgevaar met betrekking tot de handelsnaam. Dit houdt in dat Smartie door het gebruik van de namen CitoMateriaal, Cito Materiaal en CitoMateriaal.nl ook inbreuk maakt op de handelsnaam van Cito en dat het gebruik van deze namen op grond van artikel 5 Hnw verboden is. Ook deze grief van Smartie wordt dus afgewezen. Cito heeft echter niet voldoende aangetoond dat haar boekjes als geheel auteursrechtelijk beschermd zijn. Om te bepalen of er sprake is van inbreuk op de auteursrechten van Cito op de opgaven, moet worden beoordeeld in hoeverre de totaalindrukken van de individuele opgaven van Smartie en Cito overeenkomen. Het hof is van oordeel dat Cito voldoende heeft aangetoond dat Smartie inbreuk maakt op haar auteursrechten als de tekst van een opgave in een oefenboekje van Smartie identiek is aan die van een opgave van Cito, of slechts minimaal afwijkt, bijvoorbeeld door de volgorde van meerkeuze-antwoorden te veranderen of enkele woorden of zinnen in de titel, vraagstelling of antwoordmogelijkheden aan te passen. Smartie heeft erkend dat zij deze opgaven heeft overgenomen van Cito, wat neerkomt op een schending van Cito's auteursrechten op die opgaven. Verder oordeelt het hof dat Smartie geen inbreuk maakt op de auteursrechten van Cito als alleen de structuur van de opgaven overeenkomt met die van Cito. Het hof bevestigt het verbod op de merkinbreuk en de handelsnaaminbreuk. De vordering tot verbod op het auteursrechtinbreuk zal het hof in beperktere zin toewijzen.

3.28. Smartie voert aan dat ‘Cito’ niet alleen een merknaam is, maar ook een in het algemeen maatschappelijk verkeer gebruikte term voor de eindtoets in het basisonderwijs. Zij heeft alleen bij die algemene term willen aansluiten en niet bij het merk CITO. Indien Smartie bedoelt dat ‘Cito’ uitsluitend bestaat uit een benaming die in het normale taalgebruik of in het bonafide en gevestigde handelsverkeer gebruikelijk is geworden (artikel 2.2bis lid 1 onder d BVIE) dan gaat het hof hieraan voorbij, nu Smartie aan een dergelijk verweer onvoldoende invulling heeft gegeven. Smartie heeft immers geen bewijs aangevoerd van eventuele verwatering van het CITO merk. Als Smartie bedoelt te betogen dat haar gebruik van de tekens toegestaan refererend merkgebruik is in de zin van artikel 2.23 lid 1 onder c BVIE, dan gaat dit betoog niet op. Op grond van artikel 2.23 lid 1 onder c BVIE is het in beginsel toegestaan om het merk CITO te gebruiken om te verwijzen naar de waren en diensten van Cito, bijvoorbeeld om aan te duiden dat aangeboden oefenmateriaal geschikt is om te oefenen voor Cito-toetsen, maar dan moet dat gebruik wel plaatsvinden volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. Daarvan is in dit geval geen sprake, nu Smartie naar het oordeel van het hof met haar gebruik van de tekens de suggestie wekt van een commerciële band tussen haarzelf en Cito. De tekens van Smartie zijn immers zodanig op de voorkant en achterkant van haar boekjes geplaatst dat het publiek zal menen dat sprake is van een herkomstaanduiding in plaats van een enkele referentie naar de producten of diensten van Cito. Daarbij wordt geen duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen Cito en de daadwerkelijke aanbieder Smartie. Datzelfde geldt voor de wijze waarop Smartie de boekjes op internet aanbiedt, waarbij naast de titel van het boekje, zoals “Rekenen gevorderd”, “Citomateriaal.nl” staat vermeld.

3.69. De hiervoor in 3.60, 3.66 en 3.68 gegeven beoordelingen van de daar getoonde opgaven brengen mee dat het hof voorshands van oordeel is dat Cito voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat Smartie inbreuk maakt op haar auteursrechten als de tekst van een opgave in een oefenboekje van Smartie hetzelfde is als de tekst van een opgave van Cito, dan wel als die tekst slechts minimaal afwijkt door bijvoorbeeld de meerkeuze antwoorden in een andere volgorde te plaatsen of een paar zinnen of woorden in de titel, in de vraagstelling of in de antwoordmogelijkheden te wijzigen. Smartie heeft toegegeven dat zij die opgaven heeft ontleend aan de opgaven van Cito, waardoor sprake is van inbreuk op de auteursrechten van Cito op die opgaven.

3.70. De hiervoor in 3.62 en 3.64 gegeven beoordelingen van de daar getoonde opgaven brengen mee dat het hof voorshands van oordeel is dat Smartie geen inbreuk maakt op de auteursrechten van Cito als in haar opgaven alleen de structuur van de opgave overeenstemt met de structuur van de opgave van Cito. Ook het gebruik door Smartie van standaard vraagzinnen, zoals “Lees de zin met  ervoor”, “Zoek de eerste zin”, “Wat is goed?”, “Wat past het best op plaats …”, “Wat is een ander woord voor …”, “Wat betekent …?” en “Maak de zin af” maken op zichzelf geen inbreuk op de auteursrechten van Cito. Datzelfde geldt voor het gebruik van een (stippel)lijn waar een antwoord op moet worden ingevuld of het hanteren van een nummering voor of in een tekst. Als een opgave van Smartie voor het overige (de tekst, de afbeelding en de woordkeuze in de vragen en antwoorden) zodanig verschilt van de opgave van Cito dat de totaalindrukken duidelijk van elkaar afwijken, dan is geen sprake van een ongeoorloofde verveelvoudiging in de zin van artikel 13 Aw en dus geen sprake van inbreuk.