Petroleumkachel niet soortgelijk aan bio-ethanol haard

Rechtbank Noord-Holland 11 februari 2015, IEF 15184; ECLI:NL:RBNHO:2015:7078 (Essegé tegen Ruby Décor)
Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Verwarmingsinstallaties. Essegé is merkhouder van ouder merk RUBY en vordert staking van het gebruik door Ruby Décor van RUBY, RUBY FIRES en/of RUBY DÉCOR en de domeinnaam www.rubyfires.nl. Het merk RUBY is tussen 2003 en 2008 niet normaal gebruikt voor sfeerhaarden en bio-ethanol haarden. Er is geen soortgelijkheid omdat de consument die op zoek is naar een petroleum- of elektrische kachel, radiator, terrasverwarmer of ontvochtigingsapparaat, niet thuiskomt met een sfeer- en/of bio-ethanolhaard. Essegé kan zich ex 2.27 lid 3 BVIE niet verzetten tegen het merkgebruik door Ruby Décor, noch de nietigheid of het verval inroepen.

4. De beoordeling
Inbreuk.
4.8. (...) De rechtbank volgt Essegé niet in dit betoog. De waren waarvoor Essegé haar merk RUBY in de periode van vijf jaar voorafgaande aan het merkdepot Ruby Décor heeft gebruikt en de waren waarvoor Ruby Décor haar merk RUBY FIRES heeft gedeponeerd en toendertijd gebruikte, zijn naar het oordeel van de rechtbank immers bepaald niet soortgelijk. Weliswaar geven de producten van beide partijen warmte af, maar iemand die op zoek is naar een petroleum-of elektrische kachel dan wel een radiator, terrasverwarmer of ontvochtigingsapparaat, komt niet met een sfeer-en/of bio-ethanol haard thuis of andersom. (..). Het feit dat de producten naast elkaar in de bouwmarktkrantjes worden afgeprijsd, doet hier niet aan af, nu bouwmarkten juist veel diverse niet soortgelijke producten verkopen. Dat de producten niet soortgelijk zijn ondanks dat beide een verwarmingsfunctie hebben, blijkt ook uit het feit dat zij lange tijd naast elkaar hebben bestaan zonder enige verwarring. Ruby Décor heeft haar eerste bio-ethanol haard in 2001 op de markt gebracht. Pas 7 jaar daarna zijn ze van elkaars bestaan op de hoogte geraakt.
4.9. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat Essegé het merk RUBY in de periode tussen februari 2003 en februari 2008 niet normaal heeft gebruikt voor sfeerhaarden en bio-ethanol haarden (of daaraan soortgelijke waren), zodat het depot van het merk RUBY voor deze waren in februari 2008 vervalrijp was.
4.11. Ingevolge artikel 2.27 lid 3 BVIE kan Essegé zich in de gegeven omstandigheden niet verzetten tegen het gebruik dat Ruby Décor van haar merk maakt, en evenmin kan zij de nietigheid of het verval van het merk van Ruby Décor inroepen. Een en ander neemt niet weg dat Essegé inmiddels haar merk is gaan gebruiken voor soortgelijke producten als waarvoor Ruby Décor haar merk gebruikt en Ruby Décor in beginsel evenmin het verval van het merk van Essegé kan inroepen voor sfeer- of bio-ethanol haarden of zich tegen dit gebruik door Essegé kan verzetten. Artikel 2.27 lid 3 BVIE brengt met zich dat twee dezelfde merken voor dezelfde waren naast elkaar hebben voortbestaan (co-existentie).