Procureur-Generaal: partijen rijden elkaar niet in het wiel

Parket bij de Hoge Raad 26 mei 2023, IEF 21508; ECLI:NL:PHR:2023:530 (Eiseres/Classic Coach Company) De Proceureur-Generaal neemt in deze zaak een conclusie, die ontstaan is uit twee prejudiciële vragen die de Hoge Raad naar het Hof van Justitie heeft gestuurd. Het ging over het gebruik van een handelsnaam die door de gemeenschappelijke grootvader van de partijen is gevoerd bij exploitatie van zijn busbedrijf. De kleinkinderen zijn elk hun eigen weg gegaan en hebben soortgelijke bedrijven opgericht. In 2017 begint het geschil, als de naam Classic Coach Company wordt geregistreerd. Centraal staat de vraag of, in de context van een richtlijn die ondertussen is ingetrokken, voor het vaststellen van een ouder (merken)recht noodzakelijk is dat dit recht het jongere recht kan verbieden. In het verlengde van de eerste vraag wordt bevraagd of het feit dat het oudere recht niet meer kan worden uitgevoerd ook invloed heeft op het bestaan van het oudere recht, in de situatie waar een derde een jonger recht heeft dat niet meer kan worden tegengehouden. 

Het Hof van Justitie geeft een onomwonden antwoord. Ook in een rechtsverwerkende situatie, waarin het oudere recht het jongere niet meer kan verbieden, kan worden vastgesteld dat er een ouder recht bestaat. De mogelijkheid om het bestaan tegen te werpen aan een (jonger) recht is dus geen bestaansvereiste voor een intellectueel eigendormsrecht. 

Ten aanzien van de tweede vraag geeft het Hof van Justitie aan dat het bestaan van een jonger recht tegenover een ouder recht -  dat niet langer kan worden uitgevoerd - het bestaan van dit oudere recht niet aantast. 

Met deze overwegingen bekijkt de Procureur-Generaal de stand van zaken in het geschil heen. Hij komt tot de conclusie dat een ouder recht, zelfs als het in Nederland niet meer kan worden uitgevoerd, nog steeds bescherming in de rest van de Benelux kan toekomen. Het bestaan van dit oudere recht wordt immers niet aangetast door de plaatselijke niet-uitvoerbaarheid van het recht. Hij concludeert tot verwerping van het principale cassatieberoep.

2.1 Huiselijk vertaald naar de situatie van de onderhavige zaak heeft het HvJ EU geoordeeld dat geen vereiste is voor het kunnen tegenwerpen van een ‘ouder recht’ (zoals een handelsnaamrecht) dat degene die dat oudere recht hanteert het gebruik van het jongere merk kan verbieden (vraag 1). Ook in een rechtsverwerkingssituatie waarin de voor-voorgebruiker handelsnaamrechtelijk het (ten opzichte van het merkgebruik) jongere handelsnaamgebruik niet meer kan verbieden, kan sprake zijn van een aan de merkhouder tegen te werpen ‘ouder (handelsnaam-) recht’, ook al is de merkhouder voor-voorgebruiker (vraag 2). 

2.6 Hieruit volgt, heel kort gezegd, dat het hof in de in cassatie bestreden zaak gelijk had en dat de nu besproken klachten van [eiseres] falen, omdat het kunnen verbieden van het jongere merk geen vereiste is voor een geldig beroep op de hier aan de orde zijnde uitzondering (ook niet in een context waarin de handelsnaamrechtelijke voor-voorgebruiker zijn handelsnaam door rechtsverwerking niet kan inroepen tegen de derde die zich op het oudere recht jegens de merkhouder beroept). Aan de wel geldende vier vereisten is hier voldaan. Het handelsnaamrecht van CCC c.s. wordt immers krachtens de Nederlandse wetgeving erkend in de zin van art. 2.23 lid 2 (oud) BVIE en deze erkenning kan in stand blijven ondanks het nog oudere recht (het voor-voorgebruik) van [eiseres] handelsnaamrechtelijk tegen rechtsverwerking aanloopt, zo maakt dit arrest duidelijk. De handelsnaam van CCC c.s. is ouder dan het merkrecht van [eiseres] en wordt gebruikt in het economisch verkeer, nu CCC c.s. deze hanteerden op de touringcars waarmee zij personen vervoerden. Het recht van CCC c.s. is ten slotte slechts van plaatselijke betekenis, omdat hun Nederlandse handelsnaamrecht geografisch gezien geen betrekking heeft op een even groot gebied als het Benelux-merk (punt 48 van het arrest van het Hof van Justitie). Handelsnaamrechtelijk leidt dit immers hooguit tot bescherming voor heel Nederland, niet tot bescherming in België en Luxemburg. In de doctrine is daar nog wel discussie over ontstaan, maar de tegenargumentatie van Chalmers dat dit kwestieus zou zijn voor handelsnaamrechten met nationale in plaats van lokale betekenis overtuigt niet in deze prejudiciële zaak die in de specifieke Benelux-merkenrechtelijke context is gewezen9. De gegeven uitleg leidt ertoe dat het hof in de bestreden uitspraak terecht heeft geoordeeld dat het beroep van CCC c.s. op art. 2.23 lid 2 (oud) BVIE slaagt (ondanks het handelsnaamrechtelijke voor-voorgebruik door [eiseres] , dat overigens niet effectief in stelling kan worden gebracht door een geslaagd beroep op rechtsverwerking). Daarmee is ook sprake van een geldige reden in de zin van art. 2.20 lid 1 onder d (oud) BVIE (zie mijn eerste conclusie in 2.15).