Profiteren van aanduiding scheidingsplanner als trefwoord mag

Hof Leeuwarden 9 oktober 2012, LJN BX9749 (Scheidingskantoor X tegen De Scheidingsplanner B.V.)

In navolging van IEF 10123. Merkenrecht. Adwords. Handelsnaamrecht. Auteursrecht. Over het inroepen van een woordmerk dat op grond van de spoedprocedure is ingeschreven en door Bureau voorlopig is geweigerd en het onderscheidend vermogen van een samengesteld beeldmerk. Er is geen inbreuk door enkel gebruik van het woord als trefwoord bij Google. Voor het aannemen van onrechtmatig handelen zijn geen bijkomende omstandigheden gesteld. Voorop staat dat het profiteren van de naam van een concurrent, zonder dat dit in strijd is met een absoluut intellectueel eigendomsrecht, op zichzelf niet onrechtmatig is, ook niet als dit nadeel aan die ander toebrengt.

Zelfs indien ervan moet worden uitgegaan, dat Scheidingskantoor [X] door het gebruik van de aanduiding "Scheidingsplanner" als trefwoord bij een zoekmachine als Google, welbewust heeft willen aanleunen bij de aanduiding Scheidingsplanner, dan nog kan dit enkele feit niet tot toewijzing van de door De Scheidingsplanner geformuleerde vorderingen leiden, nu het gebruik van de (onbeschermde) aanduiding "Scheidingsplanner" op zichzelf niet onrechtmatig is en door De Scheidingsplanner geen, althans onvoldoende, bijkomende omstandigheden zijn gesteld die het handelen onrechtmatig maken. De vorderingen worden afgewezen.

In citaten:

Inbreuk beeldmerken?
19.  Het geschil spitst zich toe op de vraag of de aanduiding "scheidingsplanner" zodanig overeenstemt met de in het geding zijnde beeldmerken van De Scheidingsplanner dat bij het in aanmerking komende publiek, de gemiddelde geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument, directe of indirecte verwarring kan ontstaan met betrekking tot de herkomst van de diensten.

20.  Naar het voorlopig oordeel van het hof zijn de desbetreffende woorden in de beeldmerken van De Scheidingsplanner weliswaar dominant, maar - zoals hiervoor is overwogen - niet onderscheidend voor de diensten waarvoor de merken zijn gedeponeerd. Ook ten opzichte van deze beeldmerken heeft De Scheidingsplanner zich niet beroepen op inburgering. Het onderscheidende bestanddeel van de gedeponeerde beeldmerken van De Scheidingsplanner wordt veeleer gevormd door het gestyleerde, mede in kleur weergegeven, gebroken hart. Dit laatste onderscheidende element komt echter niet voor in het gebruik dat Scheidingskantoor [X] van het teken heeft gemaakt. Naar het voorlopig ooordeel van het hof heeft Scheidingskantoor [X] door gebruik van het enkele teken "scheidingsplanner" geen inbreuk heeft gemaakt op de beeldmerken van De Scheidingsplanner zodat de vorderingen op die grond niet kunnen worden toegewezen.

Bekend merk?
22.  In haar inleidende dagvaarding heeft De Scheidingsplanner tevens een beroep gedaan op artikel 2.20 lid 1 onder c BVIE. Hiervoor is vereist dat de beeldmerken als bekende merken in de zin van dit artikel kunnen worden aangemerkt. Van bekendheid is sprake wanneer het merk bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de betrokken waren of diensten bestemd zijn. Naar het oordeel van het hof heeft De Scheidingsplanner niet genoegzaam aangetoond dat de beeldmerken bekend zijn nu nadere informatie met betrekking tot het marktaandeel van de beeldmerken, duur van het gebruik en de omvang van de door haar verrichte investeringen om de beeldmerken bekendheid te geven, ontbreekt. De vraag of Scheidingskantoor [X] met het gebruik van de aanduiding Scheidingsplanner ongerechtvaardigd voordeel heeft getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van de beeldmerken van De Beleidsplanner, behoeft derhalve niet te worden beantwoord.

Handelsnaaminbreuk?
23.  Voor zover De Scheidingsplanner haar vorderingen heeft gebaseerd op het bepaalde in de artikel 5 Handelsnaamwet, overweegt het hof dat de vorderingen ook op die grond dienen te worden afgewezen, nu niet is gebleken dat Scheidingsmakelaar [X] het teken "de scheidingsplanner" als handelsnaam van haar onderneming heeft gevoerd. Het adverteren op Google met de naam de Scheidingsplanner kan, zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet worden beschouwd als het voeren van een handelsnaam. Dit geldt ook voor het gebruik van het teken "scheidingsplanner" door Scheidingskantoor [X] op haar website www.scheidingscentrum-nederland.nl ter beschrijving van de fases van de scheiding (vgl. producties 17 en 18 bij de inleidende dagvaarding).

Auteursrechtinbreuk?
24.  De Beleidsplanner voert daarnaast aan dat de titel "De Scheidingsplanner" voor een formule voor de aanpak van echtscheiding door de De Scheidingsplanner, wordt beschermd door het auteursrecht. Zonder nadere toelichting, die ontbreekt, is het hof voorshands van oordeel dat de titel "De Scheidingsplanner" zozeer beschrijvend is voor een formule voor de aanpak van echtscheidingen, dat de titel onvoldoende oorspronkelijk is om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te kunnen komen (Hof van Justitie EU 16 juli 2009, NJ 2011, 288, Infopaq).

Onrechtmatig handelen?
25.  De Scheidingsplanner heeft ook nog gesteld dat Scheidingskantoor [X] door het willens en wetens gebruik maken van de naam van haar grootste concurrent onrechtmatig jegens haar heeft gehandeld. Het onrechtmatig handelen van Scheidingskantoor [X] bestaat erin dat deze door het gebruik van een aan De Scheidingsplanner toebehorend (niet wettelijk beschermd) onderscheidingsteken nodeloze verwarring sticht, aldus De Scheidingsplanner.

26.  Dit betoog is naar het voorlopig oordeel van het hof niet gegrond. Voorop staat dat het profiteren van de naam van een concurrent, zonder dat dit in strijd is met een absoluut intellectueel eigendomsrecht, op zichzelf niet onrechtmatig is, ook niet als dit nadeel aan die ander toebrengt. Slechts op grond van bijkomende omstandigheden, kan tot onrechtmatigheid worden geconcludeerd (HR 23 juni 1961, NJ 1961, 423). De wijze waarop of de omstandigheden waaronder dat profijt trekken geschiedt, kan aan het handelen een onrechtmatig karakter geven. Bij de beoordeling hiervan is terughoudendheid evenwel geboden (HR 27 juni 1986, NJ 1987, 191).
 
28.  Zelfs indien ervan moet worden uitgegaan, dat Scheidingskantoor [X] door het gebruik van de aanduiding "Scheidingsplanner" als trefwoord bij een zoekmachine als Google, welbewust heeft willen aanleunen bij de aanduiding Scheidingsplanner, dan nog kan dit enkele feit niet tot toewijzing van de door De Scheidingsplanner geformuleerde vorderingen leiden, nu het gebruik van de (onbeschermde) aanduiding "Scheidingsplanner" op zichzelf niet onrechtmatig is en door De Scheidingsplanner geen, althans onvoldoende, bijkomende omstandigheden zijn gesteld die het handelen onrechtmatig maken.

Op andere blogs:
DirkzwagerIEIT (Geeft spoedinschrijving bescherming voor het merk Scheidingsplanner?)