Reeds om die reden
Rechtbank ’s-Gravenhage, KG ZA 06-5 73, 21 juni 2006. A.M. Carbonell tegen Auto Motoren Centrum Van Veldhuisen B.V., & AMC-Engineparts B.V.
Over de scheidslijn tussen handelsnaam en merk. Boude stelling van de dag: is het niet eens tijd om het handelsnaamrecht af te schaffen?
Carbonell is houder van (onder meer) het Gemeenschaps(woord)merk ‘AMC’ voor klasse 7, ‘Cilinder heads for engines’. Veldhuisen gebruikt het teken ‘AMC’ ter onderscheiding van door haar aangeboden motorrevisiediensten. Veldhuisen en Engineparts gebruiken op uitgaande zakelijke documenten zoals op facturen en afleveringsbonnen de vermelding ‘AMC’, zowel uitsluitend deze letters als in combinatie met de afbeelding van een motorblok. Engineparts is houdster van de domeinnaam www.amc-engineparts.nl. Engineparts verkoopt (al dan niet op de website aangeboden) cilinderkoppen met het merk AMC die door of met toestemming van Carbonell in de Gemeenschap in het verkeer zijn gebracht.
Artikel 9 van de Gemeenschapsmerkverordening geeft de houder van een gemeenschapsmerk niet de bevoegdheid zich te verzetten tegen gebruik, anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, zoals die bevoegdheid wel is opgenomen in artikel 13A lid 1 onder d BMW. Toepasselijkheid van die bepaling kan niet worden aangenomen op grond van artikel 14 van de Gemeenschapsmerkverordening nu de door de Merkenrichtlijn opengelaten mogelijkheid om die bevoegdheid aan de merkhouder toe te kennen in de verordening achterwege is gelaten. De vordering tot staking van het gebruik van de handelsnaam kan reeds om die reden niet worden toegewezen op grond van het merkrecht van Carbonell. Artikel 5a Handelsnaamwet biedt daarvoor evenmin een grondslag omdat moet worden uitgegaan van de oudere handelsnaam van Veldhuisen en Engineparts.
Op grond van het voorgaande moet worden aangenomen dat Veldhuisen en Engineparts in ieder geval niet kan worden verboden gebruik te maken van het teken ‘AMC’ voor zover zij het gebruiken uitsluitend als handelsnaam.
Carbonell stelt echter dat Veldhuisen en Engineparts de vermelding ‘AMC’ op documenten niet (uitsluitend) gebruiken als handelsnaam, maar (ook) als merk. Met dit betoog kan in zoverre worden meegegaan dat voorshands moet worden geoordeeld dat het teken ‘AMC’ in combinatie met de afbeelding van een motorblok kennelijk ook wordt gebruikt ter onderscheiding van door Veldhuisen en Engineparts aangeboden motoren of daarmee samenhangende diensten en is gericht op afzet. Het gebruik van het teken in de domeinnaam www.amc-engineparts.nl wordt eveneens voorshands tevens als merkgebruik aangemerkt omdat het kennelijk wordt gebruikt ter onderscheiding van aangeboden motoronderdelen. Voorts staat, zoals hiervoor vermeld, vast dat Veldhuisen het teken gebruikt ter onderscheiding van door haar aangeboden motorrevisiediensten.
Voorshands is aannemelijk dat bij het relevante publiek, ook al zou dat publiek bestaan uit ondernemers die werkzaam zijn in dezelfde branche als Veldhuisen en Engineparts en dat daarom mogelijk minder snel in verwarring wordt gebracht, door gebruik van het teken het hiervoor bedoelde gevaar voor verwarring kan ontstaan.
Het vermelde gebruik kan Veldhuisen en Engineparts niet worden verboden indien zij het teken tevens gebruiken ter aanduiding van hun oudere handelsnaam en sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. De vermelding op documenten van het teken ‘AMC’ in combinatie met de afbeelding van een motorblok valt binnen deze grenzen. Met betrekking tot het gebruik van de domeinnaam moet voorshands worden geoordeeld dat het niet aan die laatste eis voldoet. In dit verband is van belang dat, zoals Carbonell onweersproken heeft gesteld. Engineparts ten tijde van registratie van de domeinnaam op de hoogte was van het merk van Carbonell. Door toevoeging van het woord ‘Engineparts’ aan ‘AMC’ is bovendien het verwarringsgevaar vergroot terwijl Engineparts door de ontwikkeling van een meertalige website het gebied waarin zij haar handelsnaam gebruikt heeft uitgebreid.
Het gebruik van de domeinnaam kan ook niet worden gerechtvaardigd met een beroep op artikel 107 lid 3 van de Gemeenschapsmerkverordening omdat dit gebruik van de handelsnaam niet als uitoefening van een ouder recht kan worden beschouwd en bovendien niet slechts van plaatselijke betekenis is.
De omstandigheid tot slot dat Engineparts cilinderkoppen te koop aanbiedt met het merk AMC, die door of met toestemming van Carbonell in de Gemeenschap in het verkeer zijn gebracht, maakt het gebruik van het teken evenmin toelaatbaar, omdat niet is gesteld of gebleken dat het gebruik is beperkt tot de verdere verhandeling van die cilinderkoppen.
Uit het voorgaande volgt dat het gebruik van de domeinnaam door Engineparts dient te worden verboden. Hetzelfde geldt voor het gebruik door Veldhuisen van het teken ‘AMC’ ter onderscheiding van door haar aangeboden motorrevisiediensten nu niet is aangevoerd dat met betrekking tot die diensten tevens sprake is van gebruik ter aanduiding van de handelsnaam. Aannemelijk is dat Carbonell als merkgerechtigde bij het verbod belang heeft ook al wordt, zoals Veldhuisen en Engineparts hebben aangevoerd. de onderneming gedreven door de rechtspersoon Amadeo Marti Carbonell S.A.
Lees het vonnis hier.
