Refererend merkgebruik en WIPO-toetsen

Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 2 juli 2012, KG ZA 12-383 (Koninklijke Talens B.V. tegen Jurgen V. hodn Talensshop.nl en Lijstenmakerij Veldhoven)

Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Wederverkoop, bona fide merkgebruik in domeinnaam. WIPO arbitrage toetsing gebruikt in de rechtspraak.

Feiten Talens is een in Nederland en daarbuiten bekende producent en aanbieder van verf- en tekenmaterialen. Talens-producten (onder de submerken Talens, Rembrandt, Van Gogh, Cobra, Amsterdam, Decorfin en ArtCreation) bestaan uit allerlei verschillende verf- en tekenmaterialen.

V. is lijstenmaker en biedt ophangsystemen aan, per 27 november 2011 is V. een fysieke en online winkel in schilder- en tekenmaterialen begonnen via de domeinnaam talensshop.nl (en ook Facebook en Twitter-account). Voorheen, vanaf in ieder geval 27 november 2011 tot en met eind februari 2012 gebruikte gedaagde ook op iedere pagina van zijn website Talensshop.nl het TALENS-logo. Op deze homepage is aan de onderzijde de disclaimer “Deze website is geen onderdeel van Royal Talens” opgenomen. Na sommatie daartoe wordt sinds maart 2012 op Talensshop.nl enkel het vrijwel complete assortiment van Talens-producten aangeboden, derhalve geen producten van andere leveranciers dan Talens.

Vordering Talens legt aan haar vorderingen ten grondslag dat een wederverkoper van bepaalde merkproducten het merk niet als kenmerkend en dominerend bestanddeel van zijn handelsnaam of als zijn dienstmerk mag gebruiken. Door dit wel te doen maakt de wederverkoper ander en verdergaand gebruik dan refererend gebruik van het merk.

Aan de hand van de toetsen uit de WIPO arbitrage inzake louislatour.nl wordt bona fide refererend merkgebruik door Jurgen V. vastgesteld. De vorderingen inzake merken- en handelsnaamrecht worden de vorderingen afgewezen.

In citaten:

Refererend merkgebruik
4.5. Dat V. in zijn handelsnaam en domeinnaam Talensshop.nl de merknaam Talens gebruikt maakt dat volgens V. niet anders. Uit de domeinnaam talensshop.nl blijkt dat de consument te maken heeft met een online winkel in Talens producten. Er is sprake van refererend merkgebruik dat geoorloofd is omdat V. rechtmatig echte producten van Talens aanbiedt.

WIPO louislatour.nl-toetsen
4.8. In louislatour.nl worden vereisten geformuleerd voor bona fide refererend merkgebruik.
Dat zijn in elk geval de volgende toetsen:
a. the respondent must actually be offering the goods or services at issue. See, e.g., World Wrestling Federation Entertainment, Inc. v. Ringside Collectibles, WIPO Case No. D2000-1306 (respondent failed to show demonstrable preparations to use the domain name in connection with a bona fide offering);
b. the respondent must use the site to sell only the trademarked goods; otherwise, it could be using the trademark to bait Internet users and then switch them to other goods. Nikon, Inc. and Nikon Corporation v. Technilab, Inc., WIPO Case No. D2000-1774 (use of Nikon-related domain names to sell Nikon and
competitive cameras not a legitimate use); Kanao v. J.W. Roberts Co., WIPO Case No. 0109 (CPR July 25, 2001) (bait and switch is not legitimate);
c. the site must accurately disclose the registrant's relationship with the trademark owner; it may not, for example, falsely suggest that it is the trademark owner, or that the website is the official site, if, in fact, it is only one of many sales agents. See, e.g., Houghton Mifflin Co. v. The Weatherman, Inc., WIPO Case No. D2001-0211 (no bona fide offering where website’s use of Complainant’s logo, and lack of any disclaimer, suggested that website was the official Curious George website); R.T. Quaife Engineering, Ltd. and Autotech Sport Tuning Corporation d/b/a Quaife America v. Bill Luton, WIPO Case No. D2000-1201 (no bona fide offering because domain name <quaifeusa.com> improperly suggested that the reflected site was the official U.S. website for Quaife, an English company; moreover, respondent’s deceptive communications with inquiring consumers supported a finding of no legitimate interest); Easy Heat, Inc. v. Shelter Products., WIPO Case No. D2001-0344 (no bona fide use when respondent suggested that it was the manufacturer of complainant’s products);
d. the respondent must not try to corner the market in all domain names, thus depriving the trademark owner of reflecting its own mark in a domain name. Magnum Piering, Inc. v. The Mudjackers and Garwood S. Wilson, Sr., WIPO Case No. D2000-1525 (“a single distributor is extremely unlikely to have a legitimate interest in precluding others from using numerous variants on a mark”).

4.9. (toets a) Dat V. een erkend wederverkoper is van Talensproducten wordt door Talens niet betwist. Op haar website talens.com verwijst Talens onder de knop winkelzoeker naar V. met de handelsnaam Lijstenmakerij Veldhoven. Talens betwist ook niet dat V. bij haar producten bestelt, die vervolgens door haar geleverd worden. Talens erkent dat V. inmiddels een van haar grotere afnemers is geworden. Voorshands oordeelt de voorzieningenrechter dat aan de toets sub a is voldaan.

4.10. (toets b) V. erkent dat hij via de online winkel talensshop.nl gedurende enige tijd ook spielatten heeft aangeboden als niet-Talensproduct ter aanvulling op het Talens assortiment. Na sommatie heeft hij dat aanbod gestaakt.

4.11. Naar voorlopig oordeel is het destijds aanbieden van spielatten niet aan te merken als aanbieden van concurrerende producten waar de toets sub b op doelt. Dit criterium heeft het oog op het gebruik van een merk, om producten van dat merk af te zetten, maar ook om als lokaas te dienen om consumenten waren aan te bieden die direct concurreren met die van de merkhouder. Nu Talens niet heeft gesteld dat haar assortiment ook spielatten omvat, kan het aanbieden daarvan niet als het aanbieden van een concurrerend product worden aangemerkt. Daarnaast is het niet mogelijk om vanaf de website talensshop.nl eenvoudig door te linken naar een subpage of andere site waar producten worden aangeboden die concurreren met het Talens assortiment. Naar voorlopig oordeel is dan ook aan de toets sub b voldaan.

4.12. (toets c) Talens heeft gesteld dat derden denken dat zij door te kopen bij Talensshop. nl rechtstreeks kopen bij Talens zelf. Talens wijst erop dat de combinatie van merk en aanduidingen als shop en store slechts worden gebruikt voor de officiële webshops van de merkhouder. Naar de kern betoogt Talens dat door het gebruik van het merk TALENS als onderdeel van de domeinnaam de herkomstfunctie van het merk wordt aangetast. Daarvan kan sprake zijn van wanneer het voor de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker onmogelijk of moeilijk wordt gemaakt om te weten of de waren of diensten die worden aangeboden, afkomstig zijn van de merkhouder of een economisch met hem verbonden onderneming, dan wel, integendeel, van een derde6.

4.14 (...) Daarnaast wordt de gebruiker op verschillende plaatsen duidelijk gemaakt dat Talens niet de exploitant van de website is. Dit gebeurt via de disclaimer onderaan de homepage (2.14)7, de adresvermelding op onder meer de homepage (2.11), de vermeldingen onder de knop ‘over ons’ (2.10) en niet in het minst door de in het oog springende vermelding op de homepage dat talensshop.nl een dealer is van producten onder de Talensmerken (2.11). De voorzieningenrechter merkt op dat voorheen op die plaats op de homepage werd vermeld dat talensshop.nl de nr. 1 Talens dealer van Nederland is. De voorzieningenrechter zal in het midden laten of die vermelding misleidend is, maar is voorshands wel van oordeel dat ook hierdoor de gebruiker van de website duidelijk wordt gemaakt dat de exploitant een dealer is van Talensproducten en niet Talens zelf. Dit alles voert tot het voorlopig oordeel dat V. ook voldoet aan de toets sub c.

4.18. (toets d) Het criterium sub d beoogt te waarborgen dat ook voor de merkhouder zelf een plaats overblijft op het internet voor een dienst als een onlinewinkel onder een domeinnaam bestaande uit haar merk of een samenstelling die het merk omvat.

4.19. De voorzieningenrechter stelt voorop dat de merkhouder Talens beschikt over de relevante domeinnamen talens.nl en talens.com die bestaan uit haar woordmerk TALENS met toevoeging van een extensie. Onder die domeinnamen kan zij zonder meer een eigen onlinewinkel beginnen. Zij kan dat ook doen als zelfstandige site of subsite, bijvoorbeeld onder de (sub)domeinnaam talensstore.xxx. Tegen die achtergrond heeft Talens onvoldoende aannemelijk gemaakt dat V. haar onvoldoende ruimte op het internet laat om een online winkel in haar eigen producten te beginnen.

Gebruik als handelsnaam
4.26. Naar voorlopig oordeel is van verwarring in de zin van artikel 5 Hnw geen sprake. De door V. genoemde argumenten snijden hout, daarnaast is in aanmerking te nemen hetgeen hierboven ten aanzien van de toets sub c besproken. Het gaat er immers om of de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende (internet)gebruiker zal begrijpen dat hij contact heeft met een winkel voor consumenten en niet de fabrikant

4.27. Naar voorlopig oordeel doet zich ook geen inbreuk ex artikel 5a Hnw voor omdat de in die bepaling bedoelde herkomstverwarring door Talens onvoldoende aannemelijk is gemaakt. Op de website worden immers enkel originele Talens producten aangeboden. Het publiek zal dan ook terecht denken dat de aangeboden producten van Talens afkomstig zijn. Naar de kern is hier opnieuw sprake van toelaatbaar refererend gebruik van een merk, in dit geval met het merk als onderdeel van een handelsnaam.

Gebruik als merk, inbreuk sub b of sub c. 4.29. Het voorlopig oordeel dat er sprake is van rechtmatig refererend gebruik van het merk Talens door V. , brengt mee dat er voorshands geen sprake van is dat V. het merk gebruikt ter aanprijzing van eigen waren of diensten. Van inbreuk sub b of sub c ex artikel 9 lid 1 GMVo respectievelijk 2.20 lid 1 BVIE is dan geen sprake.

Op andere blogs:
Dirkzwagerieit (Merkgebruik bij wederverkoop via webshops)