Stichting Klei krijgt gelijk

Rechtbank Amsterdam 7 juni 2023, IEF 21536, ECLI:NL:RBAMS:2023:3579 (Stichting Klei/Architecto) Stichting Klei geeft een tijdschrift over keramiek uit, 'KLEI', met de ondertitel 'keramiek magazine' en probeert creativiteit op keramisch gebied te bevorderen. Architecto verkoopt materialen voor hobby-keramisten en adverteerde een tijd lang in het tijdschrift van Stichting Klei. Architecto begint zelfde handelsnaam 'kleimagazine' te voeren, waarna Stichting Klei met spoed het woordmerk 'Klei keramiek magazine' doet registreren. Stichting Klei vordert  in kort geding staking van het gebruik van de handelsnaam en een rectificatie. 

Architecto verweert zich met de stelling dat er geen belemmeringen waren voor het gebruik van de handelsnaam, omdat deze niet geregistreerd was. Ook heeft zij aangegeven de titel van het tijdschrift aan te willen passen om een geschil te voorkomen. De voorzieningenrechter komt tot de conclusie dat er inbreuk wordt gemaakt op de Beneluxmerken van Stichting Klei, nu aannemelijk is dat de rechter in de bodemprocedure tot hetzelfde oordeel zal komen. Stichting Klei gaf het tijdschrift al sinds 1980 uit onder de naam 'KLEI'. Gezien de overeenkomstigheden tussen de twee tekens is er een grote kans op verwarringsgevaar. Daarnaast was Architecto goed op de hoogte van het voorgebruik. Stichting Klei wordt in het gelijk gesteld en Architecto wordt veroordeeld haar inbreuk te staken, een rectificatie online te zetten en, bij wijze van schadevergoeding, de domeinnamen onder de naam 'kleimagazine' aan Stichting Klei over te dragen.

4.4 Bij de beoordeling van dit geschil worden de rechten van Stichting Klei op de Beneluxmerken KLEI en KLEI KERAMIEK MAGAZINE tot uitgangspunt genomen. Onder die merknamen geeft zij thans haar tijdschrift uit en verricht zij haar andere activiteiten. Geoordeeld wordt dat Architecto door het uitgeven van het tijdschrift Kleimagazine inbreuk maakt op die woordmerken. Aannemelijk is dat de bodemrechter zal oordelen dat sprake is van een inbreuk in de zin van artikel 2.20 lid 2 sub a BVIE omdat voorshands sprake is van een teken dat gelijk is aan het merk en in het economisch verkeer wordt gebruikt voor dezelfde waren of diensten als waarvoor het merk is ingeschreven. Mocht de bodemrechter tot het oordeel komen dat KLEI KERAMIEK MAGAZINE niet gelijk is aan Kleimagazine, dan is voorshands aannemelijk dat sprake is van een inbreuk in de zin van artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE. Merk en teken stemmen immers overeen en aannemelijk is dat dit leidt tot verwarringsgevaar. Stichting Klei heeft in dit kort geding aannemelijk gemaakt dat reeds in twee gevallen sprake is geweest van verwarring. Door gebruikmaking van de onder 2.5 genoemde domeinnamen is voorshands sprake van een inbreuk in de zin van artikel 2. 20 lid 2 sub d BVIE, waarop Stichting Klei tijdens de mondelinge behandeling nog een beroep heeft gedaan. Die domeinnamen tasten immers het onderscheidend vermogen aan van de merken van Stichting Klei. Dat ‘klei’ een gewoon woord is dat gebruikt mag worden, zoals gedaagden hebben aangevoerd, gaat in dit geval niet op. Het Beneluxmerkenbureau heeft de merken van Stichting Klei ingeschreven waaruit voorshands volgt dat KLEI geen beschrijvende term is voor een tijdschrift dat gaat over keramiek. Voor zover Architecto en [gedaagde 2] hebben willen betogen dat zij het voorgebruik hadden omdat zij het teken Kleimagazine (onder meer in hun domeinnamen) hebben gebruikt vóórdat de woordmerken van Stichting Klei zijn geregistreerd, geldt dat Stichting Klei het rechtmatig voor-voorgebruik had. Stichting Klei heeft, zoals hiervoor overwogen, aangetoond dat zij haar tekens sinds 1980 gebruikt. Overigens was Architecto, als voormalig adverteerder in KLEI, goed op de hoogte van dit voor-voorgebruik.