Tenietgaan Eerdere Samenwerking
Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 3 november 2008, KG ZA 08-1157, Total Energy Solutions B.V. tegen Energy Advice B.V.
Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Domeinnamen. Stukgelopen samenwerking. Eén van de in eiser Total Energy Solutions (TES) deelnemende BV’s, Energy Advice, stapt, kort gezegd, uit de samenwerking, maar kopieert website en wil verder onder de naam TES (Group)
Geen merkinbreuk (merk is niet ingeschreven) ook geen merkbescherming ‘TES’ o.g.v. onrechtmatige daad. Wel inbreuk op de handelsnaam van eiser, ondanks andere invulling afkorting. Geen vergoeding voor het staken van het gebruik van de handelsnaam. Verbod op gebruik domeinnamen. Proceskosten eenvoudig kort geding (betwisting niet betwist): €6000,-
Merk: “4.3. (…) Gesteld noch gebleken is dat het merk TES of een daarmee overeenstemmend teken bij de Benelux- Organisatie voor de Intellectuele Eigendom (merken, tekeningen of modellen) is ingeschreven. Bijgevolg komt aan Total Energy Solutions geen bescherming toe uit hoofde van het Beneluxverdrag.
4.4. Krachtens artikel 2.19 lid 3 BVIE kan de gebruiker van een teken, dat niet als merk in de zin van artikel 2.1 BVIE wordt beschouwd, zich niettemin beroepen op de bepalingen van het gemene recht, voor zover dit toestaat zich tegen onrechtmatig gebruik van dit teken te verzetten. Uit de toelichting op het Beneluxverdrag volgt dat – a contrario – de gebruiker van een teken, dat als merk kan worden beschouwd, maar niet als zodanig is gedeponeerd, geen enkele bescherming geniet. De voorzieningenrechter oordeelt voorshands dat het teken TES als een merk in de zin van artikel 2.1 BVIE kan worden beschouwd en dat Total Energy Solutions zich bijgevolg niet op bescherming van het gemene recht – in het bijzonder artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek – kan beroepen.”
Handelsnaam: “4.6. De voorzieningenrechter stelt voorop dat het recht op de handelsnaam TES aan de onderneming van Total Energy Solutions toekomt en dat Energy Advice daarom slechts gerechtigd is de naam TES of een daarmee overeenstemmende handelsnaam als handelsnaam te voeren, indien zij daartoe van Total Energy Solutions toestemming heeft gekregen. De – door Total Energy Solutions gemotiveerd betwiste – stelling van Energy Advice dat tijdens de buitengewone vergadering van aandeelhouders is overeengekomen dat Energy Advice alleen een ander logo en een andere website zou laten ontwerpen en wel de handelsnaam TES Group zou kunnen blijven gebruiken, wijst de voorzieningenrechter van de hand. Uit de notulen blijkt duidelijk dat Total Energy Solutions wenste dat Energy Advice ten minste het logo en de website zou aanpassen en dat Energy Advice dit heeft toegezegd. Energy Advice heeft nadrukkelijk gezegd het gebruik van de naam TES niet te willen staken, waarop Sneekes heeft gezegd ‘de tenaamstelling te willen controleren’. Blijkens de – door Energy Advice niet weersproken – toelichting van Total Energy Solutions ter zitting is met die zinsnede verwoord de mededeling van Sneekes ter vergadering dat hij zich omtrent het recht op en gebruik van de handelsnaam nog wilde beraden, mede gelet op de stelling van Bisschips dat Total Energy Solutions daarop geen (uitsluitend) recht zou kunnen doen gelden. Van enige overeenkomst terzake het gebruik van de naam TES door Energy Advice was derhalve geen sprake.”
4.7. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter kon Energy Advice evenmin op grond van de overdracht van de aandelen voor een bedrag van € 25.000 erop vertrouwen dat zij toestemming voor het gebruik van de naam TES had verkregen. (…)
Geen vergoeding: (…) 4.10. Aangezien, zoals hiervoor is overwogen, Energy Advice niet langer toestemming had voor - en dus geen recht had op - het gebruik van de handelsnaam TES (Group) als gevolg van het beëindigen van de samenwerking tussen partijen, valt niet in te zien op grond waarvan zij een vergoeding zou kunnen vragen als tegenprestatie voor het staken van het gebruik van die handelsnaam. Daarenboven komt het recht op de handelsnaam - en het recht bezwaar te maken tegen dan wel toestemming te verlenen voor het gebruik ervan - toe aan de onderneming van Total Energy Solutions. Aldus valt ook daarom niet in te zien waarom het niet betaald zijn van een hogere prijs voor de aandelen van Energy Advice door de andere aandeelhouders zou kunnen worden begrepen als toestemming van de onderneming van Total Energy Solutions voor het voortgezette handelsnaamgebruik door Energy Advice.
(…) 4.12. De slotsom is derhalve dat Energy Advice niet langer het recht had en ook niet meer heeft gekregen om de handelsnaam TES (Group) te gebruiken. Nu niet in geschil is dat door het gebruik van die overeenstemmende handelsnaam door Energy Advice verwarring tussen de ondernemingen van Total Energy Solutions en Energy Advice is te duchten, komt de op handelsnaaminbreuk gebaseerde verbodsvordering voor toewijzing in aanmerking.
Domeinnaam: 4.13. Door Energy Advice is gesteld en door Total Energy Solutions is niet weersproken dat de vermelding van de domeinnaam tes-online.nl in het handelsregister is verwijderd. Wel maakt Energy Advice nog steeds gebruik van de domeinnamen tesgroup. nl en tes-group.be. Onder die domeinnamen is de (verniewde) website van Energy Advice actief. Daarbij wordt voor de onderneming van Energy Advice de handelsnaam TES Group gebruikt. Onder die omstandigheden neemt de voorzieningenrechter voorshands aan dat de domeinnamen tes-group.nl en tes-group.be worden gebruikt als handelsnaam. Op dezelfde gronden als hiervoor ten aanzien van het gebruik van de handelsnaam TES Group is overwogen komt de verbodsvordering ten aanzien van de door Energy Advice gebruikte domeinnamen derhalve eveneens voor toewijzing in aanmerking.”
Lees het vonnis hier.
