Uiterlijk bulls-eye vloeit voort uit octrooi en valt dus niets creatiefs aan te ontwerpen

Vzr. Rechtbank Amsterdam 3 november 2017, IEF 17244; LS&R 1532; ECLI:NL:RBAMS:2017:8152 (Roxtec tegen Wallmax). Merkenrecht. Octrooirecht. Auteursrecht. Roxtec is wereldwijd actief in de kabel- en pijpafdichtingsoplossingen voor de (middel)zware industrie. Zij was houdster van een, inmiddels verlopen, octrooi betreffende verpakking voor een kabeldoorvoer. Tevens is zij houdster van verschillende Uniemerkregistraties waarin het bulls-eye ontwerp vastgelegd is. Wallmax is actief in dezelfde sector als Roxtec en brengt eveneens afdichtingsmodules op de markt. OTM richt zich met name op het ontwerpen en fabriceren van kabelklemmen en heeft bij een persbericht een foto geplaatst waarop de producten van Wallmax te zien zijn. Roxtec beroept zich op de bescherming van het grafische (figuratieve) bulls-eye ontwerp en niet op de (drie dimensionale) module als zodanig. Er is onvoldoende aannemelijk gemaakt dat OTM inbreuk maakt of dreigt te maken op de IE-rechten van Roxtec. Het verweer van Wallmax dat indien een recht van intellectuele eigendom eenmaal is geëxpireerd het eerder beschermde object in beginsel vrij mag worden gekopieerd is in zijn algemeenheid juist. Door Wallmax zijn voldoende argumenten opgeworpen dat de de technische bepaaldheid van het zogenoemde bulls-eye ontwerp technisch voorgeschreven zijn zoals in het octrooi en er dus niets creatiefs is ontworpen. Ook de merkenrechtelijke vorderingen van Roxtec dienen afgewezen te worden nu zij niet zien op identieke tekens en er geen gevaar voor verwarring bij het desbetreffende publiek aangetoond of te verwachten is. Daarnaast, als al zou zijn dan Wallmax profiteert van de bekendheid en aantrekkingskracht van de Roxtecmerken, heeft te gelden dat dit een gevolg is van het feit dat Wallmax dezelfde techniek gebruikt en mag gebruiken omdat het octrooirecht van Roxtec nu eenmaal is geëxpireerd. De auteursrechtelijke vorderingen worden evenmin gevolgd.

5.7. In dit kort geding beroept Roxtec zich op de bescherming van het zogenoemde bulls-eye ontwerp (“de schietschijf’), dat wil zeggen het twee dimensionale grafische (figuratieve) ontwerp dat in de kleurstelling blauw-zwart is aangebracht op de voor- en achterzijde van haar afdichtingsmodules. Zij roept dus niet de bescherming in van de (drie dimensionale) module als zodanig. Zij kan daarvan de bescherming ook niet inroepen omdat de module als zodanig werd beschermd door het inmiddels afgelopen octrooirecht (EP 916). Wallmax brengt afscheidingsmodules op de markt waarvan de voor- en achterzijde volgens Roxtec (nagenoeg) identiek zijn (met dien verstande dat de producten van Wallmax zijn uitgevoerd in de kleurstelling oranje-zwart).

5.9. Het belangrijkste verweer van Wallmax is dat indien een recht van intellectuele eigendom (in dit geval EP 916) eenmaal is geëxpireerd, het eerder beschermde object in beginsel vrij mag worden gekopieerd. Er moet voor worden gewaakt dat een monopolie op een bepaalde technologie na afloop van het octrooi kunstmatig wordt verlengd door het inroepen van langere of wellicht eeuwigdurende alternatieve (IE-)rechten. In zijn algemeenheid geldt dat dit verweer van Wallrnax juist is. Roxtec heeft om die reden dan ook zoals Wallmax terecht heeft aangevoerd in strijd gehandeld met artikel 21 Rv (de waarheidsplicht) door in haar dagvaarding en beslagrekest geen melding te maken van haar geëxpireerde octrooirecht. In dit geval geldt verder dat Wallmax voorshands voldoende argumenten heeft opgeworpen die zien op de technische bepaaldheid van het zogenoemde bulls-eye ontwerp om in kort geding niet tot toewijzing van de vorderingen van Roxtec te kunnen komen. Wallmax heeft uitgebreid betoogd dat de leidingdoorvoer die bestaat uit meerdere rubberlagen technisch bepaald is om de flexibele binnendiameter te bewerkstelligen en dat ook het gebruik van de verschillende kleuren van die lagen technisch is bepaald om de gebruiker in één oogopslag te laten zien dat beide helften van de module evenveel rubberlagen bevatten. Het bulls-eye uiterlijk dat bestaat uit “verscheidene Schichten” en “unterschiedbare farbe”, zoals technisch voorgeschreven in EP 916, vloeit dus voort uit dit octrooi en hieraan viel niets creatiefs te ontwerpen, aldus Wallmax. Niet kan worden uitgesloten dat de bodemrechter Wallmax hierin zal volgen. Overigens is ook onder 43 van de pleitnota van de raadsman van Roxtec opgenomen dat [ontwerper] bij het ontwerpen van het grafisch bulls-eye ontwerp is uitgegaan van EP 916.

5.10. Ook het door Wallmax gevoerde merkenrechteljke verweer in het kader van artikel 9 lid 2 sub a, b en c van de Uniemerkenverordening staat aan toewijzing van de vorderingen in de weg. De vraag is of sprake kan zijn van een inbreuk “sub a” nu in de dagvaarding is opgenomen dat het merk met nummer 041784375 (het oranje vierkant met de zwarte cirkels) niet geheel identiek is aan het door Wallmax gevoerde teken. Verder is (in het kader van een inbreuk “sub b”) het gevaar voor verwarring op geen enkele wijze door Roxtec aangetoond of aannemelijk gemaakt, bijvoorbeeld door middel van verklaringen van eindgebruikers. Gezien het door Wallmax gevoerde verweer ligt gevaar voor verwarring niet voor de hand omdat alleen specialisten de verschillende producten (de een blauw-zwart. de ander oranje-zwart) gebruiken en die producten niet door elkaar zullen worden gebruikt, omdat dan de certificering niet meer geldt. De producten zijn niet (bijvoorbeeld inbouwmarkten) beschikbaar voor “gewone” consumenten. Roxtec heeft ook haar stelling dat sprake is van merkinbreuk “sub c” onvoldoende handen en voeten gegeven. Dat Wallmax zou profiteren van de bekendheid en aantrekkingskracht van de Roxtec-merken en van de commerciële inspanningen van Roxtec, kan (als dit al zo is) evengoed een gevolg zijn van het feit dat Wallmax dezelfde techniek gebruikt en mag gebruiken omdat het octrooirecht van Roxtec nu eenmaal is geëxpireerd. Dat de producten van Wallmax over minder certificaten beschikken, betekent voorshands niet dat zij “inferieur” zouden zijn. De verklaring van de eigen medewerker van Roxtec is hiertoe voorshands onvoldoende.

5.11. Roxtec kan voorshands evenmin worden gevolgd in haar stelling dat de totaalindrukken van de producten van Roxtec en Wallmax overeenstemmen, en dat om die reden auteursrechtinbreuk moet worden aangenomen. De totaalindrukken kunnen immers overeenstemmen vanwege de technische bepaaldheid van de producten. Het dient bij auteursrechtinbreuk te gaan om de subjectieve keuzes die zijn gemaakt en die zijn in dit geval (zie onder 5.10) beperkt. Waar het gaat om slaafse nabootsing acht de voorzieningenrechter van belang dat de producten van Wallmax zijn uitgevoerd in een andere kleur, zodat Wallmax, waar het kon, in ieder geval op een belangrijk punt is afgeweken van het product van Roxtec. Bovendien vermeldt Wallmax haar naam op haar producten.