Uniemerk ‘Akari’ en teken ‘Akaya’ voor identieke waren

Rechtbank Den Haag 22 februari 2023, IEF 21305; ECLI:NL:RBDHA:2023:2172 (Bidfood tegen DY) De zaak betreft een geschil tussen Bidfood, houder van twee Uniemerken 'AKARI', en groothandelsbedrijf DY, die het merk 'Akaya' gebruikt voor vergelijkbare producten in de Japanse/Oosterse keuken. Bidfood vordert - samengevat - DY te veroordelen de inbreuken op de merkrechten van Bidfood te staken en gestaakt te houden. Bidfood legt aan het gevorderde ten grondslag dat DY door het gebruik van het Akaya-teken voor de Akaya-producten inbreuk maakt op haar Uniemerken als bedoeld in artikel 9 lid 2 sub b UMVo. De rechtbank oordeelt dat er verwarringsgevaar bestaat tussen de merken van Bidfood en het Akaya-teken van DY. DY kan zich niet beroepen op het gebruik van het Akaya-teken als handelsnaam. Bidfood heeft het Akaya-teken als Uniemerk kunnen registreren en heeft niet onrechtmatig gehandeld. DY betoogt dat het beroep van Bidfood op haar merkrechten disproportionele gevolgen heeft voor haar bedrijfsvoering, maar de rechtbank gaat hier niet in mee. Gelet op al het voorgaande kan Bidfood zich verzetten tegen gebruik van het Akaya-teken door DY.

4.9. Vervolgens staat ter beoordeling of sprake is van verwarringsgevaar. De rechtbank stelt voorop dat de Uniemerken inherent onderscheidend vermogen hebben voor de waren waarvoor zij zijn ingeschreven, nu het woordelement ‘AKARI’ voor het relevante publiek geen betekenis heeft. Daaraan doet niet af dat er verschillende oudere Uniemerken zijn ingeschreven voor waren in de Nice-klassen 29 en/of 30 waarin een woordelement beginnend met ‘AKA’ centraal staat en waar [DY] op heeft gewezen. Ook is niet relevant dat er meerdere sushi-restaurants zouden zijn met de naam ‘Akari’. In dit verband ligt immers niet de vraag voor of de Uniemerken zich in voldoende mate onderscheiden van andere merken (ingeschreven voor soortgelijke of andere waren) en/of tekens. Voor onderscheidend vermogen is beslissend of de Uniemerken geschikt zijn om de waren of diensten waarvoor ze zijn ingeschreven, als afkomstig van Bidfood te identificeren, en dus om deze waren of diensten van die van andere ondernemingen te onderscheiden. [DY] heeft niet, althans onvoldoende onderbouwd waarom dat niet het geval zou zijn.

4.11. [DY] heeft voorts onbestreden aangevoerd dat sprake is van gescheiden verkoopkanalen bestaande uit cash en carry groothandels enerzijds, en Bidfood – een volledig online groothandel – anderzijds. Daarnaast heeft zij erop gewezen dat klanten van (horeca)groothandels gewend zijn grote en vaak dezelfde bestellingen te doen en zeer loyaal zijn aan hun groothandel. Die omstandigheden zijn naar het oordeel van de rechtbank echter van onvoldoende gewicht om het verwarringsgevaar non-existent te achten. Het begrip verwarringsgevaar omvat immers ook indirect verwarringsgevaar. Gevaar bestaat dat de consument de producten met het Akaya-teken, door de gelijkenis met de producten voorzien van de in zekere zin overeenstemmende Uniemerken, zal associëren met de Uniemerken en dus met Bidfood en/of zal kunnen denken dat [DY] (of één van de andere verkooppunten) economisch verbonden is met Bidfood (als houder van de Uniemerken), althans dat er van een commerciële band en/of enige vorm van samenwerking met Bidfood sprake is.

4.14. Wat betreft het eerste punt, overweegt de rechtbank het volgende. In de kern komt het betoog van [DY] erop neer dat het gebruik van het Akaya-teken op zijn minst bij een beperkt deel van het publiek opgevat kan worden als handelsnaamgebruik. Dat standpunt kan niet worden aanvaard, omdat [DY] daarmee in wezen ieder gebruik van een teken ter aanduiding/onderscheiding van waren, dat wil zeggen merkgebruik, gelijkstelt aan handelsnaamgebruik. Voor de kwalificatie van het Akaya-teken, althans het woordelement ‘AKAYA’, als handelsnaam is echter beslissend of [DY] haar onderneming onder die naam drijft en dus, of zij zich onder die naam naar buiten toe presenteert én (een deel van) het publiek die handelsnaam ook als zodanig opvat. Dat [DY] haar onderneming onder de naam ‘AKAYA’ naar buiten toe presenteert, heeft zij naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende onderbouwd. Integendeel, uit de – ook door [DY] zelf overgelegde – gedingstukken komt juist het beeld naar voren dat [DY] het Akaya-teken heeft laten ontwikkelen om te gebruiken ter aanduiding van haar eigen lijn producten die zij juist niet met de naam waaronder zij haar onderneming drijft wenst(e) aan te duiden. Bovendien heeft [DY] in deze procedure geen enkel voorbeeld gegeven van gebruik van het Akaya-teken anders dan ter aanduiding van, althans in verbinding met de Akaya-producten. Dit alles duidt erop dat [DY] het Akaya-teken niet anders dan als (niet ingeschreven) merk (heeft) gebruikt. In zoverre ontbreekt voor de rechtbank iedere aanleiding om te veronderstellen dat een deel van het publiek, hoe beperkt ook, in het Akaya-teken een directe verwijzing naar de onderneming van [DY] zal zien.

4.15. Overigens merkt de rechtbank – ten overvloede – op dat, zelfs als [DY] gevolgd zou worden in haar standpunt dat zij het Akaya-teken ook als handelsnaam heeft gebruikt, haar betoog niet tot het door haar gewenste resultaat zou kunnen leiden. Immers, voor zover geoordeeld zou worden dat [DY] over een ouder handelsnaamrecht beschikt, kan Bidfood zich met een beroep op haar (jongere) Uniemerken weliswaar niet verzetten tegen het gebruik door [DY] van die handelsnaam. Dat betekent echter niet dat Bidfood zal moeten gedogen dat [DY] het huidige gebruik van die handelsnaam ter aanduiding van de Akaya-producten, te weten door het ostentatief aanbrengen van die naam op de productverpakkingen, ongewijzigd voortzet.

4.20. De rechtbank laat in het midden of de onder het eerste gedachtestreepje bedoelde wetenschap van Bidfood ten tijde van haar merkaanvragen kan worden verondersteld op de grond dat het gebruik van het Akaya-teken (door [DY] ) op dat moment in het betrokken marktsegment algemeen bekend was. Zelfs als dat zo zou zijn, ziet de rechtbank – alle omstandigheden in aanmerking genomen – geen aanleiding voor het oordeel dat Bidfood met de merkinschrijving te kwader trouw heeft gehandeld. Daartoe acht de rechtbank met name redengevend dat, zo heeft Bidfood onbestreden aangevoerd, het merk ‘AKARI’ in 2016 door een zustervennootschap van Bidfood in Australië is ontwikkeld, alwaar dat merk succesvol is gebleken, waarna het moederbedrijf heeft besloten dat merk ook in de Unie in de markt te zetten. In zoverre had Bidfood een legitiem belang bij registratie van de Uniemerken. Bovendien heeft Bidfood na die registratie ook daadwerkelijk onder de Uniemerken producten aangeboden in de Unie – in ieder geval in Nederland – en biedt zij die producten nog altijd aan, al is het productassortiment (nog) beperkt. In zoverre vervullen de Uniemerken effectief de voor een merk wezenlijke functie van herkomstaanduiding. Bij die stand van zaken kan naar het oordeel van de rechtbank niet worden volgehouden dat Bidfood de aanvraag tot inschrijving van de Uniemerken heeft ingediend met het oogmerk op oneigenlijke wijze deel te nemen aan de mededinging door afbreuk te doen aan de belangen van derden, in het bijzonder met het oogmerk om aan [DY] het gebruik van het Akaya-teken te ontzeggen. In dat verband blijft ook niet geheel zonder betekenis dat Bidfood pas nadat zij bekend was geworden met het Akaya-depot, zich tegen het gebruik van het Akaya-teken door [DY] heeft verzet.