Verwarring doordat tot voor kort op dezelfde plek wél een broodje Mario werd verkocht, maar niet door de nieuwe naam

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 1 augustus 2018, IEF 17890; ECLI:NL:RBMNE:2018:3617 (Broodje Mario tegen Sfizio Mario) Handelsnaamrecht. Merkenrecht. Tot maart 2018 werden de handelsnamen ‘Sfizio’ en ‘Sfizio & broodje Mario’ gebruikt voor de onderneming aan de Oudenoord. De toenmalige eigenaar had een persoonlijke en niet-overdraagbare licentie om die naam te gebruiken en het, in Utrecht bekende, ‘broodje Mario’ te verkopen. De huidige eigenaar heeft de onderneming overgenomen en de naam gewijzigd naar ‘Sfizio Mario’. Er is een mondelinge overeenkomst dat de huidige eigenaar geen gebruik zal maken van het merk ‘Broodje Mario’ en dat hij geen broodje met die naam zal verkopen. Dat hij dit de afgelopen maanden wel heeft gedaan is volgens de voorzieningenrechter niet aannemelijk. De handelsnaam ‘Broodje Mario’ is in Utrecht erg bekend en heeft daarom een ruime bescherming maar dat geldt niet voor het afzonderlijke element ‘Mario’. De beide handelsnamen lijken niet zodanig op elkaar dat dit gevaar voor verwarring oplevert. Dat er toch verwarring is ontstaan komt misschien doordat het bekende broodje tot voor kort op de Oudenoord werd verkocht, maar niet door de nieuwe naam van de delicatessenzaak.

4.12. De voorzieningenrechter overweegt als volgt. De handelsnaam van [gedaagde] wijkt in meer dan geringe mate van de handelsnamen van [eiser] af. De afzonderlijke elementen van de handelsnamen van [eiser] zijn beschrijvend (“Pizzakraam” en “Broodje”) of niet onderscheidend voor de onderneming van [eiser] , omdat het gaat om een persoonsnaam (“ [naam] ”). De elementen in combinatie – dus niet los en in de huidige volgorde – zijn in [vestigingsplaats] bij veel mensen bekend en hebben daardoor als handelsnaam een ruime beschermingsomvang, met name “ [woordmerk] ”. Die bescherming geldt niet voor het afzonderlijke element “ [naam] ” en dat is het enige element dat ook voorkomt in de handelsnaam van [gedaagde] . Dit is onvoldoende om verwarringsgevaar aan te nemen. Te minder valt verwarring te verwachten, omdat het andere element in de handelsnaam van [gedaagde] “ [handelsnaam 3] ” origineel is en (daardoor) in het oog springt. Dat er daadwerkelijk verwarring is ontstaan, komt niet door de handelsnaam van [gedaagde] , maar doordat tot voor kort op dezelfde plek wél een broodje genaamd “ [woordmerk] ” verkocht werd, namelijk door de vorige eigenaar van de onderneming. Het onder b door [eiser] gevorderde (zie 3.1) kan dus niet op deze grond worden toegewezen.