Verwarring tussen beschrijvende handelsnamen webcamsex en webcam-sex, maar geen onrechtmatigheid

Vzr. Rechtbank Noord-Nederland 8 december 2017, IEF 17359; ECLI:NL:RBNNE:2017:4802 (PK Multimedia tegen E-Entertainment). Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Domeinnaamrecht. PK Multimedia (PKM) handelt onder de handelsnaam webcamsex.nl, gebruikt eenzelfde domeinnaam en heeft een beeldmerk. E-Entertainment heeft de domeinnaam webcam-sex.nl geregistreerd. De totaalindrukken van het merk en het teken zijn sterk verschillend. De visuele verschillen springen in die mate in het oog dat niet gesproken kan worden van verwarringsgevaar. Webcamsex betreft een beschrijvende aanduiding voor de diensten die partijen aanbieden. De aanduiding webcam-sex is sterk verwarringwekkend met de aanduiding webcamsex. Van onrechtmatig gebruik van een beschrijvende handelsnaam is slechts sprake als er bijkomende omstandigheden worden gesteld. Nu PKM geen bijkomende omstandigheden heeft aangevoerd kan niet worden aangenomen dat het gebruik door E-Entertainment onrechtmatig is. Ten aanzien van het handelsnaamgebruik geldt hetzelfde.

4.7. De totaalindruk van het merk en het teken zijn sterk verschillend. De enige overeenkomst betreft het gebruik van het woord webcamsex al dan niet met een liggend streepje, en het feit dat het merk en het teken betrekking hebben op gelijke of zeer soortgelijke diensten. De visuele verschillen springen in die mate in het oog dat niet kan worden gesproken van verwarringsgevaar zoals dat hierboven is bedoeld. Voor zover PKM bedoelt dat E-Entertainment inbreuk maakt op haar merk door het (enkele) gebruik van het teken, bestaande uit de letters 'webcam-sex.nl', geldt hetzelfde.

4.11. Webcamsex betreft een aanduiding die naar het oordeel van de voorzieningenrechter louter beschrijvend is voor de diensten die partijen aanbieden. Tijdens de mondelinge behandeling heeft PKM zich eveneens op dat standpunt gesteld. Niet kan worden aangenomen dat de aanduiding, zoals PKM ook stelt, is ingeburgerd als een aanduiding die specifiek betrekking heeft op haar of in het bijzonder een associatie opwekt met haar. Ook als het zo is dat PKM, zoals zij stelt, van oorsprong de enige was die de aanduiding webcamsex gebruikte, en in feite die aanduiding voor de betreffende diensten gangbaar heeft gemaakt, in plaats van het destijds meer gebruikelijke 'camsex', moet worden aangenomen dat de aanduiding webcamsex is verwaterd. E-Entertainment heeft lijsten in het geding gebracht met aanbieders van dezelfde diensten die gebruik maken van de aanduiding webcamsex en ook naar eigen zeggen van PKM is er een aanzienlijk aantal aanbieders van deze diensten, veelal in de marge van het internet, dat van die aanduiding gebruik maakt.

4.13. De aanduiding webcam-sex is naar het oordeel van de voorzieningenrechter sterk verwarringwekkend gelet op de grote gelijkenis met de aanduiding webcamsex: ze zijn in elk opzicht vrijwel identiek. Er bestaat enkel een zeer gering visueel verschil in de vorm van een liggend streepje. Dit betekent dat moet worden onderzocht of voldoende is gesteld om aan te nemen dat er bijkomende omstandigheden bestaan.

4.14. Desgevraagd is namens PKM tijdens de mondelinge behandeling verklaard dat die omstandigheden daarin zijn gelegen dat E-Entertainment welbewust profiteert van de miljoeneninvesteringen die zij over de jaren heen heeft gedaan. Deze omstandigheid kan naar het oordeel van de voorzieningenrechter echter niet als een bijkomende omstandigheid gelden: het enkel gebruik maken van bedrijfsdebiet van een ander en het eventueel daardoor toebrengen van schade is hier niet voldoende. Daar komt bij dat het gestelde profiteren door E-Entertainment gemotiveerd wordt weersproken. Zij heeft aangevoerd zich van het teken webcam-sex te bedienen omdat het een beschrijvende aanduiding betreft, die goed aansluit bij het zoekgedrag van internetgebruikers, die zoeken met beschrijvende termen.

4.15. Omdat PKM ook desgevraagd geen andere bijkomende omstandigheden heeft gesteld, kan niet worden aangenomen dat die er zijn. Hieruit volgt dat onvoldoende is gesteld om aan te nemen dat het gebruik van de domeinnaam door E-Entertainment onrechtmatig is. Omdat er ook geen contractuele grond bestaat die zich verzet tegen dat gebruik, liggen de vorderingen voor zover deze betrekking op het gebruik van de domeinnaam daarmee voor afwijzing gereed.

4.19. De voorzieningenrechter verwijst hier naar wat hierboven over de domeinnaam is overwogen. De aanduiding webcam-sex is verwarringwekkend maar PKM heeft onvoldoende feiten gesteld om aan te nemen dat sprake is van bijkomende omstandigheden.