Wat er ook zij van de motivering
Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 17 april 2009, KG ZA 09-150, New-IT B.V. tegen Libra Corporate Services B.V.
Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Geschil tussen pensioenadviseurs. Eiser stelt dat gedaagde door het gebruik van de naam IPAS (Integraal pensioen Advies Systeem) inbreuk maakt op de rechten die eiser stelt te hebben op I-PAS (Internet Pensioen Administratie Systeem). Het niet inroepen van de merkinschrijving werkt niet in voordeel eiser.
Artikel 2.19 lid 1 verzet zich tegen het inroepen van de bescherming van een merk door een partij die er uitdrukkelijk voor kiest geen beroep te doen op de inschrijving daarvan. De Enkele inschrijving van een handelsnaam in het handelsregister creëert geen handelsnaamrecht. De enkele registratie van een domeinnaam creëert geen handelsnaamrecht. Vorderingen afgewezen. 1019h proceskosten €7877,58.
Merk: 4.1. Ter zitting heeft New-It ter sprake gebracht dat haar moedervennootschap, Tomorrow Holding, houdster is van onder meer het Beneluxwoordmerk i-PAS dat na depot van 27 maart 2008 is ingeschreven (…). Op vragen van de voorzieningenrechter heeft New-It ter zitting bij monde van haar advocaat uitdrukkelijk verklaard dat in deze procedure geen beroep wordt gedaan op deze merkinschrijving omdat Libra het teken IPAS al gebruikte op het moment van het depot van het merk. Gelet daarop moet de voorzieningenrechter die merkinschrijving buiten beschouwing laten, wat er ook zij van de motivering die New-It geeft voor haar keuze.
Onrechtmatige daad: 4.2. Gegeven het feit dat New-It zich niet beroept op de inschrijving van het teken i-PAS als merk, doet niet terzake dat New-It dat teken als merk is gaan gebruiken voordat Libra zich van het teken IPAS is gaan bedienen. New-It kan zich niet via de algemene regels van onrechtmatige daad verzetten zich het gebruik van het teken IPAS door Libra op grond van haar enkele gebruik van dat merk. Artikel 2.19 lid 1 van het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) bepaalt namelijk dat niemand, welke vordering hij ook instelt, bevoegd is in rechte bescherming in te roepen voor een teken dat als merk kan worden beschouwd tenzij hij zich kan beroepen op een inschrijving van het door hem gedeponeerde merk. Die bepaling verzet zich naar voorlopig oordeel ook tegen het inroepen van de bescherming van een merk door een partij die er uitdrukkelijk voor kiest geen beroep te doen op de inschrijving daarvan.
Handelsnaam: 4.3. Evenmin kan New-It een beroep doen op een handelsnaamrecht. De voorzieningenrechter acht voorshands onvoldoende aannemelijk dat New-It of Pensioenkring haar onderneming onder die naam heeft gedreven voordat Libra is gestart met het gewraakte gebruik van het teken IPAS.
4.5. Hetgeen New-It daarnaast naar voren heeft gebracht ondersteunt naar voorlopig oordeel onvoldoende dat het teken i-PAS als handelsnaam is gebruikt. Het feit dat Pensioenkring in 2003 i-PAS (gedurende een paar maanden) heeft ingeschreven in het handelsregister als een van haar handelsnamen volstaat niet. De enkele inschrijving van een handelsnaam in het handelsregister creëert geen handelsnaamrecht als het teken niet ook als zodanig wordt gebruikt. Hetzelfde geldt voor de registratie van de domeinnaam i-pas.nl. De enkele registratie van een domeinnaam creëert geen handelsnaamrecht als de domeinnaam niet als handelsnaam wordt gebruikt. De overige producties van New-It geven wel blijk van gebruik van het teken i-PAS, maar slechts ter onderscheiding van het online pensioensysteem (dat wil zeggen: als merk) en niet als naam van de onderneming (dat wil zeggen: als handelsnaam). In de producties wordt i-PAS, blijkens de onder 2.3 e.v. opgenomen citaten, uitdrukkelijk gepresenteerd als naam van dat pensioensysteem en wordt de onderneming steeds aangeduid onder een eigen naam, zoals Pensioenkring, New-IT en Tomorrow Pensioenconsultants. Gelet daarop kan niet worden volgehouden dat i-PAS (mede) werd gebruikt als handelsnaam. Daar komt bij dat in een aantal producties i-PAS wordt gebruikt door een andere onderneming dan Pensioenkring, namelijk Tomorrow Pensioenconsultants (productie 4: artikel in Kamerkracht; productie 11: artikel in VVP Weekblad; productie 12: artikel in Ondernemersbelang; productie 17: mailing van mei/juni 2004; productie 18: beurs in mei 2004; productie 27:correspondentie uit 2001). Ook om die reden steunen de betreffende producties de stelling van New-It dat Pensioenkring de handelsnaam i-PAS heeft gevoerd, niet.
4.6. Geconcludeerd moet dus worden dat voorshands niet kan worden aangenomen dat Pensioenkring i-PAS als handelsnaam voerde op het moment dat Libra het teken IPAS begon te gebruiken. Reeds daarom moet het beroep van New-It op dit handelsnaamgebruik worden verworpen, nog daargelaten of het handelsnaamrecht geldig aan New-It zou zijn overgedragen indien er wel sprake was geweest van handelsnaamgebruik (hetgeen Libra betwist).
Lees het vonnis hier.
