Overig  

Een redactionele bijdrage van Corina Wolfert, Merkenbureau Abcor.

Het valt niet altijd mee om een merk goed en zonder problemen in de markt te zetten. Het Chinese autobedrijf Qoros Automotive kan hierover meepraten toen zij hun merk QOROS naar de Europese markt bracht. Het Chinese bedrijf heeft met Kia Motors Corporations een probleem omdat die een auto onder de gelijkende naam QUORIS introduceert. Aan de andere kant is AUDI opgetreden tegen het Chinese bedrijf omdat Qoros model de GQ3 heet. Audi is namelijk houder van het merk Q3. Hoe om te gaan met aanvallen en verweren?

Het Chinese autobedrijf QOROS is gevestigd in de Chinese stad Changshu. Qoros wil dit jaar zijn nieuwe modellen de GQ3, Estate en Cross Hybride op de beurs in Genève (7 t-m 17 maart) tonen. Het is de bedoeling dat het sedan model de GQ3 eerst in de tweede helft van 2013 op de Chinese markt komt en daarna naar de Europese markt. Qoros heeft de ambitie om elk halfjaar een nieuw model op de markt te brengen. Om de rechten te beschermen, is het merk QOROS in vele landen geregistreerd.

Het autobedrijf Kia Motor Corporations blijkt ook gecharmeerd te zijn van een “Qoros”-achtige naam want zij hebben hun internationale K9 versie QUORIS genoemd. Kia deponeerde het merk tussen juli en november 2012 in de verschillende Europese merkenregisters. Qoros Automotive startte oppositie procedures tegen het merk QUORIS op basis van hun oudere merkrecht QOROS. Ondertussen gaat Kia gewoon door met reclame maken voor hun nieuwe sedan uitvoering QUORIS. Qoros heeft naast een oppositie tegen de merkregistraties ook de gang naar de rechtbank ingezet om een verbod op het gebruik van het merk QUORIS op te leggen. Kans dat de Chinese fabrikant hier in het gelijk wordt gesteld is groot en omdat het hier om een merkenrechtzaak gaat, kunnen zij een veroordeling vragen van alle proceskosten.

Het andere probleem speelt met Audi, die rechthebbende is op het merk Q3. Qoros vraagt in februari 2012 merkbescherming aan voor het merk GQ3 voor de nieuwe Sedan. Het merk GQ3 wordt zonder problemen ingeschreven juli 2012. Audi krijgt later lucht van dit nieuwe type en stapt naar de rechtbank om af te dwingen dat Qoros niet de combinatie Q3 gebruikt voor haar automodellen. Audi wordt in het gelijk gesteld. Als Audi beter had opgelet en zijn merk Q3 goed in de bewaking had gehad, dan had zij tijdig tegen de merkaanvraag van GQ3 kunnen optreden. Nu kan Audi alleen nog een doorhalingsactie starten tegen het merk GQ3 in het Europese merkenregister. Dit hebben zij vooralsnog niet gedaan. Qoros heeft in ieder geval eieren voor zijn geld gekozen en speelt nu op safe door zijn model de “3 Sedan” te noemen. Het is een weinig inspirerende naam. Hopelijk maakt het uiterlijk van de auto meer indruk.

Welke tips willen wij dit nieuwe ambitieuze autobedrijf meegeven als het gaat om het lanceren van nieuwe merken. Bij het bedenken van nieuwe woorden, gecombineerde letter cijfer combinaties, etc, is het aan te raden om een merkonderzoek te verrichten. Een onderzoek laat zien of er mogelijke problemen te verwachten zijn. Daarnaast is het bij naamcreatie altijd handig om back-up merken achter de hand te hebben. Wanneer een merk, om wat voor reden dan ook, niet gebruikt kan worden, kan er altijd teruggevallen worden op een ander merk. Hierdoor wordt het verlies aan tijd om een andere merknaam te gebruiken beperkt en kan er toch nog een goede merkpositionering plaatsvinden. Wanneer een merk wordt ingediend, vergeet dan niet om het merk in de bewaking te zetten. Op deze manier wordt een gelijkend of identiek merk gesignaleerd en kan er snel actie worden ondernomen.

Corina Wolfert

Een bijdrage van Theo-Willem van Leeuwen, Merkenbureau Abcor BV.

Het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) heeft tot op heden het beleid om geen merkbescherming te geven aan vrijwel alle grote nationale televisieprogramma's en titels van tijdschriften. Reden hiervan is, dat deze titels beschrijvend zijn en geen onderscheidend vermogen hebben (de titels en programma's verwijzen vrij direct naar wat er te zien of te lezen is).

Een merk kan echter toch beschermd en geregistreerd worden als merk als de houder kan aantonen dat het merk herkend wordt door het publiek als merk (ingeburgerd is in het relevante gebied). De Benelux merkautoriteiten hanteren hiervoor echter tot op heden een zeer strenge maatstaf, namelijk inburgering in het gehele gebied waar Nederlands gesproken wordt (of Engels bij een Engelse titel).

Het gevolg hiervan is, dat tijdschriften en TV programma's met een Nederlandse titel ook moeten aantonen dat zij bekend zijn in Vlaanderen. Dit kan echter vrijwel nooit omdat de programma's en tijdschriften juist gericht zijn op de Nederlandse markt.

Het gevolg hiervan is dat titels van overbekende programma's vogelvrij zijn in Nederland, omdat de Benelux merkautoriteiten vasthouden aan de strakke territoriale grenzen.

Het Europese Merkenkantoor heeft nu voor het eerst een andere benadering gekozen in de kwestie rond het vormmerk KitKat. Om een claim te doen op inburgering hoeft een merk niet meer ingeburgerd te zijn in alle landen van de Europese Unie waar het onderscheidend vermogen mist, maar in een aanmerkelijk deel. In dit geval is de vorm van de KitKat reep ingeburgerd in zes van de (toen nog) 15 landen en bekend bij ca 50% van de relevante doelgroep, hetgeen voldoende is.

Omdat 70% van het Nederlandstalige publiek in Nederland woont, zou, als deze lijn wordt doorgetrokken naar de situatie in de Benelux, inburgering in Nederland voldoende moeten zijn om merkbescherming te kunnen claimen. Als het BBIE deze nieuwe lijn doorzet, dan is dit een zegen voor alle grote Nederlandse uitgeverijen, omroeporganisaties en productiemaatschappijen. Via het merkenrecht kan dan alsnog een claim gelegd worden op de namen van programma's en tijdschriften, om te voorkomen dat derden gaan aanhaken bij de bekendheid van deze programma's en tijdschriften.

Het is dus wachten om te zien of het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom vast blijft houden aan de oude beleid (voor Nederlandse titels inburgering in Nederland en Vlaanderen en voor Engelse Titels; inburgering in Nederland, België en Luxemburg) of dat zij in lijn meegaat naar het Europese beleid.

Theo-Willem van Leeuwen
Tip van de redactie, lees ook: POPSTARS is door intensief gebruik in Nederland een algemeen bekend merk, IEF 12008

P.G.F.A. Geerts, ‘Bewijslast en uitputting (in het merkenrecht)’, IER 2012/69, p. 571-576.

Een bijdrage van Paul Geerts, Universiteit Groningen.

In het Van Doren/Lifestyle-arrest heeft het Hof van Justitie beslist dat een nationale bewijsregel volgens welke de handelaar die zich op uitputting beroept moet bewijzen dat de door hem verkochte waren door de merkhouder zelf of met zijn toestemming in de EER in de handel zijn gebracht, in overeenstemming is met het gemeenschapsrecht. (...)

Op de gedaagde derde rust een zware bewijslast. Hij zal slechts zelden kunnen bewijzen dat de door hem verkochte waren door of met toestemming van de merkhouder in de EER in de handel zijn gebracht dan wel dat er een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd wanneer hij het bewijs moet leveren dat de producten binnen de EER voor het eerst in het verkeer zijn gebracht. Maar is voor de gedagvaarde derde daarmee de kous af of kan zijn bewijspositie (onder omstandigheden) toch nog verlicht worden?

Ik zou willen verdedigen dat zijn bewijslast (onder omstandigheden) inderdaad verlicht kan worden en dat het Van Doren/Lifestyle-arrest in deze kwestie niet alles beslissend is.

Artikel is ingekort, lees het gehele artikel, inclusief verrijkte voetnoten, onder de link van de citeerwijze.

P.G.F.A. Geerts

Beantwoording vragen van het lid Bashir (SP) over fiscale vluchtroutes door Nederland (ingezonden 21 november 2012), kenmerk IFZ/2012/717 U.

5 Kunt u aangeven hoe de constructie van het onderbrengen van merken van internationale concerns in Nederland werkt en wat de vastgestelde bijbehorende belastingtarieven zijn? Hoe wijkt deze constructie af ten opzichte van de mogelijkheden in ons omringende landen?

Antwoord op vraag 5: Het onderbrengen door een internationaal concern van merkenrechten in Nederland kan bezwaarlijk als een constructie worden aangemerkt. Elk internationaal concern heeft de vrijheid zijn bedrijfsactiviteiten daar uit te voeren en de voor deze bedrijfsactiviteiten benodigde activa daar onder te brengen waar het hem goeddunkt. Als hij dat in Nederland doet kan het concern zekerheid vooraf krijgen over de wijze waarop op dat activum kan worden afgeschreven en, wanneer hij het activum verkrijgt van een verbonden partij, welke prijs de Belastingdienst zakelijk vindt. Er wordt nooit afgeweken van het wettelijke belastingtarief.

8 Kunt u een voorbeeld laten zien van een tax-ruling aan een internationaal concern betreffende de royalty’s?

Antwoord op vraag 8: Er is geen eenduidig begrip ‘tax-ruling betreffende de royalty’s’.

Wanneer een Nederlandse belastingplichtige een activum ter beschikking stelt van een verbonden vennootschap zal hij daarover een zakelijke vergoeding moeten  verantwoorden in zijn belastingaangifte. Van de belastingdienst kan hij zekerheid krijgen over een zakelijke vergoeding voor de in Nederland verrichte dienst. Mede in reactie op vraag 5 ben ik overigens graag bereid een technische briefing  over de APA-/ATR praktijk door de Belastingdienst voor u te laten verzorgen.

9 Kunt u aangeven wat de opbrengsten zijn van de belasting op royalty’s van internationale concerns die door Nederland gesluisd worden? Kunt u eventueel aangeven welk bedrag Nederland misloopt door eventuele
kortingen?

Antwoord op vraag 9: Nee. De Belastingdienst houdt dit niet apart bij. Nederland loopt geen belastinginkomsten mis aangezien er geen kortingen worden gegeven.

10 Gaat u tegen deze belastingontwijking maatregelen nemen? Zo ja, wat zijn deze maatregelen en wanneer gaat u die nemen? Zo nee, waarom niet?

11 Zijn er landen die officieel hebben geklaagd over constructies die via Nederland mogelijk zijn? Zo ja, welke landen? Zo nee, is het bij u bekend dat er internationaal onvrede is?

Antwoord op vraag 10 en 11: Er zijn recentelijk initiatieven ontplooid bij de Europese Commissie en bij de OESO om mogelijke belastingontwijking te analyseren en om naar maatregelen te zoeken. Daaruit blijken geen signalen dat er internationale onvrede is over de rol van Nederland bij mogelijke belastingontwijking. Nederland gaat actief in die projecten participeren. In mijn brief aan uw kamer van 17 januari 2013 ben ik overigens dieper op dit vraagstuk ingegaan.

BMM Themanummer, Themanummer Merk en geneesmiddelen, BMM Bulletin 2012-4 (winter).

In het acht jaar geleden verschenen themanummer Farma en Merkenrecht (BMM Bulletin 2004-2) lag de nadruk op de commerciële kant van de geneesmiddelenmarkt met alle interessante IE-gevolgen, die concurrentie met zich meebrengt, zoals de farmareclame, substitutie van geneesmiddelen en parallelimport.

Ditmaal heeft de redactie een meer praktische invalshoek gekozen, die de merkengemachtigde zeker zal aanspreken, zoals de totstandkoming en de ontwikkeling van het farmamerk in een streng door de overheden in het belang van de volksgezondheid gereguleerde markt.

Pierre Konings, 'Global Branding van geneesmiddelen', BMM Bulletin, 2012-4, p.130/134.
Marloes Bakker, 'Farmaceutische merken in registerconflicten', BMM Bulletin 2012-4, p.135/144.
Ilja Morée, 'Vervalste geneesmiddelen - De stand van zaken.', BMM Bulletin 2012-4, p.145/147.

Pierre Konings – toen hij dit artikel schreef werkzaam bij het geneesmiddelenconcern MSD – beschrijft de ontwikkeling van een nieuw merk en de hindernissen, die daarbij te nemen zijn.

Marloes Bakker, advocaat bij Klos Morel Vos & Schaap geeft een inleiding bij de Europese rechtspraak met betrekking tot de acceptatie voor inschrijving van het merk en inventariseert de rol van het Benelux Merkenbureau(BBIE) en het Europese Merkenbureau(BHIM) in registerconflicten.

Ilja Morée, advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek tot slot beschrijft de strijd van de overheid om o.a. via regelgeving het op de markt brengen van vervalste en daarmee kwalitatief ondeugdelijke geneesmiddelen te voorkomen.

Pierre Konings, 'Global Branding van geneesmiddelen', BMM Bulletin, 2012-4, p.130/134.

Het ontwikkelen van een geneesmiddel duurt vele jaren en kost honderden miljoenen euro’s. Dan moet de naam van dat product klinken als een klok. Namen van geneesmiddelen werden traditioneel ontworpen voor doktoren die de geneesmiddelen voorschreven en klonken wetenschappelijk. Tegenwoordig zijn namen van medicijnen steeds meer patiëntgericht en klinken abstracter zoals PROZAC (fluoxetine, Eli Lilly) tegen depressie en VIAGRA (sildenafil, Pfizer) bij erectiestoornissen. Maar hoe komen de geneesmiddelen aan hun naam? Waar moet een goede naam aan voldoen? In dit artikel geef ik een blik op merkcreatie vanuit het farmaceutisch bedrijf waarvoor ik werkzaam ben.

Marloes Bakker, 'Farmaceutische merken in registerconflicten', BMM Bulletin 2012-4, p.135/144.

Merken voor geneesmiddelen zijn een categorie apart. Farmaceutische merken bevatten vaak een pre- of suffix die gerelateerd is aan de werkzame stof of het indicatiegebied van het geneesmiddel waarvoor zij bedoeld zijn. Welke invloed hebben deze elementen op de vraag of er sprake is van gevaar voor verwarring? Dienen zij te worden weggelaten uit de vergelijking van de tekens? Of worden zij niet als beschrijvend opgevat door het relevante publiek? Wie is eigenlijk het relevante publiek als het gaat om geneesmiddelen? En wanneer moeten geneesmiddelen als ‘soortgelijk’ worden beschouwd? Dit artikel geeft een inleiding op deze onderwerpen aan de hand van Europese rechtspraak en onderzoekt in het bijzonder hoe het BBIE en het BHIM omgaan met merken voor geneesmiddelen in registerconflicten.

Ilja Morée, 'Vervalste geneesmiddelen - De stand van zaken.', BMM Bulletin 2012-4, p.145/147.

In de EU is sprake van een toename van geneesmiddelen die qua identiteit, geschiedenis of oorsprong vervalst zijn. Deze middelen zijn uit het oogpunt van de Europese geneesmiddelenwetgeving illegaal omdat zij niet voldoen aan de communautaire voorschriften voor geneesmiddelen. Vervalste geneesmiddelen dienen te worden onderscheiden van andere illegale geneesmiddelen, alsmede van middelen die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten. Voorts mogen producten met onbedoelde kwaliteitsgebreken als gevolg van fabricage- of distributiefouten niet met vervalste geneesmiddelen worden verward.

Een bijdrage van Corina Wolfert, Merkenbureau Abcor.

In navolging van IEF 11873. De Australische merkenautoriteiten weigerden het merk ZELCIVOL van Boehringer Ingelheim in klasse 5 voor farmaceutische preparaten omdat de merknaam de INN stem OL bevat (section 43 van de Merkenwet 1995). Een merknaam mag volgens deze wet geweigerd worden als deze bestaat uit een INN stem en dit voor verwarring of misleiding zorgt met de aangevraagde warenomschrijving. Boehringer tekent bezwaar aan en wordt in het gelijk gesteld. De uitspraak geeft duidelijke handvaten hoe met INN stems in merken omgegaan moeten worden.

Het merk ZELCIVOL wordt in eerste instantie geweigerd omdat deze onder andere het element OL bevat. Dit element wordt in de lijst van de World Health Organisatie genoemd als een gebruikelijke INN stem dat verwijst naar Alcohol en Phenol. Voor meer achtergrond informatie, zie het artikel Merken- en gezondheidsautoriteiten meer op een lijn.

Een merknaam mag geweigerd worden wanneer het een INN stem bevat en dit tot verwarring of misleiding kan leiden in combinatie met de waren uit klasse 5. Het merk ZELCIVOL is aangevraagd voor farmaceutische preparaten en heeft dus geen specifieke medische indicatie. Het merk zou wel geaccepteerd worden als de warenomschrijving op een zodanige wijze gelimiteerd is dat het product een Alcohol of Phenol functionaliteit in de molecuul structuur heeft.

Boehringer liet het er niet bij zitten en voerde argumenten aan waarom ZELCIVOL wel geaccepteerd moest worden. De beoordelaar hield de beoordeling van het merkenbureau tegen het licht. Zo bekeek zij de uitzonderingsregel. Een INN stem in een merknaam is namelijk wel toegestaan (1) wanneer het een betekenis heeft. En (2) als een INN stem op een zodanige wijze in de naam is verwerkt dat deze niet wordt opgemerkt als een INN stem. De beoordelaar keek tevens naar de bestaande merken en zag een inconsistentie voor wat betreft de acceptatie van merken met een INN stem zoals OL die zonder beperking geaccepteed zijn.

De beoordelaar bepaalde dat de merknaam ZELCIVOL in zijn geheel beschouwd moet worden. De naam ZELCIVOL is op te vatten als een merknaam en niet als een stofnaam. Hierbij nam de beoordelaar ook mee dat andere nationale merkenbureaus het merk ZELCIVOL al wel hadden geaccepteerd.

Het merkenbureau buigt zich nu over hun handelswijze van merknamen in klasse 5 die bestaan uit een INN stem. De beoordelaar heeft een lijst opgesteld die een verdere nuancering geeft hoe om te gaan met de uitzonderingsregel (wanneer een merk dus wel geaccepteerd moet worden). Dit is wanneer:

• Een suffix een algemeen bekende afkorting is, anders dan een INN stem (zoals: AL = Albanie)
• De INN stem niet meer dan 2 tot 3 letters heeft (zoals: kin, ol al, ur, vir),
• Het merk nog meer voor de hand liggende suffixen bevat (zoals: som, one)
• De INN stem op een zodanige manier gebruikt wordt dat het element niet als INN stem wordt opgevat (zoals: ZELCIVOL. Gelet moet dan worden op de klemtoon, toevoeging van mede- of klinkers aan het element, lengte van het woord, etc).

Gelukkig blijkt maar weer dat de medicinale soep toch niet zo heet wordt gegeten als deze wordt toegediend. Toch moeten we afwachten hoe deze liberalere koers wordt opgepakt door het Australische merkenbureau. De farmaceutische industrie kan met bovengenoemde uitspraak voorzichtig weer ademhalen wanneer zij in hun creatieve proces bezig zijn merknamen te ontwikkelen.

Gisteren is de voorlopige beslissing van het BBIE tot weigering beeldmerk Allah 8 januari 2013, depotnr. 1260522 (Allah) gepubliceerd, IEF 12213, vandaag treffen we in het Benelux merkenregister een nieuw depot aan voor het WOORDmerk ALLAH voor telecomdiensten.

De discusssie rondom de 'volstrekt onbegrijpelijke' afwijzing van de merknaam Allah (advocatenblad), gaat voort. 

Wanneer haalt een naam het register wel, en wanneer niet? Reindert van der Zaal, advocaat bij Kennedy Van der Laan geeft een toelichting. (...) Namen als Jesus en Big Buddha voor kleding, God is busy, can I help you? voor een tv-programma, God Tube voor een videonetwerk en God voor onder meer televisie- en radiouitzendingen hebben de toets der kritiek wel doorstaan. Hoe laat zich dat vertalen naar de toepassing van de wettelijke recht- en regelgeving?

(...) 'Gelet op het feit dat het BBIE verschillende religieuze namen (recentelijk) als merk in dezelfde klassen heeft ingeschreven, lijkt succesvol bezwaar en eventueel beroep kansrijk,' aldus Reindert van der Zaal. 'Wat een (voor de kunstenaar negatieve) rol bij de beoordeling kan spelen, is dat namen als Jesus, Shiva en Mohammed ook veelvuldig als persoonsnaam gebruikt worden. Daar staat echter tegenover dat uit het telefoonboek blijkt dat ook meerdere personen de naam Allah dragen.’

Op andere blogs:
MediaReport (Inschrijving 'Allah'-beeldmerk afgewezen)

UPDATE BBIE Voorlopige beslissing tot weigering Allah 8 januari 2013, depotnr. 1260522 (Allah): Het Bureau heeft besloten de inschrijving van uw merk te weigeren. Wij verwijzen naar artikel 2.11 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom. De reden voor weigering is de volgende: Het teken ALLAH, de in de islam gehanteerde naam voor God, zal niet als merk worden opgevat en mist derhalve ieder onderscheidend vermogen. Wij verwijzen naar artikel 2.11, lid 1, sub b BVIE.

Editie NL heeft in haar uitzending van dinsdag 8 januari een item gemaakt over de discussie rondom het gedeponeerde beeldmerk met woordelement 'Allah'. De Amsterdamse kunstenaar Teun Castelein had die merknaam gedeponeerd (AD.nl). Castelein wil het beeldmerk onder meer voeren voor kleding, schoenen en andere lederproducten. Het BBIE heeft beeldmerk voorlopig geweigerd.

Merkenadviseur Arnaud Bos vindt het onterecht dat 'Allah' is afgewezen. Geregistreerde merken als Mohammed, Jesus, God en Buddha zijn in het verleden wel geregistreerd, wat de weigering van 'Allah' een opmerkelijke beslissing maakt, volgens merkwaardigheden. Het excuus dat het woord niet onderscheidend genoeg is gaat volgens hem niet op.

De weigeringsgrond van het BBIE is ook volgens merkenbureau Chiever opvallend: waarom heeft het BBIE niet gekozen voor een andere, meer voor de hand liggende weigeringsgrond, die ook in de wet is te vinden [strijd met de openbare orde], vragen zij zich af. Volgens Chiever is het BBIE echter niet erg happig om de zedenmeester te spelen.

Caspar van Woensel is gepromoveerd op dit onderwerp en refererend aan zijn boek 'Merk, God en verbod' over oneigenlijk gebruik en monopolisering van tekens met een grote symbolische waarde, legt hij uit:

"Een religieus symbool registreren als beeldmerk kan in Nederland! Het is raar dat we religieuze symbolen niet hebben uitgesloten van die mogelijkheid, want je kunt een monopolierecht claimen op religieuze symbolen, zoals Allah, Jaweh en God of culturele symbolen als bijvoorbeeld de afbeelding van de nachtwacht, een handtekening van Vincent van Gogh of persoonlijkheden uit de geschiedenis."

Een bijdrage van Corina Wolfert, Merkenbureau Abcor.

Merkenrecht. Tv-formatbescherming. Talpa wil stappen ondernemen om de gemeente Hollands Kroon te verbieden om nog langer gebruikt te maken van het logo met de hand waarin een microfoon zit met daaronder de tekstwolk “de STEM van HOLLANDS KROON”. De gehele layout lijkt namelijk wel erg veel op het Talpa’s logo van The Voice of Holland. De gemeente gebruikt het logo om nieuwe medewerkers op een ludieke manier te werven. Zij liet Talpa weten gewoon door te gaan met de wervingscampagne, omdat zij vinden dat het hier om een andere formule gaat. Talpa raadde de gemeente aan om een merkenadviseur in de arm te nemen. Wij [red. Abcor] beamen dit advies, want dan zou deze gemeente hebben geweten dat er spelregels verbonden zijn aan het gebruik van iemands anders merkregistratie en/of auteursrecht.

Sinds 2011 zijn de gemeentes Anna Paulowna, Niedorp, Wieringen en Wieringermeer gefuseerd tot een nieuwe gemeente Hollands Kroon (wikipedia). De gemeente wil nu zes nieuwe medewerkers werven die zij een traineeprogramma aanbieden. Gemeente Hollands Kroon wil geen saai imago dus hadden zij bedacht om de nieuwe medewerkers volgens de Talpa methode te werven. Hierbij zitten drie directieleden van de gemeente op een rode draaistoel met de rug naar de kandidaat toe. De kandidaten krijgen twee minuten de tijd om zich te presenteren. De kandidaat gaat door naar de volgende selectieronde wanneer een directielid op een rode knop drukt en de stoel omdraait. Bij deze selectie is net als bij de Voice of Holland publiek aanwezig. In totaal is er ruimte voor 48 kandidaten die mee mogen doen aan een bootcamp. Tijdens de bootcamp moeten er twee opdrachten uitgevoerd worden. De beste twaalf kandidaten gaan naar de finale waar uiteindelijk 6 kandidaten worden uitgekozen die een traineeprogramma gaan doen. Het gehele programma begint 14 januari en eindigt eind februari van dit jaar. De campagne vooraf aan de werving is een groot succes want inmiddels hebben al 200 kandidaten zich aangemeld.

Talpa heeft echter ook lucht gekregen van deze wervingsactie en deelt dit enthousiasme niet. Talpa brengt namelijk al drieseizoenen het televisie programma The Voice of Holland en twee seizoenen The Voice Kids op de buis. Het symbool van het programma is een microfoon die in een vuist wordt vastgehouden waarbij twee vingers worden opgestoken in de vorm van een V. Onder deze vuist is een tekstballon waarin staat “The VOICE of HOLLAND” of “The VOICE KIDS”. Talpa heeft hiervan verschillende merken geregistreerd. The Voice of Holland is erg populair. In 2011 keken er meer dan 3.6 miljoen mensen naar dit programma. Ook afgelopen jaar was het programma een kijkcijferkanon. De Voice Kids is nu wekelijks te zien op RTL4. The Voice of Holland heeft inmiddels ook aftrek gevonden in het buitenland. Onomstreden staat vast dat The VOICE of HOLLAND een bekend merk is. En bekende merken genieten nu eenmaal een bredere beschermingsomvang. Zo kunnen bekende merken ook optreden tegen gelijkende logo’s of woorden die gebruikt worden voor waren of diensten die anders zijn dan die van het bekende merk. Leggen we het logo van De Stem van Hollands Kroon naast het logo van The Voice of Holland dan lijken de deze logo’s wel erg op elkaar. Ondanks dat de werving van de kandidaten door de gemeente een ander doel heeft, namelijk een geschikte ambtenaar vinden in plaats van een zangtalent, kan Talpa op basis van zijn merkrecht actie ondernemen.

De bedoeling van een juridische actie tegen het oneigenlijk gebruik van je beeldmerk is om verwatering van je merk tegen te gaan. Hierdoor blijft de goodwill in je merk gehandhaafd. Daarnaast liggen op de format van de Voice of Holland auteursrechten. Onder een format verstaan we de vaste elementen die in elk programma terugkeren en die het programma ook origineel maken. In de selectieronde van de Voice of Holland is dit onder andere de combinatie van: de rode draaiende stoelen (blinde auditie), de knop waarop gedrukt wordt, de 1 1/2 minuten die een kandidaat krijgt om zijn liedje ten gehore te brengen. De vraag is of de gemeente inbreuk maakt op deze format zoals zij dit gaat gebruiken. Vindt Talpa dit bezwaarlijk genoeg om hiertegen juridische stappen te ondernemen of kunnen zij hiervan de humor inzien?

Corina Wolfert

Een bijdrage van Maarten Lous, Merk-Echt B.V..

De meeste succesvolle ondernemingen zijn naast hun merknaam of logo ook bekend vanwege een pakkende slogan. Slogans als “Let’s make things better” of “I’m loving it” zijn voor de meeste consumenten zeer herkenbaar en, net als een merknaam of logo, onlosmakelijk verbonden aan een bepaald product of een bepaalde dienst. Hierbij rijst de vraag in hoeverre slogans voor merkenrechtelijke bescherming in aanmerking komen.

Om een merk te kunnen registreren moet het merk onderscheidend vermogen hebben. Het mag dus niet een beschrijvende term zijn (bijvoorbeeld “chocolade” voor een chocolade-merk of “top advies” voor een adviesbureau). Hiermee wordt voorkomen dat gangbare termen door één partij worden gemonopoliseerd. Bij het registreren van slogans als merk zijn deze criteria lange tijd nagenoeg hetzelfde geweest. In de praktijk bestaan veel slogans uit een simpele reclame-uiting die de desbetreffende waren of diensten beschrijft of aanprijst. Hierdoor zijn veel slogans als merk geweigerd. Bijvoorbeeld HVJ EU, zaak C-64/02P, waarin de slogan “Das Prinzip der Bequemlichkeit” (Het principe van comfort) werd afgewezen als merk. Als alternatief wordt soms het GVR slagzinnenregister gebruikt. De juridische bescherming die dit niet-wettelijke register biedt is echter zeer beperkt, er ontstaan geen daadwerkelijk rechten door registratie. Registratie bij het GVR Slagzinnenregister wordt met name gedaan uit preventieve of bewijsrechtelijke overwegingen (zie veel gestelde vragen).

Enige tijd geleden heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie zich in een uitspraak uitgelaten over de registreerbaarheid van slogans als merk. Het ging in de desbetreffende zaak om de registratie van “Vorsprung durch Technik” (Voorsprong door Techniek), aangevraagd door autofabrikant Audi (HvJ EU zaak C-398/08: IEF 8545) . De slogan werd in eerste instantie door het OHIM geweigerd als merk. Het Hof vernietigde in deze zaak de weigering en stelde dat slogans als merk geregistreerd kunnen worden wanneer deze “in zekere mate origineel of pregnant zijn, een zekere uitleggingsinspanning vragen of bij het relevante publiek een denkproces in gang zetten.” Het Hof meende dat de slogan van Audi hieraan voldeed. In latere zaken benadrukte het Hof dat slogans in beginsel niet strenger beoordeeld dienen te worden dan een “gewone” merkaanvraag. Er wordt echter ook geen mildere aanpak gehanteerd: indien een slogan slechts bestaat uit beschrijvende elementen wordt deze nog altijd afgewezen (HvJ EU zaak C-311/11P, Wir machen das Besondere einfach, IEF 11575).

Mede als gevolg van deze uitspraken is recent het Europees beleid omtrent het registreren van slogans als merk verder uitgewerkt. Hierbij wordt aangegeven dat een slogan als merk geaccepteerd kan worden wanneer deze bijvoorbeeld meerdere betekenissen heeft of een onverwachte wending. Ook het gebruik van een alliteratie, metafoor of paradox kan bijdragen aan de acceptatie van een slogan als merk. Daarnaast komt een slogan die aanzet tot nadenken of moeite kost om te interpreteren sneller voor merkrechtelijke bescherming in aanmerking (OHIM Manual of Trade Mark Practice part B par. 7.5.5, amended 02/11/2012). Hiermee wordt het beleid met betrekking tot de registreerbaarheid van slogans in lijn gebracht met de recente ontwikkelingen in de jurisprudentie. Door de criteria inzake de registreerbaarheid van slogans verder vorm te geven zullen slogans in de praktijk minder snel worden geweigerd als merk. Het wordt hierdoor voor aanvragers enigszins makkelijker om van tevoren in te schatten of het mogelijk is een slogan door middel van het merkenrecht te beschermen. Het belangrijkste criterium is hierbij dat een slogan niet slechts de kwaliteit of het doel van de desbetreffende waren of diensten omschrijft.

Ondanks een verdere verduidelijking van het Europees beleid blijft het lastig om in te schatten of een slogan geschikt is om als merk vast te leggen. Zie in dit kader bijvoorbeeld het verworpen beroep tegen de weigering om “Qualität hat Zukunft” als merk te registreren [IEF 12133 onder (A)] Door middel van enkele voorbeelden probeert het OHIM te verduidelijken waar de grens ligt tussen acceptatie en weigering. “Find your way” voor GPS apparatuur en “More than just a card” voor bankpassen worden geweigerd. Vindingrijkere slogans zoals “Defining tomorrow, today” voor onder andere educatieve, medische en juridische diensten worden wel geaccepteerd als merk (OHIM Manual of Trade Mark Practice part B p. 50 - 51). Het is dus belangrijk om bij het bedenken van een slogan origineel om te gaan met taal. Dit komt de impact van een slogan zeker ten goede, en daarbij dus ook de mogelijkheden deze juridisch te beschermen.

Maarten Lous

OHIM Manual of Trade Mark Practice part B p. 50 - 51 (html)