Overig  

Uit het persbericht (Novagraaf): Het Europees Parlement heeft op 15 december jongstleden ingestemd met belangrijke hervormingen in het Europees merkenrecht. Dit betekent dat de komst van een nieuwe merkenrichtlijn en een gewijzigde merkenverordening vast zijn komen te staan. Naar verwachting wordt het pakket aan wijzigingen op 24 december 2015 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. De nieuwe merkenrichtlijn en de gewijzigde merkenverordening zullen respectievelijk 20 dagen en 90 dagen daarna in werking treden. (...)

Hieronder volgt een toelichting op de belangrijkste gevolgen van de hervormingen.

Nieuwe merkenrichtlijn – gevolgen voor het Benelux merkenrecht
De nieuwe merkenrichtlijn dient binnen drie jaar te worden geïmplementeerd in de nationale merkenwetgeving van lidstaten. In de Benelux betekent dit dat als gevolg van de nieuwe richtlijn het Benelux Verdrag voor de Intellectuele Eigendom (‘BVIE’) ten aanzien van het merkenrecht zal worden aangepast.

•    Mogelijk gewijzigd taksesysteem
Thans geldt dat voor een Benelux-depot in één tot drie klasse(n) dezelfde takse gerekend wordt (‘drie klassen voor de prijs van één’). Dit heeft geleid tot een merkenregister dat is  volgelopen met merken die niet gebruikt worden voor alle klassen waarin het merk geregistreerd is, hetgeen gevolgen heeft voor de beschikbaarheid van merken en betrouwbaarheid van het merkenregister. Om dit probleem op te lossen geeft de nieuwe merkenrichtlijn de lidstaten de mogelijkheid om een takse te gaan rekenen per klasse (‘een takse per klasse’). De verwachting is dat verschillende EU lidstaten, waaronder de Benelux, deze mogelijkheid zullen overnemen in de nationale merkenwetgeving.

•    Administratieve verval- en nietigheidsprocedure
Nationale merkenbureaus worden verplicht binnen zeven jaar na inwerkingtreding van de nieuwe merkenrichtlijn een administratieve procedure tot vervallen- en nietigverklaring van merkregistraties aan te bieden. Thans zijn merkhouders genoodzaakt een juridische procedure te starten om een vervallen- en nietigverklaring van merkregistraties te vorderen. Verwacht wordt dat de administratieve procedure in de Benelux (veel) sneller zal zijn ingevoerd dan de maximale termijn van zeven jaar.

Gewijzigde merkenverordening
De gewijzigde merkenverordening ziet op het Uniemerk (thans nog ‘Gemeenschapsmerk’) en treedt (grotendeels) direct in werking. Merkhouders van Uniemerken zullen derhalve vanaf de inwerkingtreding reeds te maken (kunnen) hebben met de gewijzigde verordening.
Twee punten zijn met name van belang voor Uniemerkhouders:

•    Gewijzigd taksesysteem
Na inwerkingtreding van de gewijzigde merkenverordening zal voor Uniemerken een takse betaald dienen te worden per klasse (‘één takse per klasse’). Dit zal eveneens komen te gelden voor vernieuwing van bestaande Uniemerkregistraties.

•    Mogelijkheid tot indienen verklaring tot behoud van brede bescherming merk
Bij het deponeren van een Uniemerk dient de merkhouder middels een omschrijving aan te geven voor welke waren en/of diensten hij het merk wenst te (gaan) gebruiken. Tot medio 2012 gold ten aanzien van het Uniemerk dat wanneer een merkhouder koos voor de algemene klasseomschrijving, de merkregistratie alles dekte wat in de desbetreffende klasse kon vallen, het zogeheten ‘class-heading-covers-all’-principe. Hieraan kwam een einde door het IP Translator-arrest waarin het Europese Hof van Justitie uiteen zette dat het verplicht is om bij depot zorg te dragen voor een duidelijke en nauwkeurige omschrijving van de waren en diensten. De beschermingsomvang van een na 22 juni 2012 gedeponeerd Uniemerk is hierdoor beperkt tot datgeen wat bij registratie duidelijk en nauwkeurig is omschreven, het ‘means-what-it-says’-principe.

Hierdoor kunnen houders van Uniemerken in feite minder beschermd zijn dan bij registratie door de merkhouder was beoogd. Vandaar dat de mogelijkheid is gecreëerd voor houders van Uniemerken die voor 22 juni 2012 zijn gedeponeerd en de algemene klasseomschrijving hebben gebruikt om, binnen zes maanden na inwerkingtreding van de gewijzigde merkenverordening, te verklaren dat zij “(…) op de datum van indiening het voornemen hadden bescherming aan te vragen voor nog andere waren of diensten dan die welke onder de letterlijke betekenis van de klasseomschrijving vallen (…)’. Oftewel: houders kunnen door middel van het indienen van de verklaring bewerkstelligen dat de registratie ook waren en diensten dekt die niet vallen onder de letterlijke betekenis van de klasseomschrijving. Hiervoor geldt wel het vereiste dat die waren en diensten in de zogenaamde alfabetische lijst voorkomen: een door merkenautoriteiten gehanteerde lijst met per klasse ingedeelde waren en diensten.

Indien een merkhouder niet van deze mogelijkheid gebruik maakt zal de beschermingsomvang van het merk, na het verstrijken van de zes maanden-termijn, beperkt zijn tot wat letterlijk binnen de betekenis van de gebruikte klasseomschrijving valt.

Vereiste ‘voor grafische voorstelling vatbaar’ komt te vervallen
Tot slot is van belang dat zowel in de nieuwe merkenrichtlijn als in de gewijzigde merkenverordening het vereiste ‘voor grafische voorstelling vatbaar’ komt te vervallen. Dit maakt het mogelijk om een niet-zichtbaar teken zoals een geur of klank te registeren, mits het teken omschreven kan worden op precieze en duidelijke wijze en het teken onderscheidend vermogen bezit voor de waren en/of diensten waarvoor het teken wordt geregistreerd.

Hof Den Haag 22 december 2015, IEF 15562; ECLI:NL:GHDHA:2015:3532 (AvroTros tegen Pretium)
Uitspraak ingezonden door Bertil van Kaam en Remco Klöters, Van Kaam Advocaten. Vrijheid van meningsuiting en nieuwsgaring. ‘Chilling effect’. Pretium eist op grond van art. 843a Rv dat al het ruwe geluids- en beeldmateriaal dat Tros tijdens de infiltratie heeft verkregen aan haar ter beschikking stelt. Op grond van het Nordisk-arrest van het EHRM valt dit materiaal onder de bescherming van art. 10 EVRM. Een beperking hiervan is bij wet voorzien (art. 843a Rv), maar in deze situatie niet noodzakelijk omdat Pretium ook getuigen kan horen. Voor toewijzing van de vordering van Pretium tot afgifte van het volledige beeld- en geluidsmateriaal door Tros is geen plaats is. Het tussenarrest wordt vernietigd.

7 Het hof is, onder verwijzing naar het Nordisk-arrest van het EHRM, van oordeel dat het beeld- en geluidsmateriaal dat Tros tijdens de infiltratie van het callcenter heeft verkregen valt onder de bescherming van het recht op vrije meningsuiting en vrije nieuwsgaring als bedoeld in artikel 10 EVRM. Het betreft onderzoeksmateriaal dat verkregen is door een journalist bij zijn onderzoek naar een mogelijke maatschappelijke misstand, namelijk de mogelijk onzorgvuldige/agressieve wijze van telefonische klantenwerving door Pretium. Voor persvrijheid, die essentieel is in een democratische samenleving en die zo min mogelijk moet worden beperkt, is vereist dat een journalist in beginsel vrij is en zich vrij moet voelen om onderzoek te doen naar bijvoorbeeld maatschappelijke misstanden. Het gebruik van een verborgen camera kan in uiterste gevallen noodzakelijk zijn om deze misstanden op overtuigende wijze aan de kaak te kunnen stellen. Het hof acht het denkbaar dat een gedwongen afgifte van met een verborgen camera gemaakte opnames een “chilling effect” zal hebben op de uitoefening van de persvrijheid, in die zin dat - zoals Tros ook heeft aangevoerd in hoger beroep - journalisten als gevolg van de dreiging van een gedwongen afgifte van de opnames terughoudender zullen worden met het gebruik van deze onderzoeksmethode, als gevolg waarvan sommige (ernstige) misstanden niet meer openbaar zullen worden. Aannemelijk is dat journalisten er om diverse - niet op voorhand ongegronde - redenen ernstig bezwaar tegen zullen hebben om de met de verborgen camera gemaakte opnames integraal af te geven aan bijvoorbeeld justitie of, zoals in dit geval, het bedrijf tegen wie het onderzoek naar de maatschappelijke misstand is gericht. Door de afgifte van de integrale opnames worden immers ook beelden bekend die door de journalist bewust niet zijn geselecteerd om te gebruiken in de uitzending, en wordt ook de onderzoeksmethode van de journalist voor derden zichtbaar. Daar komt nog bij dat de opnames naar hun aard beelden zullen bevatten van personen die, zich onbewust van het feit dat zij werden gefilmd, dingen hebben gedaan of gezegd waarvan aannemelijk is dat zij, met het oog op hun privacy, niet willen dat deze verder bekend worden. Niet onaannemelijk is dat deze personen, indien de opnames toch bekend worden, de pers in zijn algemeenheid en de betreffende journalist in het bijzonder verantwoordelijk zullen houden voor het bekend worden van de beelden en de mogelijke represailles of andere schadelijke gevolgen die daarvan het gevolg kunnen zijn. Dit alles kan ertoe leiden dat journalisten minder snel zullen besluiten tot het doen van onderzoek naar een maatschappelijke misstand die slechts met behulp van een verborgen camera op overtuigende wijze aan de kaak kan worden gesteld.

8 De door Pretium gevorderde afgifte van het volledige beeld- en geluidmateriaal vormt derhalve een inbreuk op artikel 10 EVRM. Een dergelijke inbreuk is slechts gerechtvaardigd indien deze bij wet is voorzien en, met inachtneming van de beginselen van subsidiariteit en proportionaliteit, noodzakelijk in een democratische samenleving. Aangezien artikel 843a Rv de bevoegdheid geeft tot een dergelijke inbreuk, is deze inbreuk naar het oordeel van het hof bij wet voorzien. Uit het bovenstaande vloeit voort dat de vordering van Pretium tot afgifte van het volledige beeld- en geluidmateriaal door Tros op grond van artikel 843a Rv moet worden beoordeeld met inachtneming van de bescherming van de opnames onder artikel 10 EVRM.

9 Ingevolge artikel 843a RV is degene die de gegevens onder zich heeft niet gehouden aan een vordering tot afgifte te voldoen, indien daarvoor gewichtige redenen zijn, en ook niet indien redelijkerwijs aangenomen kan worden dat een behoorlijke rechtsbedeling ook zonder verschaffing van de gevraagde gegevens is gewaarborgd. Voor dat laatste dient allereerst te worden vastgesteld dat sprake is van bewijsnood bij de eisende partij, waarvoor geëist mag worden dat alle andere bewijsmiddelen, zoals het horen van getuigen, afwezig zijn of zijn uitgeput. Bij de verdere beoordeling dient voorts mede te worden onderzocht of het noodzakelijk is dat het volledige materiaal wordt verstrekt, of dat met een minder verstrekkende maatregel kan worden volstaan.

10 Vast staat dat Pretium, in het kader van de waarheidsvinding, geen getuigen heeft doen horen. Zij heeft in de onderhavige procedure gesteld dat dat geen alternatief vormt, omdat de getuigen zich na twee jaar niet meer goed zullen kunnen herinneren op welke wijze de infiltrant precies te werk is gegaan. Bovendien zullen alle nuances verloren gaan in een getuigenverhoor, terwijl Pretium recht heeft op een objectieve weergave. De onrechtmatigheid van de - volgens Pretium - vergaande beeldmanipulatie en uitlokking kan volgens haar niet anders worden beoordeeld en vastgesteld dan door kennisneming van het volledige ruwe opnamemateriaal en door vergelijking met het in de Radar-uitzending vertoonde beeld- en geluidmateriaal.

Het hof deelt dit standpunt niet. Het hof ziet niet in waarom Pretium geen bewijs kan leveren door het doen horen van de cursusleider en de callcenter-cursisten als getuigen. Zij kunnen immers uit eigen wetenschap verklaren over de vraag of de in de Radar-uitzending uitgezonden beelden al dan niet overeenstemmen met hun herinneringen aan hetgeen tijdens de cursus in het callcenter is besproken. Ook kunnen zij uit eigen wetenschap verklaren over de vraag of de in de Radar-uitzending aan de kaak gestelde wijze van telefonische klantenwerving van Pretium al dan niet overeenstemt met de daadwerkelijke werkwijze ten tijde van de opnames. Pretium is bekend met de naam van de betreffende cursusleider die dag, die uit eigen wetenschap kan verklaren over feiten en omstandigheden waaruit kan worden afgeleid of de infiltrant zich jegens hem schuldig heeft gemaakt aan uitlokking van bepaalde uitspraken. Aangenomen mag worden dat bij Pretium ook de namen van de andere callcenter-cursisten bekend zijn althans dat zij die namen op eenvoudige wijze kan achterhalen. Dat er op het moment dat Pretium haar 843a Rv-vordering instelde reeds twee jaar was verstreken, maakt nog niet dat de getuigen geen goede herinnering meer aan die dag zouden hebben. Pretium had deze mogelijkheid in elk gevallen kunnen en moeten benutten alvorens haar vordering ex artikel 843a Rv in te stellen.

Het handboek Merkenrecht van Françoise Alsters bevat een beknopte bespreking van alle facetten van het Benelux merkenrecht, begeleid door veel voorbeelden. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met een samenvatting, uitleg van de centrale begrippen en toetsvragen.

Het boek besteedt ook de nodige aandacht aan verwante onderwerpen als Gemeenschapsmerken, handelsnamen en domeinnamen.

Françoise Alsters is advocaat bij Poelmann van den Broek Advocaten te Nijmegen. Daarnaast doceert zij het mastervak Merkenrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Het handboek Merkenrecht is in eerste instantie geschreven voor studenten die zich het vak Merkenrecht eigen willen maken. Daarnaast leent het boek zich mede door de vele voorbeelden en de gekozen opzet ook goed als naslagwerk voor praktijkjuristen.

Meer informatie over het boek, waar dit te bestellen is en hoe lezers het boek hebben ervaren is te vinden op het nieuwe blog Intellectuele eigendom en ICT van Françoise Alsters.

Bijdrage ingezonden door Bas Kist, Chiever. De PR-actie ‘Uw merk op canvas’ van het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom BBIE, heeft nogal wat stof doen opwaaien. Gedurende een aantal maanden stuurt het BBIE de deposanten van nieuwe merken een canvas doek, waarop hun merk staat afgebeeld. Voor in de kantine, in de directiekamer of op de WC: de deposant beslist het zelf maar.

ONRUST | Niet alle merkenbureaus zijn blij met deze marketingstunt, vooral omdat het BBIE direct met hun klanten in contact treedt. De onrust komt natuurlijk niet helemaal onverwacht, aangezien het BBIE en de commerciële merkenbureaus, naast goed samenwerkende partners, ook een beetje concurrenten van elkaar zijn. Mede dankzij actieve marketing van het BBIE hebben veel ondernemers er de afgelopen 10 jaar voor gekozen hun depots direct bij het BBIE in te dienen, zonder de tussenkomst en advies van een merkengemachtigde.

KOU UIT DE LUCHT | Gelukkig is de kou inmiddels uit de lucht: het BBIE en de beroepsorganisatie BMM hebben tijdens een goed gesprek duidelijke afspraken gemaakt over de communicatie rondom de canvas-actie. Ondertussen heeft Chiever besloten van de nood maar een deugd te maken.

NACHTWACHT OP WARE GROOTTE S.V.P. | Gisteren heeft Chiever op eigen naam een merkdepot verricht van de afbeelding van de Nachtwacht. Als het merk over een paar maanden geregistreerd wordt, hebben wij mooi de Nachtwacht op kantoor hangen! Mogen wij het BBIE via deze weg verzoeken het doek op ware grootte af te leveren?

Beneluxdepot 1320813 dd. 9 november 2015 op naam van Chiever B.V. voor klasse 1: strontium

KINK? | Maar er kan nog een kink in de kabel komen: want zal het BBIE een afbeelding van de Nachtwacht wel accepteren? Of is zo’n heel schilderij te complex om als merk te fungeren? Dat lijkt ons niet, het is toch een prachtig herkenningsteken. Zou het dan in strijd zijn met de openbare orde? Nee toch? Nestlé heeft ook het complete Melkmeisje van Vermeer als merk geregistreerd en Manpower een tekening van Leonardo da Vinci.

STRONTIUM | En het onderscheidend vermogen? Is zo’n wereldbekend schilderij wel voldoende onderscheidend? Misschien niet als deksel voor een koekjestrommel of een doosje chocolade. Daarom hebben we maar gekozen voor een product waarvoor zelfs de Nachtwacht toch onderscheidend zou moeten zijn: strontium in klasse 1.

BBIE AFWACHTEN | We zijn er nog niet uit waar we de Nachtwacht straks gaan hangen. Als hij inderdaad op ware grootte geleverd wordt, valt de WC in ieder geval af. Maar nu eerst maar even de BBIE-toets afwachten.

Chiever B.V.

Een bijdrage van Bas Kist, Chiever. Een gevoelige Nederlaag voor spelletjesmaker Ravensburger, fabrikant van het spel Memory. Vorige week maandag bepaalde de rechter in Amsterdam [IEF 15363] dat het bedrijf Jaludo de aanduiding ‘memory’ gewoon mag blijven gebruiken.

JUSTIN BIEBER MEMORY
Jaludo brengt een serie apps met geheugenspelletjes op de markt, met titels als Supermarkt Memory, Dieren Memory, Sinterklaas Memory en zelfs Justin Bieber Memory. Door al deze spellen Memory te noemen maakt Jaludo inbreuk op de merkrechten van ons bekende merk, zo meent Ravenburger. Ravenburger introduceerde Memory in 1959 en sindsdien werden er meer dan 50 miljoen exemplaren verkocht in ruim 70 landen.

BESCHRIJVING VAN GEHEUGENSPEL
Maar de Amsterdamse rechter lijkt niet onder de indruk van de enorme bekendheid van Memory. In Nederland is het woord “memory” een algemeen bekend begrip, dat we kennen uit een woord als ‘memorystick’, zo stel de rechter. Bij het zien van het woord ‘memory’ in combinatie met een ander woord, zullen consumenten onmiddellijk begrijpen dat het om de inhoud van het spel gaat, een geheugenspel, en niet om een merk. Geen inbreuk dus. Het is het risico van een merknaam met een beschrijvende betekenis. Echter, je kunt je wel afvragen wat er op deze manier aan rechten overblijft voor het wereldbekende Memory. Ravensburger gaat zonder enige twijfel in beroep.

Dit artikel werd eerder gepubliceerd in NRC Handelsblad Justin Bieber Memory mag blijven bestaan NRC 03-11-2015

Bijdrage ingezonden door Bas Kist, Chiever. Marilyn Monroe mag dan meer dan 50 jaar dood zijn, maar dat betekent nog niet dat je ongestraft een afdruk van haar lippen op een mok of poster kunt afbeelden. Althans dat vinden de nabestaanden van de actrice, die zich verenigd hebben in de Estate of Marilyn Monroe.

MERKRECHTEN
Al jaren strijden zij tegen de verkoop van ongeautoriseerde Monroe-prullaria, of het nu om theemutsen, pennetjes of posters gaat. In de Verenigde is de estate op dit moment in een juridisch gevecht verwikkeld met Avela, een distributeur van Monroe-artikelen. De erven Monroe blijken niet zuinig te zijn met hun claims. Uit een tussenvonnis van de rechtbank in New York van eind september blijkt dat de estate niet alleen stelt dat het merkrechten bezit op de naam en het uiterlijk van Monroe, maar dat zelfs de lipafdruk van de actrice als merk beschermd is.

RIGHT OF PUBLICITY
In eerdere procedures baseerden de erven hun acties niet op deze merkrechten, maar vooral op het zogenaamde right of publicity. Dit is het recht van een beroemdheid om zich te verzetten tegen commercieel gebruik van zijn naam of portret. In bepaalde staten in de VS kunnen ook de nabestaanden zich op deze publicity rights van hun beroemde familielid beroepen.

VERLOREN RECHTSZAAK
Dat de erven dit recht in deze kwestie niet meenemen, heeft vermoedelijk te maken met een in 2012 verloren rechtszaak in Californië, een staat die publicity rights ook voor de erfgenamen van zijn beroemde overleden inwoners erkent. Toen de estate zich in 2012 op Monroe’s publicity rights beriep en aanvoerde dat de actrice ten tijde van haar overlijden in Californië woonde, kwam er plotseling een stuk op tafel waarin dezelfde estate het tegenovergestelde had verklaard: in een poging belasting te ontwijken had de estate eerder gesteld dat Monroe bij haar dood juist niét in Californië woonde. De rechter vertrouwde het zaakje niet en weigerde de estate de publicity rights toe te kennen.

KANSRIJK
In de procedure tegen Avela, die binnenkort van start gaat, moeten de erven het nu dus vooral van hun merkrechten hebben. Dat betekent overigens niet dat zij kansloos zijn, integendeel zelfs. Want juist merkrechten zijn bij uitstek geschikt om ongeautoriseerde merchandising tegen te gaan.

Een iets gewijzigde versie van dit artikel verscheen eerder in NRC Handelsblad Erven willen geld voor lipafdruk Monroe NRC 13-10-2015

Charles Gielen, Noot onder HvJ 18 sept 2014 Hauck/Stokke, IEF 15328; eerder in NJ.
Bijdrage ingezonden door Charles Gielen, NautaDutilh en RUG. 1. De bescherming van vormen van producten als merk blijft aanleiding geven tot steeds nieuwe rechtspraak. De hier besproken zaak is er weer een mooi voorbeeld van. Het wordt ondernemers die voor vormen van producten merkbescherming willen, niet gemakkelijk gemaakt. Dat komt in de eerste plaats doordat het Europese Hof van oordeel is dat het voor consumenten lastiger is aan de hand van de vorm de herkomst van producten te onderscheiden (zie recent nog HvJ 10 juli 2014, NJ 2015/283, Apple Store met mijn noot en de in dat arrest aangehaalde oudere rechtspraak). Daarom, zo vindt het Hof, kunnen alleen die vormen, die significant afwijken van de norm in de markt als onderscheidend worden gezien en dus merk zijn. Maar als een ondernemer (zoals in dit geval Stokke) erin is geslaagd de rechter ervan te overtuigen dat de vorm van zijn product als merk fungeert, komt de volgende horde.

Bepaald is namelijk (zie art. 3(1)(e) Merkenrichtlijn en in navolging art. 2.1(2) BVIE) dat niet als merk kunnen worden ingeschreven tekens die uitsluitend bestaan uit (i) de vorm die door de aard van de waar wordt bepaald, (ii) de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen en (iii) de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft. Over de betekenis van die uitzonderingen onder Europees recht bestond lange tijd onzekerheid. Onder het Benelux merkenrecht, zoals dat gold vóór de aanpassingen aan de Europese Harmonisatierichtlijn Merkenrecht bestonden die uitzonderingen ook al. Inmiddels heeft het Hof over alle drie uitzonderingen beslist en we weten nu dat de uitleg van die uitzonderingen aanzienlijk beperkter is dan voorheen. De uitzondering onder (iii), technische uitkomst, is door het Hof uitgelegd in de zaken Philips/Remington (HvJ 18 juni 2002, NJ 2003/481) en Lego/Megabrands (HvJ 14 sept. 2010, BIE 2010/94, p. 408). Het hier besproken arrest geeft uitleg aan (i) aard van de waar, en (ii) wezenlijke waarde van de waar.

(...)

10. Gevreesd moet worden dat met name de toepassing van de op zich al onduidelijke uitzondering van de wezenlijke waarde van de waar er niet veel duidelijker op is geworden. Het zal door de vaagheid van de elementen waarmee rekening gehouden moet worden, en de onderlinge samenhang daarvan in de praktijk, leiden tot meer geschillen waar niemand op zich te wachten. Mede gelet op de eveneens niet overtuigende grondslag van deze uitzondering is het de vraag of deze uitzondering maar niet beter kan worden afgeschaft, waarvoor ik elders heb gepleit (zie Hoyng-bundel (2013), p. 178 e.v.; zie ook EIPR 2014, 164). Daar gaf ik ook aan dat het opvallend is dat in het Amerikaanse merkenrecht ten aanzien van een soortgelijke easthetic functionality-doctrine brede kritiek bestaat. Ondanks het voorstel van het Max Planck Instituut aan de Europese Commissie om de uitzondering af te schaffen althans niet toepasselijk te achten wanneer het vormmerk als merk is ingeburgerd, wordt de uitzondering blijkens de laatste en waarschijnlijk definitieve tekst van de voorgesteld herziening van de Merken Verordening en Merken Richtlijn gehandhaafd, en zelfs uitgebreid. In de toekomst zal niet alleen de vorm van de waar die een wezenlijke waarde daaraan geeft, worden uitgesloten, maar ook andere kenmerken van de waar. Kortom: het laatste woord is niet gesproken! Tenslotte: het arrest is ook geannoteerd door A. Kur (GRUR 2014, p. 1099), M.F.J. Haak (BIE 2015/11, p. 65) en J.C.S. Pinckaers (IER 2015/24, p. 176).

Charles Gielen, Noot onder HR 20 februari 2015 Ajax/Lezer, IEF 15327; eerder in NJ; RvdW 2015/345.
Bijdrage ingezonden door Charles Gielen, NautaDutilh en RUG. Dit arrest [red. IEF 14684] is gewezen in een geschil over de beschermingsomvang van een aantal beeldmerken van Ajax en mogelijke inbreuk daarop door Lezer vanwege de verkoop van producten waarvan de uitmonstering, aldus Ajax, op die merken lijkt. Volgens Ajax is er sprake van inbreuk omdat er, kort gezegd, gevaar voor verwarring bestaat (art. 2.20 lid 1(b) BVIE) dan wel dat er een verband tussen de inbreukmakende tekens en de merken van Ajax wordt gelegd zodanig dat er ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit, of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de bekende Ajax-merken (art. 2.20 lid 1(c) BVIE). Volgens Ajax is er een zodanige gelijkenis tussen haar merken en de aangevallen producten dat er overeenstemming bestaat waardoor verwarringsgevaar omstaat c.q. tot een verband moet worden geconcludeerd. Het Hof Amsterdam oordeelde dat de aangevallen producten geen voldoende gelijkenis vertoonden met de merken van Ajax om tot overeenstemming te concluderen. Dit oordeel wordt door de Hoge Raad (daarin de AG volgend) onderuit gehaald en naar mijn oordeel terecht.

(...)

3. Nu het Hof Amsterdam dus wel enige mate van overeenstemming had aangenomen, had het, rekening houdend met alle andere door Ajax aangevoerde omstandigheden (bekendheid en onderscheidend vermogen van de merken, identiteit van de betrokken waren, etc.), moeten onderzoeken of er verwarringsgevaar is dan wel of er een zodanige overeenstemming is dat er een verband wordt gelegd. Die globale beoordeling bleef achterwege en zal alsnog door het Haagse Hof moeten worden verricht. De feitenrechter kan dus in een geval als dit niet volstaan met de vaststelling dat er onvoldoende of slechts weinig overeenstemming is; hij zal dan alsnog moeten nagaan in hoeverre die geringe mate van overeenstemming kan worden gecompenseerd bijvoorbeeld door een sterk onderscheidend vermogen van het merk, of door de omstandigheid dat de producten identiek zijn.

Bijdrage ingezonden door Antoon Quaedvlieg, Klos Morel Vos & Reeskamp. Lang hebben vormmerken voor hun bestaansrecht een uitputtingsslag moeten leveren tegen onwil van het Luxemburgse Hof, dat merkbescherming voor deze categorie kennelijk niet erg zag zitten. Maar nu is er een uitspraak die goede uitgangspunten kan scheppen voor althans één icoontje onder de 3D-merken, het KitKat ‘viervingermerk’.

Als bekend zijn vormen van waren van merkbescherming uitgesloten als ze uitsluitend bestaan uit de vorm die door de aard van de waar wordt bepaald, die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen of die een wezenlijke waarde aan de waar geeft.

De examiner van het Britse merkenbureau vond drie wezenlijke kenmerken in de vorm van de Kitkat, maar hij achtte daarop verschillende uitsluitingen van toepassing. Op de rechthoekige tabletvorm paste hij de uitsluiting van de aard van de waar toe. Technisch bepaald daarentegen achtte hij de uitsparingen in de lengterichting van het tablet en het aantal van die uitsparingen.

Het Hof van Justitie herhaalt de uitspraak van het Hauck-arrest (C-205/13): een vorm is alleen uitgesloten van bescherming als één enkele weigeringsgrond volledig van toepassing is op het teken (rov. 47). Bescherming mag daarentegen niet ontzegd worden op grond van een ‘optelling’ van verschillende gronden. Dat vestigt een gunstig uitgangspunt voor het KitKat vormmerk: op grond van de feiten zoals die in Engeland zijn vastgesteld valt het buiten de uitsluitingsgronden.

Een nog mooiere steun voor Kitkat, die echter ook voor andere vormmerken betekenis heeft, is dat het Hof bevestigt dat alleen die vorm technisch noodzakelijk is, die bepaalt hoe de betrokken waar functioneert (en dus oorzaak is van een technisch effect). Een vorm die slechts het gevolg is van de (technische) wijze waarop de waar wordt vervaardigd, en geen betekenis heeft voor de functie ervan, is dus niet uitgesloten van bescherming (rov. 57).

Opluchting: er komt evenmin een ‘reliance’-eis voor merken. De Britse rechter had het graag gewild. Hij vroeg of enkel nodig was dat de betrokken kringen het teken herkenden en associeerden met de waren en de aanvrager identificeerden als de herkomst daarvan, dan wel dat een aanzienlijk deel van de betrokken kringen ‘afging’ op (“relied on”) het teken (en niet op eventuele andere aanwezige merken) als aanduiding van de herkomst van de waren. In de Britse rechtspraak werpt de ‘reliance’-eis een hoge barrière op tegen (vorm-)merkbescherming¹.

Het Hof gaat uit van de situatie dat het merk dat onderscheidend vermogen heeft verkregen door het gebruik dat ervan is gemaakt hetzij als deel van een ander ingeschreven merk, hetzij in samenhang daarmee. Het oordeelt dat de merkaanvrager dan moet bewijzen dat de betrokken kringen de waar of de dienst wanneer deze uitsluitend wordt aangeduid met dit merk, in tegenstelling tot eventuele andere aanwezige merken, percipiëren als afkomstig van een bepaalde onderneming. Geen woord over ‘reliance’. Die Britse toets wordt uit het Europese merkenrecht gehouden.
Maar ook ten aanzien van de ‘andere aanwezige merken’ komt het Hof met een andere formule. De Britse rechter vroeg ook of de betrokken kringen moesten afgaan op het teken (en niet op eventuele andere aanwezige merken) als aanduiding van de herkomst van de waren. Die formule kan ten onrechte de indruk wekken, dat het teken als enige moet onderscheiden. Het Hof maakt er nu van: “de merkaanvrager moet bewijzen dat de betrokken kringen de waar of de dienst wanneer deze uitsluitend wordt aangeduid met dit merk, in tegenstelling tot eventuele andere aanwezige merken, percipiëren als afkomstig van een bepaalde onderneming.”

In de formulering van het Hof verschijnt echter weer een nieuwe ongerijmdheid: wanneer de waar of dienst uitsluitend wordt aangeduid met ‘dit merk’ kunnen er toch geen ‘eventuele andere aanwezige merken’ zijn? Maar dat blijkt een makke van de Nederlandse vertaling. De originele Franse versie spreekt van: “cette seule marque, par opposition à toute autre marque² » Het Hof bedoelt dus slechts dat het ingeschreven merk alléén (cette seule marque), los van³ eventuele andere aanwezige merken, (zelfstandig) in staat moet zijn de herkomst van de waar te identificeren.

Antoon Quaedvlieg

1 Dat moet althans worden aangenomen, maar het blijft vaag wat ‘reliance’ nu precies behelst. Ik verwijs naar de uitspraak van de verwijzende rechter (High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division, 17 januari 2014, [2014] EWHC 16 (Ch), rov. 46, 47: https://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Ch/2014/16.html. Eenduidig uitsluitsel vind ik echter ook daar niet, zodat er hier niet verder over wordt gespeculeerd.
2 Eu égard à ces considérations, il convient de répondre à la première question que, afin d’obtenir l’enregistrement d’une marque ayant acquis un caractère distinctif après l’usage qui en est fait au sens de l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2008/95, que ce soit en tant que partie d’une autre marque enregistrée ou en combinaison avec celle-ci, le demandeur à l’enregistrement doit apporter la preuve que les milieux intéressés perçoivent le produit ou le service désigné par cette seule marque, par opposition à toute autre marque pouvant également être présente, comme provenant d’une entreprise déterminée.
3 ‘par opposition à’ wordt hier dus gebruikt in de betekenis van ‘tegenover’: het merk alléén, als beschouwd tegenover alle andere merken die eventueel aanwezig zijn.

H.J. Koenraad, Community position trademarks - an increasingly difficult position, WTR august/september 2015, p. 98-101.Bijdrage ingezonden door Hidde Koenraad, Simmons & Simmons LLP. Eerder in WTR augustus/september 2015. While the EU Trademark Regulation is designed for the registration of “word marks, designs, letters, numerals, the shape of goods or of their packaging” as Community trademarks, it is well known that it leaves the class of objects of the trademark right unenumerated.

As jurisprudence around the regulation has grown, so has our understanding of the potential for other marks. These range from natural extensions of particular targets (eg, three-dimensional (3D) marks) to more exotic gustatory, olfactory and auditory marks. Somewhere in between the two extremes are position marks.

Although position marks are regularly accepted by the Office for Harmonisation in the Internal Market (OHIM), once they reach the General Court or the European Court of Justice (ECJ) they tend to be refused. Most position marks do not meet the requirement that a sign depart significantly from the norm or customs of the sector.

While there are now scores of cases from the Boards of Appeal, as well as several judgments from the General Court and the ECJ, which provide further guidance as to how position marks should be treated, important questions remain unanswered. This article summarises repeatedly applied tests used to assess the validity of position marks, discusses the applicability to position marks of the absolute grounds for refusal for shape marks set out in Articles 7(1)(e) (i) to (iii) of the EU Community Trademark Regulation and takes a brief look into the future.

No specific category of mark
Article 4 of the regulation states: “A Community trade mark may consist of any signs capable of being represented graphically, particularly words, including personal names, designs, letters, numerals, the shape of goods or of their packaging, provided that such signs are capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings.”

Neither the regulation nor its implementing regulation (Commission Regulation (EC) 2686/95) refers to position marks as a specific category of mark. However, the General Court has argued in various judgments that, insofar as Article 4 does not contain an exhaustive list of signs capable of being Community trademarks, that has no bearing on the registrability of position marks.

Position marks have been explicitly acknowledged in the OHIM Guidelines, Paragraph 2.2.14 of which states: “Applications for position marks effectively seek to protect a sign which consists of elements (figurative, colour, etc.) positioned on a particular part of a product and being in a particular proportion to the size of the product. The representation of the mark supplied must be accompanied by a description indicating the exact nature of the right concerned.”

According to the OHIM Guidelines, the factors to be taken into account when examining 3D marks are also relevant for position marks. It is stated that “in particular, the examiner must consider whether the relevant consumer will be able to identify a sign which is independent from the normal appearance of the products themselves”. The examiner should also consider whether the positioning of the mark upon the goods is likely to be understood “as having a trademark context”. The examiner should take into account that “in certain contexts, given the norms and customs of particular trades, a position mark may appeal to the eye as an independent feature being distinguishable from the product itself and thus communicating a trade mark message”.

Assessing validity – distinctive character
When looking at the case law from the ECJ and the General Court, position marks are generally found to be similar to the categories of both figurative and 3D marks, since they concern figurative or 3D elements that are applied to the surface of a product. However, it is argued that the classification of a positional mark as a figurative or 3D mark is irrelevant for the purpose of assessing its distinctive character (see, among others, X Technology v OHIM, General Court Case T‑547/08, June 15 2010 (orange on toe of sock [IEF 8912])).

In accordance with established EU case law, the distinctive character of a sign is assessed by reference to the goods or services in respect of which registration is sought and the perception that the relevant public has of those goods and services. As a general factual starting point included in many other ECJ decisions relating to shape-of-products marks, it is argued that the more closely the shape or other elements of the mark for which registration is sought resemble those elements most likely to be taken by the product in question, the greater the likelihood of the shape being devoid of any distinctive character for the purposes of Article 7(1)(b) of the Community Trademark Regulation. As a result, it is argued in various position mark decisions that, to the extent to which average consumers are not in the habit of making assumptions as to the commercial origin of goods on the basis of signs which are indistinguishable from the appearance of the goods themselves, such signs will be inherently distinctive only if they depart significantly from the norm or customs of the sector.

In this regard, the mere fact that a shape or appearance is a variant of a common shape of the type of product at hand is not sufficient to establish that the mark is not devoid of distinctive character. A simple departure is not enough; the departure must be significant (Henkel v OHIM, ECJ Case C-218/01, February 12 2004). Moreover, the novelty or originality of the shape is also irrelevant (Think Schuwerk GmbH v OHIM, Case T-208/12, General Court, July 11 2013).

(In)distinguishable from appearance? A matter of fact
The decisive factor governing the applicability of this test is not the classification of the sign as a figurative, 3D or other mark, but the fact that it is indistinguishable from the appearance of the product in question. This criterion has been applied before in ECJ case law – not only to 3D marks, but also to figurative marks consisting of a two-dimensional (2D) representation of the product in question and also to a sign consisting of a design applied to the surface of the product.
Likewise, colours and abstract combinations are not regarded by the ECJ as intrinsically distinctive, save in exceptional circumstances, since they are indistinguishable from the appearance of the goods designated and are not, in principle, used to identify commercial origin. In those circumstances, it is necessary to determine whether the mark applied for is indistinguishable from the appearance of the designated product or whether, on the contrary, it departs significantly from the norm and customs of the relevant sector.

In K-Swiss Inc v OHIM (General Court, Case T-85/13, June 13 2014, [IEF 13937]) the General Court considered that, in addition to the above-mentioned criterion, the sign at issue must be independent of the appearance of the product that it designates in order, in particular, not to be perceived by the relevant public as merely a decorative element. While referring to Glaverbel v OHIM (Case T‑36/01, October 9 2002 (surface of a plate of glass)), the General Court considered that in order to be afforded distinctive character, a design applied to the surface of a product must be capable of being apprehended without the product’s inherent qualities being perceived simultaneously, so that the design can be easily and instantly recalled by the relevant public as a distinctive sign.

Figure 1: The General Court found that K-Swiss had not proven that the five parallel stripe could be apprehended without the intrinsic characteristics of those shoes being simultaneously perceived

With regard to the application depicted in Figure 1, the General Court found that the applicant, K-Swiss, had not proven that the five parallel stripes, applied to the external surface of business or dress shoes, could be apprehended without the intrinsic characteristics of those shoes being simultaneously perceived. K-Swiss therefore failed to prove that those five stripes could be easily and instantly recalled by the relevant public as a distinctive sign.

Applicants have been keen to argue that their marks are distinguishable from the mere shape of the product in question or indeed mere decoration. While the ECJ has left it open that marks which go to the shape or decoration of a product could have inherent distinctiveness, aside from cases where acquired distinctiveness has been successfully established, this will rarely be the case.

The ECJ has been keen to point out in several cases that such limitations are not absolute rules of law, but rather matters of fact about the nature of consumers.

A good example of this important distinction is Think Schuhwerk GmbH v OHIM (ECJ, Case C-521/13 P, September 11 2014) which concerned red aglets on shoelaces. The General Court had found that the aglets were indissociable from the shoes and, as such, the mark was indistinguishable from the appearance of the product. Being indistinguishable, unless acquired distinctiveness could be established, it would be very difficult for the aglets to have any distinctiveness at all. The ECJ would not accept a plea that the assessment of indissociability was wrong, as this was a matter of fact not law. Think Schuhwerk could not make out its appeal and the mark was rejected.

Applicants should be extremely vigilant as to this distinction between facts and law: not only should it change the approach to the kind of evidence submitted to a fact-finding tribunal, but care should also be taken that any appeals on matters of law are actually matters of law.

Functional and decorative elements
In Rosenruist – Gestão e serviços Lda v OHIM (General Court, Case T-388/09, September 28 2010) the General Court found that whether a (position) mark may serve a decorative or ornamental purpose is irrelevant for the purposes of assessing its distinctive character.

At the same time, the court considered that it is always necessary for the sign in question – even if it may serve a decorative purpose and need not meet a specific level of creativity – to have a minimum degree of distinctive character. In this case, the application was rejected, the General Court considering it to be a simple, commonplace pattern with an exclusively decorative function, no aspect of which would enable the relevant public to identify the commercial origin of the goods described in the application or to distinguish them from others.

Another example of a sign found to be decorative is Landini Srl v OHIM (General Court, Case T-131/13, March 14 2014 [IEF 13644 F)]), concerning the application for a flower on a collar.

The General Court found that it is well known that a flower can adorn a buttonhole positioned on the collar of an item of clothing. According to the court, this circumstance weakened the capacity of the mark at issue to serve as an indication of the commercial origin of the products in question. The mark was rejected.

In its decision of January 16 2014 the General Court considered the famous ‘button in the ear’ motif of Steiff teddy bears (Margarete Steiff GmbH v OHIM, General Court, Case T-434/12, January 16 2014 [IEF 13433]). This mark was registered in Germany and, to those familiar with Steiff bears, it came as a surprise when the application was rejected by the General Court. The court determined that “[the marks] would rather be perceived by the relevant public as a possible presentation of immovable labels which can be found on many different places of stuffed animals or as an original form of ornamentation.

They will thus not be perceived by the relevant public as an indication of the commercial origin of the products”. The court continued that the fixing of the button to the ear “in fact created a banal combination, which will be seen by the public as a decorative element, even functional”.

The concept of functionality – and the likelihood that a functional feature will not be inherently distinctive – was also discussed in Lange Uhren GmbH v OHIM (General Court, Case T-152/07, September 14 2009 [IEF 8195]). In that case, the mark claimed was for circles and ellipses on a watch face.

The General Court held that the positioning of ordinary geometric shapes on the face of a watch would not appear at first sight to have a recognisable effect as an indication of commercial origin of the product in question, but on the contrary would be perceived as a functional element thereof. Further, it had not been established that the relevant public – even if it were made up of a public which was aware of luxury watches – would usually consider such geometrical shapes as an indication of the commercial origin of the product in question without associating it, simultaneously, with the name of the maker.

It is suggested that the General Court’s decision in this case would now be erroneous in light of Colloseum Holdings v Levi Strauss (ECJ, Case C-12/12, April 18 2013 [IEF 12574]). Just because a position mark functions alongside another mark does not mean that it necessarily has no independent use. Even so, this case should remind us that the more a feature is perceived as functional, the less likely it is to be inherently distinctive.

A final example of a position mark found to be decorative concerns the application depicted in Figure 3 for a yellow curve at the bottom edge of an electronic display unit. In the application, the sign was described as follows: “The positional mark is composed of a yellow curve, open at the upper edge, placed at the lower edge of an electronic display unit and extending the entire width of the unit. The dotted outline of the edges is purely to show that the curve is affixed to an electronic screen and does not form part of the mark itself.”

According to the General Court’s judgment in Sartorius Lab Instruments Gmbh v OHIM (General Court, Case T-331/12, February 26 2014 [IEF 13586]), this mark had no characteristic element or any memorable or eye-catching features likely to lend it a minimum degree of distinctiveness and enable the consumer to perceive it as anything other than a decoration typical of the goods in question.

Simple signs
Although one should obviously avoid filing extremely simple signs, OHIM Board of Appeal case law includes many examples of applications for position marks that were rejected for this reason. This generally includes signs which are found to contain nothing which may be considered eye-catching or memorable, or which have no characteristic features which can distinguish them from other identical or similar shapes, and thus are incapable of attracting the attention of the consumer. An example is the sign depicted in Figure 4, a figurative mark with a description of the mark which reads:
“The mark extends in longitudinal direction along the lines of the power tool.”

On several occasions it has been held that a sign made up of a basic geometric figure (eg, a circle, line, rectangle, pentagon or parallelogram) is incapable, in itself, of sending a message which consumers can remember, which means that they will not consider it to be a trademark, unless it has acquired distinctive character through use (Pentagon, General Court, Case T-304/05 [IEF 4897] and Parallélogramme, General Court, Case T-159/10, April 13 2011). Indeed, these types of figure are normally perceived as ornamental features, rather than as distinctive signs.

Figure 2: In Margarete Steiff GmbH v OHIM, the court continued that the fixing of the button to the ear of the Steiff teddy bear “created a banal combination, which will be seen by the public as a decorative element, even functional”

Assessing validity – absolute grounds for refusal of shape marks
While the classification as figurative or 3D is not relevant for the assessment of distinctive character, it may be relevant for the applicability of absolute grounds for refusal Figure 3: In Sartorius Lab Instruments Gmbh v OHIM the court found that the mark had no characteristic element or any memorable or eye-catching features likely to lend it a minimum degree of distinctiveness under Article 7(1)(e) of the Community Trademark Regulation. This article excludes protection in an absolute manner for signs if they consist exclusively of shapes which result from the nature of the goods, are necessary to obtain a technical result or give substantial value to the goods.

Article 7(1)(e) does not define the types of sign which must be considered as shapes within the meaning of that provision. It makes no distinction between 3D shapes, 2D shapes and 2D representations of 3D shapes. Hence, it is often held that the exclusions may also apply to trademarks reproducing shapes, regardless of the dimension in which they are represented. The applicability of this article is thus not confined to 3D shapes and may also include position marks.

Since most position marks are refused for not being sufficiently distinctive, there is little European case law in which a position mark has been tested under the grounds of exclusion for 3D marks. However, in its decision of April 1 2015 (Christian Louboutin v Van Haren Schoenen), the District Court of The Hague considered it necessary to refer a question to the ECJ about the applicability of Article 3(1)(e) of the EU Trademark Directive (2008/95/EC), the equivalent of Article 7(1)(e) of the Community Trademark Regulation. Before doing so, the district court first asked the parties involved to comment on their intention to approach the ECJ and on the question to be asked. The position mark at stake concerns Louboutin’s heavily litigated trademark for a red sole.According to the court, this trademark has aspects of both a colour mark and a 3D mark, since it consists of the colour properties of the sole of a shoe. Further, it considered that Louboutin had sufficiently proven that the mark had acquired distinctiveness through use, since a significant part of the relevant public in the Benelux (ie, consumers of high-heeled women’s shoes) could, at the time the infringement commenced in Autumn 2012, identify Louboutin’s shoes as originating from Louboutin and could thus distinguish those shoes from similar products of other undertakings.

However, the district court also ruled that, based on Louboutin’s own statements in previous proceedings in the United States and on a research report submitted by the defendant, the red sole gives substantial value to the goods in question. Subsequently, according to the district court, the question thus arises as to whether the word ‘shape’ in the sense of Article 3(1)(e) (iii) of the directive is limited to 3D characteristics of (parts of) the goods, such as contours, dimensions and volume; or whether this also includes other (non-3D) characteristics of the goods, such as colour.

Interestingly, the district court considered that if colour is not covered by this absolute ground for refusal, the trademark right would enable the proprietor to prevent competitors indefinitely from using characteristics on their products which are sought and valued by the public, such as the red sole of a pump. According to the district court, this seems contrary to the rationale behind this ground for refusal. Likewise, the court considered that a trademark right could prevent a competitor from marketing reflective safety clothing or soft drinks in reflective, and thus insulating, packaging where this constituted a technical solution. We will have to wait and see whether this interesting question makes it to the ECJ.

Conclusion and future position
After reviewing many of the decisions rendered by the ECJ, the General Court and OHIM over the last 10 years, it is fair to conclude that position marks rarely meet the threshold of sufficient inherent distinctiveness. Although position marks are regularly accepted by OHIM, once they reach the General Court or the ECJ they tend to be refused. Most position marks do not meet the requirement that the sign depart significantly from the norm or customs of the sector. Lack of distinctiveness can be overcome by showing acquired distinctive character through use. However, the very high standard set by the ECJ to prove distinctiveness through use makes this quite difficult. Although position marks can be protected in theory, it is very difficult to obtain such protection in practice and to enforce position marks against a determined competitor effectively.
On top of that, the Presidency Compromise Proposals on the Community Trademark Regulation and the Trademark Directive published in May 2014 propose extending the absolute grounds for refusal of shape marks as included in Articles 7(1)(e) (i) to (iii) of the regulation and Articles 3(1)(e) (i) to (iii) of the directive, by adding the wording ‘or other characteristics’, as follows:

1. The following shall not be registered:
(e) signs which consist exclusively of:
(i) the shape or other characteristics which result from the nature of the goods themselves;
(ii) the shape or other characteristics of goods which are necessary to obtain a technical result;
(iii) the shape or other characteristics of goods which gives substantial value to the goods.
Clearly, it is not to be expected that life will become easier for applicants of position marks (and shape marks) if these legislative proposals are enacted. But even if they are not, based on the ECJ’s decision in Hauck GmbH v Stokke A/S (Case C-205/13, September 18 2014 (children’s chair) [IEF 14209]), applicants will most likely continue to face significant hurdles in registering position marks (even when such shapes have acquired distinctive character through use).

In the end, the lesson to be learned from the various negative decisions on position marks is that the European authorities have generally been reticent about affording perpetual protection to signs which, in many cases, are designs rather than trademarks. The good news is that – albeit for a limited period – in these cases it will often be possible to obtain design right protection, provided that this is applied for before public disclosure (or at least within the grace period).
Figure 4: The description of this figurative mark read: “The mark extends in longitudinal direction along the lines of the power tool”

Hidde J Koenraad is a partner at Simmons & Simmons LLP hidde.koenraad@simmons-simmons.com