Overig  

W. During, Het faciliteren van merkinbreuk, bestuurdersaansprakelijkheid en cumulatie van winstafdracht en schadevergoeding, IEF 14693, www.IE-Forum.nl.
Redactionele bijdrage van Wieke During, Bird & Bird. De rechtbank Den Haag heeft op 4 februari 2015 een beslissing gegeven in een zaak die ziet op het in Nederland verhandelen van nagemaakte kleding [IEF 14631]. Interessant is dat de rechtbank in deze zaak tot het oordeel komt dat een van de gedaagden merkinbreuk heeft gefaciliteerd door te fungeren als afhaaladres. Welke maatstaf heeft de rechtbank hierbij aangelegd en is deze ook juist? Opmerkelijk is verder dat de rechtbank concludeert tot bestuurdersaansprakelijkheid, aangezien dit niet vaak voorkomt in merkenzaken. Tot slot wordt in deze beslissing cumulatie van winstafdracht en schadevergoeding gedeeltelijk van de hand gewezen. Een en ander lijkt reden genoeg om deze beslissing nader tegen het licht te houden.

(...lees het volledige artikel...)

Conclusie
De rechtbank Den Haag heeft bij het beoordelen van het faciliteren van merkinbreuk door te fungeren als afhaaladres gekozen voor een strenge maatstaf. Wordt deze uitspraak gevolgd, dan is er alleen sprake van het faciliteren van merkinbreuk indien er sprake is van wetenschap van de merkinbreuk. Het kunnen of redelijkerwijs moeten weten van de inbreuk is dan niet meer voldoende. Daarnaast concludeert de rechtbank tot bestuurdersaansprakelijkheid. Daarmee is dit de derde uitspraak in relatief korte tijd waarin bestuurdersaansprakelijkheid wordt aangenomen in een merkzaak. De bestuurder die weet of behoort te weten dat er inbreuk wordt gemaakt door de vennootschap en er niet voor zorgt dat de inbreuk wordt beëindigd, terwijl hij daartoe wel in staat is, kan zich dus niet verschuilen achter de beperkte aansprakelijkheid van de B.V. Tot slot heeft de rechtbank met deze beslissing aangesloten bij de gangbare aanpak om cumulatie van schadevergoeding en winstafdracht slechts in beperkte vorm toe te wijzen. De lagere rechtspraak is daar vrij consequent in, maar uiteindelijk is het aan het Benelux-Gerechtshof om te beslissen of die aanpak ten aanzien van artikel 2.21 lid 4 BVIE ook klopt.

Wieke During

Bijdrage ingezonden door Bas Kist, Chiever. De geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in Friesland heeft juridische stappen aangekondigd tegen Denk, de nieuwe politieke partij van oud-PvdA-Kamerleden Tunahan Kuzu en Selçuk Öztürk. Volgens de GGZ, dat sinds 2010 de identieke merknaam Denk gebruikt voor een behandelprogramma voor mensen met psychische klachten, plegen de Turken merk- en handelsnaaminbreuk. Ook het logo van de nieuwe partij vertoont volgens de Friezen opvallende gelijkenissen met het Denk-logo van de GGZ.

HEEFT GGZ EEN PUNT?
Heeft de GGZ een punt? Die kans lijkt erg klein. Onder het merkenrecht heeft een merkhouder ruwweg twee mogelijkheden om op te treden tegen gebruik van een overeenstemmend merk.

SOORTGELIJKE DIENSTEN
In de eerste plaats kan een merkhouder een gelijkend merk verbieden als dit merk voor soortgelijke producten wordt gebruikt en er gevaar voor verwarring bestaat. Deze vlieger gaat voor de GGZ niet op want hun merk Denk is voor ‘medische diensten’ geregistreerd en die zijn niet soortgelijk aan de diensten van een politieke partij. **

REPUTATIE
Een tweede actiemogelijkheid heeft de merkhouder als de reputatie van zijn merk wordt aangetast door het nieuwe merk. Op deze grond wist het bekende merk Spa in 2001 de Vlaamse Socialisten te dwingen tot een naamswijziging: de naam van de partij werd van SPA veranderd in sp.a. De klacht van de GGZ lijkt zich vooral op dit aspect te richten, de reputatieschade.

BEKEND MERK
Echter, om je hierop te kunnen beroepen stelt de wet wel één hele belangrijke extra voorwaarde: je merk moet bekend zijn. De GGZ zal terecht trots zijn op zijn merk Denk, maar van een bekend merk is natuurlijk geen sprake, en dus kan het bedrijf zich niet op reputatieschade beroepen. Daarin verschilt deze case dan ook wezenlijk van de hiervoor genoemde kwestie rond het merk Spa, dat natuurlijk wel een grote bekendheid heeft. Hoe het ook zij: exit merkenrecht voor GGZ.

HANDELSNAAMRECHT
En levert het handelsnaamrecht, waar de GGZ ook naar verwijst, dan misschien nog wat op? Nee, ook dat lijkt weinig houvast te bieden. Handelsnaamrechten kun je als bedrijf inroepen als een ander een gelijkende handelsnaam gebruikt waardoor – daar is het weer – gevaar voor verwarring ontstaat. Van verwarringsgevaar is alleen sprake als de handelsnamen in dezelfde branche worden gebruikt. Nog even los van de vraag of de GGZ überhaupt wel handelsnaamrechten voor het bedrijfsonderdeel Denk bezit, gaat het hier al mis omdat er geen verwarringsgevaar is: politiek en medische zorg zijn nu eenmaal verschillende activiteiten. Nee, Kuzu en Öztürk kunnen rustig slapen, zou je denken.

Dit artikel werd eerder gepubliceerd in NRC Handelsblad Denk niet verwarrend NRC 14-02-2015

** ONDERBOUWING
Een publicatie in de krant leent zich uiteraard niet voor een al te gedetailleerde juridische toelichting. Op deze plek geef ik een korte juridische onderbouwing van de stelling in dit stukje in de krant, met name waar het gaat om de soortgelijkheid van diensten.

SOORTGELIJKHEID
Het lijkt er op dat de discussie in deze kwestie zich zal toespitsen op de vraag of de diensten uit de merkregistratie Denk van de GGZ soortgelijk zijn aan de diensten van een politieke partij. De omschrijving van de diensten van het merk Denk in Benelux registratie nr. 886430 heeft hoofdzakelijk betrekking op medische diensten.

TERMEN UIT CLASS HEADING
Echter, zoals bij veel classificaties het geval is, heeft de gemachtigde van de GGZ hier op bepaalde onderdelen gekozen voor een ruime omschrijving, afkomstig uit de class-heading. Zo zijn er in klasse 35 bijvoorbeeld diensten opgenomen als reclame; publiciteit; beheer van commerciële zaken; zakelijk administratie; administratieve diensten. En in klasse 45 vinden we de omschrijving persoonlijke en maatschappelijke diensten verleend door derden om aan individuele behoeften te voldoen.

DIENSTEN UIT KLASSE 35
Nu denk ik dat er weinig discussie hoeft te zijn over de vraag of de opgenomen diensten uit klasse 35 soortgelijk zijn aan de diensten van een politieke partij. Dat lijkt mij niet. Een politieke partij is geen reclamebureau en biedt ook geen administratieve diensten aan derden aan.

DIENSTEN VAN KLASSE 45
Interessanter is natuurlijk die omschrijving uit klasse 45: Persoonlijke en maatschappelijke diensten verleend door derden om aan individuele behoeften te voldoen. Geen idee wat dat eigenlijk zou moeten zijn. Ik denk dat de deposant het ten tijde van zijn depot in 2010 ook niet wist, maar hij doelde zonder twijfel op iets medisch. Biedt deze omschrijving de GGZ dan houvast? Ik meen van niet.

NIET SOORTGELIJK
In de eerste plaats niet omdat ik meen dat deze uiterst vage omschrijving niets met de diensten van een politieke partij te maken heeft. Volgens de toelichting van WIPO bij deze omschrijving vallen hier zaken onder als diensten van advocaten, diensten beveiligingsbedrijven of diensten geleverd in verband met ‘social events’, waarbij volgens WIPO gedacht moet worden aan escort services en begrafenisdiensten. Toch niet direct diensten die soortgelijk zijn aan de diensten van een politieke partij.

ONVOLDOENDE DUIDELIJK
Maar er is nog een andere hobbel bij deze omschrijving in klasse 45. Sinds het IP-Translator-arrest van het Hof van Justitie weten we dat classificaties ‘voldoende duidelijk en nauwkeurig’ moeten zijn. Op basis daarvan hebben OHIM en de nationale diensten van de EU-landen op 20 november 2013 een Gemeenschappelijke Verklaring afgegeven waarin 11 termen uit de class-heading worden genoemd, die naar het oordeel van de deelnemende bureaus onvoldoende duidelijk en nauwkeurig zijn. Op deze lijst prijkt ook de standaardomschrijving uit klasse 45, persoonlijke en maatschappelijke diensten verleend door derden om aan individuele behoeften te voldoen. Daar heeft de GGZ naar mijn mening dus weinig aan, er van uitgaande dat de rechter de lijn van OHIM en BBIE volgt.

Bas Kist
Chiever B.V.

Bijdrage ingezonden door Bas Kist, Chiever. De rechtbank in het Franse Valenciennes heeft onlangs bepaald dat een echtpaar zijn dochter niet de naam Nutella mag geven. Nutella werd in september vorige jaar geboren. Meteen bij de aangifte bij de burgerlijke stand ging het al mis. De dienstdoende ambtenaar vond de naam Nutella maar niets en speelde de zaak door naar de familiekamer van de lokale rechtbank.

NUTELLA: PESTERIJEN EN SPOT
Daar oordeelde de rechter dat het niet in het belang van het meisje is om een naam te dragen die gelijk is aan een wereldbekend merk chocoladepasta. Dat leidt straks alleen maar tot pesterijen en spot, aldus de rechter. En omdat de ouders niet bij de zitting aanwezig waren, koos de rechter zelf maar een nieuwe voornaam: Ella.

ROLLS ROYCE EN TOM TOM
Ook in Nederland is het oppassen geblazen met bekende merken als voornaam. Zo kreeg goeroe Emile Ratelband in 1977 geen toestemming om zijn zoon Frans Rolls Royce te noemen. En op de website www.vernoeming.nl is te lezen dat recentelijk de voornaam Tom Tom in eerste instantie afgewezen werd. Om onduidelijke reden werd de naam vervolgens alsnog geaccepteerd. Ik vrees dat de kleine Tom Tom nog vaak te horen krijgt dat hij maar even de weg moet wijzen.

Dit artikel werd eerder gepubliceerd in NRC Handelsblad Noem je kind niet Nutella NRC 10-02-2015

The objective of this public consultation (until 23rd of February) is to seek suggestions and ideas from all OHIM stakeholders and general public on the vision and strategic goals set by the Office for the coming years. OHIM values the opinion of its stakeholders and therefore invites them to review the Guiding Principles and Outline of the Strategic Plan 2020 and submit your feedback and any other suggestions you may have by e-mail

Contributions will be treated confidentially. See our privacy statement for information on how your personal data and contribution will be dealt with.

Bijdrage ingezonden door Bas Kist, Chiever. Sportmerk Nike is in de VS aangeklaagd voor auteursrechtinbreuk. Op 22 januari 2015 diende fotograaf Jacobus Rentmeester een klacht in bij de rechtbank van Oregon. Rentmeester maakt bezwaar tegen de ‘jumpman’, het silhouet van basketbalspeler Michael Jordan dat Nike over de hele wereld gebruikt als logo voor zijn Michael Jordan-lijn van producten.

AFSPRAKEN GESCHONDEN
Rentmeester stelt dat de ‘jumpman’ afkomstig is van een foto die hij in 1984 voor Life Magazine maakte. Volgens de fotograaf betaalde Nike hem in maart 1985 een bedrag van $ 15.000,- dollar voor het gebruik van het Jordan-silhouet gedurende een periode van twee jaar in Noord Amerika. Die afspraken heeft Nike volgens Rentmeester op grote schaal geschonden. Het sportmerk heeft sinds 1987 miljarden dollars omgezet met dit logo en ik zie mijn schade dan ook graag vergoed, aldus de fotograaf.

GEEN EXACTE KOPIE
Nike heeft nog niet gereageerd op de aanklacht. Vermoedelijk zal het bedrijf aanvoeren dat hun jumpman geen exacte kopie is van het silhouet van de foto, maar een variant. Blijft de vraag waarom Nike in 1985 daar dan toch $ 15.000,- voor betaalde. Aan de andere kant kun je je ook afvragen waarom die Rentmeester zolang heeft gewacht met zijn klachten.

Dit artikel verscheen eerder in NRC Handelsblad Nike moet betalen voor Jumpman logo NRC 28-01-2015

Bijdrage ingezonden door Corina Post, Cpostc. Het Italiaanse mode concern Replay heeft in samenwerking met parfumhuis Mavive een nieuw mannenparfum op de markt gebracht. De geur omschrijft zich als sensueel, krachtig, kruidig en mysterieus. Het parfum heet RELOVER. Het is een pakkende naam maar hoe uniek is deze eigenlijk? En welke mogelijkheden heeft REPLAY om de naam RELOVER en het uiterlijk van zijn parfumrevolver te beschermen?

Dat Italianen goed zijn in design blijkt maar weer want deze geur is in een wel heel creatief ontwerp gegoten. Het parfum zit namelijk in een verwisselbare lichtblauwe loop dat wordt vastgeklikt in een metallic heft oftewel het is een klassieke revolver.

De naam RELOVER is met veel creativiteit tot stand gekomen. Het is duidelijk dat men gespeeld heeft met de woorden REVOLVER, RELOAD en LOVE(R), waarbij RE terugkomt als eerste element in REPLAY. De naam zegt dus eigenlijk “Het herladen van je geliefde (geur)”. Tenminste dat dacht ik in eerste instantie. Maar toen ik het internet afstruinde kwam ik op een Amerikaanse website een antieke Smith & Wesson Relover (model 1) revolver tegen. Deze revolver is zilver beplaat en door de jaren blauwig van kleur geworden.

Merk
Neemt niet weg dat REPLAY de naam RELOVER kan vastleggen via een merkregistratie voor een goede bescherming van de naam. Een onderzoek of de naam ook daadwerkelijk beschikbaar is in het merkenregister is aan te raden om eventuele problemen te voorkomen. Het valt op dat de naam RELOVER nog niet als merk in het Europese register is gedeponeerd ondanks dat het product al wel op de Europese markt verkrijgbaar is. De naam RELOVER wordt in een speciaal lettertype weergegeven. Ook deze schrijfwijze kan met een merkregistratie vastgelegd worden. Het uiterlijk van de revolver kan als beeldmerk worden geregistreerd.

Model
Een andere mogelijkheid om het uiterlijk van dit revolver vast te leggen is via een modelregistratie. De eisen die aan een model worden gesteld zijn: een nieuw uiterlijk en een eigen karakter. Natuurlijk kennen we al veel vormen van (water)pistolen maar niet als het gaat om parfum. Een zoektocht op het internet leverde hooguit 18de eeuwse parfumpistolen of kostbaar multifunctionele vrouwenpistool van Chanel op. Daarnaast is er de handgranaat van Viktor & Rolf of de kogels van Julliet has a gun. Maar al deze geurwapens lijken niet op het RELOVER revolver. Indien Replay nog geen modeldepot heeft aangevraagd dan heeft zij 12 maanden de tijd vanaf het moment dat zij het RELOVER parfum aan het publiek heeft getoond om dit als nog te doen.

Want als eigenaar wil je wel gericht kunnen schieten als iemand jouw naam of het uiterlijk van jouw product oneigenlijk gebruikt.

Bijdrage ingezonden door Michiel Heffels, Spiegeler advocaten. De meest essentiële functie van een merk is de herkomst- en kwaliteitsfunctie. Als producten en diensten identificeerbaar zijn door een merk, kunnen ze van elkaar worden onderscheiden. Herkomst en kwaliteit van producten en diensten kunnen zo worden gegarandeerd.

Grote bedrijven hebben dikwijls marketeers die de opdracht hebben om een product of dienst op zo kort mogelijke termijn bekend te maken bij het publiek. Om dat doel te bereiken is het wel prettig als het te lanceren product of dienst op de markt kan worden gezet met gebruikmaking van een naam die iedereen onmiddellijk herkent. Zo kan het gebeuren dat een marketeer van een bekend telecombedrijf voor zijn nieuwe gecombineerde internet en telefonie-abonnement het teken INTERNET + BELLEN als merk in wil schrijven. Uiteraard komt een dergelijke aanvraag niet ver omdat het beschrijvend is.

Hetzelfde telecombedrijf lukte het echter wel om een ander woord- en beeldmerk als Benelux- en Europees ingeschreven te krijgen: FREEDOM OF SPEECH. Een alleenrecht voor de aanduiding van één van de belangrijkste grondrechten ten behoeve van de verkoop van telecomdiensten en gerelateerde hardware. Het moet niet gekker worden. Deze merkaanvraag werd echter wel gehonoreerd door het Benelux- en het Europese Merkenbureau die kennelijk niet beschikten over voldoende juridische instrumenten om het af te wijzen.

JE SUIS CHARLIE werd razendsnel een symbool voor diezelfde vrijheid van meningsuiting. Merkaanvragen voor het teken JE SUIS CHARLIE worden door het Franse Merkenbureau INPI echter niet in behandeling genomen. Volgens het INPI is het teken JE SUIS CHARLIE niet onderscheidend. De afsluitende zin in het persbericht is veelzeggend: “En effet, ce slogan ne peut pas être capté par un acteur économique du fait de sa large utilisation par la collectivité”.

Hiermee neemt het INPI meteen moreel stelling tegen degenen die de gebeurtenissen in Parijs misbruiken voor geldelijk gewin. De grens is bereikt. Hoog tijd om eens stil te staan bij de vraag of we niet al eerder te ver zijn doorgeschoten met de bescherming van intellectuele eigendom.

Michiel Heffels

Bijdrage inzonden door Corina Post -Wolfert, Cpostc. Eerder verschenen in de Levensmiddelenkrant. Merken vereisen grote investeringen om consument merktrouw te maken én te houden. Een merk kan sterk zijn als de consument het in één oogopslag herkent en herinnert en een merk kan sterk zijn op juridisch vlak. Er is echter ook een keerzijde als de concurrentie het succes van een merk gebruikt als aanduiding van eenzelfde soort product. In de Innova Klassiek van Levensmiddelenkrant, zijn het veelal producten met de sterke merken die er met de prijzen vandoor gaan, omdat deze erin slagen over meerdere jaren een consistente prestatie neer te zetten in het schap. Maar wat is een sterk merk eigenlijk?

Daarvoor eerst even terug naar afgelopen oktober. Elk jaar reikt de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie de FNLI Merk van het Jaar award uit. De FNLI stelt hiervoor 7 productcategorieën op waarin één merk kan winnen. Dit jaar waren dat Hertog Jan, Douwe Egberts, LU, Unox, Campina, Johma en Nivea die in hun categorie wonnen. Uiteindelijk kreeg Campina de overall award Merk van het Jaar 2014 uitgereikt. De consument beoordeelt dit merk als beste op kwaliteit, innovatiekracht en expressiviteit. Coca-Cola scoort het beste op de meest herkenbare verpakking. Stuk voor stuk sterke merken, maar duidelijk op verschillende criteria. In de eerste plaats is een merk ‘sterk’ wanneer een flink deel van de doelgroep het herinnert en herkent. Dit wordt versterkt door imago en identiteit van het product of dienst.

Vernoemen
Op juridisch vlak is een merk sterk wanneer het zijn product niet beschrijft. Dit kan door het product te vernoemen naar zijn bedenker. Douwe Egberts is opgericht door Egbert Douwes, Johma is een samentrekking van de grondleggers Johan en Martin, LU komt uit de namen Lefèvre-Utile van het banketbakkersechtpaar en Hertog Jan bier is vernoemd naar de gelijknamige Middeleeuwse Brabantse Hertog. Een sterk merk kan ook worden gecreëerd door niet beschrijvende woordelementen aan elkaar te plakken. Zo is Nivea ontstaan uit het Latijnse woord niveus, dat sneeuwwit betekent. Unox zou een samenvoeging zijn van Unilever en Ox (Oss) en Campina  een naam uit de Romeinse tijd voor de Brabantse Kempen.

Langdurig gebruik
Een merk kan ook sterk worden doordat het intensief en langdurig wordt gebruikt in reclame. De bekendheid van een merk wordt mede vergroot door bijvoorbeeld kleurgebruik, logo, slogan of een muziektune. Deze bekendheid kan er voor zorgen dat het merk inburgert.
Zo bracht Wrigley in 1914 kauwgom op de Amerikaanse markt met de naam Doublemint en registreerde de naam als merk. Doublemint is te herkennen aan zijn felgroene verpakking, langwerpige kauwgomplakjes gewikkeld in een zilver cellofaantje. Deze vorm onderscheidt zich duidelijk van andere kauwgommerken. Wrigley adverteerde decennialang succesvol met tweelingen om de nadruk op het element double te leggen. Doublemint kreeg ook in Europa succes waar de kauwgom slechts door één persoon werd aangeprezen. Toen echter de naam bij het Europese Merkenbureau werd gedeponeerd, weigerde deze Doublemint als merk in te schrijven omdat het beschrijvend zou zijn. Double kan twee keer zo fris betekenen en mint verwijst naar de smaak. Beschrijvende namen kunnen nu eenmaal geen merk zijn. Wrigley deponeerde zijn merk opnieuw en riep dit keer de bekendheid (inburgering) van zijn naam in. Toen werd de naam als merk wel gehonoreerd.

Keerzijde
Succes van een merk kent ook een keerzijde wanneer anderen het gaan gebruiken als aanduiding van eenzelfde soort product. Het merk wordt dan een soortnaam, zoals Maizena voor maiszetmeel. Dit kan gebeuren doordat de merkhouder niet adequaat optreedt tegen het gebruik van zijn merk door anderen. Het kan ook dat de merkhouder niet een duidelijke soortnaam op zijn product heeft gezet. Dit gebeurde bij het merk Vaseline. In 1872
extraheerde Chemicus Robert Chesebrough uit ruwe olie een petroleum jelly. Deze substantie sluit een open wond af zodat er geen ziekteverwekkers bij kunnen komen. Hij noemde dit product Vaseline maar vergat er een duidelijke soortnaam aan mee te geven. Toen andere fabrikanten eenzelfde product gingen produceren en het hoofdbestanddeel Vaseline noemden, kon hier niet tegen worden opgetreden.

Een sterk merk vereist dus grote inspanning en investeringen om de consument merktrouw te maken én te houden. Coca-Cola is zo’n sterk merk. Al ruim een eeuw is het wereldwijd bekend door niet alleen zijn ‘taste’ maar vooral door zijn naam, lettertype, kleurgebruik, de vorm van de flessen, slogans en reclamecampagnes. In die beroemdheid worden door Coca-Cola jaarlijks enorme bedragen geïnvesteerd. Investeren blijft namelijk noodzakelijk, óók als iedereen je kent.

OLG Köln 31 oktober 2014, IEF 14498 (WeserGold tegen Deutsche SiSi-Werke) - vertaling
Bijdrage ingezonden door Kurt Stöpetie en Rutger Stoop, Brinkhof. Advocaten treden op namens Capri-Sun. Merkenrecht. Waar in eerste aanleg het vormmerk in zowel Nederland [IEF 13734] als Duitsland [IEF 14226] nietig werd verklaard, omdat de vorm van het sta-zakje van CAPRI-SUN noodzakelijk zou zijn om een technische uitkomst te verkrijgen, legt het Duitse Oberlandesgericht van Keulen het nietigheidsoordeel van het DPMA naast zich neer. De Duitse appelrechter handhaaft het aan riha Wesergold opgelegde inbreukverbod, omdat het oordeel van het DPMA niet definitief is en zij het – op basis van een analyse van de aangevoerde argumenten – het niet zeer waarschijnlijk acht dat het DPMA-oordeel in stand zal blijven. Dit oordeel is in lijn met het recente arrest van het Gerecht Simba Toys v OHIM (T-450/09) over de uitleg van de uitsluitingsgrond vanwege technische noodzakelijkheid (zie artikel 7, lid 1 (e, ii) Vo (EG) 207/2009): zie IEF 14409.

De Duitse appelrechter oordeelt verder, net zoals alle tot nog toe ingeschakelde Duitse Landgerichten, dat het vormmerk van het sta-zakje van CAPRI-SUN onderscheidend vermogen bezit en dat door het gebruik van een sta-zakje met nagenoeg dezelfde afmetingen (zij het met een zgn. S-vorm) gevaar voor publieksverwarring gegeven is.

Onderscheidend vermogen
De Duitse appelrechter oordeelt dat het gaat om een verpakkingsvorm met een unieke positie op de relevante markt, want zelfs als gekeken wordt naar andere verpakkingen van vloeibare levensmiddelen op de markt moet geconstateerd worden dat geen vergelijkbare sta-zakjes worden gebruikt (p. 10, onder aa.). Het voorgaande en het gemiddelde onderscheidend vermogen en de aanzienlijke bekendheid van het sta-zakje meegewogen, maken dat het publiek de verpakkingsvorm zal waarnemen als een indicatie van herkomst (p. 15, onder cc.).

Verwarringsgevaar
Bij de beoordeling van het verwarringsgevaar is een belangrijke factor dat het vormmerk en het litigieuze teken worden gebruikt voor identieke waren, namelijk vruchtendranken. Uitgaande van een normaal onderscheidend vermogen van het vormmerk en van een hoge mate van overeenstemming tussen het vormmerk en het litigieuze teken, is het redelijk om aan te nemen dat verwarringsgevaar aanwezig is, aangezien een significant deel van het publiek zal menen dat de waren van gelieerde ondernemingen afkomstig zijn (p. 15, onder b).

Verbod blijft overeind
De Keulse appelrechter onderschrijf het oordeel van het Keulse Landgericht en handhaaft op basis van het geldig te achten Duitse vormmerk DE 39508178 zowel het verbod op de inbreukmakende sta-zakjes, als het verbod op de inbreukmakende kartonnen omverpakkingen.

Volledige tekst van het arrest in het Duits, of de Engelse vertaling.

Bijdrage ingezonden door Michiel Heffels, Lena Kröger, Spiegeler advocaten. Merkenrecht. Duitsland. Sinds 2012 heeft de Duitse stad Düsseldorf een nieuw logo. In dikke rode letters lacht het je toe als je logo dusseldorfbezoekt. Volgens vertegenwoordigers van de stad moet het nieuwe logo het positieve Lebensgefühl van Düsseldorf auf den Punkt bringen. Jammer alleen dat men voor een bestaand concept koos. Zowel Denemarken als Dubrovnik gebruikten eerder al de lachende “:D” ter promotie van hun land en stad. De lachende D van Denemarken is zelfs qua ontwerp volledig identiek.

Nog frappanter is het dat Düsseldorf sinds afgelopen maand de trotse houder van het beeldmerk :D is. Dit logo werd al begin 2013 samen met het beeldmerk :DÜSSELDORF aangevraagd, maar vanwege oppositie tegen de inschrijving, is de registratie pas nu een feit. Aan het OHIM zelf lag het niet; zij had geen enkel bezwaar tegen inschrijving van een emoticon als beeldmerk. Het Deutsche Patent und Markenamt (DPMA) was kritischer – de aanvraag is sinds augustus 2012 aanhangig en er is nog geen beslissing in zicht. Nu maakt het na de registratie als Gemeenschapsmerk voor bescherming in Duitsland niet echt meer uit dat het DPMA kennelijk een strengere toets hanteert, maar het is toch opmerkelijk dat een nationaal merkenbureau blijkbaar van mening verschilt met een overkoepelend Europees orgaan.

Er bestaat niet voor het eerst verschil van inzicht op Europees en nationaal niveau over de registratie van emoticons als merk. Al sinds 2008 staat de smiley :-) als merk bij het OHIM ingeschreven; merkhouder is een Fins bedrijf. Opmerkelijk is dat het Finse Patent en Registratiebureau door de Finse bestuursrechter terug is gefloten en zij in 2012 de in 2006 in Finland als merken beschermde emoticons :-), =), =(, :) en :( uit het nationale merkenregister moest schrappen. De redenering van de rechter kwam erop neer dat de smiley publiek domein was en dus niet als merk had mogen worden beschermd.

Vergelijkbare betogen zijn ook gehouden toen in 2008 de Russische entrepreneur Oleg Teterin met veel bombarie beweerde het emoticon ;-) te hebben laten beschermen en aankondigde hiervoor (vrij vertaald) “niet al te hoge licentiekosten” van enige tienduizenden dollars te willen heffen. Het is niet erg aannnemelijk dat Oleg Teterin ook maar iets heeft kunnen verdienen aan zijn beweerdelijk verkregen merk.

Michiel Heffels en Lena Kröger