Rechtspraak  

Rechtbank 's-Gravenhage 14 maart 2012, HA ZA 10-3661 (Core tegen Lidl)

Uitspraak ingezonden door Paul Steinhauser, Arnold + Siedsma

Octrooirecht. Core is houdster van EP 865 voor een uitschuifladder en de bijbehorende fabricagewerkwijzen. Een dergelijke ladder is bekend in de stand van de techniek, zie het octrooi US 355. Ondanks dat de PowerFix niet letterlijk voldoet aan de maatregelen, die zien op de kragen rondom kolommen, bepleit Core inbreuk in het equivalantiebereik doordat er twee bumpers op iedere sport zijn bevestigd. Daarmee wordt op in wezen dezelfde wijze, met in wezen dezelfde middelen, in wezen hetzelfde resultaat bereikt, aldus Core.

De vernieuwing die het octrooi aan de stand van techniek toevoegt ten opzichte van McDonnell is een betrekkelijk triviale technische maatregel, waarvan de beschermingsomvang niet te ruim dient te worden getrokken. Waar het in de benadering van Core op neerkomt is dat zij het kenmerk “kraag rondom de kolommen” uit de conclusie uitgebreid wil zien tot “bumper op de sporten” en dat gaat te ver. De Powerfix ladder kan immers ook gezien worden als een niet-inventieve variant op de door McDonnell gevormde stand van de techniek, waarin ter voorkoming van het op elkaar klappen bij het inschuiven stootbumpers zijn aangebracht op de sporten.

4.5 Ten opzichte van McDonnell onderscheidt de ladder volgens conclusie 1 van het octrooi zich door het gebruik van als afzonderlijk onderdeel uitgevoerde kragen. De functie van de losse kraag is niet expliciet in de beschrijving vermeld. Blijkens de verleningsgeschiedenis heeft de Examiner daaraan de functie toegekend dat niet meer de hele "bushing 50" uit McDonnell behoeft te worden uitgevoerd in het daar bedoelde “low friction plastic”, maar alleen de “upper 51 ring”, hetgeen hij inventief achtte. Lidl sluit zich daarbij aan, daartoe stellende dat in McDonnell reeds sprake was van een kraag in de zin van het octrooi in de vorm van flens 53 en bushing 50.

4.6 Core bestrijdt dat. Zij stelt zich op het standpunt dat in figuur 5 flens 53 is opgenomen in hetgeen daar met verwijzingsnummer 45 is aangeduid, zodat flens 53 niet onder de sporten uitsteekt en dus niet kan fungeren om afstand te creëren tussen de verbindingsstukken respectievelijk sporten bij het inklappen van de ladder, zoals bij de kragen volgens het octrooi wel het geval is. Gelet op dat onderscheid met de ladder volgens McDonnell, is het volgens Core voor de gemiddelde vakman duidelijk dat de functie van de losse kragen in het octrooi (in elk geval óók) is dat die als landing surfaces (bordesoppervlakken) fungeren voor de verbindingsstukken bij het inschuiven van de ladder, waarmee wordt voorkomen dat bij inschuiven de verbindingsstukken in de telescopische ladder op elkaar klappen.

4.7 Uitgaande van deze door Core verdedigde functie van de kragen volgens het octrooi en veronderstellenderwijs bij de inbreukvraag uitgaand van de geldigheid van het octrooi, is naar het oordeel van de rechtbank de vernieuwing die het octrooi aan de stand van techniek toevoegt ten opzichte van McDonnell een betrekkelijk triviale technische maatregel, waarvan de beschermingsomvang niet te ruim dient te worden getrokken. Het betreft zeer kort gezegd het aanbrengen van een losse kraag (ring) ter voorkoming van beschadiging bij inschuiven van de telescopische ladder. Een alternatieve, eveneens min of meer triviale technische maatregel om in hetzelfde technische effect te voorzien, is dan vanwege deze gering te oordelen beschermingsomvang niet licht via equivalentie onder de beschermingsomvang van het octrooi te brengen. Daar verzet zich de rechtszekerheid voor derden tegen. Anders gezegd: bij toepassing van de function-way-result toets als bepleit door Core is geen sprake van het toepassen van eenzelfde wijze door het vervangen van de kragen rondom de kolommen door los van de verbindingsstukken aangebrachte rubberen stootbumpers op de sporten waarmee de sporten en de verbindingsstukken op afstand van elkaar worden gehouden. Dit is een andere manier om hetzelfde min of meer eenvoudig te realiseren technische effect te verkrijgen. Waar het in de benadering van Core op neerkomt is dat zij het kenmerk “kraag rondom de kolommen” uit de conclusie uitgebreid wil zien tot “bumper op de sporten” en dat gaat te ver.

4.8 Een andere benadering met dezelfde conclusie is het door Lidl gevoerde Gillette-verweer. De Powerfix ladder kan immers ook gezien worden als een niet-inventieve variant op de door McDonnell gevormde stand van de techniek, waarbij ter voorkoming van het op elkaar klappen van de sporten of de verbindingsstukken bij het inschuiven van de telescopische ladder, rubberen stootbumpers op de sporten zijn aangebracht.

Rechtbank 's-Gravenhage 14 maart 2012, HA ZA 11-2212, 2213, 2215 (Samsung tegen Apple) - LJN BV8871

Na de modellenrechtstrijd [IEF 10819], nu rechtspaak over het octrooirecht op 3G-technologie, FRAND-licenties en de precontractuele goede trouw. Samsung heeft in ETSI, de European Telecommunications Standard Institute) deelgenomen als houdster van vier octrooien en is belangrijke leverancier van diverse onderdelen van tablets en smartphones van Apple.

In augustus 2010 heeft een overleg plaatsgevonden tussen Apple en Samsung. Tijdens dat overleg heeft Apple Samsung verzocht om betaling van een royalty. In reactie daarop heeft Samsung verwezen naar haar octrooien. Apple heeft daarop geantwoord dat zij geen licentie nodig had omdat haar leveranciers al zouden beschikken over de nodige licenties.

Apples verweer dat er - op basis van het Franse recht - met samsung een licentieovereenkomst bestaat, wordt verworpen omdat er slechts FRAND-verklaringen zijn afgegeven. Het beroep op uitputting van de onder FRAND-licenties uitgegeven basebands chips door Qualcomm slaagt en wordt uitgebreid gemotiveerd (zie onder uitputting). Tot slot heeft Apple met haar tegenbod waarbij een cumulatief royaltyplafond wordt gehanteerd bij de berekening van een FRAND-royalty in een eerste tegenbod in onderhandelingen over FRAND-voorwaarden niet onredelijk gehandeld.

Pre-citaat uitleg:
Over de 3G-standaard, ETSI en de ETSI IPR Policy
Om een zo breed mogelijke toepassing van mobiele telecommunicatietechnologie mogelijk te maken is die technologie in veel opzichten gestandaardiseerd. De ontwikkeling van een dergelijke standaard vindt plaats op initiatief van een standaardisatieorganisatie, in  het Engels ook wel aangeduid als Standard Setting Organisation (hierna: SSO), waarin onder meer producenten van mobiele telefoons en telecommunicatie-infrastructuur samenwerken.

De Europese deelnemer aan 3GPP is ETSI (European Telecommunications Standard Institute). Leden van ETSI zijn contractueel gebonden aan de beleidsregels die ETSI heeft opgesteld met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten, de ETSI IPR Policy (hierna: de ETSI-regels).

Rechtspaak.nl:

Rechtspraak.nl: Tussenvonnis. Samsung is in juli 2011 een drietal bodemprocedures bij de rechtbank ’s-Gravenhage begonnen. Samsung vordert daarin een verbod aan Apple om gebruik te maken van UMTS/3G-technologie in de iPhone en iPad alsmede schadevergoeding. Samsung stelt in die procedures dat zij een viertal octrooien bezit die essentieel zijn voor de UMTS/3G-technologie. Op 17 februari 2012 heeft een comparitie van partijen plaatsgevonden om te spreken over de niet-technische verweren van Apple in de zaken. De rechtbank bepaalt in dit tussenvonnis dat de toestemming die Samsung aan Qualcomm heeft gegeven, ook voor Apple geldt voor wat betreft zogenaamde baseband chips die zij betrekt van Qualcomm. Deze chips worden toegepast in de iPhone 4S, zodat de handel in die telefoon door Samsung niet kan worden beperkt. Voor wat betreft de baseband chips die Apple tot januari 2011 van het Duitse bedrijf Infineon betrok, is er geen toestemming. Voor wat betreft de baseband chips die Apple thans van Intel afneemt, krijgt Apple de mogelijkheid om nog een opinie naar Amerikaans recht in te dienen. De chips van Intel worden in de iPhone 3G, 3GS en 4 en iPad 1 en 2 toegepast. Deze opinie zal dan gaan over hoe de licentieovereenkomst tussen Samsung en Intel moet worden begrepen. De rechtbank overweegt verder dat Samsung hoe dan ook geen recht heeft op een verbod, vernietiging of recall van de Apple producten. Dit zou volgens de rechtbank de tussen partijen lopende onderhandelingen over een licentie onder oneigenlijke druk zetten. Samsung is namelijk op grond van de regels die horen bij de UMTS/3G-standaard verplicht om een licentie aan Apple te geven. Die licentie moet dan voorts “fair, reasonable and non-dicriminatory” (FRAND) zijn. De rechtbank vindt niet dat Apple zich tot nu toe in die onderhandelingen onredelijk heeft opgesteld zodat er geen plaats is voor een verbod. De drie zaken zullen in verband met de vorderingen tot schadevergoeding over mogelijke inbreuk in het verleden in maart en april worden voortgezet. Er zijn dan pleidooien over de technische aspecten van de zaken, derhalve over de vragen of de octrooien geldig zijn en of Apple inbreuk daarop (heeft ge)maakt.

Citaten FRAND

4.2. Als meest verstrekkende verweer heeft Apple aangevoerd dat er een licentieovereenkomst bestaat tussen haar en Samsung. Apple heeft in dit verband betoogd dat de FRAND-verklaringen die Samsung voor de vier octrooien heeft afgelegd, moeten worden aangemerkt als een aanbod van een FRAND-licentieovereenkomst en dat Apple dat aanbod heeft aanvaard door het toepassen van de standaard, waardoor een licentieovereenkomst tot stand is gekomen. Dat betoog moet om de volgende redenen worden verworpen.

4.6. Dat een FRAND-verklaring kan worden opgevat als een aanbod van een FRANDlicentie die kan worden aanvaard door het toepassen van de standaard, wordt ook niet ondersteund door de verklaringen van de deskundigen in het Franse recht die Apple heeft overgelegd. Die deskundigen kwalificeren de FRAND-verklaring namelijk als een promesse de contrat (toezegging van een overeenkomst) en onderscheiden een promesse de contrat van onder meer een contrat définitif (definitieve overeenkomst). Deze kwalificatie van de FRAND-verklaring als een promesse de contrat onderstreept dat door aanvaarding van de FRAND-verklaring geen definitieve licentieovereenkomst tot stand komt, maar (slechts) een verbintenis van Samsung jegens Apple om een FRAND-licentie te zullen verlenen. Het betoog van Apple dat die verbintenis onherroepelijk is en Apple een rechtens afdwingbare contractuele aanspraak jegens Samsung geeft, maakt dat niet anders. Apple krijgt door aanvaarding van in de FRAND-verklaring opgenomen toezegging van Samsung een onherroepelijke contractuele aanspraak op verlening van een FRAND-licentie door Samsung. Zij heeft daarmee echter nog geen FRAND-licentie in handen.

Uitputting
4.8. Apple heeft ten tweede betoogd dat de octrooirechten van Samsung zijn uitgeput omdat het onderdeel van haar producten dat het gebruik van de 3G-functionaliteit mogelijk maakt, te weten de zogeheten baseband chip, met toestemming van Samsung in het verkeer is gebracht. Daarbij maakt Apple een onderscheid tussen enerzijds de baseband chips die zijn opgenomen in haar iPhone 4S en anderzijds de baseband chips die zijn opgenomen in haar overige producten met 3G-functionaliteit. De baseband chips voor de iPhone 4S zijn volgens Apple afkomstig van Qualcomm. De overige baseband chips heeft zij, naar zij stelt, tot en met 31 januari 2011 betrokken van Infineon en na 31 januari 2011 van Intel.

Chips van Qualcomm
4.15 (...) Samsung heeft wel aangevoerd dat haar beroep op het voorwaardelijke karakter van haar toezegging om verschillende redenen niet in strijd is met de FRAND-verklaringen en ETSI-regels.

4.16. Ten eerste is het betoog van Samsung dat zij zich niet verplicht heeft om onherroepelijke FRAND-licenties te verlenen, maar slechts onherroepelijk verplicht is om FRAND-licenties te verlenen, ongegrond. In haar FRAND-verklaringen van 2003 en 2010 staat immers uitdrukkelijk dat zij bereid is “to grant irrevocable licenses” (onderstreping rb.). Dat spreekt ook voor zich omdat niet in geschil is dat Samsung met de FRANDverklaringen beoogt te voldoen aan artikel 6.1 van de ETSI-regels dat spreekt over een “undertaking in writing that it is prepared to grant irrevocable licenses” (onderstreping rb.). Voor zover Samsung in dit verband heeft bedoeld te verwijzen naar haar eerste algemene FRAND-verklaring van 1998, waarin niet uitdrukkelijk haar bereidheid om onherroepelijk licenties te verlenen staat, kan haar dat niet baten, omdat zij in ieder geval op grond van de genoemde latere verklaringen en de ETSI-regels zichzelf verplicht heeft om onherroepelijke licenties te verlenen.

4.17. Ten tweede neemt het feit dat het gaat om een toezegging om het octrooi niet te handhaven, in plaats van toestemming om de techniek te gebruik, niet weg dat er sprake is van herroeping van tenminste een deel van een licentie in de zin van de FRANDverklaringen. In het midden kan blijven of, zoals Samsung heeft betoogd, een dergelijke toezegging beperktere rechten inhoudt dan een licentie. Voor zover de rechten beperkter zijn, vormen ze in ieder geval een essentieel onderdeel van een licentie in de zin van de FRAND-verklaringen. Een wezenlijk onderdeel van een FRAND-licentie is immers dat een partij die de 3G-standaard gebruikt, erop kan vertrouwen dat Samsung zich niet tegen dat gebruik zal verzetten. Het herroepen van de toezegging om octrooien niet te handhaven impliceert dat dit essentiële onderdeel van een licentie wordt herroepen. Dat is in strijd met de FRAND-verklaringen.

4.18. Ten derde heeft Samsung betoogd dat het inroepen van het voorwaardelijke karakter van een toezegging of licentie niet hetzelfde is als het herroepen daarvan. Ook dat betoog kan volgens een redelijke uitleg van de verklaringen en de ETSI-regels niet slagen. Het effect van het inroepen van de voorwaarde is immers gelijk aan het effect van andere vormen van herroeping. Het effect is dat de verleende rechten worden beëindigd.

4.19. Ten vierde faalt het betoog van Samsung dat de term herroeping slechts duidt op beëindiging zonder objectieve reden. De tekst van de FRAND-verklaringen en de ETSIregels biedt geen steun voor die beperkte interpretatie. Denkbaar is dat een vorm van (gebruikelijke) beëindigingsclausule onderdeel uitmaakt van de FRAND-voorwaarden, bijvoorbeeld een opzegging (na ingebrekestelling) bij wanbetaling. Voor zover Samsung heeft bedoeld te betogen dat de voorwaarde waarop zij zich beroept FRAND is, strandt dat betoog in dit geval op het feit dat, zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet valt in te zien dat het fair en reasonable is om in de overeenkomst een voorwaarde op te nemen dat de FRAND-licentie wordt beëindigd wanneer de wederpartij een octrooi dat niet essentieel is voor enige standaard, inroept tegen Samsung. Ook is onvoldoende toegelicht dat een dergelijke clausule (en het beroep erop in deze procedure) non-discriminatory zou zijn, tegenover het verweer van Apple dat alleen zij door Samsung met een dergelijke opzegging(sclausule) wordt geconfronteerd, indachtig voorts dat een vergelijkbare clausule ontbreekt in de overeenkomst met Intel.

4.20. Ten vijfde heeft Samsung betoogd dat haar verplichting om FRAND-licenties niet te herroepen niet geldt voor sublicenties. Dat betoog kan alleen al niet slagen omdat de rechten die Apple aan artikel 5.6 van de overeenkomst met Qualcomm kan ontlenen, geen sublicentie betreffen, maar een rechtstreeks jegens Samsung werkende aanspraak. De bepaling betreft immers een covenant van Samsung ten behoeve van klanten van Qualcomm zoals Apple.

4.21. Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat het beroep op uitputting slaagt voor zover het gaat om de iPhone 4S. Voor zover de vorderingen betrekking hebben op de iPhone 4S zullen die dus moeten worden afgewezen.

chips van Intel
4.22. Als niet, althans onvoldoende weersproken staat vast dat de baseband chips die Apple incorporeert in haar smartphones en tablets met 3G-functionaliteit, anders dan de iPhone 4S, sinds vanaf 31 januari 2011 afkomstig zijn van Intel en meer specifiek dat:
(i) Apple die baseband chips afneemt van Intel Americas,
(ii) Intel Americas die baseband chips op haar beurt afneemt van Intel Corporation, en
(iii) Intel Corporation die baseband chips laat produceren door IMC.

4.23. Apple heeft betoogd dat de octrooirechten van Samsung zijn uitgeput onder meer omdat Intel Corporation een overeenkomst heeft met Samsung op basis waarvan Intel Corporation een wereldwijde licentie heeft om de baseband chips te verkopen. Apple wijst in dat verband op artikel 3.1(a)(1) van die overeenkomst, zoals gewijzigd door het tweede amendement van 1 juli 2004 (productie 18C van Apple), waarin staat […].

4.24. Samsung heeft hiertegen onder meer ingebracht dat de in artikel 3.1(a) aan Intel Corporation verleende licentie alleen betrekking heeft op producten die door Intel Corporation zelf zijn gemaakt of die Intel Corporation heeft laten maken overeenkomstig de voorwaarden van artikel 3.7 van de overeenkomst. Ter onderbouwing van dat betoog heeft Samsung verwezen naar de verklaring van een door haar ingeschakelde deskundige op het gebied van het Amerikaanse recht, de heer Hintz (productie 18 van Samsung, in het bijzonder de paragrafen 37-40 daarvan).

4.25. Apple heeft in reactie op dit tegenargument van Samsung aangevoerd dat Intel Corporation op basis van artikel 3.1(a)(1) een licentie heeft om INTEL Licensed Products te verkopen ongeacht de herkomst van die producten. Zij heeft aangeboden ter onderbouwing van dat betoog een verklaring te overleggen van een deskundige in het Amerikaanse recht. Apple heeft die verklaring niet eerder kunnen overleggen omdat het een reactie betreft op een argument dat Samsung voor het eerst naar voren heeft gebracht door overlegging van de verklaring van Hintz. Die verklaring van Hintz heeft Samsung overgelegd na het verstrijken van de daarvoor door de rechtbank gestelde termijn. Ter comparitie is de verklaring van Hintz in beginsel toegelaten als productie, maar heeft de rechtbank de mogelijkheid opengelaten dat Apple de gelegenheid krijgt om zo nodig haar reactie op die verklaring te onderbouwen met de verklaring van een deskundige omdat Apple daarvoor onvoldoende gelegenheid had vanwege de termijnoverschrijding door Samsung. Van die mogelijkheid zal in dit geval gebruik worden gemaakt omdat die verklaring relevant is voor de beantwoording van de vraag of Intel Corporation op grond van haar overeenkomst met Samsung toestemming heeft om door IMC geproduceerde baseband chips te verkopen. Het is namelijk niet in geschil dat die vraag moet worden beantwoord naar het recht van de staat New York, aangezien dat recht van toepassing is op de overeenkomst zoals gewijzigd door het tweede amendement van 1 juli 2004.

Misbruik van bevoegdheid/precontractuele goede trouw

4.30. Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat vooralsnog niet vast staat dat de octrooirechten van Samsung zijn uitgeput met betrekking tot de 3G-producten die Apple op dit moment verhandelt, anders dan de iPhone 4S. Daarom zullen ook de overige verweren die Apple heeft aangevoerd worden beoordeeld, waaronder haar beroep op misbruik van bevoegdheid en precontractuele goede trouw.

4.33. Het feit dat Apple al met de verhandeling van producten met 3G-functionaliteit is begonnen voordat zij Samsung heeft verzocht om een FRAND-licentie, neemt in dit geval niet weg dat er sprake is van misbruik van bevoegdheid of strijd met de precontractuele goede trouw. Apple heeft namelijk aangevoerd dat Samsung vanaf het begin in 2008 op de hoogte is geweest van die handel en dat Samsung geen bezwaar had tegen die handel, maar die juist toejuichte omdat Samsung een belangrijke leverancier is van onderdelen van de 3G-producten van Apple. Dat heeft Samsung niet weersproken. Integendeel, Samsung heeft zelf uitdrukkelijk verklaard dat zij die handel van Apple aanvankelijk heeft gedoogd omdat zij Apple zag als een van haar meest gewaardeerde klanten. Ook staat als onweersproken vast dat Apple om een licentie heeft verzocht, meteen nadat duidelijk werd dat Samsung het gebruik van de octrooien door Apple niet meer zou gedogen. Direct nadat Samsung zich op haar octrooien had beroepen in de besprekingen over de inbreuk op de auteurs-, model- en octrooirechten die Apple haar verweet, heeft Apple geïnformeerd naar de bereidheid van Samsung om een licentie te verlenen. Vervolgens hebben partijen onderhandeld over een kruislicentie. Kort nadat de onderhandelingen over die kruislicenties waren beëindigd, heeft Apple geïnformeerd naar de FRAND-voorwaarden van Samsung en zijn partijen gaan onderhandelen over de door Apple te betalen licentievergoeding.

4.34. Dat er sprake is van serieuze onderhandelingen heeft Samsung onvoldoende
bestreden. Samsung heeft wel aangevoerd dat Apple eigenlijk helemaal geen FRANDlicentie wil, maar dat betoog kan om de volgende redenen geen stand houden. Daarbij stelt de rechtbank voorop dat Samsung niet heeft betoogd dat de gestelde onwil van Apple blijkt uit het feit dat Apple het aanbod dat Samsung haar had gedaan, heeft verworpen.
Integendeel, Samsung heeft onderstreept dat haar aanbod moet worden gezien als
“openingsbod” en dat Apple, als zij het daar niet mee eens was daarover in gesprek kon
treden of een tegenbod kon doen. Dat is precies wat er is gebeurd.

4.35. Samsung heeft wel betoogd dat de onwil van Apple zou blijken uit het feit dat Apple zelf de onderhandelingen over kruislicenties heeft afgebroken door diverse procedures te beginnen tegen Samsung. Uit het instellen van die procedures kan echter hooguit worden afgeleid dat Apple niet bereid is om Samsung, in ruil voor een licentie onder de essentiële octrooien van Samsung, een licentie te verlenen voor de auteursrechten, modelrechten en niet-essentiële octrooirechten die Apple in die procedures tegen Samsung in stelling heeft gebracht. Dat sluit echter niet uit dat Apple wel een FRAND-licentie wil van Samsung. Dat dit laatste het geval is, blijkt voldoende uit het feit dat Apple vrijwel tegelijkertijd met het starten van de procedures tegen Samsung (en voordat Samsung de onderhavige zaken aanhangig had gemaakt tegen Apple) uitdrukkelijk bij Samsung heeft geïnformeerd naar de voorwaarden van een FRAND-licentie. Dat verzoek is het begin geweest van nieuwe onderhandelingen waarin partijen over en weer voorstellen hebben gedaan voor de hoogte van de door Apple verschuldigde licentievergoeding.

4.37. Apple heeft haar tegenbod berekend door uit te gaan van een cumulatief royaltyplafond voor alle essentiële octrooien onder de 3G-standaard. Het idee daarachter is dat bij de beoordeling van de vraag of de vergoeding voor een licentie voor een essentieel octrooi FRAND is, moet meewegen dat er onder de 3G-standaard nog duizenden andere andere octrooien zijn die door andere octrooihouders zijn aangemerkt als essentieel. Als voor al die octrooien afzonderlijk een klein bedrag moet worden betaald, kan het cumulatieve effect van al die royalties zodanig zijn dat het economisch onhaalbaar wordt om een product op de markt te brengen met 3G-functionaliteit. Samsung heeft hiertegen ingebracht dat er in de praktijk op dit moment geen gebruik wordt gemaakt van een royaltyplafond bij de vaststelling van een royalty voor essentiële octrooien onder de 3G-standaard. Wat daar ook van zij, er volgt niet uit dat het hanteren van een cumulatief royaltyplafond bij de berekening van een FRAND-royalty in een eerste tegenbod in onderhandelingen over FRAND-voorwaarden onredelijk is.

4.41. Ten slotte heeft Samsung bezwaar tegen het feit dat de licentie die Apple in haar tegenbod heeft aangeboden, uitsluitend betrekking heeft op de Nederlandse delen van de vier Europese octrooien die Samsung in de onderhavige procedures inroept. Die beperking kan echter niet los worden gezien van het feit dat Samsung de verbodsvorderingen al had ingesteld op het moment dat Apple het betreffende tegenbod deed. Zolang de van die vorderingen uitgaande druk op Apple in de lucht blijft, is het niet onredelijk dat Apple haar concrete bod beperkt tot de octrooien die in geschil zijn.

late melding octrooien
4.45. Het betoog van Apple dat Samsung haar uit haar octrooien voortvloeiende rechten heeft verwerkt omdat zij die octrooien te laat bij ETSI heeft aangemeld als essentiële octrooien, moet worden verworpen. Daarbij kan in het midden blijven of Samsung artikel 4.1 van de ETSI-regels heeft geschonden door haar octrooien pas bij ETSI te melden nadat de standaard al was vastgesteld. Ook indien dat het geval is, volgt daaruit niet dat Samsung haar rechten heeft verwerkt om een vordering tot schadevergoeding en winstafdracht in te stellen. Van rechtsverwerking zou sprake kunnen zijn als de verlate melding het gerechtvaardigd vertrouwen bij Apple zou hebben gewekt dat Samsung haar aanspraak niet geldend zou maken. Dat heeft Apple echter niet gesteld. Ook zou er sprake kunnen zijn van rechtsverwerking als Apple onredelijk in haar positie zou zijn benadeeld doordat Samsung haar aanspraken nu alsnog geldend maakt. Zoals hierna zal worden toegelicht is echter niet komen vast te staan dat Apple enig nadeel heeft geleden van de verlate melding.

Conclusie
4.50. Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat de verbodsvorderingen zullen worden afgewezen. Dat zelfde geldt voor de gevorderde recall en vernietiging. Ook de overige vorderingen zullen moeten worden afgewezen voor zover zij betrekking hebben op de iPhone 4S aangezien de octrooirechten met betrekking tot dat product zijn uitgeput. De beslissing over een en ander zal echter worden aangehouden, zodat later in een vonnis op alle vorderingen kan worden beslist.

Lees het tussenvonnis hier (grosse HA ZA 11-2212, 2213, 2215 - LJN BV8871).

Op andere blogs:
NJ Dagblad (Tussenvonnis in zaken Samsung tegen Apple)
SOLV (Samsung lijdt gevoelige nederlaag in tussennvonnis tegen Apple)

Hof 's-Gravenhage 6 maart 2012, LJN BV8214 (Van Holsteijn en Kemna Special Products tegen Zehnder Group, voorheen Stork Ventilatoren)

Uitspraak ingezonden door Otto Swens, Vondst advocaten.

Octrooirecht. VHK is een ingenieursbureau en houdt zich bezig met productinnovatie op het gebied van luchtbehandeling in gebouwen, zij is houdster van EP 0 783 655. Gerechtshof bekrachtigt in het hoger beroep de in het vonnis van de rechtbank bevonden nietigheid (IEF 8379).

Het Hof acht conclusie 1 en de volgconclusies 2 en 3 nietig wegens gebrek aan inventiviteit. Volgconclusie 4 wordt nietig bevonden vanwege toegevoegde materie. De in het incidenteel appel gevorderde grensoverschrijdende verklaring van non-inbreuk (voor Duitsland) wordt afgewezen omdat het Hof van oordeel is dat de non-inbreuk stellingen van Zehnder neerkomen op een verkapt nietigheidsverweer en de beoordeling van de nietigheid van het Duitse deel van het octrooi exclusief is voorbehouden aan de Duitse rechter (HvJ EU inzake GAT/LuK en Hoge Raad inzake Roche/Primus II).

Omdat ook in het incidenteel hoger beroep het vonnis zal worden bekrachtigd, volgt veroordeling van de Zehnder in de kosten. Tot slot gaat het hof, op basis van de processtukken er vanuit dat slechts 10% van de kosten is besteed aan uitsluitend het incidenteel hoger beroep. VHK zal worden veroordeeld tot 90% van de kosten, Zehnder tot 10% van de kosten.

34. Voor de beoordeling van de geldigheid van het Duitse octrooi is op grond van artikel 22 sub 4 van Verordening (EG) nr. 44/2001 (de EEX-Verordening) de Duitse rechter exclusief bevoegd. In het arrest van het Hof van Justitie van de EG GAT/Luk) is bepaald dat artikel 22, sub 4 ook van toepassing is in geval van een vordering tot vaststelling van niet-inbreuk, waarbij de (on)geldigheid van het octrooi bij wege van exceptie wordt opgeworpen. Voor zover de stellingen van Zehnder er op neerkomen dat geen sprake is van inbreuk omdat het octrooi (partieel) nietig is, kan het hof derhalve niet oordelen over deze vordering. Mede in aanmerking nemende het arrest van de Hoge Raad van 30 november 2007, NJ 2008, 77 (Roche/Primus II), zou het hof deze vordering tot verklaring voor recht van niet-inbreuk moeten aanhouden of (desgewenst) afwijzen.

Lees het arrest hier (grosse HA ZA 08-1040, LJN BV8214, schone pdf).

Rechtbank 's-Gravenhage 7 maart 2012, HA ZA 11-1977 (Sandoz en Hexal tegen Astrazeneca) en HA ZA 11-1978 (Accord Healthcare tegen Astrazeneca)

Uitspraak ingezonden door Robin van Kleeff, Hoyng Monegier.

Octrooirecht. Gemotiveerde vakman en de redelijke verwachting van succes. Sandoz en Hexal maken onderdeel uit van de Novartis-groep, een groep van 3 ondernemingen die actief zijn op het gebied van zowel innovatieve als generieke geneesmiddelen. Hexal staat aan het hoofd van het bedrijfsonderdeel dat betrokken is bij de vervaardiging en distributie van generieke geneesmiddelen. Sandoz is verantwoordelijk voor de verkoop van generieke geneesmiddelen in Nederland. Accord c.s. behoort tot het Intas concern en houdt zich ook bezig met de vervaardiging en distributie van generieke geneesmiddelen.

Astrazeneca is houdster van EP 0 907 364 (sustained release pharmaceutical compositions comprising a dibenzothiazepine derivative). EP 240 228 (hierna: EP 228), ook van AstraZeneca, is het basisoctrooi voor de stof quetiapine en is per 24 maart 2007 verlopen. Op basis van dit octrooi is een aanvullend beschermingscertificaat verleend (980022) dat op 23 maart 2012 verloopt. AstraZeneca brengt een farmaceutisch product met het actief ingrediënt quetiapine op de markt onder de merknaam Seroquel, thans zowel in onmiddellijke afgifte formulering (Seroquel IR) en in vertraagde afgifte formulering (Seroquel XR). Zowel Seroquel IR als Seroquel XR is toegelaten voor de behandeling van schizofrenie en bipolaire stoornis.

De vraag die ter beantwoording voorligt is of de gemiddelde vakman ten tijde van de indieningsdatum, in aanmerking genomen de mate waarin hij gemotiveerd was het probleem op te lossen, een zodanig redelijke verwachting had dat hij erin zou slagen een klinisch werkzame formulering van quetiapine te ontwikkelen, dat hij die weg zou inslaan (r.o. 3.7). De rechtbank wijst de vorderingen van Sandoz en Hexal respectievelijk Accord c.s., dat er sprake is van een onvoldoende inventief octrooi en daarom de vernietiging moet worden uitgesproken, af. En in beide zaken zullen zij als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten van AstraZeneca ter hoogte van EUR 212.500,-.

In de bijzonder technische beoordeling wordt meegenomen:
Recht op prioriteit
Gemiddelde vakman
Uitgangspunt bij de beoordeling van de inventiviteit (problem-solution approach)
Motivatie
   Quetiapine veelbelovende stof
   Eenmaal daagse toediening
   Minder bijwerkingen
   Slotsom motivatie
Redelijke verwachting van succes / contra-indicaties
   Geschiktheid voor behandeling van een aanval
   D2 receptorbezetting - samenhang met piek-plasmaniveau
   Lage biologische beschikbaarheid - first-pass metabolisme
   Hoge serumeiwitbinding
   pH-afhankelijk oplosbaarheidsprofiel
   Andere onzekerheden
   Omvang van het tablet
Slotsom motivatie en redelijke verwachting van succes

5.7. De rechtbank neemt tot uitgangspunt dat bij de beoordeling van de inventiviteit van het octrooi, ook indien de problem-solution-approach wordt toegepast, de vraag moet worden beantwoord of de gemiddelde vakman - uitgaande van alle kennis waarover hij op de indieningsdatum beschikte- gemotiveerd was een vertraagde afgifte formulering van quetiapine te ontwikkelen en of hij een redelijke verwachting van succes, te weten dat dit tot de oplossing van het objectieve probleem zou leiden, zou hebben. Daarbij geldt dat motivatie enerzijds en redelijke verwachting van succes anderzijds communicerende vaten zijn, in die zin dat bij een sterke motivatie een minder hoge verwachting van succes voldoende zal zijn voor de vakman, terwijl bij weinig motivatie een hoge verwachting van succes nodig zal zijn. Wat een 'redelijke' verwachting is, hangt met andere woorden af van de mate van motivatie. Gegeven dit uitgangspunt kan niet als juist worden aanvaard de stelling van Sandoz c.s. dat vanwege het feit dat in onderhavige zaak maar één oplossing voorhanden is - welk standpunt zoals hierna wordt overwogen overigens wordt verworpen verwachting van succes niet relevant zou zijn, behoudens in het geval) van het bestaan van een vooroordeel.

Slotsom Motivatie
5.25. Bij deze stand van zaken moet worden geconstateerd dat de gemiddelde vakman op de indieningsdatum niet werkelijk is gemotiveerd om een andere formulering van quetiapine te ontwikkelen. In dat licht kan worden betwijfeld of het door Sandoz c.s. gehanteerde uitgangspunt, de keuze voor de meest nabije stand van de techniek en de daaruit voortvloeiende objectieve probleemstelling, waarin de keuze voor quetiapine reeds besloten ligt, inderdaad juist is en of niet de door AstraZeneca voorgestelde vraag wat zou de gemiddelde vakman op de indieningsdatum doen als hij de behandelingsmethode voor schizofrenie zou willen verbeteren in het onderhavige geval juister zou zijn. Nu er als gezegd geen noodzaak is die vraag te beantwoorden, zal de rechtbank dat niet doen en - nog steeds uitgaand van het door Sandoz c.s. gekozen uitgangspunt - hierna beoordelen of de hooguit minimale motivatie van de gemiddelde vakman wellicht wordt gecompenseerd door een hoge verwachting van succes, waardoor hij toch een vertraagde afgifte formulering van quetiapine zou gaan ontwikkelen.

Gemiddelde (gemotiveerde) vakman 5.37. Met deze redenering legt Sandoz c.s. een onjuiste maatstaf aan. Niet bepalend is immers of de gemiddelde vakman een absolute belemmering zag voor de ontwikkeling van een vertraagde afgifte formulering. De vraag die ter beantwoording voorligt is of de gemiddelde vakman ten tijde van de indieningsdatum, in aanmerking genomen de mate waarin hij gemotiveerd was het probleem op te lossen, een zodanig redelijke verwachting had dat hij erin zou slagen een klinisch werkzame formulering van quetiapine te ontwikkelen, dat hij die weg zou inslaan. De stellingen van Sandoz c.s. bevestigen dat er op de indieningsdatum grote onzekerheid bestond wat de gevolgen zouden zijn van het bij quetiapine optredend first-pass metabolisme. Die onzekerheden verhinderden dat bij de gemiddelde vakman een redelijke verwachting ontstond dat hij succesvol zou zijn. Dat er wellicht formuleringen waren ontwikkeld van andere stoffen met een hoog first-pass metabolisme maakt dat niet anders. In het licht van zijn vakkennis, zullen die door de gemiddelde vakman als uitzonderingen op de regel worden beschouwd, waarop hij niet zijn verwachtingen zal baseren.

5.49. De rechtbank is met AstraZeneca van oordeel dat bovendien niet alleen relevant is of de gemiddelde vakman bio-equivalentiestudies en ander onderzoek Iron doen, maar ook - en veeleer- of hij dat in aanmerking genomen alle andere omstandigheden, ook zou doen. Naar het oordeel van de rechtbank moet die vraag ontkennend worden beantwoord. De gemiddelde vakman is nauwelijks gemotiveerd, ziet veel onzekerheid op het gebied van formulering en werkzaamheid, terwijl over quetiapine nog weinig bekend was en de stof zich in de klinische praktijk nog niet had bewezen. Onder die omstandigheden zou hij de benodigde bio-equivalentie- en andere studies ervaren als undue burden en zou hij niet de weg van het ontwikkelen van een vertraagde afgifte formulering van quetiapine inslaan.

5.50. Sandoz c.s. heeft er op gewezen dat de problemen en onzekerheden die de gemiddelde vakman zou zien bij het ontwikkelen van een vertraagde afgifte formulering van quetiapine geen van alle (duidelijk) in het octrooi staan vermeld. Dat is op zich juist. Het kan er evenwel niet toe leiden dat deze problemen bij de beoordeling van inventiviteit buiten beschouwing worden gelaten. Het gaat immers om een objectieve beantwoording van de vraag of hetgeen wordt geclaimd op de indieningsdatum voor de gemiddelde vakman voor de hand lag, gegeven zijn algemene vakkennis en de stand van de techniek. Waarom hetgeen geclaimd wordt "inventief is hoeft in de beschrijving niet geëxpliciteerd te worden. Dat een probleem niet expliciet in de beschrijving wordt genoemd betekent niet dat het voor de gemiddelde vakman op de indieningsdatum niet bestond en evenmin dat het bij de beoordeling van de inventiviteit buiten beschouwing zou moeten worden gelaten.

5 .51. De slotsom is dat de vorderingen van Sandoz c.s. zullen worden afgewezen.

5.52. Sandoz c.s. zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten van AstraZeneca. Partijen zijn overeengekomen dat de proceskosten in conventie in beide zaken gezamenlijk EUR 425.000,- bedragen. De rechtbank zal daarom in beide zaken Sandoz en Hexal respectievelijk Accord c.s. als de in het ongelijk gestelde partij veroordelen in de proceskosten van AstraZeneca ter hoogte van EUR 212.500,-.

Op andere blogs:
EPLawPatentBlog (NL - Sandoz v. AstraZeneca / Seroquel)

Beslissing van het HvJ EU 9 februari 2012, zaak C-442/11 (Novartis tegen Actavis UK)

Over de vraag: Inbreuk op ABC voor werkzame stoffen alleen of in combinatie met andere werkzame stoffen? (exacte vraag, zie onder)

Antwoord

Consequently, the answer to the question referred is that Articles 4 and 5 of Regulation No 469/2009 must be interpreted as meaning that, where a ‘product’ consisting of an active ingredient was protected by a basic patent and the holder of that patent was able to rely on the protection conferred by that patent for that ‘product’ in order to oppose the marketing of a medicinal product containing that active ingredient in combination with one or more other active ingredients, an SPC granted for that ‘product’ allows its holder, after the basic patent has expired, to oppose the marketing by a third party of a medicinal product containing that product for a use of the ‘product’, as a medicinal product, which was authorised before that certificate expired.

Vraagstelling:
Wanneer voor een product als omschreven in verordening (EG) nr. 469/20091 een aanvullend beschermingscertificaat is afgegeven voor een werkzame stof, wordt dan op de rechten die dat certificaat volgens artikel 5 van de verordening met betrekking tot het voorwerp als omschreven in artikel 4 van de verordening verleent, inbreuk gemaakt
i. door een geneesmiddel dat die werkzame stof (in het onderhavige geval valsartan) in combinatie met een of meer andere werkzame stoffen (in het onderhavige geval hydrochloorthiazide) bevat, of
ii. alleen door een geneesmiddel dat die werkzame stof (in het onderhavige geval valsartan) als enige werkzame stof bevat?

Rechtbank Arnhem 11 februari 2011, LJN BV7970 (Sanofi-Aventis tegen College ter beoordeling van geneesmiddelen)

Als randvermelding. Registratie van generieke geneesmiddelen. Wegens Europees gebruiksoctrooi heeft het CBG bepaald dat indicatie uit SPC en bijsluiter van generieke geneesmiddelen moet worden verwijderd en een standaardpassage in de bijsluiter daarvan moet worden opgenomen.  De rechtbank is van oordeel dat de nationale bepalingen over de registratie van geneesmiddelen conform artikel 11 laatste alinea van Richtlijn 2004/27/EG kunnen worden uitgelegd, hetgeen verweerder dan ook terecht heeft gedaan. Argumenten tegen het opnemen van de standaardpassage in de bijsluiter van de generieke geneesmiddelen vinden geen steun in het recht en leiden niet tot vernietiging van het bestreden besluit. Het valt niet in te zien dat de standaardpassage in de bijsluiter uitnodigt tot gebruik, tot het voorschrijven of afleveren van het product noch uitnodigt tot octrooi-inbreuk.

3.11 (...) Uitgaande van de geldigheid van dat octrooi zou vermelding van de H. pylori-indicatie in de bijsluiter en de samenvatting van de productkenmerken (SPC) een inbreuk op dat octrooi inhouden. Om die reden heeft verweerder eiseres op 24 oktober 2005 gevraagd of zij vasthoudt aan het octrooi en erop staat dat de H. pylori-indicatie uit de bijsluiter en de SPC van alle generieke lansoprazol bevattende geneesmiddelen wordt verwijderd."

3.20. Eiseres heeft voorts aangevoerd dat er in de Richtlijn geen grondslag is te vinden voor het opnemen van de standaardpassage in de bijsluiter van de generieke geneesmiddelen. Volgens eiseres is de verplichting daartoe in strijd is met artikel 60 van Richtlijn 2001/83/EG. Hierin is bepaald dat lidstaten het in de handel brengen van geneesmiddelen op hun grondgebied om redenen die verband houden met de etikettering of de bijsluiter mogen verbieden noch verhinderen, indien de etikettering en de bijsluiter aan de bepalingen van titel V voldoen. Eiseres is bovendien van mening dat de standaardpassage in de bijsluiter risico’s voor de volksgezondheid oplevert, leidt tot inconsistentie tussen de SPC en de bijsluiter en octrooi-inbreuk uitlokt.

3.21. De rechtbank stelt voorop dat de Richtlijn als voornaamste doel bescherming van de volksgezondheid heeft. De Richtlijn beoogt tevens belemmeringen voor de handel in geneesmiddelen binnen de Europese Gemeenschap op te heffen, met name door harmonisering van wetgeving, zoals onder meer tot uitdrukking komt in artikel 60 van de Richtlijn. Gelet hierop dient voor het opnemen van de standaardpassage in de bijsluiter van het generieke geneesmiddel een grondslag in de Richtlijn aanwezig te zijn.

3.22. De rechtbank is van oordeel dat verweerder de grondslag voor het opnemen van de standaardpassage in de bijsluiter terecht heeft gevonden in de artikelen 59, eerste lid, aanhef en onder d, onder viii, en 59, derde lid, van Richtlijn 2004/27/EG.

3.26. De rechtbank is van oordeel dat de overige argumenten van eiseres tegen het opnemen van de standaardpassage in de bijsluiter van de generieke geneesmiddelen geen steun vinden in het recht en om die reden niet tot vernietiging van het bestreden besluit kunnen leiden. Hieraan moet worden toegevoegd dat niet valt in te zien dat de standaardpassage in de bijsluiter uitnodigt tot gebruik door de patiënt en het voorschrijven/afleveren door de arts/apotheker van de generieke lansoprazolbevattende geneesmiddelen voor de H. pylori-indicatie of andere indicaties en uitnodigt tot octrooi-inbreuk. Het verschil tussen de bijsluiter van het innovatieve geneesmiddel Prezal en de bijsluiter van de lansoprazolbevattende generieke geneesmiddelen is, zoals verweerder terecht heeft aangegeven, een logische consequentie van de keuze van eiseres om vast te houden aan het octrooi op de H. pylori-indicatie.

De informatie in dit artikel is overgenomen uit een blogpost die onder CC-BY-licentie is gepubliceerd, Darren Smyth, IPKat.

In the list of Decisions, there have been a number of cases where substantial procedural violations have been found by the Board:

T 1880/11 – Failure to appoint Oral Proceedings on the subject of adaptation of the description after first appeal decision constituted a substantial procedural violation. Even though Oral Proceedings had already been held before the first refusal of the application (which had been successfully appealed), the applicant was entitled to a second Oral Proceedings on the subject of adaptation because the subject of the requested second Proceedings was different from the first.

T 0645/11 – Refusal of application after only one examination report is not always a substantial procedural violation, but was found to be so in this case. This is a salutary reminder to European Patent Attorneys to ALWAYS request Oral Proceedings, this being all too easily forgotten.

T 1285/11 – Refusal of an application having provided no reasoned statement as to why the arguments of the applicant had not been accepted was found to be a violation of Article 113(1) EPC (the right to be heard), and, accordingly, a substantial procedural violation. By coincidence, this case was a Pfizer application relating to polymorphs, similar to a case which was the subject of an earlier post.

Another substantial procedural violation was found in T 0382/10 – there seems to have been a misunderstanding between the representative of the applicant and the Examining Division during the Oral Proceedings, which resulted in a premature and unexpected refusal of the application.

On the other hand, in T 0698/11, the Board held that the Examining Division had been wrong to allege that a particular feature was "notorious knowledge" or indisputable common general knowledge, and that a further search should have been performed. However, this was considered to constitute an error of judgement on a substantive issue rather than an incorrect conduct of the procedure. Therefore, this was not considered to be a substantial procedural violation.

Turning now to other matters: In T 0418/07 the Respondent appointed two firms of representatives and requested the Board to send materials to both firms, which the Board declined to do. Furthermore, the Respondent announced before Oral Proceedings that it would use German at the Oral Proceedings and requested the Board to provide translation from German into English for the benefit of the Appellant and of one of its own employees who would attend the Oral Proceedings and who does not speak German. The Board pointed out that the translation available under Rule 4(1) was available for the benefit of the other party, not the party using the language that was not the language of the proceedings. In this case, the Appellant had indicated that he would not attend the Oral Proceedings, so the request for translation was refused.

T 0960/08 reminds us of the dangers that lurk when opponent status (or indeed the patent) is transferred around the time of the filing of an appeal. The Appeal was rejected as inadmissible because it was filed in the name of a party who the Board decided was not the correct opponent.

T 0065/11 is an example of the Boards of Appeal guarding their own jurisdiction. The case concerns re-establishment of the rights in respect of the time limit for filing the notice of appeal. The request for re-establishment was purportedly granted by a Formalities Officer for the Examining Division. The Board declared this null and void, pointing out that it was for the Board to decide on the re-establishment. But they proceeded to grant the request anyway.

T 0036/11 confirms that it is for the EPO, not the Patentee, to decide whether Opposition proceedings should continue if the Opponent withdraws their opposition. An appeal against a decision of the Opposition Division not to continue the proceedings in these circumstances was rejected as inadmissible on the basis that the Patentee was not adversely affected by the decision.

J 0018/10 reminds us to be very careful about withdrawing an application (which is usually done either to prevent publication or to obtain a refund of fees). If the applicant changes their mind, retraction of the withdrawal (that is, reinstatement of the application) is very difficult, and was not allowed in this case.

The EPO Boards of Appeal currently seem unable to decide whether double patenting is prohibited under the EPC (there being no explicit prohibition of double patenting in the text of the EPC), and, if so, what are the criteria for deciding what constitutes double patenting. T 1491/06 is the latest addition to the canon of cases, and had this to say:

In its decisions in cases G 1/05 and G 1/06 handed down on 28 June 2007 (OJ EPO 2008, 271 and 307, respectively) the Enlarged Board of Appeal held obiter (see point 13.4 of the identical Reasons):

"The Board accepts that the principle of prohibition of double patenting exists on the basis that an applicant has no legitimate interest in proceedings leading to the grant of a second patent for the same subject-matter if he already possesses one granted patent therefor." The board in decision T 1391/07 (not published in OJ EPO, point 2.6 of the Reasons), referring to the above decisions of the Enlarged Board, saw no basis for extending the existing practice to "cover claims not defining the same subject-matter but conferring... a scope of protection overlapping with each other only partially in the sense that some, but not all of the embodiments notionally encompassed by one of the claims would also be encompassed by the other one of the claims." The present board agrees with this view.

Applying this standard, the claims of the application in suit were held to be different from subject-matter of a patent already granted to the appellant, so there was no double patenting. Perhaps it is now time for this issue to be referred to the Enlarged Board of Appeal by the President of the EPO?

Finally, T 1336/09 reminds us that, while proceedings are still pending, the EPO will generally take into consideration third party observations, even if they are filed at a very late stage in the proceedings. Furthermore, it is perfectly permissible to file third party observations anonymously.

J.P. Hustinx, G. Kuipers en T. Douma, Further SPC Granting Guidelines, DeBrauw Legal Alert december 2011.

Bijdrage ingezonden door Jan Pieter Hustinx, Gertjan Kuipers en Tjibbe Douma, De Brauw Blackstone Westbroek. Zie onderaan voor een interessante tabel.

In addition to its recent judgments in the Medeva and Georgetown cases (24 November, click here for the legal alert) and the Merck case (8 December, click here for the legal alert), the Court of Justice ("CJ")  of the European Union handed down three orders in Supplementary Protection Certificate ("SPC") cases which did not receive much attention.  Nevertheless, the Yeda (C-518/10), Queensland (C-630/10) and Daiichi Sankyo (C-6/11) orders of  25 November 2011 provide some interesting clarification on the granting of SPCs by national Industrial Property Offices ("IPOs"), especially as regards product-by-process claims and combination products.

Yeda (C-518/10): if the patent claims only a combination, can an SPC be granted for an individual active ingredient?

Yeda owns a European patent that discloses a therapeutic composition A+B. The patent also claims the administration of both components separately, provided they are part of the same composition. Yeda applied for two SPCs, one for the composition A+B and one for active ingredient A only. The supporting Marketing Authorisation ("MA") only covered product A, but indicated that it should be administered together with B. Both SPCs were refused by the British IPO. Yeda appealed and, following a referral by the Court of Appeal, the CJ clarified that an SPC cannot be granted:

Hence, no SPC for Yeda. This further narrows the "disclosure test" for Article 3(a): if the patent claims A + B in combination, an SPC cannot be granted for just A.

Queensland (C-630/10): One patent = one SPC? One MA = several SPCs?
Queensland is the owner of a parent patent and two divisional patents. The parent patent claims two active ingredients (by product-through-process claims), and the divisional patents claim additional active ingredients. The MA relied on for the SPC applications, contains a combination of active ingredients both from the divisional patents and from the parent patent. The actual CJ ruling regarding most questions referred is no surprise and a literal copy of the rulings in the Medeva case. However, an interesting paragraph in Yeda is:

"Moreover, where a product is protected by a number of basic patents in force, each of those patents may be designated for the purpose of the procedure for the grant of a certificate, but only one certificate may be granted for a basic patent (…)."  (paragraph 35)

Although that case concerned a patent family, this consideration is worded in broader form. It implies that one MA concerning a combination of active ingredients can be relied on for several SPC applications, provided the constituting active ingredients are specified in the wordings of the claims of different basic patents (and provided the other requirements of Article 3 are also met). We are of the view that, contrary to the wording of the CJ, it should also be possible to obtain more than one SPC relying on the same basic patent in case the patent claims several active ingredients independently (i.e. not as part of a combination).

Queensland (C-630-1-): product-by-process claims and SPCs

A new question at issue in Queensland was whether in a case involving a basic patent relating to a product-by-process claim, it is necessary for the ‘product’ to be obtained directly by means of that process.  The CJ clarified that it is irrelevant whether the product is derived directly from the process, but that an SPC can only be granted for a product identified in the wording of the claims of the patent. In other words, if the product is not specified, no SPC is possible for that active ingredient.

Daiichi: combination products

Daiichi owns a patent regarding an active ingredient A. It obtained an SPC for this product based on an MA containing A as sole active ingredient. Daiichi invested considerable time and resources in undertaking clinical trials and studies in order to secure an MA for a combination therapy of A+B. This was successful and Daiichi then sought an SPC relying on the MA for the combination product and on the same basic patent. The British IPO refused this second SPC for the combination therapy on the grounds that the active ingredients of the MA are not covered by the basic patent. In confirming the IPO's decision the CJ uses the exact wording of the Medeva case, clearing all doubts that Medeva is not limited to multi-disease vaccines but applies to all combination products.

Summary of the present situation for easy reference: what do the decisions mean in practice

Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 29 februari 2012, HA ZA 11-2660 (Ruma Rubber tegen Shell/SIRM)

Overdracht octrooi(aanvragen). Internationale bevoegdheid van de rechter. Exclusieve bevoegdheid ex 80 ROW 1995 en 22 lid 4 EEX-Vo.

Ruma heeft in 1998 een rubberproduct ontwikkeld dat sterk zwelt wanneer het in contact komt met water. Een dergelijk materiaal is geschikt voor toepassing in de oliewinning als afdichtingsmateriaal tussen pijpleidingen en boorgatwanden. Een samenwerking met Shell wordt gestart en beëindigd met een overeenkomst waarin is bepaald:  "All intellectual property rights in Background Information owned by either party on the date of this agreement shall remain in the sole ownership of that party.".

Shell heeft een Europese en een internationale octrooiaanvrage ingediend voor materie die ontleend is aan Ruma. Ruma vordert de overdracht van de octrooien en octrooiaanvragen als bepaald.

Shell vordert in dit incident de onbevoegdheid van de rechtbank, omdat de rechter van het land waarvoor het octrooi is verleend exclusief bevoegd is. Deze vordering wordt afgewezen. De rechtbank is bevoegd kennis te nemen van de vorderingen gezien de vestigingsplaats van SIRM in het arrondissement ´s-Gravenhage. Dit geldt zowel voor de opeising van het Europese octrooi als de andere octrooien en octrooiaanvragen, op grond van artikel 2 EEX-Vo. Tussentijds hoger beroep tegen dit (incidentele) vonnis is niet toegelicht en de rechtbank staat dit dan ook niet toe (ex 337 lid 2 Rv).

De onderbouwing van de vordering
3.1.1. Het is een universeel geldende regel van internationaal privaatrecht dat de rechter van het land waarvoor het opgeëiste octrooi is verleend of aangevraagd exclusief bevoegd is van de opeisingsvordering kennis te nemen. Deze regel komt tot uitdrukking in artikel 80 Rijksoctrooiwet 1995. Voor een Europees octrooi lijkt dat te volgen uit artikel 22 lid 4 van Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (hierna: EEX-Vo).

Incident:
4.4. Gelet op de door het Hof aangewezen ratio en nu de geldigheid of het bestaan van de deponering of de registratie van het Europees octrooi niet aan de orde is moet voor het onderhavige geval evenzeer worden geoordeeld dat artikel 22 lid 4 EEX-Vo niet van toepassing is. Gezien de vestigingsplaats van SIRM in het arrondissement ’s-Gravenhage is deze rechtbank bevoegd kennis te nemen van de vorderingen van Ruma jegens SIRM, zowel wat betreft de opeising van het Europese octrooi als de andere octrooien en octrooiaanvragen, op grond van artikel 2 EEX-Vo.

4.6. In het midden kan blijven of de door Shell genoemde arresten onverkort gelden voor de reikwijdte van artikel 7 lid 1 Rv. In essentie wordt in onderhavige zaak alle gedaagden namelijk verweten het in samenspraak octrooibescherming aanvragen voor materie waarvan zij weten of moeten weten dat deze aan Ruma toekomt, hetgeen onrechtmatig en in strijd met hun rechtsplicht zou zijn. Voor het onderhavige geval moet daarom worden aangenomen dat de situatie feitelijk en rechtens voldoende gelijk is om toepassing te geven aan artikel 7 lid 1 Rv. (vgl. Rechtbank ’s-Gravenhage 16 maart 2011, IEPT20110316 (Lankhorst / Samsonite)). In dit kader acht de rechtbank niet relevant dat de opgeeiste octrooirechten of de rechten op octrooiaanvragen worden beheerst door verschillende nationale wetgevingen.

4.7. Shell meent dat volgens commuun internationaal privaatrecht de rechter van het land van verlening exclusief bevoegd is te oordelen over opeising van een octrooi of octrooiaanvrage. Een dergelijke regel, wat daarvan verder zij, geldt gezien het voorgaande niet voor Nederland. Aan het voorgaande doet verder niet af dat, naar Shell kennelijk meent, de beslissing van de Nederlandse rechter in de andere relevante jurisdicties niet zal worden erkend. Een dergelijke risico komt rekening Ruma die er voor kiest het geschil bij deze rechtbank aanhangig te maken.

Tussentijds hoger beroep
4.10. Shell heeft haar vordering hoger beroep tegen dit (incidentele) vonnis open te stellen niet toegelicht. De rechtbank ziet geen aanleiding af te wijken van de in artikel 337 lid 2 Rv vastgelegde hoofdregel dat hoger beroep van een tussenvonnis tegelijk met dat van het eindvonnis dient te worden ingesteld.

Hof 's-Gravenhage 28 februari 2012, zaaknr. 200.084.596/01 (OrbusNeich tegen Boston Scientific Scimed/Medinol)

Uitspraak ingezonden door Ruud van der Velden, Hogan Lovells.

Zie eerder Hof (IEF 9915) en Rb IEF 9209 en HR LJN BG7412.

Octrooirecht. Tussenarrest in stent-zaak over Europees Octrooi inzake een ballonkatheter. Voegingsincident bij het hof na cassatie levert geen onaanvaardbare vertraging op. Wel is dient zij zich te houden aan de grenzen van de rechtsstrijd na verwijzing.

3.3. Thans dient eerst de vraag te worden beantwoord of voeging of tussenkomst mogelijk is in een procedure na cassatie en verwijzing. In het midden kan blijven of tussenkomst (in dit geval) mogelijk zou moeten worden geacht, nu het hof van oordeel is dat de primair gevorderde voeging toelaatbaar is. De goede procesorde verzet zich daar niet tegen, nu de gevoegde partij zich, evenals de partij aan wiens zijde zij zich voegt, heeft te houden aan de grenzen van de rechtsstrijd na verwijzing. Het moge verder zo zijn dat het incident als zodanig tot vertraging heeft geleid, zoals Boston Scientific betoogt, maar toelating van eiseressen sub 2. en 3. als gevoegde partij levert geen verdere vertraging op, althans niet een zodanige vertraging dat dit onaanvaardbaar moet worden geacht, ook niet nu het een geding na verwijzing betreft. In dat verband is van belang dat eiseressen sub 2. en 3. Na toelating als gevoegde partij zullen doen wat Medinol had kunnen doen of kan doen wanneer zij alsnog verschijnt, namelijk betogen dat ook de B3-versie van het Keith octrooi nietig is.

Conclusie
4. p grond van het voorgaande is het hof van oordeel dat de eiseressen sub 2 en sub 3 verlangde voeging moet worden toegestaan. Zij hebben daarbij een gerechtvaardigd belang, dat zwaarder weegt dan de door Bosten Scientific aangevoerde belangen bij afwijzing. Zoals het hof in rov 3.3. heeft overwogen, leidt het toestaan van voeging niet tot een onaanvaardbare vertraging. Bij die stand van zaken kunnen de overige door OrbusNeich aangevoerde argumenten waarom voeging (dan wel tussenkomst) moet worden toegestaan onbesproken blijven.