Rechtspraak  

Rechtbank Rotterdam 3 december 2014, IEF 15455 (Roger Kingdon Craig tegen Harbour Antibodies e.a.)
Uitspraak ingezonden door Wouter Pors, Bird & Bird. Octrooirecht. Craig is houder van een octrooi op een techniek voor de productie van menselijke antilichamen. Harbour heeft dit octrooi in licentie. Craig vordert beëindiging van de licentieovereenkomst, omdat het aan die licentie ten grondslag liggende businessplan zodanig is gewijzigd dat zij geen adequate vergoeding meer ontvangt voor haar octrooirechten. De vordering wordt afgewezen. [red. hoger beroep ingesteld]

4.6. De rechtbank deelt voorts het standpunt van zowel l-tarbour c.s. als Erasmus es. dat de Licentieovereenkomst 2001 geen bepaling bevat die inhoudt dat het einde van de RCA ook het einde tan de Licentieovereenkomst niet zich mee brengt. In artikel 9.1 van de Licentieovereenkomst is duidelijk verwoord dat deze overeenkomst “shall remain in full force and effect for as long as the Transgenic Mice are in existence and have potential to generate income through sub-licencing activities for Harbour (…)“. Op de comparitie is ook namens Craig toegegeven dat zijn stelling, dat als de RCA (en het Businessplan 2010) beëindigd zijn geldt dat daarmee de gehele Licentieovereenkomst 2011 is geëindigd, niet terug te vinden is in (artikel 9 van de) Licentieovereenkomst 2011. Voorts wordt door Craig niet gesteld dat de transgene muizen niet meer geleverd worden noch dat de exploitatie door Harbour niet is doorgegaan. De slotsom is derhalve dat de Licentieovereenkomst 2011 niet per 31 december 2012 is geëindigd.

4.12. Omdat tussen partijen — zoals hiervoor onder 4.6 reeds is overwogen - vaststaat dat de exploitatie door Harbour nog steeds doorgaat, is de opzegging door Craig op grond van artikel 9.4 sub g. ‘’[if Harbour] ceases it present trade as defined in the Business Plan or any update thereof as agreed by the shareholders of HARBOUR pursuant to Section 6.1.” niet gegrond.

Hof Den Haag 24 november 2015, IEF 15443; ECLI:NL:GHDHA:2015:3923 (Rhodia Opérations tegen Jiaxing Zhonghua Chemical e.a.)
Uitspraak ingezonden door Radboud Ribbert, Greenberg Traurig LLP. Octrooi. Chemicaliën. Rhodia Opérations is houdster van het Europese octrooi EP 2 222 627 B1. Deze ziet onder andere op het voorkomen van ongewenste bijproducten bij de synthese van vanilline. Op de prioriteitsdatum hadden, zoals al volgt uit hetgeen hiervoor is overwogen, vele documenten betrekking op de synthese van vanilline. Daaruit blijkt dat de oplossing algemeen bekend was. Volgens het Hof heeft Rhodia niet steekhoudend onderbouwd dat en waarom de gemiddelde vakman, gelet op de duidelijke aanwijzingen in de vakliteratuur tot de oplossing uit het octrooi heeft kunnen komen. Dat de gemiddelde vakman vele (andere) keuzes zou hebben gehad voor hetzelfde probleem doet hier niet aan af. De keuze van Rhodia is geen inventieve. Het bestreden vonnis wordt bekrachtigd [IEF 14399].

5.12 Het hof laat in het midden van ‘welk document uit de stand van techniek zou moeten worden uitgegaan als meest nabije stand van de techniek indien de zogenoemde problem solution-approach zou worden toegepast. Het hof ziet af van toepassing van dit hulpmiddel bij de beoordeling van de inventiviteit. Op de prioriteitsdatum hadden, zoals al volgt uit hetgeen hiervoor is overwogen, vele documenten betrekking op de synthese van vanilline. Daaruit blijkt dat algemeen bekend was dat in de condensatiereactie tussen guaiacol en glyoxylzuur bijproducten worden gevormd (zie 3.8 hiervoor) die de gevormde hoeveelheid van het gewenste product (parahydroxyamandelzuur) beperken. In de documenten uit de stand van de techniek is steeds, op verschillende manieren, gezocht naar verbetering van de opbrengst van het gewenste product. Het zou daarom artificieel zijn aan te sluiten bij één enkel document uit de stand van de techniek. Naar het oordeel van het hof, kan gezien de brede stand van de techniek op de prioriteitsdatum, de objectieve probleemstelling worden geformuleerd als ‘het bereiken van een optimale selectiviteit van de condensatiereactie in een industrieel proces’. Zoals volgt uit EP 627 is de oplossing van dit probleem gevonden door de condensatiereactie te laten plaatsvinden in een propstroomreactor. Daardoor neemt het aantal vervolgreacties waarbij di-amandelzuur wordt gevormd af. zonder dat dit van wezenlijke invloed is op het optreden van de parallelle reacties. De vraag of de door EP 627 in bescherming gestelde maatregel. te weten het uitvoeren van de condensatiereactie in een propstroomreactor. een inventieve is, moet dan worden beantwoord aan de hand van de vraag of dit, gelet op de stand van de techniek ten tijde van de prioriteitsdatum voor de gemiddelde vakman, in aanmerking genomen zijn algemene vakkennis, op dat moment voor de hand lag. Niet ter discussie staat dat de gemiddelde vakman een chemicus is die samenwerkt met een chemisch proces technoloog.

5.13 Alle partijen gaan ervan uit dat de gemiddelde vakman die voor het probleem dat hij wil oplossen gesteld staat, op de prioriteitsdatum kennis zou hebben of in elk geval nemen van de Kalikar-publicatie. Ten aanzien van de parallelle reactie, waarbij tegelijkertijd zowel het parahydroxyamandelzuur als het orthohydroxyamandelzuur wordt gevormd uit dezelfde reactanten, heeft te gelden dat de gemiddelde vakman uit Kalikar zou begrijpen dat de hoeveelheid gevormde orthohydroxyamandelzuur niet significant is.

5.24 Rhodia heeft er op gewezen dat de condensatiereactie vanwege het optreden van zowel parallelle als vervolgreacties een complexe reactie is. Daardoor kent de reactie een ingewikkelde kinetiek. Onder kinetiek wordt verstaan de wijze waarop, en de snelheid waarmee, een reactie plaatsvindt. De reactiesnelheid is afhankelijk van de concentratie van de reactanten in absolute zin (mate van verdunning) en relatieve zin (ten opzichte van elkaar), de temperatuur waaronder de reactie plaatsvindt en de eventuele aanwezigheid van een katalysator. De orde van de reactie — op welke manier de moleculen een reactie aangaan — is daarbij van belang. De waarden van de reactieordes worden bepaald door het vaststellen van de reactiekinetiek. Deze kan in complexe gevallen alleen experimenteel worden vastgesteld middels een uitgebreid programma, waarbij zowel in concentratie als in temperatuur moet worden gevarieerd. Het uitvoeren van een dergelijk onderzoeksprogramma behoort niet tot de normale werkzaamheden die van een gemiddelde vakman mogen worden verwacht. Zonder grondige kennis van de reactiekinetiek, kan ook geen zinvolle keuze gemaakt worden voor een optimaal reactordesign, aldus nog steeds Rhodia. Het feit dat de condensatiereactie van guaiacol en glyoxylzuur complex is en over de kinetiek ervan weinig tot niets bekend, zou volgens Rhodia de gemiddelde vakman ervan weerhouden eenvoudig de handboeken te volgen.

5.25 Het hof wijst dat standpunt van de hand. Rhodia heeft niet steekhoudend onderbouwd dat en waarom de gemiddelde vakman, gelet op de duidelijke aanwijzingen in de vakliteratuur dat met een propstroomreactor het optreden van vervolgreacties zou kunnen worden beperkt, ook bij meer complexe reacties (zoals volgt uit onder meer Le Page en Helfferich, zie 5.16 hiervoor), er toch van zou afzien voor een propstroomreactor te kiezen. Rhodia heeft op geen enkele wijze onderbouwd dat de gemiddelde vakman op de prioriteitsdatum redenen had om er niet vanuit te gaan dat de opeenvolgende reacties van dezelfde orde zouden zijn en juist zou verwachten dat de vervolgreactie waarbij het di-amandelzuur wordt gevormd van een hogere orde zou zijn dan die waarbij het parahydroxyamandelzuur wordt gevormd, wat hem van toepassing van een propstroomreactor zou afhouden. Schouten heeft desgevraagd ook niet gewezen op te verwachten problemen die de redelijke verwachting van succes van de gemiddelde vakman zodanig zouden temperen dat hij er toch van zou afzien de effecten van toepassing van een propstroomreactor te onderzoeken. In het bijzonder heeft hij ook niet gewezen op het gevaar van toename van de Cannizzaro-reactie, zoals door Rhodia zonder enige steekhoudende onderbouwing gesuggereerd (paragraaf 93 onder e in fine pleitnota eerste aanleg).

5.26 Evenmin heeft Rhodia inzichtelijk gemaakt dat de temperatuursafhankelijkheid van de condensatiereactie zou maken dat de gemiddelde vakman van de toepassing van PFR zou afzien. Het moge minder makkelijk zijn in een PFR reactor een isotherme reactieconditie te handhaven — hoewel de partijdeskundige aan de zijde van Rhodia prof. dr. Rajamani Krishna (R46, par. 23) dit alleen opmerkt voor reacties “that involve significant exothermicity, or endothermicitv” (onderstreping hof) — niet onderbouwd gesteld is dat dit in het onderhavige geval een zodanige complicatie zou zijn dat de gemiddelde vakman van toepassing van een PFR reactor zou afzien.

5.27 Rhodia gaat er ten onrechte van uit dat de gemiddelde vakman een keuze voor een bepaald type reactor slechts zou maken indien deze redelijke zekerheid zou hebben dat die ook voordelen ten aanzien van de selectiviteit van de condensatiereactie zou opleveren. Aan Rhodia kan worden toegegeven dat die zekerheid gelet op het ontbrekende totaalbeeld van de kinetiek van de condensatiereactie op de prioriteitsdatum niet bestond. Het is evenwel voldoende indien de gemiddelde vakman van zo’n keuze een redelijke verwachting van succes zou hebben. Op grond van hetgeen de gemiddelde vakman op basis van zijn algemene vakkennis op de prioriteitsdatum wist, zoals blijkt uit de diverse tekstboeken, heeft hij de redelijke verwachting dat in elk geval de vorming van di-amandelzuur zal afnemen bij toepassing van een propstroomreactor. Zoals hiervoor overwogen heeft Rhodia tegenover deze aanwijzingen geen duidelijke en onderbouwde contra-indicaties aangevoerd die de vakman ervan zouden weerhouden ondanks die aanwijzingen een propstroomreactor toe te passen en als reeds opgemerkt heeft de partij-deskundige aan de zijde van Rhodia deze desgevraagd ook niet genoemd.

5.28 Dat het selecteren van een type reactor geen eenvoudige opgave is en dat niet snel van reactortype wordt gewisseld omdat dit tijd- en geldrovend is, zoals Rhodia onder verwijzing naar diverse passages uit de literatuur verder heeft gesteld, moge zo zijn, maar kan er gezien de duidelijke aanwijzing in de vakliteratuur, die tot de algemene vakkennis van de gemiddelde vakman op de prioriteitsdatum hoorde, niet toe leiden dat de keuze voor het gebruik van een propstroomreactor bij de synthese van vanilline als een inventieve stap kan worden aangemerkt. De door Rhodia genoemde problemen zijn immers eerder praktische en economische obstakels, die de vakman er gezien de duidelijke aanwijzingen die hij heeft dat daarmee de oplossing voor zijn probleem kan worden bereikt niet van zullen weerhouden de toepassing van een propstroomreactor te onderzoeken. Een en ander geldt temeer indien bij industriële toepassing en schaalvergroting met een kleine verbetering reeds een groot rendement haalbaar is.

5.29 Ook het door Rhodia gestelde algemene gebruik van batch reactoren in de industrie van fijnchemie vanwege de bekende daaraan verbonden voordelen, zou naar het oordeel van het hof de gemiddelde vakman er niet van weerhouden de toepassing van een propstroomreactor te ovenvegen indien hij daarvan een voordeel verwacht. Zoals door de partijdeskundigen aan de kant van Jiaxing dr. R. Pitchai (J47, par. 11) en prof. dr. Ir. H.E.A. van den Akker (J62, par. 9-1 0) met verwijzing naar diverse publicaties van voor de prioriteitsdatum, onweersproken is gesteld, was er reeds ten tijde van de prioriteitsdatum een tendens waarneembaar in de richting van het gebruik van continue procesvoering in plaats van de traditionele batchreactor in de fijnchemie sector. Zoals hiervoor reeds overwogen (zie 3.11) bestaan dan grofweg twee alternatieven: CSTR of een propstroomreactor. De gemiddelde vakman die de synthese van vanilline in een industrieel proces zo selectief mogelijk wil laten verlopen om het bekende probleem van de vervolgreacties zoveel mogelijk te voorkomen, zal dan, zoals volgt uit hetgeen hiervoor reeds is overwogen, op basis van zijn algemene vakkennis kiezen voor toepassing van een propstroomreactor. De enkele omstandigheid dat er in de stand van de techniek geen document is te vinden waarin specifiek de onderhavige reactie volgens een continu proces wordt uitgevoerd, maakt die keus dan nog geen inventieve. In het licht van het voorgaande kan evenmin worden onderschreven de suggestie van Rhodia (onder meer pleitnota par. 48b) dat de uitvinding (mede) is gelegen in de keuze voor een continu proces in plaats van het gebruik van een batch reactor.

5.30 Ten slotte heeft Rhodia aangevoerd dat de gemiddelde vakman die zich op de prioriteitsdatum gesteld zag voor het probleem van de ongewenste bijproducten bij de synthese van vanilline vele (andere) keuzes zou hebben gehad om te proberen de selectiviteit van de condensatiereactie te verhogen, zoals het variëren van de molaire verhouding tussen de reactanten, de concentratie van reactanten, temperatuur en pH-waarde van de oplossing en het gebruik van (betere) katalysatoren. Het bestaan van deze mogelijkheden — die overigens in de stand van de techniek (onder meer in Kalikar) in elk geval voor een deel al zijn onderzocht en aanwijzingen hebben opgeleverd voor zo optimaal mogelijke omstandigheden — doet er niet aan af dat de gemiddelde vakman op grond van de stand van de techniek ten minste 66k een aanwijzing had dat het aanpassen van het reactordesign zou kunnen leiden tot een verbeterde selectiviteit van de condensatiereactie. Daarmee is gegeven dat die keuze geen inventieve is. De omstandigheid dat uit de stand van techniek blijkt dat voorafgaand aan de prioriteitsdatum juist onderzoek is gedaan naar verbetering van de selectiviteit door aanpassing van de andere parameters (zoals temperatuur en katalysatoren) doet daar niet aan af. Dat kan immers juist ook aanleiding zijn de aandacht nu niet meer daarop. maar op het reactorontwerp te vestigen.

Rechtbank Den Haag 25 november 2015, IEF 15450 (Sun Pharmaceutical Industries tegen Novartis)
Ingezonden door Marleen van den Horst, Barents Krans. Octrooi. Nieuwheidseis. Swiss-type claim. Zie eerder IEF 13841 en IEF 14599. Novartis is houdster van EP1296689 (hierna EP 689) voor een 'method of administering bisphosphonates'. De werkzame stof zoledroninezuur is niet langer beschermd in verband met de ziekte van Paget (de eerste indicatie). Sun is marktvergunninghouder voor een generiek geneesmiddel met goedkeuring voor behandeling van de ziekte van Paget. In onderhavige zaak vordert Sun in conventie vernietiging van het Nederlandse deel van EP 689. Deze vordering slaagt niet, nu Novartis een beroep op prioriteitsdocument US 689 kan doen. Novartis vordert in reconventie onder meer dat Sun op straffe van een dwangsom de indirecte inbreuk staakt, volgens de rechtbank is hier echter geen sprake van. Volgens Novartis is ook sprake van directe inbreuk, de rechtbank houdt vanwege ontwikkelingen die kort voor de mondeling behandeling hebben plaatsgevonden haar uitspraak hierover vooralsnog aan.

4.14. De eerste vraag die partijen verdeeld houdt, is of Novartis een beroep toekomt op de prioriteit van het tweede prioriteitsdocument US 689.6 Vast staat dat indien het beroep op US 689 (en daarmee ook het beroep op US 135) niet slaagt, het artikel van Reid (vgl. 2.20.) als tussenkomende stand van de techniek nieuwheidsschadelijk is voor conclusie 7 van EP 689. Tegelijkertijd leidt een terechte claim van Novartis op US 689 als prioriteitsdocument direct tot de slotsom dat conclusie 7 van het octrooi nieuw is, nu Sun de nieuwheid van conclusie 7 op geen andere wijze heeft bestreden dan door US 689 (en US 135) als prioriteitsdocument te betwisten en te wijzen op het na dat document en voor de datum van de aanvrage van het octrooi gepubliceerde artikel van Reid.

4.16. Partijen zijn het erover eens dat de uitvinding van conclusie 7 uiteenvalt in verschillende elementen, namelijk a) gebruik van zoledroninezuur, b) voor de bereiding van een geneesmiddel voor de behandeling van osteoporose, c) waarbij het geneesmiddel is aangepast voor intraveneuze toediening, d) in een eenheidsdosering van ongeveer 2 tot ongeveer 10 mg en e) met een toedieningsinterval van ongeveer één keer per jaar. Sun stelt zich op het standpunt dat US 689 niet direct en ondubbelzinnig de combinatie van die elementen openbaart. Verder voert Sun aan dat uit US 689 niet direct en ondubbelzinnig volgt dat het gebruik van zoledroninezuur effectief is in de behandeling van osteoporose. Als die effectiviteit al kan worden afgeleid uit voorbeeld 5 van het prioriteitsdocument, dan heeft dat volgens Sun enkel betrekking op 4 mg en biedt US 689 geen basis voor het in het octrooi geclaimde bereik van 2-10 mg

4.17. Verder bestaat er geen echt verschil van mening over de persoon van de gemiddelde vakman. Beide partijen gaan uit van een ‘skilled’ team van vaklieden, bestaande uit in ieder geval een arts die regelmatig patiënten met metabolische botafwijkingen behandelt, waaraan Sun nog toevoegt een farmacoloog die ervaring heeft met de ontwikkeling van farmaceutische producten voor de behandeling van botaandoeningen. Nu Novartis niet heeft bestreden dat de clinicus uit het team in een academisch ziekenhuis werkzaam dient te zijn, zal daarvan worden uitgegaan. Verder is er van uit te gaan, zoals Sun heeft gesteld10 en ter zitting desgevraagd bevestigd, dat het op de prioriteitsdatum tot de algemene vakkennis van de gemiddelde vakman behoorde dat zoledroninezuur alleen intraveneus werd toegediend.

4.18. Uitgaande van voornoemde maatstaf is de rechtbank net als het hof in de kort geding procedure, maar anders dan de voorzieningenrechter, de Engelse High Court (Arnold J) en de Court of Appeal (Floyd LJ), van oordeel dat Novartis een beroep op de prioriteit van US 689 toekomt. Het is met name door de in de overweging hiervoor aangehaalde stelling van Sun over de algemene vakkennis van de gemiddelde vakman, dat de rechtbank tot dit (van de Engelse collega’s afwijkende) bodemoordeel komt. Een en ander wordt hierna toegelicht.

4.19. Zoals ook het hof Den Haag in het arrest heeft overwogen, ligt het voor de hand dat de gemiddelde vakman die US 689 leest, in het bijzonder aandacht zal hebben voor het daarin beschreven Voorbeeld 5 ‘Treatment of Patients’ omdat hierin de resultaten van een klinische studie worden gepresenteerd. In die studie is aan patiënten met osteoporose gedurende een jaar dan wel placebo dan wel (periodiek) verschillende doseringen, namelijk 0,25 mg elke 3 maanden (totaal 1,0 mg), 0,5 mg elke 3 maanden (totaal 2 mg), 1,0 mg elke 3 maanden (totaal 4,0 mg), 2,0 mg elke 6 maanden (totaal 4,0 mg) en eens 4,0 mg, zoledroninezuur intraveneus toegediend.

4.20. Deze resultaten openbaren dan ook direct en ondubbelzinnig aan de gemiddelde vakman dat indien 4 mg zoledroninezuur intraveneus wordt toegediend bij osteoporose patiënten, na verloop van een jaar een significant toegenomen BMD wordt waargenomen ten opzichte van de osteoporose patiënten die placebo toegediend hebben gekregen. Nu een directe relatie bestaat tussen de BMD en (de verschijnselen die horen bij) osteoporose (zie r.o. 4.7., 4.7. en 4.8.), zal de gemiddelde vakman in deze resultaten zonder meer ook lezen dat intraveneuze toediening van 4 mg zoledroninezuur met een toedieningsinterval van een jaar therapeutisch werkzaam zal zijn voor de behandeling van osteoporose.

4.21. In de studie van Voorbeeld 5 zijn (kennelijk) naast eenmaal per jaar dosering van 4 mg zoledroninezuur niet ook andere eenmaal per jaar doseringen, zoals de doseringen die vallen binnen het in het octrooi geclaimde doseringsbereik van 2-10 mg, getest. Dat neemt niet weg dat de gemiddelde vakman, op basis van de klinische studie en zijn algemene vakkennis, zal verwachten dat ook een zekere range om de dosering van 4 mg heen als jaardosering werkzaam zal zijn.

4.23. De rechtbank gaat al vanwege Voorbeeld 5 voorbij aan het betoog van Sun dat Novartis verschillende elementen uit los van elkaar staande passages in het prioriteitsdocument zonder grond met elkaar combineert tot conclusie 7. De gemiddelde vakman zal bij het lezen van US 689 door de resultaten van de klinische studie de elementen a) gebruik van zoledroninezuur, b) voor de bereiding van een geneesmiddel voor de behandeling van osteoporose, c) intraveneus toegediend en e) met een toedieningsinterval van ongeveer één keer per jaar reeds met elkaar hebben gecombineerd. Het enige element dat nog ontbreekt, is de doseringsrange van het eerder onder d) genoemde element.

4.28. Uit het voorgaande volgt dat Novartis ten aanzien van conclusie 7 van EP 689 een beroep toekomt op de prioriteit van US 689. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen over het artikel van Reid (vgl. r.o. 4.14.) betekent dit dat conclusie 7 geacht wordt nieuw te zijn.
 
4.31. Bij de beoordeling van de inventiviteit zal de rechtbank de zogeheten problem-andsolution-approach hanteren, die beide partijen ook hebben gebruikt in hun argumentatie. In die benadering dient eerst te worden vastgesteld wat de meest nabije stand van de techniek, de closest prior art, is. Volgens Sun dient te worden uitgegaan van WO95/30421, gepubliceerd op 16 november 1995, (hierna WO 421) als meest nabije stand van de techniek. Volgens Sun hebben zowel WO 421 als EP 689 hetzelfde doel, te weten het verschaffen van een effectieve behandeling van aandoeningen van verhoogde botresorptie door middel van bisfosfonaten. Novartis heeft betwist dat WO 421 als meest nabije stand van de techniek kan worden beschouwd.

4.36. Maar zelfs als uitgegaan zou worden van WO 421 als vertrekpunt, ziet de rechtbank niet in hoe de gemiddelde vakman zonder inventieve denkarbeid zou uitkomen bij de uitvinding van het octrooi, ten aanzien waarvan (zie eerder onder r.o. 4.16.) partijen het erover eens zijn dat die uiteenvalt in verschillende elementen. Zoals het hof in het arrest ook heeft overwogen zouden uitgaande van WO 421 de verschilmaatregelen ten opzichte van conclusie 7 van het octrooi in elk geval zijn: 1) specifiek zoledroninezuur (WO 421 noemt vele bisfosfonaten en noemt zoledroninzuur en pamidronaat als de geprefereerde terwijl conclusie 7 van het octrooi specifiek handelt over zoledroninezuur), 2) de indicatie osteoporose, 3) de doseringsrange van ongeveer 2-10 mg (WO 421 noemt enkel een zeer brede doseringsrange van 1-500 mg) en 4) het doseringsinterval van een jaar (WO 421 noemt een interval variërend van eens per dag tot eens per jaar). Sun heeft betoogd dat het objectieve technische probleem is het vinden van een doseringshoeveelheid en -frequentie van zoledroninezuur waarmee osteoporose effectief en veilig behandeld kan worden. Dat kan niet als juist worden aanvaard omdat daarin de keuze zowel voor specifiek zoledroninezuur als voor de behandeling van osteoporose reeds besloten ligt. Gelet op de verschilmaatregelen moet de probleemstelling eerder (veel breder) worden geformuleerd als het zoeken naar (een) andere effectieve toepassing(en) van bisfosfonaten, zo is de rechtbank met het hof van oordeel.

4.39. Het voorgaande brengt mee dat WO 421 niet inventiviteitsschadelijk is voor conclusie 7 van het octrooi. Conclusie 7 is dan ook geldig. De inventiviteit van de conclusies 1 t/m 6 van EP 689 is door Sun niet zelfstandig bestreden. De redenering van Sun dat de conclusies 1-6 het lot van conclusie 7 volgen, wat daarvan in dit verband ook zij, gaat reeds niet op omdat aan de premisse daarvan, te weten dat conclusie 7 niet inventief is, reeds niet wordt voldaan. De conclusies 1-6 zijn bijgevolg inventief te achten.

4.41. Dit alles leidt tot de slotsom dat de vordering van Sun tot vernietiging van het Nederlandse deel van EP 689 niet slaagt.

4.49. Van belang bij de beoordeling van de vraag of Sun indirecte inbreuk maakt op conclusies 1 en 7 van EP 689 is de beschermingsomvang van die conclusies. EP 689 is een ‘tweede medische indicatie’ octrooi. De octrooibescherming van dergelijke octrooien is lastig om twee redenen. In de eerste plaats komt aan de uitvinder van een tweede medische indicatie van een reeds bekende stof geen stofbescherming toe omdat de stof niet nieuw is. In de tweede plaats zijn van octrooieerbaarheid uitgesloten – kort gezegd – geneeskundige behandelingsmethoden teneinde medische beroepsbeoefenaren te vrijwaren van octrooiinbreuk. In een poging om deze problemen te omzeilen heeft de Grote Kamer van Beroep van het EOB in de uitspraak G5/83 toegestaan dat conclusies die zien op een tweede medische indicatie van een bekende stof kunnen worden geredigeerd in de vorm van een conclusie “directed to the use of a substance or composition for the manufacture of a medicament for a specified new and inventive therapeutic application”, een praktijk die zijn oorsprong vond in het Zwitserse octrooibureau (vandaar de benaming ‘Swiss-type’). Een Swiss-type claim werd daarna steeds geredigeerd als ‘gebruik van stof X voor de vervaardiging van geneesmiddel Y voor de behandeling van ziekte Z’. In de literatuur12 werd aangenomen dat een Swiss-type claim een werkwijze onder bescherming stelt.

4.50. Aan de praktijk van het verlenen van Swiss-type claims kwam een einde door wijzigingen in het Europees octrooiverdrag (aangeduid als EPC 200013) waarbij het ingevolge artikel 54 lid 5 EPC 2000 is toegestaan tweede medische indicatie conclusies in een andere vorm (het gebruik van stof X voor behandeling van ziekte Y) te claimen. Octrooien met Swiss-type claims die verleend zijn voor de inwerkingtreding van EPC 2000 behouden echter hun effect, zo oordeelde de Grote Kamer van Beroep in de beslissing G2/08. 14 4.51. In de uitspraak T 1780/1215 heeft de Technische Kamer van Beroep geoordeeld dat een Swiss-type claim een andere beschermingsomvang heeft dan een EPC 2000 claim. Swiss-type claims zijn ‘purpose limited process claims’, oftewel doelgebonden werkwijzeconclusies, terwijl EPC 2000 claims ‘purpose limited product claims’, oftewel doelgebonden productconclusies betreffen. In deze laatste claims ontbreekt de voor Swisstype claims kenmerkende maatregel ‘het bereiden van een geneesmiddel’.

4.53. Novartis legt deze conclusies zo uit dat zij zijn gericht op de bereiding van een geneesmiddel, die zijn nieuwheid niet aan de vervaardigingswijze (die was al bekend) maar aan zijn bestemming (de tweede medische indicatie) ontleent. Op die conclusies maakt Sun indirecte inbreuk, aldus Novartis, doordat, alvorens het medicijn aan de patiënt wordt toegediend, op meerdere momenten in de keten van afnemers aan haar zoledroninezuur 5 mg/100 ml (door de voorschrijver, de apotheker, de verpleegkundige die het toedient) de bestemming osteoporose wordt gegeven. Novartis meent dan ook dat op meerdere momenten in de keten van afnemers door het geven van de bestemming aan het geneesmiddel de uitvinding wordt toegepast. Sun wist althans behoorde te weten dat dit ging gebeuren en niettemin leverde zij het wezenlijk bestanddeel waarmee de inbreuk gepleegd ging worden. Daarom maakt zij indirecte inbreuk, aldus nog steeds Novartis.

4.54. De rechtbank is van oordeel dat deze redenering niet opgaat nu die op twee gedachten hinkt en daarmee innerlijk tegenstrijdig is. Uitgaande van een werkwijzeconclusie en aannemende dat het generieke zoledroninezuur aangemerkt dient te worden als een wezenlijk bestanddeel, kan ‘voor toepassing van de geoctrooieerde uitvinding’, zoals artikel 73 ROW verwoordt, wat conclusie 7 betreft, niet anders worden begrepen dan het bereiden (‘the preparation’ zoals conclusie 7 het noemt) van het geneesmiddel zoledroninezuur voor de behandeling van osteoporose. Vast staat echter dat de werkwijze, te weten het bereiden van het geneesmiddel, nergens in de keten na levering door Sun van het geneesmiddel (meer) wordt toegepast. De andersluidende lezing van Novartis dat toepassing van de geoctrooieerde uitvinding, ‘manufacturing’, gelijk moet worden gesteld aan het geven van een bestemming aan het geneesmiddel (product) kan enkel opgaan als een Swiss-type claim wordt aangemerkt als een ‘purpose limited product claim’, zoals de EPC 2000 claims dat zijn, althans daarmee gelijkgesteld zou moeten worden. Terecht beroept Novartis zich daar nu juist niet op. Waar Novartis met een verwijzing naar artikel 64 lid 2 EOV betoogt dat ook bij een Swiss-type claim het direct verkregen resultaat van de werkwijze, het geneesmiddel, is meebeschermd, verlaat zij de grondslag van de indirecte inbreuk en betreedt zij het terrein van de directe inbreuk18 , waarover hierna meer. 4.55. Ten slotte kan niet worden aangenomen, anders dan Novartis ter zitting nog heeft aangevoerd – zonder dit overigens concludent te maken – dat de verpleegkundige die het zoledroninezuur toedient aan de patiënt het geneesmiddel bereidt. Zoals Sun onweersproken heeft gesteld, is het generiek zoledroninezuur 5 mg/100 ml klaar voor gebruik om via een infuus te worden toegediend.

4.59. Voor het eerst op zitting heeft Novartis onderbouwd gesteld dat Sun direct inbreuk maakt op het octrooi. Sun heeft daartegen bezwaar gemaakt. Anders dan zij ten aanzien van de door Sun voor het eerst bij pleidooi gevoerde nietigheidsargumenten ten aanzien van prioriteit en The Pink Sheet (ambtshalve) heeft beslist, zal de rechtbank aan de gestelde directe inbreuk niet voorbij gaan, en wel op grond van het volgende.

4.61. Niettemin hebben zich kort voor de mondelinge behandeling in deze zaak in hoog tempo een aantal belangrijke ontwikkelingen voorgedaan die ertoe leiden dat het debat ter zitting niet optimaal is geweest. Met name kunnen worden genoemd het hiervoor aangehaalde arrest van hof Den Haag (vgl. 2.23.) en – in het bijzonder – de uitspraak van Arnold J in de zaak Warner-Lambert v. Actavis (vgl. 2.24.). Het is deze laatste uitspraak geweest die heeft gemaakt dat het debat ter zitting, zij het wat gemankeerd, ten opzichte van de conclusiewisseling voorafgaande aan het pleidooi nadrukkelijker is gegaan over directe inbreuk. Het verweer van Sun tegen de vorderingen van Novartis is ook eerst ter zitting in de sleutel van de uitspraak van Arnold J geplaatst (vgl. r.o. 4.45.). Beide partijen hebben zich noch in de kort geding-procedures noch eerder in deze procedure over en weer bekommerd om de vraag of indirecte inbreuk op een Swiss-type claim überhaupt – in octrooi-technische zin – wel mogelijk is. Het thans gevoerde verweer is ook niet in de procedure bij het hof Den Haag aan de orde gekomen, zo heeft Sun desgevraagd aangegeven. De uitspraak van Arnold J van 21 januari 2015 vormde de katalysator voor partijen het debat over een andere boeg te gooien. Na de mondelinge behandeling is daar nog bijgekomen de uitspraak van de Court of Appeal van 28 mei 2015 (vgl. 2.25.) en de uitspraak van Justice Arnold van 10 september 2015 (vgl. 2.26.) met de inhoud waarvan de rechtbank ambtshalve bekend is.

4.62. Hoewel in deze zaak wordt geprocedeerd volgens het VRO-regime, waarin in de regel de mondelinge behandeling het sluitstuk van het debat vormt, ziet de rechtbank in de bijzondere omstandigheden van dit geval, aanleiding een nadere schriftelijke ronde te gelasten.

4.63. Daarbij speelt mee dat de vraag hoe moet worden geoordeeld over inbreuk op Swiss-type claims (met kwesties als wetenschap over de bestemming van het geneesmiddel, wie geldt als bereider etc.), zoals beide partijen ook hebben benadrukt, ook voor toekomstige zaken (er staan nog een flink aantal geneesmiddelen onder octrooi waarvan de conclusies op Zwitserse wijze zijn opgesteld) van belang is. De markt is er bij gebaat als er duidelijkheid zou worden gegeven over de beschermingsomvang van dergelijke claims, zo is door beide partijen betoogd. In dat opzicht zou het enerzijds vanuit een rechtsvormende gedachte zeer ongelukkig zijn als partijen zich hierover niet in twee instanties zouden kunnen uitlaten. Anderzijds is, zoals de Engelse rechters ook overwogen (‘this is a developing area of law’), het debat over inbreuk op Swiss-type claims bepaald niet uitgekristalliseerd.

4.64. Dat de rechtbank uiteindelijk tot het oordeel zou kunnen komen dat Sun direct inbreuk maakt op conclusie 7 van EP 689 is op voorhand dan ook niet uit te sluiten. Die omstandigheid draagt eveneens bij aan de beslissing het debat deels te heropenen. Ook Sun is er immers niet bij gebaat dat zij nu, indachtig het oordeel van de rechtbank over indirecte inbreuk op Swiss- type claims, mogelijk de markt (ook) voor de geoctrooieerde indicatie zou willen betreden maar op een later moment, bijvoorbeeld in kort geding, in verband daarmee op grond van directe inbreuk zou worden teruggefloten.

4.66. Het debat zal worden beperkt tot directe inbreuk op conclusie 7 van EP 689 nu Sun terecht heeft aangevoerd dat de ook gestelde (in)directe inbreuk op conclusie 1 van EP 689 (die van conclusie 7 verschilt in het kenmerk dat de periode tussen toedieningen ten minste ongeveer 6 maanden bedraagt en niet ongeveer één keer per jaar) niet is onderbouwd. Voor zover de vorderingen van Novartis in reconventie daarop zijn gebaseerd, zullen zij bij eindvonnis worden afgewezen.

Zie IEF14972 voor een uitspraak van de Engelse Court of Appeal in hetzelfde geschil.

Hof Den Haag 3 november 2015, IEF 15408; ECLI:NL:GHDHA:2015:3099 (High Point tegen KPN)
ctrooirecht. Procesrecht. Uitleg 'intrekking' beroep op oude octrooiconclusies. Bij de pleidooizitting heeft het hof beslist dat de door High Point bij de akte beperking octrooiconclusies naar voren gebrachte nieuwe octrooiconclusies niet toelaatbaar zijn op grond van de twee-conclusies-regel. Weigering van de nieuwe octrooiconclusies op grond van de twee-conclusies-regel impliceert dat niet wordt toegekomen aan een inhoudelijke beoordeling van de nieuwe conclusies. Als High Point zich nu ook niet meer zou kunnen beroepen op de oude octrooiconclusies, zou High Point afstand hebben gedaan van haar octrooirechtelijke aanspraken ten opzichte van KPN zonder dat enige versie van het octrooi inhoudelijk is beoordeeld. Dat is, mede gelet op de omvang van de procedure en de op het spel staande belangen, een zeer vergaand gevolg.

2.1. Naar het oordeel van het hof maakt KPN terecht bezwaar tegen de nieuwe octrooiconclusies die High Point bij de akte beperking octrooiconclusies heeft geïntroduceerd (hierna: de nieuwe octrooiconclusies), met name waar die bestaat uit de toevoeging van de eerste beperking die wordt genoemd in paragraaf 2 van die akte betreffende het ‘public telephone network’. Op grond van de in artikel 347 lid 1 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv) besloten liggende twee-conclusies-regel had High Point de nieuwe octrooiconclusies bij haar memorie van grieven naar voren moeten brengen. KPN mocht er echter niet van uitgaan dat High Point bij niet-toelating van de nieuwe octrooiconclusies geen beroep meer zou doen op het octrooi in de vorm waarin het is verleend en de bij memorie van grieven ingediende hulpverzoeken (hierna: de oude octrooiconclusies). Een en ander zal hierna worden toegelicht.

2.6. Het feit dat High Point de nieuwe octrooiconclusies ruim voor het pleidooi heeft ingediend, kan ook niet leiden tot een andere uitkomst. Voor de toepassing van de twee-conclusies-regel is niet beslissend of de wederpartij voldoende tijd heeft om zich te verweren tegen nieuwe feiten of stellingen. De regel beoogt, zoals hiervoor is overwogen, een concentratie van het debat en een voortvarende beslechting van het geschil en voorkomt daarom dat een wederpartij moet reageren op nieuwe stellingen en feiten, ook al heeft die de tijd om zijn verdediging daarop aan te passen.

beroep op de oude octrooiconclusies
2.13. Het betoog van KPN dat High Point zich niet meer op de oude octrooiconclusies kan beroepen omdat High Point bij de akte beperking octrooiconclusies afstand heeft gedaan van het octrooi zoals verleend en de eerdere hulpverzoeken, kan om de volgende redenen niet slagen.

2.14. KPN baseert zich in dit verband op de volgende opmerking van High Point in paragraaf 9 van de akte beperking octrooiconclusies:

‘High Point trekt hierbij de eerder in deze bodemprocedure verdedigde versies en hulpverzoeken in.’
Gelet op de volgende omstandigheden is het hof van oordeel dat High Point met die verklaring niet tot uitdrukking heeft willen brengen dat zij ook bij weigering van de nieuwe octrooiconclusies op grond van de twee-conclusies-regel geen beroep meer zou doen op de oude octrooiconclusies en dat KPN de opmerking redelijkerwijs ook niet zo heeft kunnen opvatten.

2.15. Weigering van de nieuwe octrooiconclusies op grond van de twee-conclusies-regel impliceert dat niet wordt toegekomen aan een inhoudelijke beoordeling van de nieuwe conclusies. Als High Point zich nu ook niet meer zou kunnen beroepen op de oude octrooiconclusies, zou High Point afstand hebben gedaan van haar octrooirechtelijke aanspraken ten opzichte van KPN zonder dat enige versie van het octrooi inhoudelijk is beoordeeld. Dat is, mede gelet op de omvang van de procedure en de op het spel staande belangen, een zeer vergaand gevolg. Daarom mag niet te snel worden aangenomen dat High Point die consequentie daadwerkelijk heeft beoogd met haar verklaring.

Rechtbank Oost-Brabant 28 oktober 2015, IEF 15392; ECLI:NL:RBOBR:2015:6362 (AOMB tegen WSB)
Als randvermelding. Octrooirecht. Beroepsaansprakelijkheid. Bewijsopdracht. Statutair directeur van WSB heeft zich gewend tot AOMB voor de octrooiaanvraag voor een ijsblokjesmachine en dispenser. De Nederlandse octrooiaanvraag en de omzetting naar een internationale aanvraag, met WSB en [naam 2] vermeld als uitvinder, heeft plaatsgevonden. De twee uitvinders zijn zakelijk uit elkaar. WSB stelt AOMB aansprakelijk voor de schade door [naam 2]  als uitvinder in de octrooiaanvraag op te nemen en de daaruit volgende aanvragen. WSB laat ten onrechte facturen onbetaald. De rechtbank draagt WSB op te bewijzen dat bij een juiste informatieverschaffing door AOMB ten tijde van en voorafgaand aan de Nederlandse octrooiaanvraag, [naam 2] niet zou zijn opgenomen als (mede)uitvinder van de matrix-vriesmethode althans dat hij zijn rechten tijdig aan WSB zou hebben overgedragen.

2.15.
Bij brief van 13 maart 2013 heeft [directeur gedaagde] AOMB aansprakelijk gesteld voor de schade van WSB door de claim van [naam 2] met betrekking tot de rechten voortvloeiende uit diens vermelding als uitvinder in de octrooiaanvraag en alle daaruit volgende octrooiaanvragen en octrooien waarin hij als mede-uitvinder staat vermeld.

2.16.
AOMB heeft na 18 maart 2013 geen werkzaamheden meer voor WSB verricht.

2.17.
WSB heeft een aantal door AOMB aan haar toegezonden facturen onbetaald gelaten.

2.19.
De RvT heeft op 30 juni 2014 een beslissing genomen op de door WSB en [directeur gedaagde] ingediende klacht. WSB en [directeur gedaagde] zijn niet ontvankelijk verklaard ten aanzien van klachtonderdeel 1. Deze klacht behelsde dat [naam 3] tijdens de eerste bespreking d.d. 15 maart 2007 niet had mogen adviseren om de uitvinders van de dispenser ook de uitvinders van de matrix-vriesmethode te laten worden. De RvT heeft wel, ten overvloede, opgemerkt dat het advies om uitvindingen te combineren in een enkele octrooiaanvraag op zichzelf niet klachtwaardig is en dat een logisch gevolg daarvan is dat de uitvinders van ieder van de in de octrooiaanvraag opgenomen uitvindingen allen op de octrooiaanvraag worden vermeld. Dit neemt niet weg dat een octrooigemachtigde er goed aan doet om zich er in een zo vroeg mogelijk stadium van te vergewissen welke uitvinding toekomt aan welke uitvinder(s), aldus de RvT.
De RvT heeft in zijn beslissing geoordeeld dat [naam 3] op een aantal relevante punten in strijd met de Gedragsregels heeft gehandeld. De RvT heeft onder meer geoordeeld dat de e-mail van [naam 3] van 23 september 2009 opvolging had behoren te krijgen en door dit na te laten heeft [naam 3] de hand gehad in verdere complicaties in de diverse octrooiprocedures. De RvT heeft [naam 3] in verband met dit punt en twee andere, voor de beoordeling in deze zaak geen relevante, punten een berisping gegeven.

4.14.2.
In het onderhavige geval had [naam 2] , die als uitvinder was vermeld, in Nederland en de overige Europese landen geen recht op het octrooi. Immers geldt de aanvrager, in casu WSB, als rechthebbende. Aangenomen moet worden dat WSB niet toevallig als aanvrager is vermeld, doch dat dit er juist toe strekte haar rechthebbende te maken. Naar het oordeel van de rechtbank had [naam 3] in de gegeven omstandigheden WSB, op het moment dat zij de opdracht voor de Nederlandse octrooiaanvraag aan AOMB/ [naam 3] verstrekte, erop moeten wijzen dat in sommige landen, zoals de Verenigde Staten, de rechten van uitvinders verder gaan dan in Nederland en de rest van Europa en erop moeten wijzen dat de uitvinders afstand zouden kunnen tekenen om ervoor te zorgen dat de octrooirechten ook in de landen met andere regimes aan WSB zouden toekomen en had [naam 3] moeten vragen naar de bedoeling van WSB en/of [directeur gedaagde] en [naam 2] daaromtrent. Dit heeft [naam 3] ten onrechte nagelaten. Een en ander heeft te gelden ongeacht de vraag of [naam 2] nu wel of niet werkelijk uitvinderswerkzaamheden heeft verricht in (één van) beide uitvindingen en ongeacht wat daaromtrent aan [naam 3] is meegedeeld. Het gaat erom dat WSB zich van tevoren kon beraden over haar rechten met betrekking tot de beide octrooien in landen met andere regimes. Het betrof immers, zoals WSB onweersproken stelt, een uitvinding waarvan te verwachten viel dat de octrooiaanvraag niet alleen tot Nederland beperkt zou blijven.

4.14.3.
Uit het voorafgaande volgt dat sprake is van een beroepsfout van [naam 3] ten tijde van en voorafgaand aan het indienen van de Nederlandse octrooiaanvraag. Hiermee is echter nog niet gegeven dat WSB schade heeft geleden. Dat is alleen het geval indien bij een juiste informatieverschaffing door [naam 3] er een Nederlandse octrooiaanvraag zou zijn ingediend waarin [naam 2] niet (mede) als uitvinder zou zijn vermeld van de matrix-vriesmethode dan wel [naam 2] bereid zou zijn geweest zijn (eventuele) aanspraak als uitvinder tijdig over te dragen. Dat eerste -wie als uitvinder zou zijn vermeld- behoeft niet (geheel) afhankelijk te zijn van de vraag of [naam 2] al dan niet feitelijk de mede-uitvinder was van deze methode. Daarbij kan ook alleszins van belang zijn wat [directeur gedaagde] en [naam 2] destijds voor ogen heeft gestaan, in welk verband door WSB is aangevoerd dat het zowel de bedoeling van [directeur gedaagde] als van [naam 2] was dat de eigendom van het octrooi bij WSB zou komen te berusten. Nu AOMB gemotiveerd heeft betwist dat WSB schade heeft geleden, rust overeenkomst de hoofdregel van artikel 150 Rv op WSB de last te bewijzen dat bij een juiste informatieverschaffing door [naam 3] ten tijde van en voorafgaand aan de Nederlandse octrooiaanvraag, [naam 2] niet zou zijn opgenomen als (mede)uitvinder van de matrix-vriesmethode althans dat hij zijn rechten tijdig aan WSB zou hebben overgedragen. Aan WSB zal opgedragen worden dit te bewijzen.

4.14.4.
Indien WSB in het bewijs zou slagen is naar het voorlopig oordeel van de rechtbank niet meer van belang of ten aanzien van de mail van 23 september 2009 al dan niet sprake is van een beroepsfout van [naam 3] , aangezien dit dan niets meer toevoegt aan de schade die WSB lijdt. Indien [naam 3] niet slaagt in het bewijs, dan is niet komen vast te staan dat dit tot een andere octrooiaanvraag zou hebben geleid en evenmin dat [naam 2] bereid was zijn (eventuele) aanspraken over te dragen. Dat brengt naar het voorlopig oordeel van de rechtbank mee dat nadere informatie zijdens [naam 3] in het kader van genoemde e-mail WSB niet zou hebben gebaat.

Vragen aan Grote Kamer van Beroep 17 juli 2015, IEF 15388; T-557/13; G-1/15 (Poisonous en Partial priorities)
Octrooirecht. Poisonous en partial priorities. Derden kunnen tot 1 maart 2016 written statements indienen. EOB President besluit, vanwege de mogelijke impact van de beslissing, dat alle proceedings bij de EOB en de oppositiedevisies die geheel steunen op de uitkomst worden opgeschort (ex officio) tot de Grote Kamer van Beroep antwoord geeft op de volgende vragen (G-1/15):

1. Where a claim of a European patent application or patent encompasses alternative subject-matters by virtue of one or more generic expressions or otherwise (generic "OR"-claim), may entitlement to partial priority be refused under the EPC for that claim in respect of alternative subject-matter disclosed (in an enabling manner) for the first time, directly, or at least implicitly, and unambiguously, in the priority document?

2. If the answer is yes, subject to certain conditions, is the proviso "provided that it gives rise to the claiming of a limited number of clearly defined alternative subject-matters" in point 6.7 of G 2/98 to be taken as the legal test for assessing entitlement to partial priority for a generic "OR"-claim?

3. If the answer to question 2 is yes, how are the criteria "limited number" and "clearly defined alternative subject- matters" to be interpreted and applied?

4. If the answer to question 2 is no, how is entitlement to partial priority to be assessed for a generic "OR"-claim?

5. If an affirmative answer is given to question 1, may subject-matter disclosed in a parent or divisional application of a European patent application be cited as state of the art under Article 54(3) EPC against subject-matter disclosed in the priority document and encompassed as an alternative in a generic "OR"-claim of the said European patent application or of the patent granted thereon?

Op andere blogs:
IP Kat

Conclusie AG HR 30 oktober 2015, IEF 15380; ECLI:NL:PHR:2015:2200 (Bayer Pharma tegen Sandoz)
Octrooirecht. Beschermingsomvang van Europese octrooien en equivalentie, art. 69 EOV en Protocol. Bereidingswijze van drospirenon (werkzame stof in een anticonceptiepil). Gebruik van organische verbinding TEMPO bij oxidatiestap en van een zwakke base bij waterafsplitsing. Equivalente maatregelen? Zie eerder IEF 13391 en IEF 12275. Advocaat-Generaal concludeert uitgebreid tot verwerping van het beroep. Bayer is houdster van EP0918791 en EP149840 voor werkwijzen voor de bereiding van drospirenon. De stof valt onder invloed van het zuur pTSA uiteen in DRSP en water, en is instabiel ten opzichte van dat zuur, maar ook onder invloed van andere zuren. Dat dit in de aanvragen op niet mis te verstane wijze wordt geopenbaard, maar niet in de octrooiconclusie is opgenomen, wordt er dus geen bescherming voor gezocht. De rechtszekerheid noopt tot een restrictieve uitleg van EP 840 en alleen het gebruik van pTSA wordt beschermd.

Subonderdelen richten zich tegen het oordeel dat de door Sandoz' leverancier gehanteerde werkwijze geen inbreuk maakt op EP 791 omdat het gebruik van TEMPO bij de oxidatiestap geen equivalente maatregel vormt ten opzichte van het in EP 791 genoemde gebruik van een rutheniumzout. Onderdeel 2 bestrijdt het oordeel over het uitgangspunt 'disclosed but not claimed is disclaimed', 2) het belang van art. 123 lid 2 EOV bij bepaling van de beschermingsomvang en 3) de kwestie van de afgesplitste aanvrage bij die bepaling.

3.1 Het principale cassatieberoep omvat drie onderdelen. De eerste twee zijn gericht tegen het oordeel van het hof dat er geen sprake is van inbreuk op EP 791 en EP 840. De derde houdt een veegkacht in.

Onderdeel l komt met drie subonderdelen op tegen het oordeel van het hof in rovo 4.2 tim 4.22 dat de door Sandoz' leverancier gehanteerde werkwijze geen inbreuk maakt op EP 791 omdat het gebruik van TEMPO bij de oxidatiestap geen equivalente maatregel vormt ten opzichte van het in EP 791 genoemde gebruik van een rutheniumzout. Het eoncentreert zich op 1) de maatstaf voor bescherming van equivalente varianten, 2) de peildatum van de kennis van de gemiddelde vakman bij het bepalen van de beschermingsomvang en de inbreuk en 3) de inachtneming van verscheidene gezichtspunten bij de inbreukvraag.

Onderdeel 2 bestrijdt in vijf subonderdelen 's hofs oordeel in rov. 5.2 tim 5.10 dat het gebruik van een zwakke base, te weten pyridine en water, bij de watereliminatiestap geen equivalente maatregel vormt ten opzichte van het gebruik van het zuur pTSA. Daarin wordt aangevoerd 1) het uitgangspunt disclosed but not claimed is disclaimed, 2) het belang van art. 123 lid 2 EOV bij bepaling van de beschermingsomvang en 3) de kwestie van de afgesplitste aanvrage bij die bepaling.

equivalentiemaatstaf
3.7 Dat is volgens mij wat het hof hier heeft gedaan, zonder zich vast te leggen op een specifieke test en onder hantering van de voorgeschreven Protocolaire maatstaf. In de bestreden rechtsoverwegingen zijn elementen te ontwaren van de hiervoor besproken equivalentiebenaderingen. De door het hof geformuleerde vraagstelling doet denken aan Formstein en de Catnic/Improver-test, in het bijzonder de derde Protocol-vraag. De aandacht voor het beoogde resultaat (oxidatie met selectiviteit en terugdringing van bepaalde bijproducten), de door de stoffen vervulde functie en de wijze waarop zij dat doen, doen denken aan de function-way-result test. In de overwegingen met betrekking tot de uiteenlopende moleculaire structuur van de stoffen, de verschillend verlopende oxidatiereacties en de mate waarin zij bijdragen aan het door het octrooi beoogde doel, weerklinkt de insubstantial differences toets. Je kunt het ook heel goed opvatten als een zoektocht naar de achter de bewoordingen van de conclusietekst liggende kern van de uitvinding, waarbij het Protocolaire midden wordt gepoogd te vinden om te bereiken dat sprake is van een redelijke bescherming voor Bayer, maar ook voldoende rechtszekerheid voor derden als Sandoz. Dit is allemaal het domein van de feitenrechter. Deze oordeelsvorming getuigt naar ik meen niet van een onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk. Het hof heeft volgens mij op een begrijpelijke en toereikend gemotiveerde wijze met equivalenten rekening gehouden binnen de hiervoor aangegeven kaders. Alle klachten van subonderdeel 1.1 stuiten hierop af. Globaler beschouwd lijken de klachten er materieel op neer te komen dat Bayer een zodanig ruime bescherming voorstaat, dat die aansluit bij de verlaten wezensleer. Dat verdient niet langer honorering in het stelsel van Protocolaire uitleg als aangegeven.

peildatum beoordeling inbreuk in equivalentiebereik
3.14 Subonderdeel 1.2 klaagt dat het hof bij het vaststellen van de beschermingsomvang van EP 791 in rovo 4.6-4.22 (en de vraag of de beschermingsomvang zich ook uitstrekt tot gebruik van TEMPO) ten onrechte uitsluitend de prioriteits- of verleningsdatum als peildatum voor de kennis van de gemiddelde vakman heeft gehanteerd. Volgens het subonderdeel is bij die beoordeling maatgevend althans mede bepalend wat de kennis van de gemiddelde vakman is ten tijde van de (voorbereidingen op) de gestelde inbreuk.

disclosed but not claimed is disclaimed
3.18 Onderdeel 2 keert zich met drie subonderdelen tegen het oordeel van het hof over de inbreuk op EP 840 in rov. 5.1 tim 5.11.

3.18 Onderdeel 2 keert zich met drie subonderdelen tegen het oordeel van het hof over de inbreuk op EP 840 in rov. 5.1 tim 5.11.

3.19 Subonderdeel 2.1.1 klaagt dat het hof in rovo 5.5 en 5.9 disclosed but not claimed is disclaimed onjuist heeft toegepast. Van "openbaring" (disclosure) kan alleen sprake zijn als die basis kan zijn voor een conclusie (in dit geval dus: van een basische waterafsplitsing). Althans, zo vervolgt subonderdeel 2.1.2, is sprake van onbegrijpelijkheid van het impliciete oordeel dat gebruik van basen als beschreven in EP 840 wel basis kan zijn voor een conclusie voor basische waterafsplitsing.

Volgens subonderdeel 2.1.3 geldt wat in onderdelen 2.1.1 en 2.1.2 is betoogd mutatis mutandis ook voor rovo 5.5 (slot) dat nu in de beschrijving in het algemeen zure waterafsplitsing wordt geopenbaard, maar alleen een specifiek zuur wordt geclaimd, de gemiddelde vakman het octrooi zo zal verstaan dat de aanvrager zich bewust tot dat specifieke zuur heeft willen beperken.

Daarbij verwijt subonderdeel 2.1.4 het hof over het hoofd te hebben gezien dat "de kern van de uitvinding van EP 840" watereliminatie als zelfstandige stap is met 5ß-OH-DRSP als uitgangsstof, zonder dat technische betekenis toekomt aan de specifieke stof waarmee die watereliminatie plaatsvindt en de aard van het octrooi met een "centraal geformuleerde conclusie" (die makkelijker te omzeilen zou zijn) en had het hof op deze gezichtspunten moeten reflecteren. Althans is volgens de klacht onbegrijpelijk dat de gemiddelde vakman zal aannemen dat alleen bescherming voor pTSA is gezocht, omdat basen en/of zuren in de beschrijving, maar niet in de conclusie voorkomen.

3.20 De rechtsklacht van subonderdeel 2.1.1 gaat uit van een te beperkte opvatting over het disclosure-Ieerstuk (over de toepassing als zodanig van dit leerstuk klaagt het middel niet). Daarvoor is niet vereist een basis in de zin van art. 123(2) EOV, zoals het subonderdeel aandraagt. Ook uit AGA/Occlutech en haar Duitse evenkniel'", waar het subonderdeel naar verwijst, volgt dit niet'?'. Wat volstaat is, dat de vakman voldoende concreet geleerd wordt dat er andere waterafsplitsingsmethoden zijn, die vervolgens niet worden geclaimd. Dat het hof dit voldoende concreet vindt en de gemiddelde vakman het octrooi zo zal begrijpen, dat Bayer haar claim bewust heeft willen beperken tot pTSA, is feitelijk en op zich niet onbegrijpelijk, want volgens mij deugdelijk gemotiveerd (daarop stranden subonderdelen 2.1.2 (dat overigens voortbouwt op de onjuiste, want te beperkte visie op het disclosureleerstuk dat zoëven werd verworpen) en het voortbouwende 2.1.3; deze klachten verliezen uit het oog dat Bayer zelf een afgesplitste aanvrage heeft of had lopen voor basische waterafsplitsing, wat het hof in rovo 5.8 fijntjes memoreert ter nadere bevestiging van zijn gegeven uitleg). Waar de kernklachten uit 2.1.1 en 2.1.4 eigenlijk op neerkomen, is dat het kenmerk pTSA wordt weggeïnterpreteerd, althans tot een verruiming leidt van "elk middel geschikt voor waterafsplitsing in een tweestapsproces". Dat lijkt mij niet kunnen, dat is te ruim en levert geen redelijke (want te ruime) bescherming op van de octrooihouder en schendt aan de andere kant de rechtszekerheid van derden, die niet bedacht hoefden te zijn bij deze conclusie op een beschermingsomvang van om het even welke waterafsplitsingswijze binnen dat tweestapsproces. Het lijkt een beetje op een toevlucht van Bayer tot de oude leer van het wezen uit PhilipslTasseron en we hebben gezien dat dat op deze manier niet meer thuishoort in het moderne Europese octrooirecht'P'. Het hof maakt in deze kwestie een volgens mij een passabele Protocolaire afweging ten detrimente van Bayer. De zaak hangt wat dit betreft op het feitelijke oordeel van het hof dat "op niet mis te verstane wijze wordt geopenbaard". Voor het verwijt in klacht 2.1.4 dat het hof de overwegingen van de rechtbank in de bodernzaak niet in aanmerking heeft genomen, biedt het arrest geen grondslag. Het hof heeft deze gezichtspunten impliciet meegewogen. Het hof was niet gehouden om een en ander te expliciteren. Aan de feitenrechter wordt in dit verband een grote mate van vrijheid gelaten. Ik verwijs naar de op overeenkomstige gronden betoogde verwerping van subonderdeel 1.3. Ook hier tracht Bayer het pTSA kenmerk in wezen weg te interpreteren of te veralgemeniseren tot welke waterafsplitsing in een zweistufiges Verfahren dan ook en dat gaat als gezegd niet. Hierop strandt ook de veegklacht 2.1.5, waarmee subonderdeel 2.1 tevergeefs is voorgesteld.

3.25 Deze goede Nederlandse estoppel-regel (vaste rechtspraak, vgl. nadien nog AGA/Occlutech en Abbot/Medinol) komt erop neer dat een derde (zoals Sandoz) die wegens octrooi-inbreuk wordt aangesproken zich voor een bepaalde uitleg van het octrooi altijd op het openbare deel van het verleningsdossier mag beroepen. Het voorkomt dat men alsnog via equivalentie kan claimen wat in de verleningsfase op geldigheidsbezwaren is afgeketst; antiangorakat. Duitsland wil er niet aan, zo hebben we gezien en Engeland eigenlijk ook niet, maar daar begint het beeld te wankelen sinds Actavis v Lilly, ook al lijkt dat voorlopig in hoger beroep weer te zijn teruggedraaid.

Rechtbank Den Haag 28 oktober 2015, IEF 15371; ECLI:NL:RBDHA:2015:12320 (ZTE Netherlands tegen Vringo Infrastructure)
Uitspraak ingezonden door Ruprecht Hermans, Richard Ebbink, Gaëlle Béquet en Jan Pot, Brinkhof. Octrooirecht. ZTE ontwerpt, vervaardigt en distribueert telecommunicatieproducten. De zaak betreft de geldigheid van Vringo's octrooi EP1186119 "method for transmitting a sequence of symbols", dat volgens Vringo standaard essentieel is voor de UMTS standaard. De rechtbank komt tot het oordeel dat het octrooi niet inventief is. Twee documenten vormen samen de closest prior art. De omstandigheid dat Vringo wijst dat er publicaties van voor de prioriteitsdatum zijn, doet daaraan onvoldoende af omdat in die publicaties de a-coëfficiënt niet wordt genoemd. Het volgens Vringo onderkende probleem in het document kan de rechtbank niet plaatsen want ook dit was al een gegeven in de concept standaard. De uitvinding ligt niet in het onderkennen van het probleem, dit blijkt uit een mailwisseling in de standaardiseringsgroep. Het ligt niet in de rede dat de werkgroep voorstellen zal doen om de standaard aan te passen, indien dit door hen niet als een serieus probleem zou zijn gezien. Er is dus geen sprake van een probleemuitvinding. Er was sprake van twee voor de hand liggende oplossingen en de keuze voor één van die twee was niet inventief. Te minder omdat niet is betoogd dat de ene oplossing voordelen biedt boven de andere.   

4.11. Omdat een partieel verzendingspatroon een voorwaarde is ('wanneer') in conclusie1, passeert de rechtbank het verweer van Vringo dat er geen grond is om TSGRl#5(99)677 (waarin dat partieel verzendingspatroon wordt geopenbaard) te combineren met TS 25.211 V22.1.0. In \ TSGR1#5(99)677 is het voornemen geuit om TS 25.211 V2.1.0 te wijzigen door toepassing van een partieel verzendingspatroon in de (concept) UMTS standaard. Er werd immers aangegeven dat van 16 naar 15 slots per frame moest worden gegaan, terwijl het verzendpatroon in de concept standaard (zie figuur 17 hiervoor) 1,2 was. De vakman zou die documenten op de prioriteitsdatum derhalve in samenhang lezen en uitgaan van een partieel verzendingspatroon bij toepassing van TSTD. Juist voor die situatie beoogt het octrooi een oplossing te bieden.

4.12. Vringo heeft in dit kader aangevoerd dat in wezen sprake is van een probleemuitvinding. Dat heeft zij evenwel in deze procedure onvoldoende duidelijk weten te maken. Zij wijst daarbij op een reeks van problemen en omstandigheden, waarvan echter een aanzienlijk aantal eerst op het pleidooi uit de doeken is gedaan terwijl evenzovele argumenten slechts daarvoor in een nogal lastig te volgen verklaring van dhr. Moulsley8 (te) kort zijn aangestipt. In het octrooi en de conclusie van antwoord zijn deze 'puzzelstukjes' (zoals Vringo ze bij pleidooi noemde) niet beschreven als gezamenlijke veroorzakers van een probleem. Bovendien overtuigen deze argumenten - voor zover begrijpelijk - niet. (...)

4.17. Voor de oplossing van het hiervoor genoemde probleem heeft ZTE terecht gewezen op het bestaan van in wezen twee mogelijkheden (hieronder afgebeeld), die voor de vakman beide voor de hand liggend zijn (...).

4.18. In de eerste oplossing begint frame 2 eveneens bij antenne 1, ondanks dat frame 1 eindigt bij antenne 1. Dit is de oplossing van het octrooi. In de tweede oplossing wordt de antenna hopping (het alternerend verzendpatroon) doorgezet met de melding dat elk oneven frame begint bij antenne 1 en elk even frame bij antenne 2. Dit is de oplossing die aanvankelijk in de werkgroep werd voorgesteld. Beide oplossingen liggen voor de vakman voor de hand, zo heeft ZTE afdoende toegelicht. De keuze voor één van deze voor de hand liggende oplossingen is niet inventief.

4.19. De door partijen ingeschakelde deskundigen hebben gediscussieerd over de vraag of de door de Technische Kamer van Beroep geopperde andere oplossingen voor het probleem11 reëel zijn. Zoals ter zitting reeds benoemd, is opvallend dat er door de deskundige van Vringo niets wordt gezegd over de suggestie van de TKB om een adaptief filter te gebruiken (r.o. 3.11.1 van T0573/06, weergegeven in r.o. 2.6 hiervoor) als hij in paragraaf 27 van zijn verklaring die suggesties bespreekt. Een zinvolle oplossing lijkt dit dan ook niet. Voor wat betreft de andere suggesties (om het patroon aan te passen zodanig dat er geen partieel patroon ontstaat of het niet verzenden van symbolen in het laatste tijdslot) heeft ZTE onder verwijzing naar haar deskundigen voldoende overtuigend aangevoerd dat deze minder voor de hand liggen en verlies van efficiëntie opleveren. Anders gezegd, de rechtbank is er voldoende van overtuigd geraakt dat voornoemde twee oplossingen de "natuurlijke" en (eerst) voor de hand liggende oplossingen zijn om het probleem van het octrooi te redresseren. Een keuze tussen die twee is niet inventief, te minder omdat niet is betoogd dat de ene oplossing voordelen biedt boven de andere. Beide hebben ook logische nadelen: als de oneven frames met de ene antenne
beginnen en de even met de andere, moet de UE gesignaleerd worden of het een oneven of even frame betreft; bij de oplossing van het octrooi is er verlies van transmissie diversiteit efficiency, vooral als het signaal van bijvoorbeeld antenne één verloren gaat. Als er twee oplossingen zijn die even voor de hand liggend zijn, is - anders dan Vringo heeft betoogd - een pointer naar de één of de ander niet nodig.

Lees de uitspraak (pdf/html)

Op andere blogs:
PatLit

HvJ EU 6 oktober 2015; IEF 15311; C-471/14; ECLI:EU:C:2015:659 (Seattle Genetics )
ABC voor medische producten. Het hof verklaart voor recht:
1)      Artikel 13, lid 1, van verordening (EG) nr. 469/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 betreffende het aanvullende beschermingscertificaat voor geneesmiddelen moet aldus worden uitgelegd dat het begrip „datum van de eerste vergunning voor het in de handel brengen in de [Europese Unie]” wordt bepaald door het Unierecht.
2)      Artikel 13, lid 1, van verordening nr. 469/2009 moet aldus worden uitgelegd dat de „datum van de eerste vergunning voor het in de handel brengen in de [Unie]” in de zin van die bepaling de datum is waarop van het besluit tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen, ter kennis is gebracht aan de adressaat ervan.

Gestelde vragen:
1)      Wordt de datum van de eerste [VHB] in de [Unie] als bedoeld in artikel 13, lid 1, van verordening nr. 469/2009 door het [Unie]recht bepaald of verwijst deze bepaling naar de datum waarop de vergunning volgens het recht van de betrokken lidstaat van kracht wordt?

2)      Indien het Hof van Justitie van de Europese Unie voor recht verklaart dat de in de eerste vraag bedoelde datum door het [Unie]recht wordt bepaald, welke datum moet dan in aanmerking worden genomen: die waarop de vergunning is afgegeven of die waarop de kennisgeving heeft plaatsgevonden?

Conclusie AG HvJ EU 10 september 2015, IEF 15242; zaak C-471/14; ECLI:EU:C:2015:590 (Seattle Genetics)
ABC voor medische producten. Conclusie (vrij vertaald uit het Duits): Het begrip tijdstip van eerste autorisatie voor het in het verkeer brengen in de Gemeenschap uit artikel 13 par 1 Vo over ABC voor medische producten is een autonoom unierechtelijk begrip. Het tijdstip uit artikel 13 par 1 Vo is het tijdstip van de mededeling van de goedkeuringsbeschikking die datum aan de geadresseerden.

Conclusie (Duits):

1.       Der Begriff „Zeitpunkt der ersten Genehmigung für das Inverkehrbringen in der Gemeinschaft“ in Art. 13 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 469/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Mai 2009 über das ergänzende Schutzzertifikat für Arzneimittel ist ein autonomer Begriff des Unionsrechts.

2.       Art. 13 Abs. 1 der Verordnung Nr. 469/2009 ist dahin auszulegen, dass der „Zeitpunkt der ersten Genehmigung für das Inverkehrbringen in der Gemeinschaft“ derjenige der Mitteilung des Genehmigungsbeschlusses an seinen Adressaten ist.

Gestelde prejudiële vragen [IEF 14402]:

1. Wordt de datum van de eerste vergunning voor het in de handel brengen in de Gemeenschap als bedoeld in artikel 13, lid 1, van verordening (EG) nr. 469/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 betreffende het aanvullende beschermingscertificaat voor geneesmiddelen, door het gemeenschapsrecht bepaald of verwijst deze regeling naar de datum waarop de vergunning volgens het recht van de respectieve lidstaat van kracht wordt?

 

2. Indien het Hof van Justitie van de Europese Unie bevestigt dat de in de eerste vraag bedoelde datum door het gemeenschapsrecht wordt bepaald, welke datum moet dan in aanmerking worden genomen: die waarop de vergunning is afgegeven of die waarop de kennisgeving heeft plaatsgevonden?