Overig  

N. van de Berg, G.J.M. Buijnsters, Stijl niet beschermd via de achterdeur van slaafse nabootsing, IE-Forum.nl IEF 12637.
Een bijdrage van Nathalie van de Berg en Mark Buijnsters, BRight advocaten.

Recentelijk is aan de Hoge Raad de vraag voorgelegd of stijl en stijlkenmerken beschermd zijn tegen slaafse nabootsing daar waar geen sprake is van nabootsing van een werk in de zin van art. 13 Aw. Het antwoord van ons hoogste rechtscollege was kort maar krachtig: NEE, tenzij er sprake is van bijkomende omstandigheden.

Broeren/Duijsens
In deze kwestie trad kunstenares Duijsens op tegen kunstenaar Broeren. Duijsens maakt schilderijen waarvan voluptueuze dames en stevige heren met een opvallend omhoog stekende neus de kenmerkende elementen vormen. Al haar werken hebben een typische toegepaste stijl. De schilderijen van Broeren hebben eenzelfde stijl en vertonen dezelfde kenmerken. Duijsens is van mening dat Broeren hiermee inbreuk maakt op haar auteursrechten danwel onrechtmatig jegens haar handelt. Zowel Rechtbank als Hof gaan hier (gedeeltelijk) in mee.

Dit artikel is sterk ingekort, lees de opgemaakte versie hier.

Vraag is of met het recente arrest van de Hoge Raad in de hand, het Hof ook in de Xenos-zaak nu tot het oordeel zou moeten komen dat er géén plaats is voor bescherming via de slaafse nabootsing. Dat de nabootsing “nodeloos” is en bij het publiek verwarring wekt, is namelijk niet voldoende. Er zou dan gekeken moeten worden naar eventuele “bijkomende omstandigheden”.

Conclusie
De praktijk zal uitwijzen hoe met de uitspraak van de Hoge Raad wordt omgegaan. Want welke “bijkomende omstandigheden” zijn er nodig om nabootsing van stijl of stijlkenmerken toch onrechtmatig te achten? Zou de bekendheid van een bepaalde stijl ofwel de maker nog verschil maken? Of wellicht moet sprake zijn van nabootsing van een hele serie of collectie of moet er sprake zijn van een combinatie met andere onrechtmatige handelingen? De tijd zal het leren!

De Hoge Raad heeft de zaak Duijsens verwezen naar het Hof Arnhem-Leeuwarden.

P.G.F.A. Geerts, Het verwarringwekkend slaafs nabootsen van andermans product in het licht van art. 6:193a-j BW en art. 6:162 BW, IER 2013/1, p. 1-10, IEF 12533.

Bijdrage ingezonden door Paul Geerts, Rijksuniversiteit Groningen.

In mijn noot onder HvJ EU 14 januari 2010, IER 2010/42 (Wettbewerbscentrale/Plus) heb ik gewezen op de ruime werkingssfeer van de Richtlijn OHP en in haar kielzog art. 6:193a-j BW. In die noot heb ik verdedigd dat het verwarringwekkend slaafs nabootsen van andermans product onder de werkingssfeer van de OHP-regels valt en dat de producent wiens product slaafs wordt nagebootst, de nabootser op grond van die regels rechtstreeks kan aanspreken. In deze bijdrage wil ik die gedachte nog wat verder uitwerken en bovendien nagaan of er in slaafse nabootsingkwesties, naast de OHP-regels, nog ruimte is voor de op art. 6:162 BW gebaseerde slaafse nabootsingjurisprudentie van de Hoge Raad. Ik wil dus nagaan welke mogelijkheden de producent op basis van Boek 6 BW heeft om zich tegen het verwarringwekkend slaafs nabootsen van zijn product te verzetten. IE-rechten die door de producent van het slaafs nagebootste product eventueel ook in de strijd gegooid zouden kunnen worden, worden buiten beschouwing gelaten. Ik begin met een bespreking van de OHP-regels.

[dit artikel is ingekort]

55. Tot slot rijst overigens nog wel de vraag of art. 2.19 BVIE niet in strijd is met de Richtlijn OHP. Die richtlijn, die indirect ook de belangen van bonafide handelaren tegen het door concurrenten voeren van verwarringwekkende onderscheidingstekens beschermt, eist immers niet dat de door de Richtlijn OHP geboden bescherming pas ingeroepen kan worden als de handelaar zijn onderscheidingsteken heeft geregistreerd. Of daarmee art. 2.19 BVIE ook in strijd is met de Richtlijn OHP durf ik echter niet met een volmondig ‘ja’ te beantwoorden. Dat komt door overweging 9 uit de considerans van de Richtlijn OHP. Die overweging bepaalt namelijk dat de richtlijn geen afbreuk doet aan (bestaande) nationale regels inzake intellectuele-eigendomsrechten. Die overweging zou de houdbaarheid van art. 2.19 BVIE mogelijk kunnen redden.

56. En ja, het antwoord op de vraag of art. 2.19 BVIE in strijd is met de Richtlijn OHP zal ook door het HvJ EU gegeven moeten worden. Met BenGH 23 december 2010, IER 2011/16, m.nt. Gielen; BIE 2011/27, m.nt. Steinhauser (Engels/Daewoo) is dus nog geen definitief antwoord gegeven op de vraag of art. 2.19 BVIE in strijd is met hogere regelgeving.

Een bijdrage van Charlotte Meindersma, Charlotte's law & fine prints.

Het is al enkele jaren mode om producten op de markt te brengen met verwisselbare elementen. Net zo lang worden er ook al procedures gevoerd bij, met name, de voorzieningenrechter met betrekking tot auteursrechtinbreuken en slaafse nabootsing.

Wanneer er vele verwisselbare elementen worden aangeboden, is auteursrechtelijke bescherming dan nog wel mogelijk? Laten we voorop stellen dat de noodzakelijke technische elementen niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen, zoals het drukmechanisme van de chunks van Noosa (IEF 11678), de hangers voor munten van Mi Moneda (IEF 9354 (Vzr.), IEF 11041 (Hof 's-Hertogenbosch), IEF 11436 (bodem)) en de sieraden met verwisselbare knopjes van Melano (IEF 9708). Tevens zijn ideeën, stijlen en trends niet voor auteursrechtelijke bescherming vatbaar. Zoals in genoemde uitspraken is terug te vinden is het idee van verwisselbare elementen op dit moment een trend. Auteursrechtelijke bescherming zal dus gevonden moeten worden in de specifieke uitvoering van de producten.

Daarnaast bestaat nog het leerstuk van de slaafse nabootsing. In hoeverre heeft dit invloed op producten die een trend zijn. Is bescherming voor (mode)producten met verwisselbare elementen nog op enigerlei wijze mogelijk?

Auteursrecht
Geen auteursrecht op ideeën, stijlen, trends of techniek. Potentieel wel op het overige, waaronder vormgeving en opdruk. Mits deze nog steeds een eigen en oorspronkelijk karakter hebben dat het persoonlijk stempel van de maker draagt.

Deze combinatie blijkt voor veel van de producten met verwisselbare elementen dodelijk te zijn. Het gehele idee over verwisselbaarheid is een trend en daardoor niet beschermd. De techniek om de elementen verwisselbaar te maken daarmee ook niet. Blijft over een zeer zwakke bescherming op het uiterlijk. Dit uiterlijk moet ook nieuw zijn en moet nog steeds het stempel van de maker dragen. Een zeer banaal of triviaal uiterlijk is daarmee niet auteursrechtelijk beschermd. Gebruikmaking van reeds bestaande afbeeldingen en motieven leveren op zichzelf geen auteursrechtelijke bescherming op. Deze over het algemeen zwakke bescherming geeft de concurrent veel kans een product op de markt te brengen dat veel gelijkenissen toont met het eerdere product, waarbij beide producten door grote technische gelijkenis voor elkaar inwisselbaar kunnen zijn, terwijl het uiterlijk voldoende afwijkt om een auteursrechtinbreuk te vermijden. Van belang is dat de totaalindruk voldoende afwijkt. In geval van een zwakke bescherming zal deze totaalindruk minder hoeven af te wijken dan bij een ruime bescherming.

De creatieve keuzes van de auteursrechthebbende van het origineel zijn daarom van belang voor de mate waarin de producten beschermd kunnen worden.

Slaafse nabootsing
Voor zover er geen of slechts een erg zwakke auteursrechtelijke bescherming aanwezig was, wordt er een beroep gedaan op slaafse nabootsing. Nabootsen is in beginsel toegestaan, tenzij het mogelijk was om zonder af te doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid, andere keuzes te maken. De nabootsing mag geen verwarring scheppen bij het publiek. Kort gezegd komt het er op neer dat dat daar waar nabootsing niet noodzakelijk is voor de bruikbaarheid en deugdelijkheid van het product, er ook werkelijk een andere weg in geslagen moet worden. Wel is dan nog vereist dat het oorspronkelijke product reeds een eigen plaats in de markt inneemt en niet al een kopie is van een ander product. Dit wil zeggen dat bij een zwakke of ontbrekende auteursrechtelijke bescherming van het origineel er toch sprake kan zijn van slaafse nabootsing, waardoor er sprake is van een onrechtmatige daad.

Slaafse nabootsing is in genoemde zaken veelal een effectief middel gebleken, wanneer de producten zo sterk op elkaar leken dat verwarring ontstond bij het publiek. Vooral wanneer de nabootsing een gehele serie betreft. Nabootsing van een enkel element zal niet snel aangenomen worden, maar een gehele serie zal sneller leiden tot verwarring bij het publiek, waardoor er mogelijk wel sprake is van slaafse nabootsing (IEF 11041). Dit wil echter juist niet zeggen dat wanneer er vele elementen op de markt gebracht worden, er eerder sprake zal zijn van slaafse nabootsing. Dat is slechts het geval wanneer specifieke series te veel op elkaar lijken. Hoe meer elementen er op de markt gebracht worden, ook door de producent van het origineel, hoe kleiner immers de verschillen tussen de verschillende elementen zullen worden. Een kleine afwijking zorgt daardoor juist voor voldoende afstand van het origineel. Immers lijken de originele elementen dan al steeds meer op elkaar.

Conclusie
Vanwege trends en technische noodzakelijkheden is de auteursrechtelijke bescherming op producten met een verwisselbaar element vaak maar zwak. Zolang het nieuwe product voldoende afwijkt, zal er geen sprake zijn van een inbreuk op het auteursrecht.

Het nabootsen van elementen of producten waar geen of slechts een zeer zwak auteursrecht op rust kan leiden tot slaafse nabootsing en dus een onrechtmatige daad. Bij een enkel element zal dat niet snel het geval zijn, omdat de verwarring dan ontbreekt. Wanneer echter een gehele serie wordt nagemaakt zal eerder sprake zijn van slaafse nabootsing.

Hoe groter echter het assortiment, hoe kleiner de verschillen tussen de elementen van de originele versie zullen zijn. Daardoor zullen ook de marges voor nabootsing kleiner zijn, wat de mogelijkheid om enigszins gelijkende elementen te produceren juist groter maakt.

Hogan Lovells Final Report on Parasitic Copying for the European Commission, Study on Trade Secrets and Parasitic Copying (Look-alikes) MARKT/2010/20/D - volledig dossier

Handelsgeheimen en slaafse nabootsing. Op basis van twee vragenlijsten is in de 27 lidstaten onderzoek gedaan. Hierna is een meer diepgaand onderzoek gedaan in de volgende geselecteerde landen: Engeland, Duitsland, Italië, Zweden en Bulgarije. De volgende aanbevelingen worden gedaan:

111. Based on our understanding of how the EC  Unfair Commercial Practices Directive has been implemented, any parasitic copying legislation should include a clear and precise indication of its intended nature, its aims and objectives so as to make it entirely clear to a Member State when the approach it had previously adopted is insufficient and/or inapplicable.

112. Specialist courts should be the only judicial arena in which claims relating to parasitic copying claims are heard. In the majority of cases, we submit that it would be sufficient if they were heard in the same courts as trade mark infringement and unfair competition/passing off claims. This would mean that such claims can be heard costeffectively together with whatever other intellectual property infringement claims may also apply. It would also ensure that a pool of specialist judicial experience and expertise is established as such courts become familiar with the requirements of any new harmonising law.

113. Consideration should be given to extending relevant provisions in the Enforcement Directive (particularly those dealing with the provision by the defendant of relevant information concerning its activities and remedies) to parasitic copying cases so that they are uniformly and clearly available across the European Union, as this does not appear presently to be the case.

HR 8 juli 2011, 10/00642 (Conclusie A-G D.W.F. Verkade inzake Mag Instrument Incorporated tegen Edco Eindhoven BV en P.P.Impex BV

Met dank aan Niels Mulder, DLA Piper. Auteursrecht. Merkenrecht. Slaafse nabootsing. In navolging van IEF 8286 en IE 3706 : Hof bepaalt dat vormmerken geen onderscheidend vermogen hebben en door inburgering niet hebben gekregen. De vorm is functioneel bepaald). Rechtspraak.nl destijds: Geen inbreuk op merkenrechten / auteursrechten op Mag-Lite zaklampen van Mag Instrument door de Alu-zaklamp van Edco. Geen onderscheidend vermogen vormmerken Mag-Lite, ook niet door inburgering. Vormen als bedoeld in artikel 2.1 lid 2 BVIE. Geen auteursrecht op grond van reciprociteitsregel van art. 2 lid 7 Berner Conventie en bewijslast. Ook geen slaafse nabootsing op grond van artikel 14 lid 8 (oud) BTMW.

In deze conclusie past A-G Verkade de concrete toetsing toe op de auteursrechtelijke elementen. Art. 2 lid 7 BC toepassen voor bescherming specifiek product in land van oorsprong. Mag Instrument moet bewijzen dat zij voor zaklampen in VS auteursrechtelijke bescherming geniet.

Betreft de merkenrechtelijke vordering vindt de A-G het oordeel van het hof niet onbegrijpelijk, fraaiheid vormafwijkingen bepalen in belangrijke mate marktwaarde en/of vormafwijkingen zijn functioneel.

Betreft de slaafse nabootsing stelt A-G voor om vragen te stellen aan Benelux-Gerechtshof over bedoelde handelingen art. IV Protocol wijziging BTMW: omvat dit ook handelingen waartegen niet verzet kon worden krachtens toenmalige art. 14 lid 8 BTMW. 

4.54 De aan het Benelux-Gerechtshof te stellen vragen zouden kunnen luiden:
1. Dient artikel IV van het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen van Brussel, 20 juni 2002, aldus uitgelegd te worden daat onder de aldaar bedoelde handelingen in de zin van artikel 14 lid 1 (oud) BTMW (thans: artikel 3.16 lid 1 BVIE), verricht door degene die daarmee vóór het tijdstip van inwerkingtreding van dit Protocol was begonnen, en waartegen de belanghebbende zich niet kon verzetten krachtens de tekst van artikel 14 zoals deze luidde vóór het tijdstip van inwerkingtreding van dit Protocol, mede omvat handelingen waartegen de belanghebbende zich niet kon verzetten krachtens het toenmalige lid 8 van voormeld artikel 14?
2. Indien vraag 1 ontkennend beantwoord wordt, moet dan een regel van (ongeschreven) overgangsrecht aanvaard worden, met eenzelfde effect als in vraag 1 bedoeld?
3. Indien vraag 1 en 2 ontkennend beantwoord worden, welke (andere) regel van (ongeschreven) overgangsrecht moet dan gelden vóór het optreden op grond van de wettelijke bepalingen inzake de bestrijding van ongeoorloofde mededinging, indien het gaat om handelingen in de zin van artikel 14 lid 8 BTMW (oud), waartegen ingevolge die bepaling zodanig optreden niet mogelijk was, indien met deze handelingen vóór het tijdstip van inwerkingtreding van dit Protocol is begonnen?

Lees de gehele conclusie hier (pdf)

Paul Geerts, Rijksuniversiteit Groningen: Noot onder HvJ EU, 14 januari 2010, C-304/08 (Wettbewerbszentrale/Pus). Eerder gepubliceerd in IER 2010, 42 (p. 309-315).

"Hoe dat ook zij, duidelijk is dat de richtlijn OHP een ruime werkingssfeer heeft zodat veel handelspraktijken daaronder vallen. Geldt dat bijvoorbeeld ook voor ‘onze’ (via art. 6:162 BW bestreden) slaafse nabootsingshandelspraktijk? Goed verdedigbaar lijkt mij dat het slaafs nabootsen van het uiterlijk van andermans product (in het merendeel van de gevallen) “rechtstreeks verband houdt met de verkoopbevordering (...) van een product aan consumenten”. Daarmee staat echter nog niet zonder meer vast dat de slaafse nabootsingshandelspraktijk onder de werkingssfeer van de richtlijn OHP valt. Punt 9 van de considerans van de richtlijn OHP bepaalt immers dat de richtlijn OHP geen afbreuk doet aan de nationale regels inzake intellectuele eigendomsrechten. Het probleem is echter dat de richtlijn OHP het begrip intellectuele eigendomsrechten niet definieert. Met art. 1 lid 2 UvP in de hand (dat de bestrijding van de oneerlijke mededinging onder de bescherming van de industriële eigendom schaart; zie met name art. 10bis UvP) zou verdedigd kunnen worden dat de slaafse nabootsingsregel onder het begrip intellectuele eigendomsrecht valt en dus niet onder de werkingssfeer van de richtlijn OHP valt. Maar daar kan men ook heel anders over denken. Zo is bijvoorbeeld in HR 31 mei 1991, NJ 1992, 391 (Borsumij/Stenman) beslist dat de slaafse nabootsingsregel niet te vergelijken is met een intellectueel eigendomsrecht en valt in het TRIPs-Verdrag de bestrijding van de oneerlijke mededinging niet onder de noemer intellectuele eigendomsrechten (art. 1 lid 2) en dat lijkt ook aangenomen te moeten worden voor de Handhavingsrichtlijn. Dat zou er op kunnen duiden dat de oneerlijke slaafse nabootsingshandelspraktijken die zich op consumenten richten wel onder de werkingssfeer van de richtlijn OHP vallen.

Als dat laatste inderdaad het geval is, hoe kan/moet dan in Nederland tegen het nodeloos stichten van verwarringsgevaar worden opgetreden? (…) Dat betekent derhalve dat (indien de oneerlijke slaafse nabootsingshandelspraktijken onder de werkingssfeer van de richtlijn OHP vallen) die praktijken aan de hand van de nieuwe art. 6:193a-j BW moeten worden beoordeeld en niet meer vallen onder de werkingssfeer van art. 6:162 BW. "

Lees de volledige noot hier.

Jesse Hofhuis (Jesse Hofhuis): Volwaardige Mededinging

Kinderen die veel Lego hebben, zitten echt niet te wachten op steentjes die niet op hun Lego passen. Lego heeft inmiddels geen IE-rechten meer op de vorm van haar steentjes, dus haar concurrenten willen nu eindelijk steentjes kunnen verkopen die passen. Volgens zowel Hof ‘s-Hertogenbosch als AG Verkade moet dat kunnen – alleen zij bereiken dat oordeel op basis van verschillende criteria. Wat beide criteria gemeen hebben is dat beoogd lijkt dat concurrenten een eerlijke kans hebben volwaardig te concurreren. Maar zou dat dan niet het criterium moeten zijn?

(…)  Wat de casus Tomado en Lego aldus gemeen hebben – en waarin zij afwijken van bijvoorbeeld “zomaar nagemaakte” zaklampen en schoenen – is dat concurrenten van Tomado en Lego door de specifieke omstandigheden in de betreffende markt geen eerlijke kans hebben volwaardig te concurreren als zij niet op verwarringwekkende wijze kunnen aanhaken. Is het dan niet een idee aan te nemen dat nabootsers aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van hun product afbreuk doen, wanneer het voor hen onmogelijk is een eerlijke kans te hebben volwaardig te concurreren wanneer zij géén verwarring wekken.

Lees de volledige column hier.