Vormgeving  

Vrz. Rechtbank 's-Hertogenbosch 5 september 2011, KG ZA 11-429 (Goossens Meubelen tegen Meubelfabriek Arco en Merckx)

Met dank aan Annelies Ten Hoven, Leliveld advocaten.
In navolging van enkele Goossens Meubel-zaken.

Auteursrecht op vormgeving van meubels. Procesrecht Ex parte beschikking aan niet bestaande vennootschap.

Procesrechtelijk: opheffings kort geding tot vernietiging ex parte bevel. Goossens stelt dat de eerdere ex parte beschikking niet geëxecuteerd kan worden, want zij is ten laste gelegd van een niet bestaande vennootschap. Omdat de beschikking de juiste B.V. heeft bereikt, is er geen sprake van omissie (r.o. 5.1). Reconventionele eis wordt grotendeels toegewezen in de zin dat de ex parte beschikking blijft voortbestaan.

Auteursrecht: De Graphic tafel geen zelfstandig werk, omdat er ontlening heeft plaatsgevonden. De totaalindruk is te verschillend.

Na een aantal voorbeelden te noemen volgt de voorzieningenrechter Goossens niet in de stelling dat het ontwerp van Graphic tafel is ontleend aan andere tafels (.r.o. 5.8). Verschillen (die een oplettende consument zou opmerken, zo stelt Goossens) zijn niet in het oog springend, en het gaat niet om een minutieuze studie van de verschillen maar om het totaalbeeld, voor zover dat wordt beïnvloed door de auteursrechtelijke beschermde trekken (r.o. 5.13).

5.1. De beschikking heeft dus de juiste B.V. bereikt en vervolgens heeft Goossens (grotendeels) voldaan aan de in de beschikking vermelde bevelen. Niet is gebleken dat de omissie in het verzoekschrift (en vervolgens in de beschikking) heeft geleid tot discussie over de vraag tot welke (gerekestreerde) B.V. de beschikking zich richtte. Evenmin is gebleken dat Goossens door deze omissie onredelijk is benadeeld. De voorzieningenrechter zal dan ook geen consequenties verbinden aan het feit dat in het verzoekschrift en de beschikking een niet bestaande B.V. als gerekestreerde genoemd staat.

5.4. Het onderwerp in dit geschil is een tafel, een meubelstuk waarbij de vormgeving in belangrijke mate het resultaat is van functioneel objectieve en in de meubelbranche gebruikelijk uitgangspunten. Volgens Goossens is het ontwerp van de Graphic tafel ontleend aan ontwerpen van tafels door andere designers, die al eerder op de markt waren.

5.9. Voorlopig concluderend wordt geoordeeld dat de Graphic tafel een paar specifieke kenmerken bevat zoals de ronde verbindingsbuis aan beide kopse kanten in combinatie met de twee jukken aan de lange kanten en het tafelblad met de getrapte vorm. De voorzieningenrechter acht voldoende aannemelijk dat bij het ontwerp van de Graphic tafel, niet objectief bepaalde keuzes zijn gemaakt die uiteindelijk hebben geleid tot een tafel met een oorspronkelijk karakter die het persoonlijk stempel van de maker draagt, waardoor deze voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt.

Op andere blogs:
Meubelrecht (Procedure over het auteursrecht op tafels)

Rechtbank 's-Gravenhage 7 september 2011, HA ZA 09-589 (General Biscuits tegen Hoppe)

Met gelijktijdige dank aan Hub Harmeling, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP en Ernst-Jan Louwers, Louwers IP | Technology advocaten.

In navolging van IEF 8004. Merkenrecht, auteursrecht, slaafse nabootsing inzake (zoute) koekjes. De "visuele impact"  van de wijze waarop de ingeroepen kleurindicaties worden gebruikt. Over het marktleiderseffect bij onderzoek naar verwarringgevaar en de noodzaak van een aanvullend onderzoek met een controle groep.

Grensoverschrijdend inbreukverbod op het ingeroepen Gemeenschapsmerk. Geen belang auteursrechtinbreukverbod noch slaafse nabootsing. Reconventionele vorderingen worden afgewezen. Vordering toegewezen: registeraccountant krijgt opdracht, retourneren (recall) van Apéro-verpakkingen.

Marktleiderseffect bij marktonderzoek 4.15. Het overgelegde in opdracht van General Biscuits uitgevoerde marktonderzoek naar verwarringsgevaar in Nederland is op zichzelf niet concludent te achten voor de inbreukvraag. Voor vragenlijstonderzoek naar verwarringsgevaar waarbij een zogenoemde stimulus in de vorm van (een afbeelding van) een Apéro-verpakking wordt getoond aan een steekproef uit het in aanmerking te nemen publiek, is noodzakelijk dat met een in samenstelling vergelijkbare controlegroep gewerkt wordt, aan wie een alternatieve, goed afwijkende verpakking wordt getoond⁴. Zo’n opzet maakt uitfiltering van een marktleiderseffect of grote bekendheid van het “aanvallende” merk mogelijk. Gelet op de onbestreden gelaten omzet-, marktaandeel- en mediauitgavencijfers met betrekking tot TUC koekjes in Nederland en België (prod. 2 General Biscuits) moet van een dergelijke positie op de Beneluxmarkt worden uitgegaan. In het in opdracht van General Biscuits uitgevoerde onderzoek is van een dergelijke opzet met een controlegroep geen sprake.

 

Merkinbreuk sub b 4.6. Vast staat dat Hoppe haar Apéro-verpakking gebruikt voor dezelfde waren – zoute koekjes/biscuits – als die waarvoor General Biscuits haar ingeroepen merken (onder meer) heeft geregistreerd. Des te groter de warensoortgelijkheid, des te eerder is sprake van overeenstemming bij beschouwing van de ingeschreven General Biscuits merken en het gebruik van de gewraakte tekens door Hoppe. Bedoelde globale beoordeling van het verwarringsgevaar veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van merken en tekens en de soortgelijkheid van de waren. Zo kan een geringe(re) mate van overeenstemming tussen merken en tekens worden gecompenseerd door een hoge(re) mate van soortgelijkheid van de waren en in dit geval is voor zover relevant sprake van dezelfde waren ((verpakking voor) zoute koekjes). Voorts neemt het gevaar voor verwarring toe naarmate de onderscheidende kracht van het merk groter is.

 

4.8. Eén van de relevante omstandigheden van het geval waarop bij beoordeling van het verwarringsgevaar moet worden gelet, is de wijze waarop van de ingeroepen kleurindicaties door General Biscuits gebruik wordt gemaakt. Die stemt overeen met de wijze waarop Hoppe dat doet in haar verpakking: ook een geel achtervlak met witte, in het midden geplaatste letters, omrand door voornamelijk rode belijning, welke letters zijn geplaatst in een schuin, blauw vlak met een aantal rode elementen, waaronder rode accenten aan de bovenzijde van het blauwe vlak, en, zo kan daar aan worden toegevoegd, afbeelding van over elkaar liggende koekjes (waarbij, zoals General Biscuits aangeeft, door Hoppe wordt teruggegrepen op de “vorige” verpakking, vgl. de eerste twee afbeeldingen in 2.3 met slechts aan één zijde twee overlappende koekjes). Dat wordt in de Europese merkenrechtspraak visuele impact genoemd.

Auteursrecht 4.22. Nu General Biscuits een Gemeenschapsmerkinbreukverbod krijgt toegewezen voor het “verpakkingsmerk” voor de gehele Europese Unie en zij niet heeft gesteld welk belang zij daarnaast heeft bij een afzonderlijk voor Europa grensoverschrijdend auteursrechtinbreukverbod, zal een dergelijk verbod bij gebrek aan belang worden afgewezen. Voor zover General Biscuits heeft gesteld dat zij buiten de EU actief is met TUC-koekjes (te weten in de Verenigde Staten, Zuid-Afrika en de Verenigde Arabische Emiraten), is door haar niet gesteld dat Hoppe in die landen auteursrechtinbreuk maakt of dreigt te maken, terwijl dit evenmin anderszins is gebleken. Daarop strandt de auteursrechtinbreukvordering voor (die) landen buiten Europa.

Slaafse nabootsing 4.23. Nu het primair gevorderde merkinbreukverbod wordt toegewezen, wordt niet toegekomen aan beoordeling van het subsidiair gevorderde verbod op slaafse nabootsing.

^{4. Harry van den Berg, Marktonderzoek in de rechtszaal, 2007, pp. 38, 39.}

HR 2 september 2011, LJN BQ3894 (G-Star tegen Bestseller Retail Benelux; met concl. A-G D.W.F. Verkade)

In navolging van Hof Amsterdam IEF 8229 en IEF 7178.

Geen cassatie (art. 81 RO). Auteursrecht. Merkenrecht. Vormmerken. Bestseller maakt met de spijkerbroek "Zinko" inbreuk op de rechten van G-Stars spijkerbroek "Elwood". Art. 81 RO: aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden, geen nadere motivering. Inbreukactie in kort geding. Cassatiekosten Bestseller ex 1019 Rv niet bestreden en toegewezen.

HR bevestigd conclusie A-G Verkade IEF 9623; Auteursrecht Hof heeft niet miskend dat een originele toepassing van vormkarakteristiek aan de oorspronkelijkheidstoets voldoet, maar juist als uitgangspunt genomen, Slaafse nabootsings-argument is aangeboden als steunargument; in spoed-appel mag het hof afgaan op zijn intuïtief oordeel zonder nader te motiveren. Merkenrecht met een (viervoudige) motivering, heeft het hof alleszins voldaan aan een te verlangen motiveringsplicht in kort geding.

I. Auteursrecht 
4.4. In de (hierboven samengevatte) oordeelsvorming van het hof kan ik niét lezen (zoals de G-Stars klacht wil): dat het hof miskend zou hebben dat als eenmaal is aangenomen dat een originele toepassing van een vormkarakteristiek aan de oorspronkelijkheidstoets voldoet, de beschermingsomvang daarvan bepaald dient te worden door alle omstandigheden die daarvoor relevant kunnen zijn, waartoe ook behoort de originaliteit zelf van de toepassing van de elders gevonden vormelementen in een nieuwe context.
Ik zou menen dat het hof dit nu juist tot uitgangspunt heeft genomen.  

I. Auteursrecht 
4.4. In de (hierboven samengevatte) oordeelsvorming van het hof kan ik niét lezen (zoals de G-Stars klacht wil): dat het hof miskend zou hebben dat als eenmaal is aangenomen dat een originele toepassing van een vormkarakteristiek aan de oorspronkelijkheidstoets voldoet, de beschermingsomvang daarvan bepaald dient te worden door alle omstandigheden die daarvoor relevant kunnen zijn, waartoe ook behoort de originaliteit zelf van de toepassing van de elders gevonden vormelementen in een nieuwe context.
Ik zou menen dat het hof dit nu juist tot uitgangspunt heeft genomen.  

II. Slaafse nabootsing - steunargument
4.15. Het hof heeft (in rov. 4.7, tweede volzin) kort en krachtig geoordeeld dat van nabootsing die tot verwarring leidt geen sprake is. Daarmee heeft het hof de juiste maatstaf aangelegd voor de vraag of sprake is van een al dan niet op grond van art. 6:162 BW te verbieden (slaafse) nabootsing. Zo bezien, berust de rechtsklacht van onderdeel 2 op een onjuiste lezing van het arrest.

4.16.1. De vraag kan gesteld worden - en het onderdeel roept impliciet de vraag op - of het hof met het korte en krachtige oordeel van rov. 4.7, tweede volzin had kunnen volstaan. Ik zou menen van wél, gelet op de aard van de onderhavige procedure: een spoedappel in een kort geding. Ten aanzien van een feitelijke vraag als de onderhavige (wel of geen verwarring bij het publiek?) mag de voorzieningenrechter, ook een hof in (spoed-)appel, afgaan op zijn intuïtief oordeel. Dat behoeft hij niet nader te motiveren.

4.16.2. Heeft het hof zijn oordeel tóch gemotiveerd in rov. 4.7, eerste volzin, en wel (volgens het onderdeel: door verwijzing naar rov. 4.5): verkeerd? Dat is de inzet van de motiveringsklacht van onderdeel 2.
M.i. is in rov. 4.7, eerste volzin geen dragend argument, maar een steunargument te lezen. Zou het als steunargument niet deugdelijk zijn, dan is dat nog steeds niet cassabel.

III. Merkenrecht
4.24. De klacht gaat uit van een onjuiste lezing van 's hofs arrest en kan dus bij gebrek aan feitelijke grondslag niet tot cassatie leiden. Anders dan de klacht doet voorkomen, heeft het hof niet geoordeeld dat (serieus rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid) dat de karakteristieke vormelementen van de Elwood broek van merkenrechtelijke bescherming zijn uitgesloten omdat zij een wezenlijke waarde aan de waar geven.
Het voorlopig oordeel van het hof dat serieus rekening gehouden moet worden met de mogelijkheid dat de vorm van de broek niet voor merkenrechtelijke bescherming in aanmerking komt, heeft het hof gebaseerd op vier omstandigheden:
i) in de procedure tegen Poelman Beheer Leek BV heeft een door de rechtbank uitgesproken - 'erga omnes' werkende - nietigverklaring van het onderhavige vormmerk ook na appel en cassatie (kennelijk) standgehouden(30);
ii) naast het Bureau voor Harmonisatie binnen de Interne Markt (en het United States Patent and Trademark Office) acht ook het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom vormmerken als door G-Star gedeponeerd voorshands van bescherming als merk uitgesloten, onder meer op de hiervoor genoemde grond;
iii) de fraaiheid van het uiterlijk van een broek speelt in het algemeen een belangrijke rol bij de aankoopbeslissing; en
iv) het hof acht voorshands niet onaannemelijk dat de door de elementen bepaalde vorm van de Elwood broek daaraan een wezenlijke waarde geeft in de zin van art. 2.1 lid 2 BVIE.

4.25. Met deze (viervoudige) motivering, heeft het hof m.i. alleszins voldaan aan een van de rechter in kort geding te verlangen motiveringsplicht(31). Daarmee faalt de rechtsklacht, voor zover die al het hof miskenning van regels ten aanzien van de motivering in kort geding zou verwijten.
Ik heb ook geen (serieuze) klacht ontwaard dat 's hofs arrest in casu niet voldoende inzicht geeft in de daaraan ten grondslag liggende gedachtegang (hoezeer G-Star het met die gedachtegang oneens moge zijn). Het in dit kort geding gegeven voorlopig oordeel van het hof dat serieus rekening gehouden moet worden met de mogelijkheid dat de vorm van de broek niet voor merkenrechtelijke bescherming in aanmerking komt, is niet onbegrijpelijk. 

Rechtbank 's-Gravenhage 31 augustus 201,A ZA 09-4413 (Deltex B.V. tegen Jade B.V.)

Met dank aan Joost Becker, Dirkzwager advocaten en notarissen.

In't kort. Merkenrecht. Vormmerk. Auteursrecht. Beeldmerk. Slaafse nabootsing. Verpakkingen

In gelijke mate IEF 9124. Het vormmerk wordt nietigverklaard. Het Orthoflex kussen ontwerp 1.0. maakt geen inbreuk op auteursrecht. Geen inbreuk op beeldmerk ook niet door het af te beelden op de verpakking. Geen slaafse nabootsing. Geen monopolie op het gebruik van kleurencodering en het staat Deltex vrij Jade hierin te volgen, onrechtmatig is dat niet.

Auteursrecht 4.13. Voor de vraag of inbreuk wordt gemaakt op het werk is van belang vast te stellen of het Orthoflex kussenontwerp 1.0 in zodanige mate de auteursrechtelijke beschermde trekken van het kussen (dan wel alleen de afbeelding) van Jade vertoont dat de totaalindrukken die de beide werken te weinig verschillen voor het oordeel dat het eerstbedoelde werk als een zelfstandig werk kan worden aangemerkt. Dit is niet het geval. Het kussen van Jade ontleent zijn oorspronkelijke karakter in het bijzonder aan de afbeelding van de gezichten. Het idee van de afbeelding is door Deltex mogelijk van Jade overgenomen, maar op geheel andere wijze vormgegeven. Het Orthoflex kussen vertoont daarnaast een opvallende uitsparing aan de bovenzijde. De totaalindrukken van het Support kussen en het Orthoflex kussen verschillen daardoor teveel om ontlening aan te nemen.

Beeldmerk 4.18. De - vrijwel uitsluitend - begripsmatige overeenstemming tussen tekens en merk is onvoldoende om aan te nemen dat verwarring zal ontstaan bij het relevante publiek, ook indien in aanmerking wordt genomen dat de tekens worden gebruikte voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven. De rechtbank neemt voort in aanmerking dat Deltex, evenals Jade, de hardheid van haar kussen aangeeft met een kleurcode (zie hierna), maar ook dat leidt niet tot een ander oordeel met betrekking tot het verwarringsgevaar.

Verpakkingen 4.22. Volgens Jade heeft Deltex het gebruik van de kleurencodes op de verpakking ter aanduiding van de hardheid van het kussen van haar overgenomen terwijl bovendien, naar zij stelt, van de gebruikte kleuren minstens de helft gelijk is aan de door haar gebruikte kleuren. Deltex haakt aldus, naar Jade stelt, onnodig - en daarmee onrechtmatig - aan bij haar producten.

4.23. Ook hiervoor geldt echter dat Jade geen monopolie heeft op het gebruik van de kleurencodering en dat het Deltex in beginsel vrij staat Jade hierin te volgen. Onrechtmatig is dat niet.

Vzr. Rechtbank Arnhem 26 augustus 2011, LJN BT2760 (Heijboer c.s. tegen Fanahave Ltd.)

Architect. Auteursrecht.  Licentiecontract. Fanartikelen voor Nederlandse en Europese markt. Miniatuur voetbalstadion Rat Verlegh-stadion. "Evenmin kan worden gezegd dat door de verkleining de auteursrechtelijk beschermde trekken van het stadion verloren zijn gegaan. Deze trekken zijn ook na de verkleining in het miniatuurmodel goed waarneembaar."

Vorderingen worden toegewezen: Afnemers en derden verzoeken exemplaren te retourneren en vernietigen, reclamematerialen vernietigen, opgave door registeraccount, dwangsommen, en kostenveroordeling Fanahave.

4.1. Voorop wordt gesteld dat voor zover het stadion een auteursrechtelijk beschermd werk is, waarover hierna meer, ook het vervaardigen van een miniatuurmodel van dat stadion een recht is dat uitsluitend toekomt aan de maker/ontwerper van dat stadion, de architect, en dat wanneer anderen een miniatuurmodel van het stadion vervaardigen zij inbreuk (kunnen) maken op het auteursrecht van de architect. Dit betekent dus dat indien ere auteursrecht rust op (het ontwerp van) het stadion, dit auteursrecht mede omvat het recht om - bij uitsluiting van anderen - verveelvoudigingen daarvan te maken in de vorm van schaalmodellen en/of miniatuurmodellen. Voor een andersluidende opvatting biedt de Auteurswet geen aanknopingspunten.

4.9. Het voorgaande leidt tot de slotsom dat het stadion wat deze trekken betreft een auteursrechtelijk beschermd werk is in de zin van artikel 1 juncto 10 Aw.

4.13. Dat in het miniatuurmodel van Fanahave de wezenlijke kenmerken van het stadion zijn overgenomen ligt overigens ook voor de hand, omdat Fanahave juist een product op de markt heeft willen brengen dat een min of meer natuurgetrouwe weergave vormt van het oorspronkelijke voetbalstadion. Immers, de voornaamste doelgroep van het miniatuurmodel zijn de NAC-supporters. Voor de hand ligt dat zij geen miniatuurmodel willen van een willekeurig voetbalstadion, maar van het Rat Verlegh-stadion (het NAC-stadion), dat dus ook als zodanig herkenbaar moet zijn.

Lees het vonnis hier (opgeschoonde pdf / LJN / grosse)

Rechtbank 's-Gravenhage 25 augustus 2011, KG ZA 11-847 (Qoncepts B.V. en X tegen Mercurius International B.V.)

Auteursrecht. Modelrecht werk-/woonschip (klik afbeelding voor vergroting). Stukgelopen Samenwerking.

Qoncepts en haar bestuurder X hebben auteursrechten en Gemeenschapsmodelrecht. Aan Mercurius hebben zij een licentie verstrekt voor de bouw en verkoop van Qrooz03. Een Demoschip QRooz04 dient ter promotie van bouw en verkoop.

Na problemen met een beoogde koper (schip voldeed niet aan specificaties) staakt Mercurius de betaling van verschuldigde licentieprijs. Het belang van het demogebruik van de Qrooz04 is daarmee misschien verminderd, maar niet vervallen.

Er valt uit de feiten af te leiden dat voornemen bestaat om meer schepen te bouwen, vordering toegewezen op basis van auteursrecht en gemeenschapsmodelrecht. Dwangsom van €250.000 voor ieder schip waarmee Mercurius dit verbod overtreedt. Tevens een rectificatie op de openingspagina van de website.

Qoncepts heeft nog belang bij gebruik van demoschip Qrooz04, met name voor promotionele doeleinden. Mercurius heeft echter de feitelijke zeggenschap en macht, daarom wordt steeds een verzoek minimaal één week te voren gedaan, op straffe van een dwangsom voor promotioneel gebruik.

Afgewezen wordt het gevorderde verbod tot reclame en gebruik van de naam Sharq of Qrooz, omdat geen afspraken zijn gemaakt en onrechtmatigheid niet nader gemotiveerd. Partijen dragen eigen proceskosten.

De beslissing 
(...) 5.2. gebiedt Mercurius Qoncepts B.V. met onmiddellijke ingang steeds op eerste verzoek, mits dat verzoek minimaal één week te voren wordt gedaan, gelegenheid te geven de Qrooz04 te gebruiken voor promotionele doeleinden, op straffe van een aan Qoncepts B.V. te betalen dwangsom van € 10.000 voor iedere keer of iedere dag, zulks ter keuze van Qoncepts B.V., dat Mercurius dit gebod niet nakomt, met een maximum van € 250.000; op de vorderingen van [X] tegen Mercurius:

Voornemen tot bouw 4.5. Uit de door Qoncepts overgelegde publicaties, in het bijzonder die op de website van Mercurius, moet worden afgeleid dat bij Mercurius inderdaad, zoals Qoncepts stelt, het voornemen bestaat of heeft bestaan om meer schepen te bouwen volgens het ontwerp van de reeds gebouwde. Dat volgt eveneens uit het krantenartikel waarvan, nu Mercurius niet anders heeft gesteld, moet worden aangenomen dat het de bestuurder van Mercurius juist heeft geciteerd. Met de door Mercurius gedane toezegging bij brief van 8 augustus 2011 hoeft Qoncepts geen genoegen te nemen. Deze toezegging is kennelijk pas gedaan onder druk van de reeds uitgebrachte dagvaarding. Bovendien stelt Mercurius zich op het – onjuiste – standpunt dat te bouwen schepen volgens het model van de Sharq Explorer en Sharq Traveller geen inbreuk zouden maken op de rechten van Qoncepts.

Auteursrecht & Gemeenschapsmodelrecht 4.7. Bij de beoordeling van de gestelde inbreuk op het auteursrecht en het Gemeenschapsmodelrecht gaat het echter om de totaalindrukken respectievelijk de algemene indruk. Wat betreft de gestelde inbreuk op het auteursrecht van [P] moet worden onderzocht of de Sharq Explorer en Sharq Traveller in zodanige mate de auteursrechtelijk beschermde trekken van het ontwerp van [P] vertonen dat de totaalindrukken die de schepen maken te weinig verschillen voor het oordeel dat de Sharq Explorer en Sharq Traveller als een zelfstandig werk kunnen worden aangemerkt (vergelijk H.R. 29 november 2002, LJN AE8456, Una Voce Particulare). Wat betreft de gestelde inbreuk op Gemeenschapsmodelrecht moet volgens artikel 10 GModVo worden onderzocht of de Sharq Explorer en Sharq Traveller een andere algemene indruk wekken dan het model, rekening houdend met de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model. Toetsend aan deze criteria moet voorshands met Qoncepts worden geoordeeld dat, ondanks de door Mercurius genoemde verschillen, sprake zou zijn van inbreuk indien Mercurius nieuwe schepen zou bouwen volgens het model van de Sharq Explorer en Sharq Traveller. Derhalve dreigt inbreuk.

Naam van schepen 4.10. De door Qoncepts gestelde afspraak over de naam waaronder de te bouwen schepen zouden worden verkocht zou moeten blijken uit de onder 2.3 en 2.4 genoemde overeenkomsten en uit de onder 2.9 weergegeven emailberichten. In de overeenkomsten is enige afspraak op dit punt niet te lezen. Qoncepts heeft ook geen specifieke passage aangewezen die de afspraak zou bevatten. Uit de emailberichten volgt evenmin enige overeenkomst. De gestelde onrechtmatigheid is niet nader gemotiveerd. De vorderingen onder C en D zijn niet toewijsbaar.

Belang Demogebruik 4.13. Niet is in te zien dat Qoncepts geen enkel belang meer zou hebben bij de gemaakte afspraak omdat zij nieuwe schepen bij een andere werf laat bouwen met gebruikmaking van een andere techniek voor het vervaardigen van de romp. Het belang van het demogebruik van de Qrooz04 is daarmee misschien verminderd, maar niet vervallen.

4.14. Voor verlenging van de termijn waarvoor de afspraak is gemaakt (tot eind 2011) bestaat geen rechtgrond. De vordering onder E dient in dat opzicht beperkt te worden toegewezen en voorts uitsluitend aan de contractspartij Qoncepts B.V.

De beslissing 
(...) 5.2. gebiedt Mercurius Qoncepts B.V. met onmiddellijke ingang steeds op eerste verzoek, mits dat verzoek minimaal één week te voren wordt gedaan, gelegenheid te geven de Qrooz04 te gebruiken voor promotionele doeleinden, op straffe van een aan Qoncepts B.V. te betalen dwangsom van € 10.000 voor iedere keer of iedere dag, zulks ter keuze van Qoncepts B.V., dat Mercurius dit gebod niet nakomt, met een maximum van € 250.000; op de vorderingen van [X] tegen Mercurius:

(...) 5.4. gebiedt Mercurius om binnen vijf werkdagen na betekening van dit vonnis en voor een periode van dertig dagen op de openingspagina van de website www.mercurius-group.nl en www.sharq-explorer.com een rectificatie te plaatsen, zodanig dat deze duidelijk leesbaar is bij het openen van de pagina, met daarin de volgende tekst:

‘Op bevel van de rechter delen wij het volgende mee. In verschillende uitingen hebben wij reclame gemaakt voor schepen van het type Sharq Traveller en Sharq Explorer. Deze schepen zijn gebouwd onder licentie van Qoncepts B.V. Wij hebben geen toestemming om meer schepen met dit ontwerp te bouwen dan de genoemde Sharq Traveller en Sharq Explorer. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website www.Qrooz.com.’

zulks op straffe van een dwangsom van € 10.000 voor iedere dag dat Mercurius dit gebod niet nakomt, met een maximum van € 250.000;

Rechtbank Breda 25 augustus 2011, KG ZA 11-397 (Bradford & Hamilton en Australian Gold tegen ThoBa)

Met dank aan Rutger van Rompaey, QuestIE advocatuur.

Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Auteursrecht. Domeinnaamrecht.

Eiseressen vorderen staken van gebruik van AUSTRALIAN GOLD en AG USA, dat wordt gebruikt voor zonnebrandpreparaten en huid/haarverzoring. Verweerder meent dat er toestemming is gekregen van haar toeleverancier, de officiële Duitse distributeur en exclusieve Europese distributeur van eiseressen (Regarding our phone conversation you can use the Australian Gold name and trademark for your normal sales activities). Echter dit betekent niet, zo ook de rechter,

dat ook toestemming is gegeven voor het gebruik van het merk in domeinnamen. De toestemming in de brief is immers uitdrukkelijk beperkt tot het gebruik van het merk voor "normal sales activities" en derhalve uitsluitend voor normale verkoopactiviteiten.

Doorlinken van australiangold.com en australiangold-shop.com naar site van Thoba is niet voldoende duidelijk dat het om een niet-officiële website van merkhouder gaat. Bewerking van het logo is inbreuk op auteursrecht van AG USA. Geen bezwaar tegen gebruik door ThoBa in het kader van promotie en verkoop activiteiten.

Matiging veroordeling ThoBa in de proceskosten volgens indicatietarief voor eenvoudig kort geding in IE-zaken tot €6.000.

4.6 De stelling van ThoBa dat zij van Rottmann & Borm toestemming heeft gekregen om de domeinnamen www.australiangold-shop.nl en www.australiangold.com te gebruiken om de producten van Australian Gold te verkopen is door eiseressen betwist en door ThoBa niet aannemelijk gemaakt. Uit de door ThoBa overgelegde brief van Rottmann & Borm blijkt weliswaar dat ThoBa toestemming heeft gekregen voor het gebruik van het merk voor de aanprijzing en verkoop van de Australian Gold producten, maar niet dat ook toestemming is gegeven voor het gebruik van het merk in domeinnamen. De toestemming in de brief is immers uitdrukkelijk beperkt tot het gebruik van het merk voor “normal sales activities” en derhalve uitsluitend voor normale verkoopactiviteiten.

Voldoende aannemelijk is dat door het gebruik van het merk AUSTRALIAN GOLD met de toevoeging “-shop” in de domeinnamen van ThoBa bij het publiek de indruk zal ontstaan dat ThoBa onderdeel uitmaakt van het officiële netwerk van distributeurs van Australian Gold in Europa, althans dat er tussen AG USA en ThoBa een commerciële band zou bestaan. Een dergelijk gebruik komt er immers feitelijk op neer dat je de eigen webwinkel presenteert als een officiële winkel van Australian Gold. Dat na het doorlinken op de site van ThoBa duidelijk zou worden gemaakt dat het geen officiële website van Australian Gold betreft, zoals ThoBa stelt, is niet relevant, omdat op dat moment de potentiele consument al naar de website van ThoBa is geleid.

4.7. Het gevaar van associatie met het merk AUSTRALIAN GOLD wordt nog versterkt doordat ThoBa ook het logo van AG USA (in bewerkte vorm) heeft overgenomen. Het logo van AG USA dat als eerste is afgebeeld op pagina 3 van de dagvaarding en bestaat uit de woorden Australian Gold voorzien van een afbeelding bestaande uit een door een cirkel omkaderd tafereel, kan worden aangemerkt als een werk dat een eigen, oorspronkelijk karakter bezit en het persoonlijk stempel van de maker draagt en is daarom auteursrechtelijk beschermd. Het door ThoBa gebruikte logo dat is afgebeeld op pagina 5 van de dagvaarding stemt in grote mate overeen met het logo dat AG USA gebruikt en heeft ontworpen.
Het logo van ThoBa bestaat uit de woorden Australian Gold in een schrijfwijze die overeenstemt met de wijze waarop deze woorden in het logo van AG USA zijn afgebeeld en is eveneens voorzien van een afbeelding bestaande uit een door een cirkel omkaderd tafereel. De totaalindrukken van het logo van ThoBa en het logo van AG USA, die bepalend zijn bij een onderlinge vergelijking in het kader van auteursrechtelijke bescherming, zijn in zodanige mate overeenstemmend dat sprake is van een inbreuk op het auteursrecht van AG USA. Het logo van ThoBa moet immers worden aangemerkt als een bewerking van het logo van AG USA in gewijzigde vorm, welke niet als een nieuw, oorspronkelijk werk kan worden aangemerkt.

4.8 Op grond van het voorgaande ligt de vordering sub 1 voor toewijzing gereed. Niet ieder gebruik van het merk AG USA zal echter worden verboden, omdat eiserressen geen bezwaar hebben tegen het gebruik door ThoBa in het kader van promotie en verkoop activiteiten. Het gevorderde verbod zal daarom worden toegewezen voor uitsluitend het gebruik van het merk in een domeinnaam, handelsnaam of logo. Ondanks dat ThoBa heeft toegezegd het gebruik van het merk in de domeinnamen, tevens inhoudende gebruik als handelsnamen te staken, hebben eiseressen bij toewijzing van de vordering sub l voldoende belang. ThoBa heeft geweigerd een onthoudingsverklaring te tekenen en als onbetwist staat vast dat de domeinnaam www.australiangold-shop.nl nog met status "actief op naam van ThoBa in het SIDN-register staat geregistreerd. Gelet op de status "actief" kan de domeinnaam www.australiangold-shop.nl, naar moet worden aangenomen, ieder moment weer door ThoBa in gebruik genomen worden.

Vzr. Rechtbank Amsterdam 18 augustus 2011, KG ZA 11-1088 WT/TF (MietzeB tegen Frozz c.s.)

Met dank aan Tinga Kleefman, Kneppelhout & Korthals Advocaten.

Auteursrecht. Vormgeving en illustraties. Gebruiksvergoeding.

MietzeB is professioneel illustrator en is benaderd via sociale netwerk om in opdracht vormgeving te maken voor een tijdelijke ijswinkel om te testen of yoghurtijs bij het publiek. De eerste tijdelijke winkel bestaat thans niet meer, maar vijf nieuwe (tijdelijke) winkels wel, in en voor deze winkels worden de ontwerpen gebruikt.

Rechter wijst beroep op opdrachtgeversmodellenrecht af. Veroordeling staken van gebruik van het werk na dit ijsseizoen; gebruiksvergoeding á €1000 per winkel; gebruik na 1 november 2011 is voorwerp van onderhandeling.

4.3. Frozz heeft nog een beroep gedaan op het opdrachtgeversmodellenrecht uit het Benelux Verdrag van de Intellectuele Eigendom (BVIE). In recente jurisprudentie is volgens Frozz bepaald dat makers die in opdracht een werk maken dat vatbaar is voor een modelrecht hun auteursrechten kwijtraken aan de opdrachtgever. In de onderhavige zaak is echter geen sprake een werk dat vatbaar is voor een modelrecht. Het gaat hier om illustraties die dienen ter ondersteuning van de verkoop van yoghurtijs en die kunnen niet worden aangemerkt als een weergave van het uiterlijk van een product van industriële vormgeving.

4.5. Gelet op het voorgaande zal Frozz worden veroordeeld om vanaf 1 november 2011, het tijdstip waarop de betreffende winkel vanwege de afloop van het seizoen zullen worden gesloten, het gebruik van de werken voor haar winkels te staken. Tot die tijd zal Frozz voor elke winkel waarin de ontwerpen van MietzeB zijn gebruikt een voorschot op de gebruiksvergoeding van een bedrag van EUR 1.000,00 dienen te voldoen. Het is de bedoeling dat partijen - als Frozz de ontwerpen in het nieuwe seizoen wil blijven gebruiken en MietzeB daarin toestemt - na 1 november 2011 met elkaar in onderhandeling treden over het bedrag dat Frozz voor het gebruik van de werken aan MietzeB dient te voldoen. De gevorderde afdracht van een voorschot van de winst en de in het petitum van de dagvaarding onder 2 genoemde afdracht van stukken zal worden afgewezen. De vraag naar de genoten winst door het gebruik van de werken en de verdere eventueel geleden schade vergt een nader onderzoek naar de feiten waarvoor dit kort geding zich niet leent. Een en ander zal in een eventuele bodemprocedure nader aan de orde kunnen komen.
De veroordelingen zullen worden uitgesproken tegen gedaagde sub 1 (hierna de Vof), An en An (haar vennoten). Een B.V. in oprichting kan niet in rechte optreden, eisend noch verwerend.

Rechtbank ´s-Gravenhage 17 augustus 2011, HA ZA 09-876 (Crocs Inc c.s. [X] Holding B.V., [X] Sieraden B.V. c.s.)

Met gelijktijdige dank aan Caspar Brouwers, TRC Advocaten.

Sterk geïllustreerde uitspraak inzake Crocs: Auteursrecht. Modellenrecht en merkenrecht. Onrechtmatig handelen en slaafse nabootsing. In citaten:

Vordering 3.1. Crocs c.s. vordert – samengevat – een verklaring voor recht dat gedaagden inbreuk maken op de auteursrechten, modelrechten en merkrechten van Crocs Inc. en dat gedaagden jegens Crocs c.s. onrechtmatig handelen door de Crocs-producten slaafs na te bootsen. Daarnaast vordert Crocs c.s. bij uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis, veroordeling van gedaagden tot het staken van de inbreuken op de rechten van Crocs c.s. en het onrechtmatig handelen, tot het doen van accountantsgecertificeerde opgave van onder meer verhandelde aantallen, prijzen en toeleveranciers, tot recall van geleverde inbreukmakende producten alsmede tot afgifte daarvan en overige voorraad tot vernietiging, alles op straffe van een dwangsom, alsmede tot betaling van schadevergoeding en hoofdelijke veroordeling van gedaagden in de volledige proceskosten op de voet van 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (‘Rv’).

Bekend merk 4.9. Dat de CROCS woordmerken als bekende merk moeten worden aangemerkt brengt met zich dat het een sterk onderscheidend vermogen bezit en een ruime beschermingsomvang toekomt. Hoe groter de bekendheid en onderscheidend vermogen van een merk zijn, des te eerder er sprake zal zijn van inbreuk in de zin van artikel 9 lid 1 sub c GMeVo (HvJ EG 14 september 1999, C-357/97, General Motors).

Merkenrecht 4.10. Daarvan uitgaande en in aanmerking genomen de geconstateerde overeenstemming tussen de CROCS woordmerken en het FROG’S teken, de overeenstemming tussen de producten waarvoor de merken en dat teken worden gebruikt, de zelfde doelgroep en de bekendheid en het grote onderscheidende vermogen van de CROCS woordmerken, neemt de rechtbank aan dat het relevante publiek een verband zal leggen tussen de CROCS woordmerken en het FROG’S teken, in die zin dat het door Sieraden gebruikte FROG’S teken de CROCS woordmerken in gedachten oproept bij de gemiddelde consument van de producten waarvoor de CROCS woordmerken zijn ingeschreven. Diezelfde factoren brengen naar het oordeel van de rechtbank met zich dat Sieraden ongerechtvaardigd voordeel trekt uit de bekendheid van de CROCS woordmerken en voorts dat afbreuk wordt gedaan aan de reputatie van de CROCS woordmerken, zeker nu de afwerking van de door Sieraden aangeboden schoenen zichtbaar van mindere kwaliteit is dan de afwerking van de onder de CROCS woordmerken aangeboden schoenen.

4.11. Sieraden heeft nog aangevoerd dat met het gebruik van het teken FROG’S de CROCS woordmerken wordt geparodieerd, maar dat verweer kan haar niet baten. Niet is gesteld noch is gebleken dat sprake is van enig algemeen belang dan wel grondrecht waarvoor het ongestoord genot door Crocs Inc. van haar exclusieve merkrechten zou moeten wijken. De conclusie is daarom dat met gebruik van het teken FROG’S door Sieraden inbreuk wordt gemaakt op de merkrechten van Crocs Inc.

Auteursrecht 4.24. De rechtbank is met Sieraden c.s. van oordeel dat gelet op Bihos (zie 2.23 hiervoor) het aanbrengen van openingen als zodanig in de boven- en zijkant van het schoeisel noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect. Het aanbrengen van openingen is immers noodzakelijk (onder meer) om het probleem van zweetvoeten op te lossen. Dit geldt ook voor de openingen aan de zijkant vlak boven de zool, die (mede) het technisch doel van het lozen van binnengekomen water dienen. Ook voor het aanbrengen van een profilering in de binnenzool en op de buitenzool als zodanig geldt dat dit een technisch effect heeft, vanwege het anti-slip effect dat daarmee wordt bereikt, zoals Sieraden c.s. terecht heeft aangevoerd.

4.25. Een en ander leidt evenwel niet tot de conclusie dat de Aqua Clog in het geheel niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt, zoals door Sieraden c.s. gesteld. Zoals hiervoor overwogen komt die bescherming in elk geval de basisvorm van de Aqua Clog toe. Daarnaast zijn ook het aantal, de grootte en de vorm van de openingen en de plaatsing daarvan (het patroon), de wijze van profilering van de binnen- en buitenzool, de vorm van de zijkant van de zool en het kroontjesmotief op de wreef het resultaat van subjectieve keuzes. Deze elementen zijn binnen de door de technische eisen gelaten ontwerpvrijheid op een zodanige wijze uitgevoerd dat die een eigen, oorspronkelijk karakter hebben en het persoonlijk stempel van de maker dragen en komen aldus voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking. De markante basisvorm en genoemde elementen dragen tezamen zoveel bij aan het door de Aqua Clog opgeroepen totaalbeeld dat geoordeeld moet worden dat de Aqua Clog als geheel auteursrechtelijke bescherming geniet. [wisselend oordeel betreft auteursrechtinbreuk in opvolgende r.o.'s]

Slaafse nabootsing 4.36 (...) De stelling van Sieraden c.s. dat ‘in de evolutie van de klomp geen andere weg gekozen had kunnen worden’ wordt derhalve verworpen. Sieraden c.s. is aldus tekortgeschoten in de op haar rustende verlichting alles te doen wat redelijkerwijs – zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van haar schoenen – mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door de gelijkenis met de Beach en Cayman modellen gevaar voor verwarring ontstaat, hetgeen jegens Crocs c.s. onrechtmatig is [zie HR 20 november 2009, LJN BJ6999 (Lego / Mega Brands)]

Nietigheidsverweer geldigheid gemeenschapsmodel 5.15 verstaat dat de schorsing van de zaak in conventie en de zaak in reconventie voor zover betrekking hebbend op het Gemeenschapsmodel 000257001-0001 totdat in laatste instantie uitspraak is gedaan over de geldigheid daarvan zoals bepaald bij vonnis in het incident van 8 juli 2009 van kracht blijft..

Vrz. Rechtbank Breda 20 juli 2011, LJN BR4900 (Vereniging Verkeersslachtoffers tegen Stichting voor Verkeers Slachtoffers)

Met gelijktijdige dank aan André Schellart, Schellart advocaten.

Handelsnaamrecht en auteursrecht op website. Er is in geen geval sprake van een onderneming, echter wel kan sprake zijn van (aanvullende werking van) artikel 6:162 BW, waarbij de maatstaf art. 5 Hnw analoog wordt gehanteerd.

Reflexwerking: aanduiding Verkeersslachtoffer(s) is algemeen gebruikelijk en louter beschrijvend. Een alternatieve keuze in de vorm van gangbare synoniemen roept niet dezelfde evidente associatie op. Afwijzing van het gevorderde.

Auteursrecht op website: zowel de vereniging als de stichting hebben van websitebouwer Seneca BV een licentie gekregen. De vereniging laat na te onderbouwen "dat zij auteursrechthebbende is op de website van de stichting, onvoldoende onderbouwd is in het licht van de stukken waarin zij is aangeduid als licentiehouder hetgeen toch impliceert dat het auteursrecht niet bij haar berust." Afwijzing van het gevorderde.

3.4. Op grond van art. 1 Hnw wordt onder een handelsnaam verstaan de naam waaronder een onderneming wordt gedreven. Van een onderneming is sprake indien in georganiseerd verband het oogmerk om materieel voordeel te behalen bestaat.
Zowel de vereniging als de stichting handelen met het doel: “het in samenwerking met andere organisaties behartigen van de belangen van verkeersslachtoffers, in overleg met de europese, landelijke en provinciale overheden”. Er zijn geen feiten of omstandigheden gesteld of gebleken op grond waarvan blijkt dat de vereniging en de stichting handelen met het oogmerk van materieel voordeel. De vereniging en de stichting zijn dan ook geen ondernemingen in de zin van art. 1 Hnw, zodat geen sprake is van een handelsnaam, noch bij de vereniging, noch bij de stichting.

3.5. Aan namen die geen handelsnaam zijn, kan evenwel bescherming toekomen op grond van de (aanvullende werking van) art. 6:162 BW, waarbij de maatstaf van art. 5 Hnw analoog wordt gehanteerd.

3.6. De voorzieningenrechter is met de stichting van oordeel dat de aanduiding Verkeersslachtoffer(s) algemeen gebruikelijk en louter beschrijvend is voor organisaties die actief zijn ten behoeve van verkeersslachtoffers. Het gebruik van deze aanduiding is zodanig essentieel voor het beschrijven van de door partijen beoogde belangenbehartiging dat deze niet door één partij kan worden geclaimd. Een alternatieve keuze in de vorm van een gangbaar synoniem is ook niet gesteld. Als zodanig kan in elk geval niet dienen “mobiliteitsslachtoffer(s)”, als door de vereniging wel aangedragen. Deze term roept niet dezelfde evidente associatie op als de naam in het geding. De term verkeersslachtoffer(s) mag in principe dus ook door de stichting in haar naam gebruikt worden. Dit zou slechts anders zijn indien de stichting met het voeren van die naam geen ander doel heeft dan de vereniging schade toe te brengen. Daarvan is geen sprake. Vast staat dat de stichting (ten minste mede) ten doel heeft de belangen van verkeersslachtoffers te behartigen, hetgeen reeds besloten ligt in de stelling van de vereniging dat de stichting is opgericht omdat de oprichters in de belangenbehartiging een andere koers wensten te varen dan de (meerderheid van de leden van) de vereniging. Het woord Verkeersslachtoffer(s) kan dan ook slechts worden opgevat als een aanduiding van diegenen wier belangen de stichting wenst te behartigen. De stichting handelt dan ook niet onrechtmatig jegens de vereniging. Het sub 1. gevorderde zal worden afgewezen. Vordering sub 2.

3.7. De vereniging stelt dat zij auteursrechthebbende is op de website van de stichting. Ter onderbouwing stelt de vereniging dat zij de website door Seneca BV heeft laten bouwen en dat zij Seneca BV hiervoor heeft betaald. De kosten van het bouwen van de website zijn opgenomen in het door haar aan Seneca BV betaalde bedrag van [Euro] 2.680,00 exclusief BTW, aldus de vereniging.

3.8. De stichting betwist dat de vereniging auteursrechthebbende is op de website van de stichting. De stichting voert aan dat zowel de vereniging als de stichting een licentie voor de bouw van een website van Seneca BV hebben gekregen. Ter onderbouwing van haar verweer heeft de stichting een brief d.d. 4 juli 2011 van Seneca BV overgelegd waarin Seneca BV mededeelt dat zij aan de vereniging om niet een Smartsite iXperion licentie heeft gegeven en dat deze aanbieding tevens omvatte de benodigde webhosting tegen een gematigd tarief van [Euro] 2.680,00 per jaar. Voorts deelt Seneca BV mede dat zij aan de stichting een gelijkluidend aanbod met gelijke condities heeft gedaan.

3.9. In het licht van het gemotiveerde verweer van de stichting had het op de weg van de vereniging gelegen haar stelling nader te onderbouwen. Dit heeft zij heeft nagelaten. Voorshands wordt dan ook geoordeeld dat de stelling van de vereniging dat zij auteursrechthebbende is op de website van de stichting, onvoldoende onderbouwd is in het licht van de stukken waarin zij is aangeduid als licentiehouder hetgeen toch impliceert dat het auteursrecht niet bij haar berust. Feiten of omstandigheden op grond waarvan sprake is van onrechtmatig handelen aan de zijde van de stichting, zijn evenmin gesteld of gebleken. De vordering sub 2. zal dan ook worden afgewezen.