Vormgeving  

Vzr. Rechtbank Utrecht 12 oktober 2011, LJN BT7141 (Erno Rubik tegen Out Of The Blue)

Met dank aan Willem Hoorneman, C'M'S Derks Star Busmann, welke IE-Forum bericht: Bijna 30 jaar na de  uitspraak van het Hof Amsterdam oordeelt de Rb Utrecht in kort geding anders.

Rechtspraak.nl Rubik, uitvinder van de zogenaamde Rubiks kubus, heeft bij de rechtbank Utrecht een kort geding aanhangig gemaakt tegen de vennootschappen Beckx Trading & Co BV en Out of the Blue KG. Deze vennootschappen bieden in Nederland versies van Rubiks kubus aan. Rubik stelt dat Beckx en Out of the Blue daarmee inbreuk maken op zijn auteursrecht op Rubiks kubus in basale uitvoering (zonder kleuren) en vordert onder meer dat Out of the Blue stopt met het maken van inbreuk op zijn auteursrecht.

De voorzieningenrechter wijst de vorderingen van Rubik af. Op (de meest basale uitvoering van) Rubiks kubus (zonder kleuren) rust geen auteursrecht, omdat de vormgeving daarvan technisch en functioneel bepaald is en de kubusvorm niet oorspronkelijk is.

Het ontbreken van een vaste verbinding tussen de elementen en de draaibaarheid van Rubiks kubus zijn de technische randvoorwaarden voor de oplossing van Rubiks ‘probleem’ (om de onderdelen van een object van plaats te laten veranderen zonder dat het object uit elkaar zou vallen), zodat die elementen niet als creatieve keuzes van Rubik kunnen worden aangemerkt. De functie van Rubiks kubus als 3D-spel brengt mee dat de afzonderlijke kubusvormige elementen individueel identificeerbaar moeten zijn, omdat anders het spelelement zou ontbreken. De speler moet de elementen individueel kunnen volgen om te kunnen bepalen of hij met het oplossen van de puzzel op de goede weg is. Dit element is dus functioneel bepaald. Rubik heeft voorts voor de meest basale vorm, de kubus, gekozen en deze vervolgens op de meest basale wijze opgedeeld, namelijk in meerdere kleinere kubussen die tezamen de grote kubus vormen. Omdat die wijze van vormgeving al lang bekend is (ook bij 3D-spellen) is ook daarin geen creatieve keuze van de maker aan te wijzen. Rubiks kubus komt derhalve niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking.

4.15.  Afgezien van de eisen die de techniek aan Rubiks kubus stelt (draaibaarheid en het ontbreken van een vaste verbinding tussen de onderdelen), geldt dat Rubiks kubus ook door functionele elementen is bepaald. Het doel van Rubiks kubus is tweeledig: om te worden gebruikt voor de uitleg van driedimensionale geometrie aan studenten en voor het spelen van een 3D-puzzel. De functie van Rubiks kubus als 3D-spel brengt mee dat de afzonderlijke kubusvormige elementen individueel identificeerbaar moeten zijn, omdat anders het spelelement zou ontbreken. De speler moet de elementen individueel kunnen volgen om te kunnen bepalen of hij met het oplossen van de puzzel op de goede weg is. Dit betekent dat dit element, anders dan Rubik stelt (zie 4.7 sub c.), niet kan worden aangemerkt als een creatieve keuze van de maker, maar moet worden aangemerkt als een functioneel bepaald element.

4.16.  Voor zover Rubik stelt dat de kubusvorm voortvloeit uit een creatieve keuze geldt dat uit de verklaring van Rubik blijkt dat de keuze van de kubus als hoofdvorm een gevolg is van het feit dat die vorm eenvoudig aan studenten is uit te leggen, alsmede dat het de meest interessante vorm is omdat de kubus bij deling zichzelf reproduceert. In zoverre is de keuze voor de kubus dus enigszins functioneel bepaald.
Voor zover de functie van Rubiks kubus gelegen was in het spelen van een 3D-puzzel, geldt dat het vereiste van 360 graden draaibaarheid een rechthoekige vorm ongeschikt maakt om als object te fungeren.

4.17.  Afgezien van deze functionele beperkingen geldt dat de kubus als vorm al eeuwen bestaat, en de keuze voor die vorm derhalve in beginsel niet als oorspronkelijk kan worden aangemerkt. Uit de door Out of the Blue c.s. naar voren gebrachte voorbeelden blijkt voorts dat ook de kubusvorm als 3D-spel al bestond op het moment waarop Rubik tot het scheppen van zijn kubus overging.

4.18.  Ook het opdelen van de kubus in kleinere kubussen is al lang bekend. Dit betekent niet dat de rangschikking van de opgedeelde kubussen niet op een creatieve wijze zou kunnen plaatsvinden, bijvoorbeeld door deze in trapvorm te leggen, maar daarvan is in het onderhavige geval geen sprake. Rubik heeft voor de meest basale vorm, de kubus, gekozen en deze vervolgens op de meest basale wijze opgedeeld, namelijk in meerdere kleinere kubussen die tezamen de grote kubus vormen.

4.19.  Dat Rubiks kubus is opgedeeld in 3x3x3 kleinere kubussen moet ook als basale uitwerking van het idee van een draaibare, in meerdere kubussen uitgesplitste kubus worden aangemerkt. Niet alleen stuitte de 2x2x2-versie op technische complicaties en is de keuze voor 3x3x3 daardoor mede ingegeven door de techniek (zie hiervoor onder 4.14), maar tevens zou een 2x2x2-variant uit functioneel oogpunt (gebruik als 3D-spel) te weinig intellectuele uitdaging bieden aan een speler, terwijl de 4x4x4 e.v. varianten (voor zover deze al met dezelfde assenstructuur van Rubik gebouwd zouden kunnen worden, hetgeen in dit kort geding niet is komen vast te staan) de aantrekkelijkheid van het 3D-spel uit het oogpunt van een te grote mate van complexiteit zouden (kunnen) aantasten.

4.20.  Gelet op het voorgaande is naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter in de keuze van Rubik voor de kubus als hoofdvorm en de splitsing daarvan in 26 (schijnbaar 27) kleinere kubussen (zie onder 4.7 sub a. en b.) geen creatieve keuze van Rubik te ontdekken.

Lees de uitspraak hier (LJN / grosse / opgeschoonde pdf)

Gemeensch. Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba 13 september 2011, LJN BT6499 (ANTILLIAANS ONTWERP- EN ADVIESBUREAU tegen SHAAREI TZEDEK)

Auteursrecht. Architect. Arbitragerecht in intellectuele eigendomskwestie. Tussen partijen staat rechtsverhouding volgens de Algemene regelen voor de honoreringvan de architect en de verdere rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en architect vast, waarin UNCITRAL Model Law on International Commercial Abritration-clausule is opgenomen.

In geschil is inbreuk op het auteursrecht van architectenbureau AOB. Shaareit Tzedek weigert vrijwillig te voldoen aan hetgeen waartoe zij bij arbitraal vonnis is veroordeeld tot verwijderen van steenstriprand en belettering van de gebogen muur. Gedaagde stelt dat het GEA ten onrechte de Nederlandse Auteurswet heeft toegepast. Arbiters hebben het juiste recht toegepast, en al hebben dat niet gedaan, dan is er geen schending van de opdracht omdat geen rechtskeuze noch opdracht is gegeven te oordelen als goede mannen naar billijkheid.

Hof houdt beslissing aan, omdat Reglement van Stichting arbitrage-instituut Bouwkunst niet is overlegd en partijen zich niet daarover hebben uitgelaten.

4.5 De grieven komen er op neer dat het GEA ten onrechte heeft geoordeeld dat de toepassing van de Nederlandse Auteurswet in plaats van de Nederlands-Antilliaanse Auteursverordening door het Arbitrage-Instituut een kennelijke juridische misslag inhoudt.

4.11 Indien daarentegen partijen geen rechtskeuze hebben gedaan en evenmin opdracht hebben gegeven te oordelen als goede mannen naar billijkheid, is naar het voorlopig oordeel van het Hof geen sprake van schending van de opdracht indien het scheidsgerecht naar het toepasselijke internationaal of interregionaal privaatrecht het verkeerde recht heeft toegepast.

4.12 De bovengenoemde gevallen doen zich echter in casu niet voor. Het scheidsgerecht is niet ervan uitgegaan dat partijen gekozen hebben voor Nederlands recht. Evenmin heeft het scheidsgerecht, bij gebreke van rechtskeuze, naar regels van interregionaal privaatrecht het Nederlandse recht toepasselijk geacht. Artikel 47 AR 1971 houdt in dat arbitrage plaatsvindt overeenkomstig het Reglement van de Stichting Arbitrage-Instituut Bouwkunst. Artikel 12 lid 1 van dit (algemeen bekend gemaakte) reglement bepaalt: ‘Het scheidsgerecht beslist als goede mannen naar billijkheid, tenzij partijen anders zijn overeengekomen, en bij meerderheid van stemmen’.

4.17 Omdat het Reglement van de Stichting Arbitrage-Instituut Bouwkunst door partijen niet is overgelegd en partijen zich niet hebben uitgelaten over toepassing van dit reglement en over de toepassing van de Uncitral-modelwet, krijgen zij gelegenheid gelijktijdig bij akte (P1) te reageren op bovenstaande voorlopige oordelen van het Hof. Iedere verdere beslissing wordt aangehouden.

Vrz. Rechtbank 's-Gravenhage 11 mei 2010, KG RK 10-1253 (ex parte) (oudje, maar zojuist vrijgegeven)

Gemeenschapsmodel. Auteursrecht geweigerd ex parte verbod.

Y maakt inbreuk op Gemeenschapsmodelrechten en auteursrechten van X op het product, product van Y wekt geen andere algemene indruk bij de geïnformeerde gebruik wekt. Met de zomer voor de boeg zal het product van Y veelvuldig worden aangeboden en verkocht, gezien de publiciteit, bekendheid en zeer lage aanbiedingsprijs wordt aangeboden (2,95 ipv €29,95 zoals het origineel).

Uit de toelichting volgt dat Product X door diverse (veelal) Chinese bedrijven wordt nagemaakt, hiertegen is nooit actie ondernomen. Een bewijs van sommatie zou hier nuttig zijn geweest, daarnaast is toelichting waarom zij niet optreedt tegen producenten van namaak in China zeer wenselijke geweest. Het bewijs bestaat uit een ongedateerde nieuwsbrief bestaande uit één pagina, waaruit niet blijkt dat deze ook is verspreid. Ongeschikt voor behandeling.

2.2. Uit de namens verzoekster gegeven toelichting begrijpt de voorzieningenrechter dat verzoekster bekend is met het gegeven dat het Product van X door diverse (veelal) Chinese bedrijven veelvuldig wordt nagemaakt. Niet is gebleken dat tegen deze bedrijven enigerlei actie is of wordt ondernomen. Met een mogelijk verweer van gerekwestreerde, dat gerelateerd kan zijn aan de bovenbedoelde herkomst van de gestelde inbreukmakende producten, zijn verzoekster en de voorzieningenrechter niet bekend. Een sommatie zou hier nuttig kunnen zijn geweest. Daarnaast had het op de weg van verzoekster gelegen om toe te lichten waarom zij kennelijk niet optreedt tegen de producenten van namaak in China. Ten slotte is niet voldoende duidelijk gemaakt dat er in deze zaak sprake is van een zodanig spoedeisend belang dat een ingrijpende maatregel als een ex parte verbod geboden is. Dat gerekwestreerde een inbreukmakende product heeft aangeboden blijkt voorshands alleen uit een nieuwsbrief waarvan de voorzieningenrechter één ongedateerde bladzijde heeft ontvangen en waaruit niet blijkt wanneer deze is verspreid. Raadpleging van de website van gerekwestreerde waarnaar verzoekster verwijst leert dat thans geen inbreukmakende producten meer worden aangeboden. Bij deze stand van zaken – niettegenstaande de op zich evidente inbreuk - dient deze zaak als ongeschikt voor ex parte behandeling te worden aangemerkt. Behandeling in een gewoon kort ge-ding op tegenspraak ligt dan meer in de rede. Het verzoek zal daarom worden afgewezen.

Rechtbank Leeuwarden 28 september 2011, LJN BV 7389 (Smeedatelier De Jong tegen Siersmederij Oldeberkoop en 't Stokertje Kachelparadijs)

Met dank aan Lars Bakers, Bingh advocaten.

Overgang van onderneming. Overdracht van IE-rechten rondom Kachels.  Merkenrecht. Normaal gebruik onder licenties; persbericht en marktplaats. Geen licentie tot merkregistratie. Domeinnaam als reclame onder licentie. Deeplink maakt merkinbreuk. Sublicentiëren is toegestaan. Doen van mededelingen toegestaan, m.u.v. bericht rondom vernieling en filmpje daarvan. Geen slaafse nabootsing. Bijzonder proceskostenvergoeding (Indicatietarieven in IE-zaken : 10 x 3).

Alle partijen houden zich bezig met siersmederij en fabricage en verkoop van houtkachels. Smeedatelier De Jong, gevestigd in een boerderij te Oldeberkoop, heeft de 'Januskachel' en later de Jacobuskachel ontwikkeld. 'T Stokertje heeft dealerwerkzaamheden verricht.

Oud-werknemers van De Jong richten , wegens beëindiging Smeedatelier De Jong de Siersmederij Oldeberkoop op. In een overeenkomst worden bedrijfsinventaris, goederen en voorraad overgekocht, waarbij het De Jong niet is toegestaan personeel aan te nemen tbv smederij-activiteiten, dit is wel aan De Jong toegestaan.

De Jong heeft aantal merken gedeponeerd waaronder beeldmerk 'aambeeld met hamer', JANUS, JACOBUS en aantal domeinnamen met daarin haar woordmerk. Oldeberkoop heeft janusoldeberkoop laten registreren, 'T Stokertje heeft januskachels.nl, orginielejanushoutkachel.nl en janusdealers.nl geregistreerd. Op deze sites zijn enkele (schadelijke) berichten geplaatst over "de originele Janus" en kwaadsprekerij.

Merkenrecht
4.3. Siersmederij Oldeberkoop en 't Stokertje voeren als (zelfstandig) verweer aan dat Siersmederij Oldeberkoop contractueel tot het gebruik van de woord- en beeldmerken gerechtigd is en dat deze overeenstemming is neergelegt in de schriftelijke afspraken van 1 februari 1996. Siersmederij Oldeberkoop en 't Stokertje stellen dat 't Stokertje op haar beurt van Siersmederij Oldeberkoop toestemming tot dat gebruik heeft gekregen.

4.4. Siersmederij Oldeberkoop legt primair aan haar verweer ten grondslag dat zij in 1996 met Smeedatelier De Jong overeengekomen is dat zij de gehele onderneming van Smeedatelier De Jong zou overnemen en daarmee ook de woord- en beeldmerken. Subsidiair stelt Siersmederij Oldeberkoop dat toen in ieder geval is overeengekomen dat zij de (deels toekomstige) merk- en auteursrechten zou overnemen. Siersmederij Oldeberkoop legt meer subsidiair - naar de rechtbank begrijpt - aan haar verweer ten grondslag dat in 1996 is afgesproken dat (ook) zij het recht verkrijgt om de woord- en beeldmerken te vestigen. Uiterst subsidiair legt Siersmederij Oldeberkoop aan haar verweer ten grondslag dat zij een licentierecht op de ingeroepen merkrechten heeft verkregen.

Echter in deze procedure kan er niet worden uitgegaan van (algehele) bedrijfsovername, dit omdat niet alle machines zijn overgegaan. Uit (getuigen)verklaring volgt dat een bedrag van 150.000 gulden minder is betaald en niet alle goederen van de onderneming zijn overgenomen (r.o. 4.11). Overdracht van merk- en auteursrechten dient schriftelijk te zijn ex 2.31(2)(a) BVIE en 2(2) Aw (r.o. 4.12). Dat geen mallen voor de productie van de Januskachels in de overdrachtsdocumenten zijn opgenomen, is niet doorslaggevend of Oldeberkoop mag produceren. Er is sprake van een gebruiksrecht. Dit gebruiksrecht is niet beëindigd (r.o. 4.20).

4.19 Gelet op deze op 1 februari 1996 door Smeedatelier De Jong aan Siersmederij Oldeberkoop verstrekte gebruiksrechten [red. voor vier kalenderjaar voor gebruik benaming JANUS, JANUShoofden en aambeeld met hamer en (lease)bestelbus met afbeelding JANUShoofden], beschikt Siersmederij Oldeberkoop naar het oordeel van de rechtbank thans (...) over een niet exclusieve merkenrechtelijke licentie waarbij zij gerechtigd is om het woordmerk JANUS te gebruiken voor de Januskachel die zij mag produceren en verhandelen. Daarnaast beschikt Siersmederij Oldeberkoop naar het oordeel van de rechtbank over niet exclusieve licenties ten aanzien van de beeldmerken JANUShoofden en 'aambeeld met hamer', zij het dat Siersmederij Oldeberkoop bij het gebruik van het beeldmerk 'aambeeld met hamer' de letter 'O' dient te gebruiken.

Merkregistratie
Depot van de JANUShoofden van Oldeberkoop is in rangorde na depot van De Jong, beroep op rechtsverwerking ex 2.24 BVIE en de (impliciete) toestemming om beeldmerk in te schrijven wordt verworpen. Gebruik in een persbericht is normaal gebruik (r.o. 4.26) en veelvuldig gebruik op andere openbare bronnen zoals marktplaatsadvertenties valt onder de licentie (r.o. 4.28/29). Strijd met 2.20 lid 1 onder b BVIE (r.o. 4.32)

4.26. Het gebruik van het beeldmerk JANUShoofden in een persbericht moet naar het oordeel van de rechtbank worden gekwalificeerd als normaal gebruik en valt daarmee onder de aan Siersmederij Oldeberkoop verstrekte licentie. Eén van de kenmerkende functies van een merk is de reclamefunctie. In het persbericht, waarvan een deel onder 2.24 is geciteerd, worden de voordelen van de Januskachel omschreven. De rechtbank oordeelt aannemlijk dat met het persbericht niets anders is beoogd dat het maken van reclame voor de Januskachel. Dit valt onder normaal licentiegebruik. Smeedatelier De Jong kan op die grond dan ook niet haar uitsluitend recht op het beeldmerk JANUShoofden tegen Siersmederij Oldeberkoop inroepen.

4.29. De rechtbank oordeelt dat evident is dat het gebruik van het woordmerk JANUS ter aanduiding van de Januskachel in overeenstemming met de licentie van het woordmerk JANUS is. (...) naar het oordeel van de rechtbank dan ook niet een naar waren ongelimiteerde licentie verkregen voor het gebruik van het woordmerk JANUS. (...) Het gebruik van het woordmerk JANUS voor een andere kachel dan de Januskachel (...) kan naar het oordeel van de rechtbank niet op de licentieovereenkomst worden gegrond.

Domeinnaamrecht: afwijzing vorderingen
4.36. (...) De domeinnamen zijn niet de handelsnamen waaronder de ondernemingen van Siersmederij Oldeberkoop en 't Stokertje worden gedreven. De domeinnamen worden niet als handelsnaam gebruikt maar als verwijzing naar producten. Het publiek zal de domeinnamen naar het oordeel van de rechtbank dan ook niet opvatten als namen van ondernemingen, maar als naam van één van de waren die Siersmederij Oldeberkoop en/of 't Stokertje aanbiedt. (...)

4.37 (...) Nu de link Jacobus uitkomt bij (...)//Alles-over-JACOBUS-houtkachels-uw-houtkachel stelt de rechtbank vast dat 't Stokertje op de grond van art. 2.20. lid 1 sub a BVIE inbreuk heeft gemaakt op het woordmerk JACOBUS. Hoewel 't Stokertje de verwijzingen naar het teken JACOBUS van haar website heeft verwijderd, heeft 't Stokertje geweigerd een onthoudingsverklaring te ondertekenen. (...) De vordering onder 5 zal worden toegewezen [red. met een dwangsom met een maximum].

Gebruik beeldmerken door 't Stokertje
4.40. Zoals hiervoor al is overwogen beschikt Siersmederij Oldeberkoop over een licentie op grond waarvan zij gerechtigd is tot het gebruik van de beeldmerken (...) en valt het gebruik van de beeldmerken als reclame voor de Januskachel onder normaal gebruik van de licentie. Het staat Siersmederij Oldeberkoop als rechthebbende vrij om 't stokertje het gebruik toe te staan van haar gebruiksrechten, nu gesteld noch gebleken is dat Smeedatelier De Jong en Siersmederij Oldeberkoop daarover andersluidende afspraken hebben gemaakt. Vaststaat dat Siersmederij Oldeberkoop en 't Stokertje op de websites waarop zij de JANUShoofden en 'aambeeld met hamer' afbeelden (ook) reclame maken voor de Januskachels. Dit gebruik van de afbeeldingen/beeldmerken JANUShoofden en 'aambeeld met hamer' is onder de licentie toegestaan en vormt daarom geen inbreuk op (mogelijke) auteursrechten van Smeedatelier De Jong. De vorderingen onder 6 en 7 zullen worden afgewezen.

Misleidende mededelingen ex 6:194 BW. Strijd over toepassing met of zonder wijziging van 15 oktober 2008. Er is geen sprake van ongeoorloofde mededinging onrechtmatig aanhaken of parasiteren (r.o. 4.41 t/m 4.48), m.u.v. de beschuldiging van Smeedatelier De Jong van de vernieling en 't Stokertje zal de gepubliceerde filmpjes dienen te verwijderen onder last van een dwangsom met maximum.

Slaafse nabootsing afgewezen en daardoor geen rekening en verantwoording noch rectificatie (r.o. 4.49 - 4.51): "Uit het door Smeedatelier De Jong gestelde volgt niet dat de Januskachel zich door gekozen herkenbare elementen onderscheidt van de rest van de markt en dat de Januskachel een eigen plaats op de markt van houtkachels inneemt".

Schadevergoeding/reputatieschade Afgewezen
4.53 Uit het voorgaande volgt dat maar een deel van de op inbreuk van de intellectuele eigendomsrechten en op ongeoorloofde mededinging gegronde vorderingen wordt toegewezen.

Proceskostenveroordeling
4.55. (...) Nu Smeedatelier De Jong heeft nagelaten te stellen in hoeverre de werkzaamheden waarvoor hij € 54.169,83 claimt, zijn te herleiden tot de vorderingen die  zijn gegrond op een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, gaat de rechtbank ervan uit, dat daar maximaal een bedrag van € 25.000,00 in redelijkheid aan kan worden toegekend. Van de tien vorderingen die betrekking hebben op inbreuk op intellectuele eigendomsrechten worden er slechts drie deels toegewezen. Gelet daarop komt uit hoofde van art. 1019h Rv gevorderde bedrag tot een bedrag van € 7.500,00 (€ 25.000,00: 10 x 3) voor toewijzing in aanmerking. Voor wat betreft de op het algemene leerstuk van de onrechtmatige daad gebaseerde grondslag sluit de rechtbank voor de berekening van de tegemoetkoming in het salaris van de advocaat aan bij de vordering zoals die wordt toegewezen. De rechtbank stelt de tegemoetkoming in het salaris van de advocaat op € 1.808,00 (4 punten x tarief € 452,00). De proceskosten aan de zijde van Smeedatelier De Jong worden daarmee vastgesteld op € 12.194,03, zijnde €2.886,03 aan verschotten en € 9.308,00 aan tegemoetkoming in het salaris van de advocaat (...)

Lees het vonnis hier (grosse HA ZA 09-896, LJN BV7389, schone pdf).

Rechtbank Maastricht 31 augustus 2011, LJN BT2791 (CBS Outdoor B.V. tegen Reclamebureau Limburg B.V. en Gemeente Sittard-Geleen)

Bushokje (abri) 'Aqui' van CBS is voorwerp van auteursrechtelijke bescherming tegenover 'EvoShell' van RBL (afgebeeld), gelet op de gekozen - niet door technische of commerciële noodzaak ingegeven - oplossingen, die er een eigen, oorspronkelijk karakter aan verlenen en maken dat het het persoonlijk stempel van de ontwerper draagt.

Vordering exploitant/licentiehouder wordt toegewezen jegens exploitant van inbreukmakende abri's, tot staken van inbreuk c.a., onder voorbehoud van bewijslevering door eiseres van de rechtsgeldige overdracht van het auteursrecht aan de licentiegever.

Beslag zal niet worden opgeheven op de grondslag dat abri's onroerende zaken zijn, echter in't midden kan blijven of geplaatste abri's ex art. 436 jo. 703 Rv goederen bestemd voor de openbare dienst betreffen.  

Gemeente Sittard-Geleen heeft inbreuk door Reclamebureau uitgelokt door aan te dringen dat de haar te plaatsen abri's moesten lijken op de Aqui. Bewijsopdracht en van dit tussenvonnis afzonderlijk hoger beroep wordt toegelaten, omdat vérstrekkende financiële gevolgen kan hebben voor RBL en de gemeente wanneer het t.z.t. in een bij voorraad uitvoerbare veroordeling wordt vervat.

In conventie, jegens RBL 3.3  Op de hiervoor onder 3.2.2 gegeven grond oordeelt de rechtbank dat RBL, door het verveelvoudigen (fabriceren) en openbaar maken (plaatsen) van de EvoShel inbreuk maakt op het auteursrecht van [betrokkene] op de Aqui. Daarmee zijn de vorderingen (zie 2.1.1) A (kort gezegd: inbreuk door openbaarmaking staken) en B (kort gezegd: inbreuk door verveelvoudiging staken), gelet op art. 1, 12, 13 en 25 Aw, toewijsbaar. Dit geldt, gelet op art. 27a lid 1 en 28 lid 1 Aw, in beginsel ook voor de vorderingen C (kort gezegd: rekening en verantwoording afleggen), D (kort gezegd: vernietiging van de EvoShels) en E (kort gezegd: winstafdracht of schadevergoeding). Tot slot is in beginsel vordering F (kort gezegd: een dwangsom op de veroordelingen op de vorderingen A t/m D) toewijsbaar, gelet op het onweersproken belang van CBS bij voldoening aan deze (eventuele) veroordelingen.

In conventie, jegens de Gemeente 3.4  De toewijsbaarheid van de vorderingen (zie 2.1.2) a, b, c en d van CBS tegen de Gemeente - met uitzondering misschien van de vordering onder b, die ook zonder onrechtmatige medewerking van de Gemeente aan de vaststaande auteursrechtinbreuk door RBL uit praktisch oogpunt lijkt te moeten worden toegewezen bij toewijzing van vordering D tegen RBL - hangt ervan af of (in de woorden van de dagvaarding onder 37) de Gemeente (een van haar wethouders) er bij RBL op heeft aangedrongen om abri’s te vervaardigen en plaatsen die sterke gelijkenis vertonen met de Aqui, terwijl zij er rekening mee moest houden dat RBL daardoor inbreuk zou maken op de auteursrechten van [betrokkene] en/of onrechtmatig zou handelen jegens CBS. Op CBS rust de last om deze aan haar vordering ten grondslag gelegde en door de Gemeente betwiste rechtsfeiten te bewijzen, hetgeen haar dan ook wordt opgedragen.

In reconventie, de vorderingen van RBL 
3.6.1  De vordering tot opheffing van het beslag (zie 2.3.1 onder 1) zal niet worden toegewezen op de grondslag dat aan het beslag geen vorderingsrecht van CBS ten grondslag ligt. In conventie is immers het tegendeel overwogen en beslist.

3.6.2  Opheffing zal evenmin plaatsvinden op de grondslag dat de abri’s onroerende zaken zijn. Art. 28 Aw, waarop RBL zich in dit verband beroept, beperkt immers - in het midden latend of die beperking, gelet op art. 9 lid 1 sub b Handhavingsrichtlijn (2004/48/EG), nog geldt - de opvordering als eigendom en de vernietiging van inbreukmakende zaken tot roerende zaken, maar beperkt niet de conservatoire beslaglegging op onroerende zaken. De rechtbank laat bij dit oordeel in het midden of de abri’s onroerende zaken zijn. Reeds uit hetgeen RBL en de Gemeente ten aanzien van de plaatsing en verwijdering zijn overeengekomen (art. 8.4, 8.7 en 9.6, productie 5 bij conclusie van antwoord in conventie van RBL) lijkt overigens voort te vloeien dat deze partijen de abri’s zelf niet als onroerend en vatbaar voor natrekking hebben aangemerkt. De rechtbank zal hierop zonodig in een later vonnis nader ingaan.

3.6.3  In het midden kan, op dit moment, tot slot blijven of de (geplaatste) abri’s zijn te beschouwen als goederen bestemd voor de openbare dienst, als bedoeld in art. 436 jo. 703 Rv. Achtergrond van het verbod om op zulke goederen beslag te leggen is immers dat de wetgever het onwenselijk heeft geacht dat de uitvoering van publieke taken wordt belemmerd door beslag op goederen die daarvoor worden aangewend. Dat thans van handhaving van het beslag zodanige belemmering het gevolg zou zijn, is gesteld noch gebleken.

In reconventie, de vorderingen van de Gemeente
3.8  Uit hetgeen hiervoor in conventie onder 3.4 is overwogen, volgt dat de vordering van de Gemeente genoemd bij 2.3.2 onder I (verwijdering van de Germano’s uit Geleen) toewijsbaar is. Dit zou overigens de merkwaardige situatie scheppen dat de Gemeente de gelegenheid krijgt bij de betrokken bushaltes EvoShels te doen plaatsen, ten aanzien waarvan zojuist (zie 3.3) is geoordeeld dat ze inbreuk maken op de Aqui. De rechtbank gaat ervan uit dat de Gemeente, mede uit een oogpunt van schadebeperking, daartoe vooralsnog niet zal overgaan.

3.9  Op de gronden hiervoor onder 3.7.2 gegeven, zal ook de vordering van de Gemeente tot vergoeding van de schade die zij stelt te lijden doordat zij de abri’s die CBS in strijd met haar contractuele verplichting niet heeft verwijderd, niet kan exploiteren, worden afgewezen. Onvoldoende betwist is immers de stelling van CBS dat de Gemeente de betroken abris’s aan RBL had kunnen overdragen.

3.10  Toewijsbaar is in beginsel de vordering van de Gemeente tot vergoeding van de kosten van verwijdering die zij reeds heeft moeten maken nadat CBS met haar verplichting daartoe in gebreke was gebleven. Het enige verweer van CBS tegen die vordering is immers haar beroep op een opschortingsrecht, dat hiervoor (3.5) is verworpen. De rechtbank heeft echter in weerwil van de toezegging in de conclusie van eis in reconventie (onder 29) geen onderbouwing van de vordering van € 9.500,- ontvangen. De Gemeente krijgt de gelegenheid deze alsnog te leveren.

Toewijsbaarheid 3.11   In het voorgaande is ten aanzien van de vorderingen over en weer reeds (al dan niet onder voorbehoud) geoordeeld of ze toewijsbaar zijn. De rechtbank zal thans geen van deze oordelen in een dictum opnemen, omdat enerzijds een spoedeisend belang bij afzonderlijke beslissing op één der vorderingen ontbreekt en anderzijds voorkomen dient te worden dat door gedeeltelijke tenuitvoerlegging de samenhang tussen de verschillende onderdelen van het geschil en de mogelijkheden van verrekening of minnelijke regeling verloren gaan.

3.12  Partijen twisten er tot slot over of het vonnis, indien daarin vorderingen van CBS mochten worden toegewezen, uitvoerbaar bij voorraad dient te worden verklaard en zo ja, of dit dient te gebeuren onder de voorwaarde dat CBS zekerheid stelt. Hierover behoeft de rechtbank thans niet te beslissen, nu dit vonnis - om de onder 3.11 gegeven reden - geen ten uitvoer te leggen beslissing omtrent enig onderdeel van het geschil bevat. Het bevat wel een antwoord op de vraag of de EvoShel inbreuk maakt op het auteursrecht op de Aqui, welke vraag kennelijk voor beide partijen principieel is en welk (positief) antwoord, de Gemeente stelt dit terecht, vérstrekkende financiële gevolgen kan hebben voor RBL en de Gemeente wanneer het t.z.t. in een bij voorraad uitvoerbare veroordeling wordt vervat. Gevolgen die, mocht het Hof in hoger beroep tot een ander oordeel komen, wellicht bezwaarlijk ongedaan kunnen worden ongedaan gemaakt. De rechtbank vindt hierin aanleiding om van dit tussenvonnis afzonderlijk hoger beroep toe te laten.

4.1.1 akte aan de zijde van CBS omtrent de hiervoor onder 3.1 en 3.4 aan haar gegeven bewijsopdrachten, welke akte indien zij het bewijs (mede) wil leveren door het horen van getuigen dient te bevatten de namen en woonplaatsen van de beoogde getuigen en een aanduiding over welke bewijsopdracht zij dienen te worden gehoord, alsmede de verhinderdata van de getuigen, partijen en hun advocaten voor de enquête te houden op een datum gelegen binnen twee maanden na de datum van de akte, en bij welke akte indien CBS het bewijs (mede) wil leveren door overlegging van justificatoire bescheiden bewijsstukken dienen te worden overgelegd, in welk laatste geval RBL en de Gemeente op een latere rolzitting bij antwoordakte op de schriftelijke bewijslevering door CBS zullen kunnen reageren;

Vzr. Rechtbank Amsterdam 23 september 2011, LJN BT6931 (CCCP B.V. tegen Talpa)

In navolging van IEF 9082. Auteursrecht. Contracten. Format draadstaal-typetjes. Auteursrechten op typetje.

CCCP heeft tbv de VPRO samen met Dennis van de Ven en Jeroen van Koningsbrugge het programma 'Draadstaal' geproduceerd. Het programma bestond uit sketches met herkenbare personages (typetjes - r.o. 2.2). Per seizoen werden afzonderlijke overeenkomsten gesloten waarin IE-rechten geheel en onvoorwaardelijk zijn overgedragen aan CCCP.

Talpa produceert nu het televisieprogramma 'Neonletters' met dezelfde acteurs, echter omtrent de verkoop van de rechten is geen overeenstemming bereikt en de voorzieningenrechter bepaalde een afkoopsom van €50.000, waarna de beëindigingsovereenkomst met vergoeding á €100.000 werd gesloten, waarin staat dat: 'het CCCP vrijstaat om tegen eventuele inbreuk daarop [IE-rechten] op te blijven treden'.

Voor zover CCCP heeft gesteld dat Talpa eveneens inbreuk maakt door het gebruik van het format, de scripts en het 'ready made product' van het programma 'Draadstaal' heeft zij die stelling onvoldoende onderbouwd. Vorderingen toegewezen, vanwege niet (voldoende) betwisting, eveneens proceskostenveroordeling ex 1019h Rv en veroordeling in nakosten.

4.2. Waar het in dit geding om gaat zijn de auteursrechten op de typetjes 'Fred en Ria Onderbuik' en 'Joop en Leon in de snackbar'. Talpa heeft niet betwist dat op die typetjes auteursrechten rusten en heeft onvoldoende gemotiveerd betwist dat zij in het huidige seizoen van het programma 'Neonletters' gebruik maakt van die typetjes. De stelling dat Van de Ven de typetjes heeft bedacht en samen met Van Koningsbrugge verder heeft uitgewerkt is onvoldoende om aan te nemen dat Talpa geen inbreuk maakt op de auteursrechten van CCCP. In de samenwerkingsovereenkomsten tussen CCCP en Van de Ven respectievelijk Van Koningsbrugge zijn die auteursrechten immers overgedragen aan CCCP. De vordering van CCCP betreffen het staken van inbreuk is dan ook toewijsbaar, voor zover het het gebruik van typetjes 'Fred en Ria Onderbuik' en 'Joop en Leon in de snackbar' betreft. Voor zover CCCP heeft gesteld dat Talpa eveneens inbreuk maakt door het gebruik van het format, de scripts en het 'ready made product' van het programma 'Draadstaal' heeft zij die stelling onvoldoende onderbouwd. Het daarop gerichte deel van de vordering wordt daarom afgewezen.

4.3. De gevorderde dwangsom zal worden toegewezen, tot een maximum van € 2.000.000,-. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft Talpa ten onrechte haar commerciële belang bij de uitzending van 19 september jl. laten prevaleren boven het gerechtvaardigde belang van CCCP om eerst de schending van haar rechten te bespreken en daarvoor een oplossing te zoeken. Daarom wordt een zware financiële prikkel tot nakoming aan het verbod verbonden.

4.5 Talpa zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij i nde proceskosten worden veroordeeld. CCCP heeft op basis van artikel 1019h Rv een bedrag van € 7.969,08 exclusief BTW aan advocaatkosten gevorderd. Nu Talpa geen verweer heeft gevoerd tegen de hoogte van deze kosten zal dit bedrag worden toegewezen. Voorts zal Talpa worden veroordeeld tot betaling van € 560,- aan griffierecht en € 76,31 aan dagvaardingskosten. De gevorderde wettelijke rente over de proceskosten is toewijzbaar vanaf veertien dagen na de dag van de uitspraak van dit vonnis tot aan de voldoening. De gevorderde veroordeling in de nakosten is in het kader van deze procedure slechts toewijsbaar voor zover deze kosten op dit moment reeds kunnen worden begroot. De nakosten zullen dan ook worden toegewezen zoals in de beslissing vermeld.

5.4. veroordeeld Talpa in de na dit vonnis ontstane kosten, aan de zijde van CCCP begroot op: € 131,- aan salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden en Talpa niet binnen 14 dagen na aanschrijving aan het vonnis heeft voldaan, met een bedrag van € 68 aan salaris advocaat en explootkosten van betekening van de uitspraak, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover en met ingang van veertien dagen na betekening van dit vonnis tot aan de voldoening.

Lees het vonnis hier (LJN / grosse / opgeschoonde pdf)

Vrz. Rechtbank 's-Hertogenbosch 5 september 2011, KG ZA 11-429 (Goossens Meubelen tegen Meubelfabriek Arco en Merckx)

Met dank aan Annelies Ten Hoven, Leliveld advocaten.
In navolging van enkele Goossens Meubel-zaken.

Auteursrecht op vormgeving van meubels. Procesrecht Ex parte beschikking aan niet bestaande vennootschap.

Procesrechtelijk: opheffings kort geding tot vernietiging ex parte bevel. Goossens stelt dat de eerdere ex parte beschikking niet geëxecuteerd kan worden, want zij is ten laste gelegd van een niet bestaande vennootschap. Omdat de beschikking de juiste B.V. heeft bereikt, is er geen sprake van omissie (r.o. 5.1). Reconventionele eis wordt grotendeels toegewezen in de zin dat de ex parte beschikking blijft voortbestaan.

Auteursrecht: De Graphic tafel geen zelfstandig werk, omdat er ontlening heeft plaatsgevonden. De totaalindruk is te verschillend.

Na een aantal voorbeelden te noemen volgt de voorzieningenrechter Goossens niet in de stelling dat het ontwerp van Graphic tafel is ontleend aan andere tafels (.r.o. 5.8). Verschillen (die een oplettende consument zou opmerken, zo stelt Goossens) zijn niet in het oog springend, en het gaat niet om een minutieuze studie van de verschillen maar om het totaalbeeld, voor zover dat wordt beïnvloed door de auteursrechtelijke beschermde trekken (r.o. 5.13).

5.1. De beschikking heeft dus de juiste B.V. bereikt en vervolgens heeft Goossens (grotendeels) voldaan aan de in de beschikking vermelde bevelen. Niet is gebleken dat de omissie in het verzoekschrift (en vervolgens in de beschikking) heeft geleid tot discussie over de vraag tot welke (gerekestreerde) B.V. de beschikking zich richtte. Evenmin is gebleken dat Goossens door deze omissie onredelijk is benadeeld. De voorzieningenrechter zal dan ook geen consequenties verbinden aan het feit dat in het verzoekschrift en de beschikking een niet bestaande B.V. als gerekestreerde genoemd staat.

5.4. Het onderwerp in dit geschil is een tafel, een meubelstuk waarbij de vormgeving in belangrijke mate het resultaat is van functioneel objectieve en in de meubelbranche gebruikelijk uitgangspunten. Volgens Goossens is het ontwerp van de Graphic tafel ontleend aan ontwerpen van tafels door andere designers, die al eerder op de markt waren.

5.9. Voorlopig concluderend wordt geoordeeld dat de Graphic tafel een paar specifieke kenmerken bevat zoals de ronde verbindingsbuis aan beide kopse kanten in combinatie met de twee jukken aan de lange kanten en het tafelblad met de getrapte vorm. De voorzieningenrechter acht voldoende aannemelijk dat bij het ontwerp van de Graphic tafel, niet objectief bepaalde keuzes zijn gemaakt die uiteindelijk hebben geleid tot een tafel met een oorspronkelijk karakter die het persoonlijk stempel van de maker draagt, waardoor deze voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt.

Op andere blogs:
Meubelrecht (Procedure over het auteursrecht op tafels)

Rechtbank 's-Gravenhage 7 september 2011, HA ZA 09-589 (General Biscuits tegen Hoppe)

Met gelijktijdige dank aan Hub Harmeling, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP en Ernst-Jan Louwers, Louwers IP | Technology advocaten.

In navolging van IEF 8004. Merkenrecht, auteursrecht, slaafse nabootsing inzake (zoute) koekjes. De "visuele impact"  van de wijze waarop de ingeroepen kleurindicaties worden gebruikt. Over het marktleiderseffect bij onderzoek naar verwarringgevaar en de noodzaak van een aanvullend onderzoek met een controle groep.

Grensoverschrijdend inbreukverbod op het ingeroepen Gemeenschapsmerk. Geen belang auteursrechtinbreukverbod noch slaafse nabootsing. Reconventionele vorderingen worden afgewezen. Vordering toegewezen: registeraccountant krijgt opdracht, retourneren (recall) van Apéro-verpakkingen.

Marktleiderseffect bij marktonderzoek 4.15. Het overgelegde in opdracht van General Biscuits uitgevoerde marktonderzoek naar verwarringsgevaar in Nederland is op zichzelf niet concludent te achten voor de inbreukvraag. Voor vragenlijstonderzoek naar verwarringsgevaar waarbij een zogenoemde stimulus in de vorm van (een afbeelding van) een Apéro-verpakking wordt getoond aan een steekproef uit het in aanmerking te nemen publiek, is noodzakelijk dat met een in samenstelling vergelijkbare controlegroep gewerkt wordt, aan wie een alternatieve, goed afwijkende verpakking wordt getoond⁴. Zo’n opzet maakt uitfiltering van een marktleiderseffect of grote bekendheid van het “aanvallende” merk mogelijk. Gelet op de onbestreden gelaten omzet-, marktaandeel- en mediauitgavencijfers met betrekking tot TUC koekjes in Nederland en België (prod. 2 General Biscuits) moet van een dergelijke positie op de Beneluxmarkt worden uitgegaan. In het in opdracht van General Biscuits uitgevoerde onderzoek is van een dergelijke opzet met een controlegroep geen sprake.

 

Merkinbreuk sub b 4.6. Vast staat dat Hoppe haar Apéro-verpakking gebruikt voor dezelfde waren – zoute koekjes/biscuits – als die waarvoor General Biscuits haar ingeroepen merken (onder meer) heeft geregistreerd. Des te groter de warensoortgelijkheid, des te eerder is sprake van overeenstemming bij beschouwing van de ingeschreven General Biscuits merken en het gebruik van de gewraakte tekens door Hoppe. Bedoelde globale beoordeling van het verwarringsgevaar veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van merken en tekens en de soortgelijkheid van de waren. Zo kan een geringe(re) mate van overeenstemming tussen merken en tekens worden gecompenseerd door een hoge(re) mate van soortgelijkheid van de waren en in dit geval is voor zover relevant sprake van dezelfde waren ((verpakking voor) zoute koekjes). Voorts neemt het gevaar voor verwarring toe naarmate de onderscheidende kracht van het merk groter is.

 

4.8. Eén van de relevante omstandigheden van het geval waarop bij beoordeling van het verwarringsgevaar moet worden gelet, is de wijze waarop van de ingeroepen kleurindicaties door General Biscuits gebruik wordt gemaakt. Die stemt overeen met de wijze waarop Hoppe dat doet in haar verpakking: ook een geel achtervlak met witte, in het midden geplaatste letters, omrand door voornamelijk rode belijning, welke letters zijn geplaatst in een schuin, blauw vlak met een aantal rode elementen, waaronder rode accenten aan de bovenzijde van het blauwe vlak, en, zo kan daar aan worden toegevoegd, afbeelding van over elkaar liggende koekjes (waarbij, zoals General Biscuits aangeeft, door Hoppe wordt teruggegrepen op de “vorige” verpakking, vgl. de eerste twee afbeeldingen in 2.3 met slechts aan één zijde twee overlappende koekjes). Dat wordt in de Europese merkenrechtspraak visuele impact genoemd.

Auteursrecht 4.22. Nu General Biscuits een Gemeenschapsmerkinbreukverbod krijgt toegewezen voor het “verpakkingsmerk” voor de gehele Europese Unie en zij niet heeft gesteld welk belang zij daarnaast heeft bij een afzonderlijk voor Europa grensoverschrijdend auteursrechtinbreukverbod, zal een dergelijk verbod bij gebrek aan belang worden afgewezen. Voor zover General Biscuits heeft gesteld dat zij buiten de EU actief is met TUC-koekjes (te weten in de Verenigde Staten, Zuid-Afrika en de Verenigde Arabische Emiraten), is door haar niet gesteld dat Hoppe in die landen auteursrechtinbreuk maakt of dreigt te maken, terwijl dit evenmin anderszins is gebleken. Daarop strandt de auteursrechtinbreukvordering voor (die) landen buiten Europa.

Slaafse nabootsing 4.23. Nu het primair gevorderde merkinbreukverbod wordt toegewezen, wordt niet toegekomen aan beoordeling van het subsidiair gevorderde verbod op slaafse nabootsing.

^{4. Harry van den Berg, Marktonderzoek in de rechtszaal, 2007, pp. 38, 39.}

HR 2 september 2011, LJN BQ3894 (G-Star tegen Bestseller Retail Benelux; met concl. A-G D.W.F. Verkade)

In navolging van Hof Amsterdam IEF 8229 en IEF 7178.

Geen cassatie (art. 81 RO). Auteursrecht. Merkenrecht. Vormmerken. Bestseller maakt met de spijkerbroek "Zinko" inbreuk op de rechten van G-Stars spijkerbroek "Elwood". Art. 81 RO: aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden, geen nadere motivering. Inbreukactie in kort geding. Cassatiekosten Bestseller ex 1019 Rv niet bestreden en toegewezen.

HR bevestigd conclusie A-G Verkade IEF 9623; Auteursrecht Hof heeft niet miskend dat een originele toepassing van vormkarakteristiek aan de oorspronkelijkheidstoets voldoet, maar juist als uitgangspunt genomen, Slaafse nabootsings-argument is aangeboden als steunargument; in spoed-appel mag het hof afgaan op zijn intuïtief oordeel zonder nader te motiveren. Merkenrecht met een (viervoudige) motivering, heeft het hof alleszins voldaan aan een te verlangen motiveringsplicht in kort geding.

I. Auteursrecht 
4.4. In de (hierboven samengevatte) oordeelsvorming van het hof kan ik niét lezen (zoals de G-Stars klacht wil): dat het hof miskend zou hebben dat als eenmaal is aangenomen dat een originele toepassing van een vormkarakteristiek aan de oorspronkelijkheidstoets voldoet, de beschermingsomvang daarvan bepaald dient te worden door alle omstandigheden die daarvoor relevant kunnen zijn, waartoe ook behoort de originaliteit zelf van de toepassing van de elders gevonden vormelementen in een nieuwe context.
Ik zou menen dat het hof dit nu juist tot uitgangspunt heeft genomen.  

I. Auteursrecht 
4.4. In de (hierboven samengevatte) oordeelsvorming van het hof kan ik niét lezen (zoals de G-Stars klacht wil): dat het hof miskend zou hebben dat als eenmaal is aangenomen dat een originele toepassing van een vormkarakteristiek aan de oorspronkelijkheidstoets voldoet, de beschermingsomvang daarvan bepaald dient te worden door alle omstandigheden die daarvoor relevant kunnen zijn, waartoe ook behoort de originaliteit zelf van de toepassing van de elders gevonden vormelementen in een nieuwe context.
Ik zou menen dat het hof dit nu juist tot uitgangspunt heeft genomen.  

II. Slaafse nabootsing - steunargument
4.15. Het hof heeft (in rov. 4.7, tweede volzin) kort en krachtig geoordeeld dat van nabootsing die tot verwarring leidt geen sprake is. Daarmee heeft het hof de juiste maatstaf aangelegd voor de vraag of sprake is van een al dan niet op grond van art. 6:162 BW te verbieden (slaafse) nabootsing. Zo bezien, berust de rechtsklacht van onderdeel 2 op een onjuiste lezing van het arrest.

4.16.1. De vraag kan gesteld worden - en het onderdeel roept impliciet de vraag op - of het hof met het korte en krachtige oordeel van rov. 4.7, tweede volzin had kunnen volstaan. Ik zou menen van wél, gelet op de aard van de onderhavige procedure: een spoedappel in een kort geding. Ten aanzien van een feitelijke vraag als de onderhavige (wel of geen verwarring bij het publiek?) mag de voorzieningenrechter, ook een hof in (spoed-)appel, afgaan op zijn intuïtief oordeel. Dat behoeft hij niet nader te motiveren.

4.16.2. Heeft het hof zijn oordeel tóch gemotiveerd in rov. 4.7, eerste volzin, en wel (volgens het onderdeel: door verwijzing naar rov. 4.5): verkeerd? Dat is de inzet van de motiveringsklacht van onderdeel 2.
M.i. is in rov. 4.7, eerste volzin geen dragend argument, maar een steunargument te lezen. Zou het als steunargument niet deugdelijk zijn, dan is dat nog steeds niet cassabel.

III. Merkenrecht
4.24. De klacht gaat uit van een onjuiste lezing van 's hofs arrest en kan dus bij gebrek aan feitelijke grondslag niet tot cassatie leiden. Anders dan de klacht doet voorkomen, heeft het hof niet geoordeeld dat (serieus rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid) dat de karakteristieke vormelementen van de Elwood broek van merkenrechtelijke bescherming zijn uitgesloten omdat zij een wezenlijke waarde aan de waar geven.
Het voorlopig oordeel van het hof dat serieus rekening gehouden moet worden met de mogelijkheid dat de vorm van de broek niet voor merkenrechtelijke bescherming in aanmerking komt, heeft het hof gebaseerd op vier omstandigheden:
i) in de procedure tegen Poelman Beheer Leek BV heeft een door de rechtbank uitgesproken - 'erga omnes' werkende - nietigverklaring van het onderhavige vormmerk ook na appel en cassatie (kennelijk) standgehouden(30);
ii) naast het Bureau voor Harmonisatie binnen de Interne Markt (en het United States Patent and Trademark Office) acht ook het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom vormmerken als door G-Star gedeponeerd voorshands van bescherming als merk uitgesloten, onder meer op de hiervoor genoemde grond;
iii) de fraaiheid van het uiterlijk van een broek speelt in het algemeen een belangrijke rol bij de aankoopbeslissing; en
iv) het hof acht voorshands niet onaannemelijk dat de door de elementen bepaalde vorm van de Elwood broek daaraan een wezenlijke waarde geeft in de zin van art. 2.1 lid 2 BVIE.

4.25. Met deze (viervoudige) motivering, heeft het hof m.i. alleszins voldaan aan een van de rechter in kort geding te verlangen motiveringsplicht(31). Daarmee faalt de rechtsklacht, voor zover die al het hof miskenning van regels ten aanzien van de motivering in kort geding zou verwijten.
Ik heb ook geen (serieuze) klacht ontwaard dat 's hofs arrest in casu niet voldoende inzicht geeft in de daaraan ten grondslag liggende gedachtegang (hoezeer G-Star het met die gedachtegang oneens moge zijn). Het in dit kort geding gegeven voorlopig oordeel van het hof dat serieus rekening gehouden moet worden met de mogelijkheid dat de vorm van de broek niet voor merkenrechtelijke bescherming in aanmerking komt, is niet onbegrijpelijk. 

Rechtbank 's-Gravenhage 31 augustus 201,A ZA 09-4413 (Deltex B.V. tegen Jade B.V.)

Met dank aan Joost Becker, Dirkzwager advocaten en notarissen.

In't kort. Merkenrecht. Vormmerk. Auteursrecht. Beeldmerk. Slaafse nabootsing. Verpakkingen

In gelijke mate IEF 9124. Het vormmerk wordt nietigverklaard. Het Orthoflex kussen ontwerp 1.0. maakt geen inbreuk op auteursrecht. Geen inbreuk op beeldmerk ook niet door het af te beelden op de verpakking. Geen slaafse nabootsing. Geen monopolie op het gebruik van kleurencodering en het staat Deltex vrij Jade hierin te volgen, onrechtmatig is dat niet.

Auteursrecht 4.13. Voor de vraag of inbreuk wordt gemaakt op het werk is van belang vast te stellen of het Orthoflex kussenontwerp 1.0 in zodanige mate de auteursrechtelijke beschermde trekken van het kussen (dan wel alleen de afbeelding) van Jade vertoont dat de totaalindrukken die de beide werken te weinig verschillen voor het oordeel dat het eerstbedoelde werk als een zelfstandig werk kan worden aangemerkt. Dit is niet het geval. Het kussen van Jade ontleent zijn oorspronkelijke karakter in het bijzonder aan de afbeelding van de gezichten. Het idee van de afbeelding is door Deltex mogelijk van Jade overgenomen, maar op geheel andere wijze vormgegeven. Het Orthoflex kussen vertoont daarnaast een opvallende uitsparing aan de bovenzijde. De totaalindrukken van het Support kussen en het Orthoflex kussen verschillen daardoor teveel om ontlening aan te nemen.

Beeldmerk 4.18. De - vrijwel uitsluitend - begripsmatige overeenstemming tussen tekens en merk is onvoldoende om aan te nemen dat verwarring zal ontstaan bij het relevante publiek, ook indien in aanmerking wordt genomen dat de tekens worden gebruikte voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven. De rechtbank neemt voort in aanmerking dat Deltex, evenals Jade, de hardheid van haar kussen aangeeft met een kleurcode (zie hierna), maar ook dat leidt niet tot een ander oordeel met betrekking tot het verwarringsgevaar.

Verpakkingen 4.22. Volgens Jade heeft Deltex het gebruik van de kleurencodes op de verpakking ter aanduiding van de hardheid van het kussen van haar overgenomen terwijl bovendien, naar zij stelt, van de gebruikte kleuren minstens de helft gelijk is aan de door haar gebruikte kleuren. Deltex haakt aldus, naar Jade stelt, onnodig - en daarmee onrechtmatig - aan bij haar producten.

4.23. Ook hiervoor geldt echter dat Jade geen monopolie heeft op het gebruik van de kleurencodering en dat het Deltex in beginsel vrij staat Jade hierin te volgen. Onrechtmatig is dat niet.