Kleurmerk  

Prejudiciële vragen gesteld aan HvJ EU 8 maart 2013, zaak C-217/13 (Oberbank tegen Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V.) - dossier en zaak C-218/13 (Banco Santander en Santander Consumer Bank tegen Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V.) - dossier
Merkenrecht. Inburgering. Gecorrigeerde inburgeringsgraad van ten minste 70%. Verweerster in beide zaken is Deutsche Sparkassen- und Giroverband. Zij heeft in 2002 een aanvraag ingediend bij het Deutsch Patent- und Markenamt (DMPA) voor een contourloos kleurmerk (rood) als collectief merk voor haar waren en diensten. De aanvraag is in 2003 afgewezen (ontbrekend onderscheidend vermogen). Verweerster maakt bezwaar en overlegt bewijsstukken (opiniepeiling) waarna DMPA het merk alsnog inschrijft. 

Verzoeksters (in C-217/13 de Oostenrijkse Oberbank, in C-218/13 de Duitse tak van Banco Santander) vorderen in 2008 nietigverklaring van het merk: diensen zijn immaterieel en niet met een kleur verbonden. Zij bestrijden het onderscheidend vermogen door het veelvuldige gebruik van de kleur rood in producten. Zij menen dat geen sprake is van een „zeer specifieke markt” in de zin van de rechtspraak van het HvJ EU. Om onderscheidend vermogen te claimen zou een score van bijna 100% in verzoeksters ogen pas overtuigend kunnen zijn.

Verweerster weerlegt verzoeksters bezwaren door erop te wijzen dat contourloze kleurkenmerken voor diensten in de rechtspraak al lang zijn erkend. Met name rood zou in retail banking onderscheidend vermogen hebben.
Verweerster meent dat vernietiging van een inschrijving alleen onder strikte voorwaarden kan geschieden, waaraan in deze zaak niet is voldaan.

DMPA wijst het verzoek tot nietigverklaring af (juni 2009). Zij oordeelt dat geen sprake is van onderscheidend vermogen maar laat zich overtuigen door de consumentenenquête. Verzoekster gaat in beroep tegen de beslissing van het DMPA en herhaalt haar opvatting dat er van inburgering van het merk geen sprake is.

De verwijzende Duitse rechter (Bundespatentgericht) stelt in beide zaken dezelfde vragen aan het HvJEU:

1. Verzet artikel 3, leden 1 en 3, van de richtlijn zich tegen een uitlegging van het nationale recht, volgens welke in het geval van een abstract kleurmerk (in casu: rood HKS 13) waarop aanspraak wordt gemaakt voor financiële diensten, uit een consumentenenquête een gecorrigeerde inburgeringsgraad van ten minste 70 % moet blijken om ervan te kunnen uitgaan dat het merk als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt onderscheidend vermogen heeft verkregen?

2. Moet artikel 3, lid 3, eerste volzin, van deze richtlijn aldus worden uitgelegd dat het tijdstip van de aanvraag van de inschrijving van het merk – en niet het tijdstip van de inschrijving zelf – eveneens beslissend is indien de merkhouder als verweer tegen een verzoek om nietigverklaring van het merk aanvoert dat het merk in elk geval meer dan drie jaar na de inschrijvingsaanvraag, maar nog vóór de inschrijving zelf, als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt onderscheidend vermogen heeft verkregen?

3. Mocht ook onder de hiervoor genoemde voorwaarden het tijdstip van de inschrijvingsaanvraag doorslaggevend zijn: Moet het merk reeds dan nietig worden verklaard, wanneer niet duidelijk is en niet meer opgehelderd kan worden of het merk op het tijdstip van de inschrijvingsaanvraag als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt onderscheidend vermogen heeft verkregen? Of is voor nietigverklaring vereist dat degene die om nietigverklaring verzoekt, aantoont dat het merk op het tijdstip van de inschrijvingsaanvraag geen onderscheidend vermogen heeft verkregen als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt?

Vzr. Rechtbank Den Haag 18 april 2013, LJN BZ7844, KG 13-123 (Christian Louboutin tegen Van Haren Schoenen B.V.)
Uitspraak mede ingezonden door Sven Klos, Laura van Gijn, Klos Morel Vos & Schaap en Thierry van Innis, Field Fisher Waterhouse LLP.

Merkenrecht. Zoolmerk heeft aspecten van kleur- en vormmerk. Inburgering. Louboutin, ontwerper van high fashion damesschoenen heeft een zogenaamd "zoolmerk" geregistreerd voor de rode zool. Van Haren heeft zich op het standpunt gesteld dat het zoolmerk een kleurmerk is, waarvoor derhalve de strenge eisen gelden die zijn ontwikkeld in het Libertel-arrest.

Naar voorlopig oordeel heeft het zoolmerk aspecten van zowel een kleur-, als een vormmerk, nu er een specifieke kleur in het depot is opgenomen en daarbij instructies zijn gegeven hoe en in welke vorm de kleur dient te worden toegepast. In zoverre is het zoolmerk geen zuiver kleurmerk, zodat de beperkingen die gelden voor (de inschrijving van) een kleurmerk hierop niet zonder meer van toepassing zijn.

Naar voorlopig oordeel valt het zoolmerk samen met (een deel van) deze waar omdat het gaat om de kleurstelling van de zool. Het merk kan derhalve niet los worden gezien van de waar. Louboutin heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat het in aanmerking komende publiek in de Benelux het zoolmerk herkent als van Louboutin; in zoverre is het zoolmerk ingeburgerd. Van Haren wordt bevolen niet langer zijn zwarte en/of donkerblauwe hooggehakte damesschoenen met rode zolen te verkopen.

In citaten:

4.7.  Het zoolmerk wordt hier ingeroepen voor de waar hooggehakte damesschoenen. Naar voorlopig oordeel valt het zoolmerk samen met (een deel van) deze waar omdat het gaat om de kleurstelling van de zool. Het merk kan derhalve niet los worden gezien van de waar. Of het zoolmerk op significante wijze afwijkt van de norm of wat in de betrokken sector gangbaar is kan hier verder in het midden blijven, omdat naar voorlopig oordeel voldoende aannemelijk is geworden dat het zoolmerk is ingeburgerd en in ieder geval daardoor onderscheidend vermogen heeft verkregen.

4.8.  Naar voorlopig oordeel heeft Louboutin voldoende aannemelijk gemaakt dat het in aanmerking komende publiek in de Benelux zijn zoolmerk als zodanig opvat voor zover het gaat om hooggehakte damesschoenen; in zoverre is het zoolmerk ingeburgerd. Door verscheidene bronnen wordt in verschillende media verwezen naar de schoenen van Louboutin waarbij wordt genoemd dat deze als afkomstig van Louboutin herkenbaar zijn en herkend worden aan de rode zool. Dit blijkt onder meer uit de door Louboutin overgelegde productie 3. Vooralsnog ervan uitgaande dat het in aanmerking komende publiek in ieder geval wordt gevormd door (potentiële) klanten van hooggehakte damesschoenen in de Benelux en dat daarnaast ook de bredere kring van in mode geïnteresseerden daartoe mogen worden gerekend, volgt uit de door Louboutin overgelegde productie 3 dat dit publiek in de rode zool onder een hooggehakte damesschoen het zoolmerk herkent. Anders dan Van Haren heeft betoogd, gebruikt Louboutin de rode zool voorshands oordelend niet puur decoratief. Louboutin heeft met de overlegging van productie 3 voldoende aannemelijk gemaakt dat het publiek de rode zool (in ieder geval mede) opvat als herkomstaanduiding. Dat andere schoenenontwerpers, zoals Jan Jansen of Yves Saint Laurent, ook een rode zool hebben aangebracht op bepaalde schoenen en daarmee een rode zool decoratief of om een bepaald visueel effect te bereiken hebben gebruikt, doet niet af aan het bestendige gebruik van de rode zool door Louboutin als merk. Het verschil zit in het consequent toepassen van een rode zool op dezelfde wijze op alle hooggehakte schoenen, waardoor deze herkend kunnen worden en ook worden herkend als afkomstig van een bepaalde ontwerper versus een ontwerper die gebruik maakt van verschillende kleuren voor het ontwerp van zijn schoenen, waarbij hij in sommige gevallen, afhankelijk van de rest van het ontwerp, een rode zool aanbrengt. Uit de overige voorbeelden die Van Haren heeft overgelegd van damesschoenen met een hak en een rode zool blijkt vooralsnog dat het in de meeste, zo niet alle, gevallen gaat om incidenteel gebruik voor schoenen die ofwel niet vergelijkbaar zijn met Louboutin’s schoenen, ofwel om gebruik van een niet op het zoolmerk gelijkende kleur rood, ofwel om een zool die niet op die van het zoolmerk lijkt.

4.10.  Ter zitting is verklaard namens Louboutin dat zijn bezwaren alleen betrekking hebben op de zwarte en blauwe versie van de Van Haren schoen, afgebeeld onder 2.4 en derhalve geen betrekking hebben op de rode variant. Aan de orde is dus de vergelijking van het zoolmerk met de zool zoals die onder de zwarte en blauwe schoen is aangebracht. Voorop staat dat uit artikel 2.20 lid 2 BVIE blijkt dat het aanbrengen van het teken op een waar is voorbehouden aan de merkhouder.

4.12.  Niet in geschil is dat de waren waarvoor Van Haren het met het zoolmerk overeenstemmende teken gebruikt identiek zijn aan de waren waarvoor het zoolmerk is ingeschreven, te weten schoenen. Daar komt bij dat Van Haren dat teken juist toepast op het specifieke type schoenen waarvoor Louboutin het zoolmerk ook consequent gebruikt, te weten modieuze hooggehakte damesschoenen. Zelfs de wijze waarop de rode zool bij alle schoenen van Louboutin doorloopt in de binnenkant van de hak, is door Van Haren toegepast bij haar schoenen. In aanmerking nemende het onderscheidend vermogen van het zoolmerk zoals dat blijkt uit de herkenning van de rode zool van de hooggehakte damesschoenen van Louboutin, de mate van overeenstemming tussen merk en teken gevoegd bij het gebruik voor (vrijwel) identieke waren en een vrijwel gelijke toepassing van de rode zool, leiden tot het voorlopig oordeel dat Louboutin voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat het in aanmerking komende publiek door de door Van Haren gebruikte zolen in verwarring kan raken. Ook hier geldt dat het in aanmerking komende publiek in ieder geval wordt gevormd door (potentiële) klanten van hooggehakte damesschoenen in de Benelux en dat daarnaast ook de bredere kring van in mode geïnteresseerden in de Benelux daartoe mogen worden gerekend. Dat niet te verwachten is dat potentiële kopers zich zullen vergissen (omdat de schoenen van Louboutin slechts bij een beperkt aantal exclusieve winkels verkrijgbaar zijn voor een prijs die niet vergelijkbaar is met die van de schoenen van Van Haren) doet daaraan niet af. Ook door het zien van anderen met hooggehakte damesschoenen met rode zolen kan sprake zijn van merkenrechtelijk relevante verwarring (de zogenoemde “post-sale confusion”) als men aan de rode zool een Louboutin-schoen meent te herkennen terwijl sprake is van een Van Haren-schoen. De voorzieningenrechter komt daarom tot het voorlopig oordeel dat sprake is van inbreuk op het zoolmerk ex artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE.

Op andere blogs:
Abcor (Gevecht om het monopolieGevecht om het monopolie op een rode schoenzool op een rode schoenzool)
AOMB (Louboutin laat geen loopje met zich nemen!)
AVadvocaten (Hooggehakte damesschoenen met rode zool)
Merkwaardigheden (De rode waas van Louboutin)
NLO (Contrasterende rode onderzool is als merk voorbehouden aan Louboutin)
SOLV (De wezenlijke waarde van hooggehakte schoenen)

BenGH 1 maart 1975, rolnr. A 74-1 (Claeryn/Klarein)
Gebruikmaking van een merk voor andere soort waren kan aan merkhouder schade toebrengen.

HvJ EG 22 juni 1976, zaak 119-75 (Terrapin/Terranova)
Merk verzet zich tegen invoer producten andere lidstaat die zijn voorzien van een benaming waarmee het merk en de handelsnaam verward kan worden.

BenGH 9 februari 1977, rolnr. A 76-1 (Centrafarm/Beecham)
Een kleurencombinatie kan dienen als teken om de waren van een onderneming te onderscheiden.

BenGH 9 maart 1977, rolnr. A 76-2 (Application de Gaz/Leeferink)
Dat een kleur (specifieke tint) is ingeburgerd als die kenmerkend is voor de producten van een bepaalde onderneming.

BenGH 1 juni 1978, rolnr. A 77-3 (Mönlycke-Schagen / Satoma; Mimosept Lady)|
Niet op zich zelf maar wel door de presentatie ervan tot verwarring omtrent de herkomst der waren.

BenGH 25 mei 1979, rolnr. A 78-1 (Verwerkings Industrie Vreeland/National Foods; Cow Brand I)
Geen terugwerkende kracht heropnemingsdepot binnen 3 jaar na geldigheidstermijn, in beginsel wel nietigheid van't depot dat een ander verricht.

BenGH 6 juli 1979, rolnr. A 78-2 (Pfizer / Meditex; Mecadox)
Bewijslast dat het merk wordt gebruikt voor waren, kan ook op merkhouder rusten.

BenGH 19 januari 1981, rolnr. A 80-3 (Ferrero / Ritter; Kinder)
Een woord dat verwijst naar de groep consumenten, waarvoor dat woord als merk wordt gebruikt, kan op zichzelf een merk zijn.

BenGH 27 januari 1981, rolnr. A 80-1 (Turmac / Reynolds; Winston/Whiston)
Omstandigheden behoren tot haar ondernemersrisico die het normaal gebruik van't merk onmogelijk maken.

BenGH 29 juni 1982, rolnr. A 81-5 (Hagens-Jacobs/Niemeyer)
Vervoerder wordt aangesproken door merkhouder, in casu had de merkhouder echter geen andere keus.

BenGH 5 oktober 1982, rolnr. A 81-4 (Wrigley/Benzon; Juicy Fruit)
Vanwege het zwakker het onderscheidend vermogen een merk, hoe meer het teken van dat merk moet lijken.

HR 17 december 1982, BIE 1983, 81 (Frico / Mineral and Softdrinks Enterprises)
Bottelen van producten in blikken waarop merk wordt geplaatst levert geen merkgebruik op

BenGH 2 februari 1983, rolnr. 82-1 (Research Specialties for Laboratories/Chrompack; Superox)
Handelsnaam zo gebruikt dat het publiek meent dat het gebruikt wordt ter onderscheidend vermogen, dan is sprake merkgebruik.

BenGH 20 mei 1983, rolnr. A 82-5 (Henri Jullien B.V. / Verschuere; Union)
De uitleg van" overeenstemmend" wanneer merk en teken zodanige gelijkenis vertonen, dat er sprake is van associatiegevaar.

HR 11 november 1983, BIE 1985, 9 (Wokkels)
Merk kan niet de vorm zijn dat de wezenlijke waarde van't product bepaalt.

BenGH 21 november 1983, rolnr. A 82-6 (National Foods/Verwerkingsindustrie Vreeland; Cow Brand II)
Voor goede trouw voorgebruiker is relevant, zijn kennis van't voor-gebruik van't gedeponeerde merk.

BenGH 23 december 1983, rolnr. A 83-4 (Unbas e.a./De Laet e.a.; Adidas driestrepenmotief)
Wanneer de vorm in belangrijke mate de marktwaarde van die waar bepaalt, dan bepaalt de vorm de wezenlijke waarde.

HR 13 januari 1984, BIE 1984, 81 (Kranendonk/Thilro;Pour Vous Madame)
Merkinbreuk omdat een deel van't publiek in de veronderstelling kan raken, dat die waren met elkaar te maken hebben.

BenGH 9 juli 1984, rolnr. A 82-2 (Dr. Nijs/Ciba-Geiby; Tanderil)
Ruime uitleg van "deelname aan het economisch verkeer" met een merk waarmee economische voordeel wordt beoogd.

BenGH 22 mei 1985, rolnr. A 83-1 (Level / N.V. International Metals; Lux/Lux-Talc)
Het vereiste dat door ander merkgebruik schade wordt toegebracht, rekening houdend met alle omstandigheden van't geval.

BenGH 25 september 1986, rolnr. A 85-1 (Everett Medical Products c.s./Van Weel c.s; Microvac)
Niet-vernieuwing van inschrijving brengt verval met zich, alsnog mogelijkheid voor deposant recht binnen drie jaar te herstellen.

BenGH 29 juni 1987, rolnr. A 86-1 (Kortman Redipro/Verenigde Zeepcentrales; Biotex)
Elk in geheel en in onderling verband auditief, visueel of begripsmatig zulke gelijkenis vertonen dat associatiegevaar is.

BenGH 7 november 1988, rolnr. A 87-5 (Hotel Alfa Louise/Alfa International Hotels; Alfa Louise)
Wie de oudste rechten op een dienstmerk heeft, dient te worden beslist volgens de rechten op dienstmerk zonder depot.

BenGH 7 november 1988, rolnr. A 87-3 (Omnisport/Bauweraerts; Omnisport)
Het verhandelen van een waar voorzien van eens anders merk, wordt beschouwd als gebruik van dat merk "voor waren".

BenGH 18 november 1988, rolnr. A 87-2 (Philip Morris/BAT)
Bescherming van een merk bij niet-gebruik van't merk slechts wanneer merkhouder dat niet kan worden aangerekend.

BenGH 14 april 1989, rolnr. A 87-8 (Superconfex/Burberrys I)
Vormen die wezenlijke waarde van de waar beinvloeden, beschermt de vrijheid concurrenten van deposant.

BenGH 26 juni 1989, rolnr. A 87-7 (Isover/Isoglass)
Dat een teken dat als "vertaling" moet worden beschouwd, als een overeenstemmend teken is aan te merken.

BenGH 10 december 1990, rolnr. A 89-8 (Kortman/Remo)
Territoriale bevoegdheid van de rechter volgens merkenrecht behoudens afwijkende overeenkomst, naar keuze van eiser.

BenGH 21 december 1990, rolnr. A 89-6 (Prince/Van Riel-Gijzen)
Vordering ongeoorloofde mededinging niet toegewezen, indien het uitsluitend een "inbreuk op een tekening of model" betreft.

HR 14 juni 1991, BIE 1993, 57 (Van Benten/NIvAK-NGA)
Voorsprong in concurrentiestrijd verkregen door gebruik misleidend merk is onrechtmatig jegens NGA en haar leden.

BenGH 16 december 1991, rolnr. A 90-4 (Burberrys II)
Uiterlijk als merk beschermd, vereist niet dat het publiek het uiterlijk beschouwt als een tot het publiek gericht teken.

BenGH 6 november 1992, rolnr. A 91-1 (Automotive Products/Valeo)
Revisiemerk in het verkeer brengen zonder de oorspronkelijke fabrieksmerken te verwijderen gebruik van eens anders merk.

BenGH 26 maart 1993, rolnr. A 92-3 (MB International/Mattel; Barbiepop II)
Merkenrecht belet niet dat de rechter een verbod oplegt van merkgebruik in de andere verdragsstaten.

BenGH 20 december 1993, rolnr. A 92-1 (Shell/Walhout-De Visser; Propagas en butagas)
Vullen van de gemerkte verpakking zonder toestemming merkhouder is gebruik in de zin van Benelux merkenrecht.

BenGH 20 december 1993, rolnr. A 92-5 (Daimler Benz/Haze)
Indruk dat het merk van ander wordt gebruikt om reclame te maken, is er sprake van gebruik zonder geldige reden.

BenGH 13 juni 1994, rolnr. A 92-6 (Wolf Oil/Century Oils)
Voor normaal gebruik van het merk is nodig dat gemerkt waren in het verkeer worden gebracht.

BenGH 13 juni 1994, rolnr. A 93-2 (Renault/Reynolds)
Staken van het inbreukmakend gebruik geldt voor de gehele Benelux

HR 28 oktober 1994, BIE 1995, 76 (Ursula Linden/Jeantex) (betere versie gewenst; tip?)
Uit Voorgebruik merk door Jeantex volgt niet dat Ursula Linden daarvan wetenschap "behoorde" te hebben

BenGH 13 december 1994, rolnr. A 93-3 (Motorest/Hody)
Bij verlies van onderscheidend vermogen van een merk, speelt het publiek beslissende rol voor verbod inbreukmakend gebruik.

BenGH 16 december 1994, rolnr. A 93-4 (Tetra Pak)
Recht op depot hangt af van de mogelijkheid bij inwerkingtreding protocol de bescherming in te roepen tegen een jonger teken.

BenGH 16 december 1994, rolnr. A 93-7 (Michelin/Michels)
Wetenschap "behoorde" te hebben; voorgebruik van merk.

BenGH 16 mei 1995, rolnr. A 94-1 (Polyglot)
Betekent niet zonder meer dat het depot niet kan gelden.

BenGH 16 juni 1995, rolnr. A 94-2 (Rivel Rijwiel/CVGV)
Merk door een met de deposant samenwerkende derde.

HR 15 december 1995, BIE 1996, 97 (Levi Strauss /Bacofa)
Tenzij ook anderen "lipjes" hebben gebruikt, zonder dat Levi redelijkerwijs het mogelijke gedaan heeft om te beletten.

HvJ EG 11 juli 1996, zaak C-427/93 (Paranova)
Aanvulling van verzetsrecht tegen verdere verhandeling van zijn product, de reputatie merkhouder niet aantast.

BenGH 19 december 1996, rolnr. A 95-3 (Perner/Pressman; Triomino)
De zorgvuldigheidsnorm als het gaat om een 'gewoon' depot minder streng dan een 'heropnemingsdepot'.

BenGH 20 december 1996, rolnr. A 95-2 (Europabank)
De gemiddelde consument moet een aanwijzing zien in het merk dat de waren van die onderneming afkomstig zijn.

HR 3 januari 1997, IEF 12156 klassiekers merkenrecht (Line Lite/Indoor)
Het gaat de beschrijvende term linelight te monopoliseren - Indoor te verhinderen de term linelight te gebruiken ter aanduiding van haar gelijksoortig product; inburgering is hierbij niet van belang.

HvJ EG 4 november 1997, zaak C-337/95 (Dior/Evora)
Vordering van houder van deze rechten om wederverkoper verbod op te leggen reclame te maken voor verdere verhandeling van product.

HvJ EG 11 november 1997, zaak C-251/95 (Puma/Sabel)
Criterium voor verwarringsgevaar.

HR 5 december 1997, IEF 12156 - klassiekers merkenrecht (Weel/Groeneveld; Route 66/Historic US 66)
Bescherming geografische oorsprong Route66.

BenGH 19 december 1997, rolnr. A 96-2 (Hartvormige gisttabletten)
Wanneer het teken zo gebruikelijk is geworden kan merk zijn bescherming verliezen.

HR 6 februari 1998, BIE 1998, 52 (BMW/Blok)
BMW heeft niet gesteld welk specifiek, van haar belang bij handhaving van haar merkrecht te onderscheiden, belang zij heeft bij handhaving - bij wijze van uitzondering - van dat auteursrecht. Nu de op merkrecht gegronde vordering is afgewezen, komt ook de vordering op grond van auteursrecht niet voor toewijzing in aanmerking.

HvJ EG 16 juli 1998, zaak C-355/96 (Silhouette/Hartlauer)
Wereldwijde merkenrechtelijk uitputting komt een einde.

HvJ EG 29 september 1998, zaak C-39/97 (Canon/Cannon)
De overeenstemming in merken leidt tot verwarringsgevaar over diensten afkomstig van de desbetreffende onderneming.

BenGH 16 december 1998, rolnr. A 95-4 (Dior/Evora)
Merk te midden van andere merken die ernstig afbreuk doen aan het imago van zijn merk.

HvJ EG 23 februari 1999, zaak C-63/97 (BMW/Deenik)
Indruk gewekt dat een commerciele band bestaat tussen de derde en de merkhouder is geen sprake van eerlijk gebruik.

HvJ EG 1 juli 1999, zaak C-173/98 (Sebago)
Toestemming betrekking op elk exemplaar van het product waarvoor de uitputting wordt aangevoerd.

HvJ EG 4 mei 1999, zaak C-109/97 (Windsurfing Chiemsee)
Nadere aanwijzingen voor de aanvaardbaarheid van geografische aanduiding als merk.

HvJ EG 22 juni 1999, zaak C-342/97 (Lloyds/Loint's)
Moet gaan om gemiddeld geinformeerde, omzichtige, gewone cosument van de betrokken waren of diensten.

HvJ EG 14 september 1999, zaak C-375/97 (General Motors/Yplon; Chevy)
Wanneer het bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren of diensten bestemd zijn. In het Beneluxgebied is het voldoende, dat het bekend is bij een aanmerkelijk deel van't desbetreffende publiek in een aanmerkelijk gedeelte van dat gebied, hetgeen in voorkomend geval een gedeelte van één van de Beneluxlanden kan zijn.

BenGH 6 december 1999, rolnr. A 98-1 (Kipling/GB Unic)
De exemplaren van merkhouder daadwerkelijk ter beschikking stellen van afnemer.

HvJ EG 22 juni 2000, zaak C-425/98 (Adidas/Marca)
het uitsluitend recht van de merkhouder hem toestaat aan die derde dat gebruik van't teken te verbieden, wanneer de onderscheidingskracht van't merk zodanig is dat niet uitgesloten is, dat die associatie verwarring kan doen ontstaan.

BenGH 26 juni 2000, rolnr. A 98-2 (Melkunie/BBIE; Biomild)
Een nieuw woord dat is samengesteld uit twee bestanddelen die onderscheidend vermogen missen.

HR 6 oktober 2000, LJN AA7359 (Hermans Groep/Gillette Nederland)
De mogelijkheid van het gebruik van de mesjes Gilette maakt het onvermijdelijk dat Hermans Groep het merk Gilette noemt op de verpakking.

HR 8 december 2000, LJN AA8896 (Rover/Robelcocar)
Bescherming van reclamefunctie van het merk.

HR 23 februari 2001, LJN AB0221 (Chicken Tonight)
Onafhankelijk van de of het merk in de praktijk slechts gebruikt wordt voor die producten waarbij van misleiding geen sprake kan zijn.

HR 30 maart 2001, LJN AB0814 (Chien Pu Wan)
Geen nieuw onderzoek vereist door BMB bij opnieuw depot van een merknaam dat eerder is doorgehaald doordat de merknaam is verworden tot soortnaam.

HR 11 mei 2001, LJN AB1558 (Vredestein)
Een ongunstiger behandeling door een lidstaat van zijn eigen auteursrechthebbenden ten opzichte van buitenlandse auteursrechthebbenden, dan wel van werken van nationale oorsprong ten opzichte van werken van buitenlandse oorsprong, levert niet een door art. 18 VWEU verboden discriminatie op.

HvJ EG 20 september 2001, zaak C-383/99 (P&G/BHIM; Baby-dry)
Ondanks eventueel beschrijvende karakter, voldoende onderscheidend vermogen door ongebruikelijke woordstructuur.

HvJ EG 4 oktober 2001, zaak C-517/99 (Bravo)
Automatisch, of zelfs onbewust wordt het teken geassocieerd met de waar die het vertegenwoordigt.

HvJ EG 20 november 2001, zaak C-414/99 (Davidoff I)
De merkhouder moet ´met zekerheid´ afstand hebben gedaan van zijn recht.

BenGH 29 november 2001, rolnr. A 99-1 (Postkantoor)
Geen beroep op gelijkheidsbeginsel; bij toetsing beschrijvende merken spelen algemene rechtsbeginselen geen bepalende rol.

HR 30 november 2001, LJN AD3936 (Dreentegel II)
De vorm van't product het resultaat is van een binnen zekere (technische) uitgangspunten beperkte keuze‟ sprake kan zijn van een auteursrechtelijk beschermd werk.

HR 15 februari 2002, LJN AD6095 (Jack Daniel’s)
Het moet de merkhouder eenvoudiger worden gemaakt zijn schade als gevolg van inbreuk op zijn merk vergoed te krijgen door een systeem van winstafdracht - waarop aan de inbreukmaker een informatieplicht wordt opgelegd.

HR 5 april 2002, LJN AD8183 (Euromedica/Merck, Sharp & Dohme)
Speciale regels bij veroordelingenop straffe van een dwangsom.

HvJ EG 14 mei 2002, zaak C-2/00 (Hölterhoff/Freiesleben)
Omvang van uitsluitend recht van merkhouder.

BenGH 7 juni 2002, rolnr. A 98-5 (Adidas/Marca I)
Verbodsactie merkgebruik komt merkhouder toe, in kort geding dan wel in bodemprocedure.

HvJ EG 18 juni 2002, zaak C-299/99 (Philips/Remington)
Teken die uitsluitend aan de technische uitkomst valt toe te schrijven kan geen vormmerk zijn.

BenGH 24 juni 2002, rolnr. A 2000-01 (Integro/Interbuy)
Heel gauw mag rechtstreekse betrekking tussen deposant en gebruiker aangenomen.

HvJ EG 19 september 2002, zaak C-104/00 (DKV/BHIM; Companyline)
In casu gaat het om een woordmerk bestaande uit twee beschrijvende termen, zonder dat de combinatie van de twee termen een verbeeldingselement bevat dat de beschrijvende begripsinhoud overstijgt.

HvJ EG 12 november 2002, zaak C-206/01 (Arsenal/Reed)
Gesteld al dat een derde in een procedure wegens merkinbreuk een dergelijk bericht als verweer zou kunnen aanvoeren, dient immers te worden vastgesteld dat in casu niet kan worden uitgesloten dat bepaalde consumenten, met name wanneer de waren hun worden getoond nadat zij door Reed zijn verkocht en de kraam met dit bericht hebben verlaten, in het teken een aanwijzing zien dat de waren afkomstig zijn van Arsenal FC.

HvJ EG 21 november 2002, zaak C-23/01 (Robeco/Robelco)
Artikel 5, lid 5, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) (...), moet aldus worden uitgelegd dat een lidstaat, indien hij dit wil, onder de door hem vastgestelde voorwaarden een merk mag beschermen tegen het gebruik van een teken, anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, wanneer door het gebruik van dit teken zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van't merk.

HvJ EG 12 december 2002, zaak C-273/00 (Sieckman)
Voor een merk is grafische weergave vereist, een geurmerk kan vooralsnog niet worden geregistreerd.

HvJ EG 9 januari 2003, zaak C-292/00 (Davidoff/Gofkid)
De artikelen 4, lid 4, sub a, en 5, lid 2, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) (...), dienen aldus te worden uitgelegd, dat zij de lidstaten de bevoegdheid laten om voor een ingeschreven bekend merk in een specifieke bescherming te voorzien, wanneer het jongere merk of teken dat gelijk is aan of overeenstemt met dit ingeschreven merk, bestemd is om te worden gebruikt of wordt gebruikt voor waren of diensten die gelijk of soortgelijk zijn aan die waarvoor bedoeld merk is ingeschreven.

BenGH 28 februari 2003, rolnr. A 2001-2 (Zoontjes/Kijlstra)
Toewijsbaarheid van een vordering van een gebruiker van een merk die niet de houder van dat merk is.

HvJ EG 11 maart 2003, zaak C-40/01 (Ansul/Ajax)
Normaal gebruik is gebruik voor de waren of diensten met oog op commerciële afzet.

HvJ EG 20 maart 2003, zaak C-291/00 (Arthur & Felicie)
Een teken is gelijk aan een merk wanneer het zonder wijziging of toevoeging alle bestanddelen van het merk afbeeldt.

HvJ EG 8 april 2003, zaak C-53/01 (Linde)
Voor vormmerken geldt geen strenger beoordelingscriterium, perceptie publiek bepaald onderscheidend vermogen.

HvJ EG 8 april 2003, zaak C-244/00 (Van Doren/Lifestyle)
Indien reëel gevaar bestaat dat markten worden afgeschermd kan de bewijslast bij de merkhouder komen te liggen.

HvJ EG 6 mei 2003, zaak C-104/01 (Libertel)
Een kleur kan voldoende zijn om onderscheidend vermogen aan te tonen.

HvJ EG 9 september 2003, zaak C-361/01 (Kik/OHIM)
Regeling van taalgebruik bij Bureau voor harmonisatie binnen interne markt .

HvJ EG 23 oktober 2003, zaak C-191/01P (Doublemint)
De inschrijving van een woord als merk moet op grond van deze bepaling worden geweigerd indien het in minstens één van de potentiële betekenissen een kenmerk van de betrokken waren of diensten aanduidt.

HvJ EG 23 oktober 2003, zaak C-408/01 (Adidas/Fitnessworld)
Een lidstaat die gebruik maakt van de keuzemogelijkheid geboden door artikel 5, lid 2, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) (...), moet de betrokken specifieke bescherming in geval van gebruik door een derde van een jonger merk of teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het ingeschreven bekende merk, verlenen zowel voor niet-soortgelijke waren of diensten als voor waren of diensten die gelijk of soortgelijk zijn aan die waarvoor het bekende merk is ingeschreven.

HvJ EG 27 november 2003, zaak C-283/01 (Shieldmark)
Een notenbalk vormt een deugdelijke grafische weergave van een klankmerk.

BenGH 15 december 2003, rolnr. A 02-2 (LangsVlaamse Wegen)
Merk louter beschrijvend heeft geen onderscheidend vermogen, weigering tot inschrijving.

HvJ EG 7 januari 2004, zaak C-100/02 (Gerri/Kerry)
Auditief verwarringsgevaar tussen herkomstaanduiding-merk niet bepalend, maar of er oneerlijke mededinging is t.o. merkhouder.

HvJ EG 27 januari 2004, zaak C-259/02 (La Mer/Goemar)
Gebruik dient commercieel doel, kan gebruik van het merk door één importeur volstaan voor het bewijs van een normaal gebruik.

HvJ EG 12 februari 2004, zaak C-363/99 (Postkantoor)
Daarvoor moet het woord ofwel door de voor deze waren of diensten ongebruikelijke combinatie een indruk wekken die ver genoeg verwijderd is van de indruk die uitgaat van de eenvoudige aaneenvoeging van de benaming van de bestanddelen, zodat dit woord meer is dan de som van zijn bestanddelen, ofwel moet het woord zijn gaan behoren tot het normale spraakgebruik en aldaar een eigen betekenis hebben gekregen, zodat het voortaan losstaat van zijn bestanddelen.

HvJ EG 12 februari 2004, zaak C-218/01 (Henkel)
Driedimensionaal merk gevormd door productverpakking, gemiddelde consument bepaald onderscheidend vermogen.

HvJ EG 12 februari 2004, zaak C-265/00 (Campina/BMB)
Nieuw woord samengesteld uit bestanddelen die elk kenmerken van betrokken waren of diensten beschrijven.

HvJ EG 28 april 2004, zaak C-3/03 P (Matratzen)
'Matratzen’ kan in Spanje een geldig merk zijn, ook al is het in het Duits volledig beschrijvend voor de waar ‘matrassen.'

HvJ EG 29 april 2004, zaken C-456/01 P, C-457/01 P en C-468/01 P t/m C-472/01 P (Henkel en P&G /OHIM)
Tweekleurig en gekleurd gespikkeld afwasmachineblokje missen ieder onderscheidend vermogen als vorm merk.

HvJ EG 24 juni 2004, zaak C-49/02 (Heidelberger Bauchemie)
Tweekleurig afwasmachineblokje en gekleurd gespikkeld afwasmachineblokje missen ieder onderscheidend vermogen.

HvJ EG 24 juni 2004, zaak C-371/02 (Bostongurka)
De gewone vorm en contourloze nevenschikking van twee kleuren, voldoet niet aan de vereisten van nauwkeurigheid en duurzaamheid.

BenGH 25 juni 2004, rolnr. A 03-1 (Winner Taco)
Geen depot te kwader indien deposant voor-voorgebruiker is.

HvJ EG 16 september 2004, zaak C-329/02P (Sat.2)
Merken met een woord-cijferelement worden in de telecommunicatiesector vaak gebruikt, kunnen onderscheidend vermogen hebben.

HvJ EG 16 september 2004, zaak C-404/02 (Nichols)
Bij geslachtsnamen als merknaam worden dezelfde criteria gebruikt als bij andere woordmerken.

HvJ EG 7 oktober 2004, zaak C-136/02(Mag Instruments)
Ook mogelijk in gevallen van hoogwaardig industrieel ontwerp dat voldoende onderscheidend vermogen ontbreekt.

HvJ EG 21 oktober 2004, zaak C‑64/02P (Das Prinzip der Bequemlichkeit)
Bij beoordeling onderscheidend vermogen slagzinnen geleden zelfde maatstaven als bij woordmerken.

HvJ EG 30 november 2004, zaak C-16/03 (Peak Holding)
Niet geacht in de handel te zijn gebracht wanneer de merkhouder zijn merkvoorziene waren niet heeft kunnen verkopen.

BenGH 1 december 2004, rolnr. A 99-1 (KPN/BMB; Postkantoor)
Inschrijving die bestaat uit aanduiding van diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd, is niet geoorloofd.

HR 28 januari 2005, BIE 2005, 81 (Nauta Dutilh/Lensen Advocaten; stip)
Afbeeldingen die van dien aard zijn dat zij niet als onderscheidingsteken zijn aan te merken, zoals een stip.

HvJ EG 17 maart 2005, zaak C-228/03 (Gillette)
Een derde die een merk gebruikt om de bestemming van het door hem in de handel gebrachte product aan te geven, betekent niet dat hij dit product voorstelt als een product met dezelfde kwaliteit of kenmerken.

HvJ EG 7 juli 2005, zaak C-353/03 (Nestlé/Mars)
Inburgering vormmerk door gebruik van dit merk als deel van of in samenhang met een ingeschreven merk

HvJ EG 7 juli 2005, zaak C-418/02 (Praktiker Bau)
Geen nadere specificatie nodig waar de merkinschrijving betrekking op heeft dan diensten zoals 'detaildiensten'.

HvJ EG 6 oktober 2005, zaak C-120/04 (Thomson Life)
Ondanks dat merk en teken niet in totaliteit overeenkomt, kan er toch sprake zijn van verwarringsgevaar.

HvJ EG 18 oktober 2005, zaak C-405/03 (Class/SKB)
Wezenlijk belang dat dezelfde wettelijke bescherming merkrecht wordt geboden.

BenGH 24 oktober 2005, rolnr. A 04-5 (Dior/Delhaize)
Onderneming buiten verdeelcircuit van merkhouder moet zich vergewissen geen inbreuk te maken op merkrecht.

HR 23 december 2005, LJN AU2850 (Sidoste/Bonnie Doon)
Wegens geen normaal merk gebruik; onvoldoende grond voor nietigheid van het merk.

HvJ EG 12 januari 2006, zaak C-361/04 (Picasso/Picaro)
Visuele en fonetische overeenstemming zorgt voor verwarringsgevaar.

HvJ EG 9 maart 2006, zaak C-421/04 (Matratzen Concord/Hukla)
Ook al is het beschrijvend in een andere taal, dan doet dit niet in alle gevallen afbreuk aan het onderscheidend vermogen.

HvJ EG 23 maart 2006, zaak C-206/04P (Sir/Zihr)
Alleen auditieve overeenstemming in dit geval onvoldoende om inbreuk aan te nemen

HvJ EG 30 maart 2006, zaak C-259/04 (Elizabeth Emanuel)
Merknaam van een natuurlijk persoon alleen geweigerd wanneer het tot misleiding publiek leidt.

HvJ EG 27 april 2006, zaak C-145/05 (Levi Strauss/Casucci)
Onderscheidend vermogen+ uitgaan van de opvatting van't in aanmerking komende publiek op het tijdstip waarop het inbreukmakende gebruik is begonnen.

HvJ EG 11 mei 2006, zaak C-416/04P (Vitafruit)
Minimis regel is niet vereist.

HvJ EG 22 juni 2006, zaak C-24/05 (Werther's Original)
Een driedimensionaal merk kan, ook in combinatie met een woord- of beeldmerk, onderscheidend vermogen krijgen.

HvJ EG 7 september 2006, zaak C-108/05 (Europolis)
Voor het aldus gedefinieerde taalgebied moet worden beoordeeld of de betrokken kringen, althans een aanzienlijk deel ervan, de betrokken waar of dienst op basis van't merk als van een bepaalde onderneming afkomstig identificeren.

HvJ 20 september 2006 zaak C-371/06 (G-Start/Benetton)
Artikel 3, lid 1, sub e, betrekking heeft op bepaalde tekens die geen merk vormen en een eerste obstakel is dat de inschrijving van een teken dat uitsluitend bestaat in de vorm van een waar, kan verhinderen, zodat reeds wanneer één van de in die bepaling vermelde gevallen zich voordoet, het teken dat uitsluitend bestaat uit de vorm van de waar niet als merk kan worden ingeschreven.

HR 17 oktober 2006, LJN AW0484 (Canomatic)
Nabootsing in strafrechtelijk zin sluit aan bij het vereiste dat door grote gelijkenis verwarringsgevaar ontstaat.

HvJ EG 25 januari 2007, zaak C-48/05 (Opel/Autec)
Wanneer een merk met name voor auto’s is ingeschreven, vormen het aanbrengen door een derde, zonder toestemming van de merkhouder, van een aan dat merk gelijk teken op schaalmodellen van voertuigen van dat merk om deze voertuigen getrouw na te bootsen, en het in de handel brengen van deze schaalmodellen geen gebruik van een aanduiding inzake een kenmerk van deze schaalmodellen, in de zin van artikel 6, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104.

HvJ EG 25 januari 2007, zaak C-425/98 (Dyson)
Anders dan de aanvragen die hebben geleid tot de reeds aangehaalde arresten Sieckmann en Shield Mark, kan het voorwerp van de aanvraag in het hoofdgeding derhalve een veelheid aan verschillende verschijningsvormen aannemen en is het dus niet bepaald.

HR 16 februari 2007, LJN AY9707 (Adidas/Marca II)
Dient bij de bepaling van de beschermingsomvang ingeburgerd merk rekening te worden gehouden met het algemeen belang?

HvJ EG 19 april 2007, zaak C-273/05P (Celltech)
Beschrijvende aanduidingen voor waren of diensten afwijsbaar indien concurrentievoordeel kan ontstaan.

HvJ EG 12 juni 2007, zaak C-334/05P (Limonchelo)
De overeenstemming van merken wordt beoordeeld naar dominante bestanddeel, indien ander bestanddelen verwaarloosbaar.

HvJ EG 14 juni 2007, zaak C-246/05 (Armin Häupl/Lidl)
Prejudiciële beslissing over normaal gebruik van merk en het begrip “ datum waarop ‚de inschrijvingsperiode is voltooid’”

HvJ EG 11 augustus 2007, zaak C-17/06 (Céline)
Wanneer het gebruik van een maatschappelijke benaming, een handelsnaam of een bedrijfsembleem beperkt is tot het identificeren van een vennootschap of tot het aanduiden van een onderneming, kan dit derhalve niet worden aangemerkt als gebruik „voor [...] waren of diensten”

BenGH 11 februari 2008, rolnr. A 06-4 (Ondeo/Michel)
Inbreuk ter kwader trouw is alleen in gevallen van moedwillige/opzettelijke inbreuk.

HvJ EG 10 april 2008, zaak C-102/07(Adidas/Marca III)
Het gevaar van associatie is geen criterium voor het beoordelen van overeenstemmende merken.

HvJ EG 12 juni 2008, zaak C-533/06 (O2/Hutchinson)
Indien is voldaan aan alle in artikel 5, lid 1, sub b, van richtlijn gestelde voorwaarden om het gebruik van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met een ingeschreven merk, te verbieden, kan de vergelijkende reclame waarin gebruik wordt gemaakt van genoemd teken, echter onmogelijk voldoen aan de in artikel 3 bis, lid 1, sub d, van richtlijn 97/55, genoemde voorwaarde voor geoorloofdheid.

HvJ EG 27 november 2008, zaak C-252/07(Intel)
De omstandigheid dat het jongere merk het bekende oudere merk in gedachten oproept bij de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument, staat gelijk met het bestaan van een verband, in de zin van't reeds aangehaalde arrest Adidas-Salomon en Adidas Benelux, tussen de conflicterende merken.

HvJ EG 23 april 2009, zaak C-59/08 (Dior/Copad)
Verkoop van met merk voorziene waren aan discounters in strijd met bepaling van licentieovereenkomst, afbreuk aan reputatie van't merk.

HvJ EG 11 juni 2009, zaak C-529/07(Lindt/Hauswirth)
Relevante criteria voor beoordeling van ‚kwade trouw’ van aanvrager bij indiening van gemeenschapsmerkaanvraag.

HvJ EG 18 juni 2009, zaak C-487/07 (L'Oreal/Bellure)
Het voordeel dat voortvloeit uit het gebruik door een derde van een teken dat overeenstemt met een bekend merk, wordt door die derde ongerechtvaardigd uit dat onderscheidend vermogen of die reputatie getrokken wanneer hij door dit gebruik in het kielzog van't bekende merk probeert te varen om te profiteren van de aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige van dat merk, en om zonder financiële vergoeding profijt te halen uit de commerciële inspanning die de houder van't merk heeft geleverd om het imago van dit merk te creëren en te onderhouden.

HvJ EG 6 oktober 2009, zaak C-301/07(Pago/Tirolmilch)
Bij het onderzoek van deze voorwaarde dient de nationale rechter alle relevante omstandigheden van't geval in aanmerking te nemen, zoals, met name, het marktaandeel van't merk, de intensiteit, de geografische omvang en de duur van't gebruik ervan, en de omvang van de door de onderneming verrichte investeringen om het bekendheid te geven

HR 20 november 2009, LJN BJ6999 (Lego/Mega Brands)
De behoefte aan standaardisatie (i.c. compabiliteit en uitwisselbaarheid) een kan rechtvaardigingsgrond zijn voor verwarringwekkend nabootsen en dit kan worden aangetoond met een marktonderzoek.

HvJ EU 23 maart 2010, zaak C-236/08 (Google Adwords)
Artikel 5, lid 1, sub a, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) (...) en artikel 9, lid 1, sub a, van verordening (EG) nr. 40/94 (...) moeten aldus worden uitgelegd dat de houder van een merk gerechtigd is een adverteerder te verbieden om op basis van een trefwoord dat gelijk is aan dat merk en dat door die adverteerder zonder toestemming van deze houder is geselecteerd in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst op internet, reclame te maken voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is, wanneer die reclame het voor de gemiddelde internetgebruiker onmogelijk of moeilijk maakt om te weten of de waren of diensten waarop de advertentie betrekking heeft, afkomstig zijn van de merkhouder of een economisch met hem verbonden onderneming, dan wel, integendeel, van een derde.

HvJ EU 8 juli 2010, zaak C-558/08 (Portakabin/Primakabin)
Artikel 6 van richtlijn 89/104 (...), moet aldus worden uitgelegd dat wanneer het gebruik door adverteerders van tekens die gelijk zijn aan of overeenstemmen met merken als zoekwoorden in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst op internet kan worden verboden ingevolge artikel 5 van die richtlijn, deze adverteerders zich in het algemeen niet op de in dit artikel 6, lid 1, vermelde uitzondering kunnen beroepen om aan dat verbod te ontkomen.

HvJ EG 14 september 2010, zaak C-48/09P (Lego)
Uitsluiting van technische vormen in het merkenrecht in verband met LEGO-blokje.

Heeft u een afschrift van een 'klassieker' die nog niet digitaal beschikbaar is, of meent u dat een andere inhoudsindicatie treffender is, tipt u dan de redactie: redactie@ie-forum.nl. Leest u vooral ook het Overzicht merkenrechtpraktijk HvJ EU, een zogenaamd, continue bijgewerkt living document, over aanhangige procedures en de meer recente uitspraken, IEF 10734.

Rechtbank van Koophandel Brussel 6 juli 2012, nr. A/12/03823 (Alken-Maes Brouwerijen N.V. tegen InBev Belgium N.V.)

Uitspraak ingezonden door Jeroen Muyldermans, Altius.

Merkenrecht. Kleurmerk.

Alken-Maes is de producent van bieren die zij op de markt brengt in de Benelux onder de naam Maes en de blauwe kleur. Alken-Maes is houder van het kleurmerk PMS 2748C.
Dit kleurmerk wordt door Alken-Maes gebruikt voor het op de markt brengen van bier in blik en in fles. Inbev brengt bier op de markt onder de woordmerken Jupiler en Stella Artois. De aankleding van het bier Jupiler Blue (in 2006 door Inbev gelanceerd) wordt door Alken-Maes als inbreukmakend beschouwd omdat gebruik wordt gemaakt van het kleurmerk van Alken-Maes.

De rechtbank oordeelt dat het kleurmerk blauw, bekend in heel België, is ingeburgerd, waardoor het kleurmerk onderscheidend vermogen heeft verkregen. Nu de vordering zich enkel richt op België, is het niet van belang dat het merk niet is ingeburgerd in Nederland en Luxemburg. Door de rechtbank wordt vastgesteld dat er sprake is van inbreuk op het kleurmerk van Maes. Met betrekking tot het ongerechtvaardigd voordeel trekken uit het onderscheidend vermogen en reputatie van Maes, oordeelt de rechtbank dat het gebruik van een minstens zeer overeenstemmende kleur blauw voor identieke concurrerende producten ervoor zorgt dat het kleurmerk aan exclusiviteit inboet. Het argument dat Jupiler veel bekender is dan Maes is irrelevant. Alken-Maes kan zich succesvol beroepen op artikel 2.20 lid 1, sub c BVIE.

De rechtbank veroordeelt Inbev tot het staken van de inbreuken onder last van een dwangsom, tot het terugtrekken van de inbreukmakende producten en het betalen van de proceskosten.

Gelet op het onvolmaakte beeld dat de consument van het kleurmerk blauw van Alken-Maes heeft en gelet op de vluchtige perceptie van het relevante publiek die de betrokken waren meestal op enige afstand, in de winkelrekken, waarneemt, zal de consument merk en teken als identiek beschouwen.

De inbreuk op het kleurmerk MAES in de zin van artikel 2.20.1.a staat bijgevolg vast.

Uit het door eiseres voorgelegde marktonderzoek (haar stuk IV.10) blijkt duidelijk dat het blauwe kleurmerk van Alken-Maes wel degelijk bekend is als merk. Het feit dat het kleurmerk blauw als dusdanig nooit zelfstandig gebruikt wordt door de merkhouder, zonder 'Maes' is irrelevant. Gezien een kleurmerk als dusdanig nooit zelfstandig wordt gebruikt door de merkhouder maar steeds in combinatie met één of meer verbale merken, kan de bekendheid van het kleurmerk zonder meer worden afgeleid uit het intensieve gebruik ervan in combinatie met die andere merken.

Gelet op het feit dat Alken-Maes door het langdurig gebruik van de blauwe kleur een belangrijke reputatie heeft opgebouwd en de consument de blauwe kleur associeert met 'Maes', kan worden aangenomen dat de introductie van de BLUE verpakking tot doel heeft om ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit- of mee te liften op- het onderscheidend vermogen van het kleurmerk van Alken-Maes zodat BLUE bij de introductie ervan meteen een impuls krijgt, temeer daar BLUE naast MAES in de rekken van de supermarkten wordt gepositioneerd.

De kleur blauw voor BLUE doet afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het kleurmerk van Alken-Maes;

Het gebruik van een minstens zeer overeenstemmende kleur blauw voor identieke en concurrerende producten, met name pilsbier, heeft tot risico dat het kleurmerk aan exclusiviteit inboet en mettertijd niet meer in staat zal zijn om een onmiddelijke associatie op te roepen met de waren waarvoor het is ingeschreven;

Het argument dat Jupiler veel bekende is dan Maes is irrelevant;

De gemiddeld aandachtige consument kan bijgevolg, na een globale vergelijking, worden misleid en de betrokken pilsbieren kunnen zelfs als identiek of overeenstemmend worden waargenomen. Hij kan althans door dat teken van Inbev aan het merk van Alken-Maes worden herinnerd. De gelijkwaardige schikken in de geometrie van de verbale elementen BLUE en MAES en het gebruik van dezelfde of zeer overeenstemmende kleuren (blauw en wit) zullen dezelfde totaalindruk overbrengen en aanleiding kunnen geven tot verwarring.

HvJ EU 19 juni 2012, zaak C-307/10 (The Chartered Institute of Patent Attorneys, IP Translator) - persbericht

Prejudiciële vragen gesteld door High Court of Justice England & Wales, Verenigd Koninkrijk.

In navolging van IEF 10583 (Concl. AG IP Translator). Merkenrecht, duidelijkheid en nauwkeurigheid.

Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten moet aldus worden uitgelegd dat zij oplegt dat de waren of diensten waarvoor de merkbescherming wordt gevraagd, door de aanvrager voldoende duidelijk en nauwkeurig worden omschreven opdat de bevoegde autoriteiten en de marktdeelnemers louter op basis daarvan de omvang van de merkbescherming kunnen bepalen.

Richtlijn 2008/95 moet aldus worden uitgelegd dat zij niet in de weg staat aan het gebruik van de algemene benamingen van de hoofdklassen van de classificatie bedoeld in artikel 1 van de Overeenkomst van Nice betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten voor de inschrijving van merken, die door de diplomatieke conferentie van Nice is aangenomen op 15 juni 1957, laatstelijk herzien te Genève op 13 mei 1977 en gewijzigd op 28 september 1979, voor de omschrijving van de waren en diensten waarvoor de merkbescherming wordt gevraagd, voor zover een dergelijke omschrijving voldoende duidelijk en nauwkeurig is.

De aanvrager van een nationaal merk die voor de omschrijving van de waren of diensten waarvoor hij merkbescherming vraagt, gebruikmaakt van alle algemene benamingen van een specifieke hoofdklasse van de in artikel 1 van deze Overeenkomst van Nice bedoelde classificatie, moet nader toelichten of zijn aanvraag betrekking heeft op alle in de alfabetische lijst van deze klasse opgenomen waren of diensten dan wel op slechts bepaalde van deze waren of diensten. In het geval dat de aanvraag slechts betrekking heeft op bepaalde van deze waren of diensten, is de aanvrager verplicht nader toe te lichten welke tot deze klasse behorende waren of diensten worden bedoeld.

Vragen:

Is het in de context van [merkenrechtRichtlijn]:
- noodzakelijk dat de verschillende waren of diensten waarop een merkaanvraag betrekking heeft, met enige mate van duidelijkheid en nauwkeurigheid worden omschreven, en zo ja, met welke mate;
- toelaatbaar dat gebruik wordt gemaakt van de algemene bewoordingen van de hoofdklassen van de internationale classificatie van de waren en diensten volgens de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 (zoals periodiek herzien en gewijzigd) ter omschrijving van de verschillende waren of diensten waarop een merkaanvraag betrekking heeft;
- noodzakelijk of toelaatbaar dat een dergelijk gebruik van de algemene bewoordingen van de hoofdklassen van de voornoemde internationale classificatie van waren en diensten wordt uitgelegd volgens mededeling nr. 4/03 van de President van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt van 16 juni 2003 (PB BHIM 2003, blz. 1647)?

Op andere blogs:
AOMB (Koerswijziging in classificaties)
DeBrauwBlackstoneWestbroek (use of class headings in trademark registration is a risk)
Dirkzwagerieit (Hof van Justitie: waren en diensten van merk moeten duidelijk en nauwkeurig worden omschreven)
DPMA (Hinweis auf die unveränderte Praxis des DPMA nach der Entscheidung des EuGH vom 19. Juni 2012, C-307/10 - IP Translator)
IE-Forum (IP-Translator arrest: stap in goede richting of gemiste kans?)
Hogan Lovells (Specifications in Community Trademark Applications – IP TRANSLATOR and Further Consequences )
IE-Forum (BBIE verduidelijkt toepassing na HvJ EU IP Translator)
IE-Forum (BMM reactie aan BMM IP Translator)
IPKat (IP TRANSLATOR: a sun-drenched perspective)
IPKat (Classes, clarity and confusion: the legacy of IP Translator)
IPKat (Why not everyone is happy to tick the box)
IPKat (IP TRANSLATOR One Year On: Quo Vadis?)
KSNH (CJEU ‘Class Headings’ Case C-307/10 ‘IP TRANSLATOR’ – Final Judgement Is Out)
KSNH (Brand Owner’s Association Opposes OHIM’s Interpretation of IP TRANSLATOR judgement (CJEU C-307/10))
Marques (Stop press: IP Translator decision)
Marques (MARQUES speaks out on IP Translator)
Nederlandsch Octrooibureau (De IP TRANSLATOR zaak: grote veranderingen in de wijze van merkbescherming)
OHIM (press release)
Zacco (Change in Practice for Community Trademarks covering class headings)

Gerecht EU 14 juni 2012, zaak T-293/10 (Seven Towns tegen BHIM/Représentation de sept carrés en différentes couleurs) 

Procesrecht. Gemeenschapsmerkrecht. Kleurmerk.

Tegen de afwijzing van de kleurmerkaanvraag heeft Seven Towns Ltd (producent van onder meer de 'Rubix kubus') beroep ingediend. De Kamer van Beroep vernietigt de afwijzing van de gemeenschapsmerkaanvraag. Middel: geen eerbiediging van de beginselen van behoorlijke procesvoering en van het recht van de verzoekster op een eerlijk proces.

Het Gerecht EU verwerpt het beroep. Seven Towns Ltd voert grieven aan met betrekking tot de procedurele afwikkeling van de merkaanvraag. Zij stellen onder meer dat het BHIM het onderzoek onjuist en niet legitiem heeft uitgevoerd. De Kamer van Beroep concludeert dat dit niet het geval is nu door aanvrager het kleurmerk niet voldoende grafisch is weergegeven. Voor een gemiddelde consument blijkt niet uit de merkaanvraag dat het gaat om een kleurmerk voor de vlakken van de zogenaamde 'rubik's kubus'. De aanvrager is er niet in geslaagd een grafische voorstelling van het merk weer te geven. Hierdoor is de merkaanvraag gerechtvaardigd afgewezen. Het beroep wordt derhalve verworpen.

58 Moreover, the Board of Appeal observed that it is highly unlikely that anyone would infer from the information set out in paragraphs 2 to 4 above that the trade mark application had anything to do with the world-famous puzzle known as Rubik’s cube, in respect of which the applicant is the proprietor of a Community three-dimensional trade mark which was published with a description that is substantially the same as the description set out in paragraph 4 above. Consequently, while the Board of Appeal may conclude that the trade mark applied for in the present case is related to Rubik’s cube and that the aforementioned description is intended to describe the systematic arrangement of colours used on Rubik’s cube, the Board of Appeal indicates that it is only able to reach that conclusion as a result of the aforementioned additional information, that is to say after being given some very strong clues about the true nature of the mark applied for. Without those clues and solely on the basis of the information set out in paragraphs 2 to 4 above, the Board of Appeal is of the opinion that ‘a reasonably observant person would not realise that the colour mark applied for in the present case relates to the colour scheme used on the classic version of Rubik’s cube’, which enables it to conclude that ‘[t]he applicant has failed to provide a graphic representation that is clear, concise, easily accessible and intelligible’.

59 Before addressing the applicant’s criticisms of the actual result of the examination set out in the contested decision, it must be noted that the Board of Appeal’s statement in recital 17 of that decision, according to which the examination was undertaken from the point of view of a ‘reasonably observant person with normal levels of perception and intelligence’, must be read by reference to the previous statement, in recital 15, that the category of persons concerned refers in particular to ‘other traders’ who must be able to know the precise scope of the protection granted to the marks already in the register. The entry of the mark in a public register has the aim of making it accessible to the competent authorities and to the public, particularly to economic operators (Heidelberger Bauchemie, cited above in paragraph 50, at paragraph 28), and the persons concerned must therefore be able to find out what signs are protected and adjust their conduct accordingly. As no reason has been put forward in the present case to justify particular characteristics of the consumers or traders concerned, the Board of Appeal’s reference, in recital 17 of the contested decision, to ‘normal levels of perception and intelligence’ is to be interpreted as meaning that the persons concerned are average consumers and traders.

Op andere blogs:
Marques (Rubik's Cube and geometry lesson in General Court)

Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 29 mei 2012, KG ZA 12-356 (CleanLeaseFortex tegen Lips c.s.), LJN BW7044

Uitspraak mede ingezonden door Carja Mastenbroek, DLA Piper.

Beneluxwoord-/beeldmerk. Kleur als onderdeel van een merkinschrijving, professionele textielreinigingsmarkt.

CleanLeaseFortex en Synergyhealth zijn beide actief op de professionele textielreinigingsmarkt. Zij leveren diensten op het gebied van zogenoemd integraal textielbeheer aan bedrijven en instellingen in de gezondheidszorg en – in mindere mate – horeca, recreatie en industrie. Ziekenhuizen en andere instellingen laten hun textielbeheer doorgaans verzorgen door één zogenoemde textielbeheerder. Om textiel te onderscheiden maken zij gebruik van wasetiketten en labels in textiel, zodat eventueel opgehaald 'vreemd' textiel kan worden onderscheiden van eigen producten. Uit kostenoverweging wordt het woord/beeldmerk zonder kleur gebruikt.

4.9. CleanLeaseFortex baseert haar merkenrechtelijke vorderingen (uitsluitend) op de gestelde visuele overeenstemming tussen haar merken en de tekens die Synergyhealth gebruikt. Daarvan is volgens CleanLeaseFortex sprake omdat de door Synergyhealth gebruikte tekens gelijk zijn aan haar merken wat betreft lettertype, opbouw en kleurgebruik.

Dat wijst de voorzieningenrechter van de hand. Het enige wat wel overeenstemt is dat in de merken en tekens gebruik wordt gemaakt van de combinatie donkerblauw / lichtblauw, waarbij het eerste (grotere) deel van het woord donkerblauw is en tweede (kleinere) deel van het woord lichtblauw. De visuele overeenstemming is niet zodanig dat er van overeenstemming kan worden gesproken in de zin van sub b of sub c BVIE. Dat het gebruik van de tekens zou leiden tot substantieel meer verwisseling van textiel of de verwerking van 'vreemd' textiel zou bemoeilijken, zoals CleanLeaseFortex heeft gesteld, kan voorshands niet worden aangenomen. De vorderingen worden afgewezen.

4.16.  In aanmerking genomen de omstandigheid dat naar voorlopig oordeel juist het woord- en beeldelement van de merken het onderscheidend vermogen daarvan - ook in visueel opzicht - in belangrijke mate bepalen en de afwezigheid van auditieve en begripsmatige overeenstemming tussen de merken en de door Synergyhealth gebruikte tekens, leidt het enkele overeenstemmende kleurgebruik in de tekens van Synergyhealth voorshands niet tot de vereiste overeenstemmende totaalindruk tussen merken en tekens. Inbreuk op de merken van CleanLeaseFortrex door het gebruik van de tekens door Synergyhealth kan dan ook reeds daarom niet worden aangenomen.

Lees het vonnis hier  (grosse KG ZA 12-356 en LJN BW7044)

Hof 's-Gravenhage 17 januari 2012, LJN BV3748 (Truvo Belgium Comm.V. tegen Detemedien Deutsche Telekom Medien GmbH) - grosse zaaknr. 200.082.649/01

Met dank aan Linda Brouwer, Bird & Bird.

Merkenrecht. Is er sprake van normaal gebruik van de ingeroepen merken GELBE SEITEN, GELE BLADZIJDEN, YELLOW PAGES en PAGES JAUNES.

De omstandigheid dat in en op allerlei verschillende (bedrijven)gidsen en websites op dit gebied de kleur geel gebruikt wordt, is veeleer een aanwijzing dat geel voor waren en diensten op dit gebied niet onderscheidend is (r.o. 10 ad b). Er is geen normaal gebruik aangetoond PAGES JAUNES, GELE BLADZIJDEN en GELBE SEITEN.

Het merk YELLOW PAGES is wel normaal gebruikt voor klasse 35, reclame verzameling/vastlegging gegeven. Hoewel niet uit enig stuk of enige stelling valt af te leiden dat het merk is gebruikt voor de waren in klasse 9, computers en beeld- en geluiddragers.

Het hof oordeelt dat er geen auditieve of visuele overeenstemming bestaat, zodat niet van verwarringsgevaar tussen GELBE SEITEN en YELLOW PAGES kan worden gesproken. Gelet op de vertaalslag, voor het Nederlandstalige en Franstalige publiek vaak een dubbele vertaalslag (namelijk van het Duits naar het Nederlands/Frans en dan naar het Engels) die nodig is voor begripsmatige overeenstemming, is het hof van oordeel dat de totaalindruk meer wordt bepaald door de visuele en auditieve verschillen dan door de (indirecte) begripsmatige overeenstemming. Deze overeenstemming wordt door deze verschillen geneutraliseerd. Het bovenstaande leidt tot het oordeel dat verwarringsgevaar niet kan worden aangenomen.

10. Ad b. De producties A4 tot en met Al 1 betreffen uitdraaien van websites over drukwerken en drukwerken met de namen MOBILO, ZOOM, GOUDEN GIDS en YELLOW PAGES, waarin de kleur geel en/of geLe bladzijden voorkomen en websites waarin de aanduidingen GOLDENPAGES, GOUDENG1DS, YELLOWPAGES en PAGESDOR en de kleur geel voorkomen. Nog daargelaten dat van het grootste deel van de producties niet blijkt dat zij uit de relevante periode dateren, komen de merken PAGES JAUNES, GELE BLADZIJDEN en GELBE SEITEN niet voor. Het gebruik van de kleur geel kan niet worden aangemerkt als gebruik van de merken. De omstandigheid dat in en op allerlei verschillende (bedrjven)gidsen en websites op dit gebied de kleur geel gebruikt wordt, is veeleer een aanwijzing dat geel voor waren en diensten op dit gebied niet onderscheidend is.

11. Het bovenstaande brengt mee dat naar het oordeel van het hof Truvo niet heeft aangetoond dat zij haar merken PAGES JALJNES, GELE BLADZIJDEN en GELBE SEITEN normaal (als merk) heeft gebruikt. De grieven 2 en 3 falen derhalve. Het hof wijst er nog op dat het Hof van Beroep te Brussel in het beroep van Truvo in een andere oppositiezaak tegen AlfTemme van 16 februari 2010 (Nr 2008/ARJ2212) eveneens tot het oordeel kwam dat de door Truvo overgelegde bewijsstukken niet dienstig zijn om het gebruik van het merk PAGES JAUNES in de periode van 24 februari 2001 tot en met 24 februari 2006 te staven.

13. Truvo stelt dat zij haar merken ook normaal heeft gebruikt voor de waren en diensten waarvoor deze merken zijn ingeschreven in de klassen 9 en 35 (vergelijk de als productie 9 bij het beroepsschrift overgelegde merkinschrijving). Het hof is van oordeel dat niet uit enig stuk of enige stelling valt af te leiden dat het merk gebruikt is voor de waren in klasse 9 waarvoor het is gedeponeerd, kort gezegd computers en beeld- en geluiddragers. Wel zijn de merken naar het oordeel van het hof normaal gebruikt voor de diensten in klasse 35 waarvoor zij zijn ingeschreven, kort gezegd dienstverlening op het gebied van reclame en op het gebied van verzameling, vastlegging en verwerking van gegevens. 

16. Het hof is van oordeel dat tussen het teken en het merk geen visuele en auditieve overeenstemming bestaat. Door de advocaat van Truvo is, na een betoog dat vanwege de begripsmatige overeenstemming ook sprake is van visuele en auditieve overeenstemming, tijdens de mondelinge behandeling erkend dat geen sprake is van auditieve en visuele overeenstemming. Wel is sprake van begripsmatige overeenstemming, zij het dat daarvoor een vertaalsiag nodig is van het Duits naar het Engels. Voor zover Truvo bedoelt te betogen dat artikel 2.20, lid 4, BVIE (Het uitsluitend recht op een merk luidende in één der nationale ofstreektalen van het Benelux-gebie strekt zich van rechtswege uit over zijn vertaling in een andere dezer talen) van toepassing is omdat Engels een verdragstaal zou zijn, althans daarmee gelijkgesteld zou moeten worden, faalt dit betoog, zoals ook al valt af te leiden uit de tweede zin van deze bepaling (De beoordeling van de overeenstemming voortvloeiende uit vertalingen in een ofmeer aan het genoemde gebied vreemde talen geschiedt door de rechter). Deze bepaling heeft een beperkte strekking en is wellicht in strijd met de merkenrichtlijn, zodat er in ieder geval geen reden is voor een ruime of analoge toepassing. Voorts is het hof van oordeel dat het merk, gelet op zijn beschrijvende onderdelen (gele bladzijden voor de gele bladzijdenrubriek in telefoonboeken en dergelijke), van huis uit een beperkte beschermingsomvang heeft, terwijl Truvo in het kader van het verwarringsgevaar niet voldoende onderbouwd gesteld heeft dat het merk door gebruik een grote beschermingsomvang heeft gekregen. De stelling van Truvo dat “het Yellow Pages-format” wereldberoemd is, wil niet zeggen dat het onderhavige merk bekend is. En tegendeel, met dit wereldberoemde Yellow-Pages-.format doelt Truvo kennelijk op het wereldwijde gebruik van de aanduiding yellow pages om een service directory aan te duiden. Hierdoor wordt het beschrijvende karakter van de aanduiding benadrukt. Gelet op de vertaalslag (die voor het Nederlandstalige en Franstalige publiek ook nog vaak zal neerkomen op een dubbele vertaalslag van het Duits naar het Nederlands/Frans en dan naar het Engels) die nodig is voor begripsmatige overeenstemming, is het hof van oordeel dat de totaal indruk van het teken en het merk meer worden bepaald door de visuele en auditieve verschillen dan door de (indirecte) begripsmatige overeenstemming en deze overeenstemming door deze verschillen wordt geneutraliseerd. 1-let bovenstaande leidt tot het oordeel dat verwarringsgevaar niet kan worden aangenomen. Dit geldt temeer nu moet worden uitgegaan van een geringe beschermingsomvang van het merk. 

Inmiddels ook op de BBIE-site: hier, LJN, schone pdf.
Op andere blogs:
DomJur

Rechtbank 's-Gravenhage 7 september 2011, HA ZA 09-589 (General Biscuits tegen Hoppe)

Met gelijktijdige dank aan Hub Harmeling, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP en Ernst-Jan Louwers, Louwers IP | Technology advocaten.

In navolging van IEF 8004. Merkenrecht, auteursrecht, slaafse nabootsing inzake (zoute) koekjes. De "visuele impact"  van de wijze waarop de ingeroepen kleurindicaties worden gebruikt. Over het marktleiderseffect bij onderzoek naar verwarringgevaar en de noodzaak van een aanvullend onderzoek met een controle groep.

Grensoverschrijdend inbreukverbod op het ingeroepen Gemeenschapsmerk. Geen belang auteursrechtinbreukverbod noch slaafse nabootsing. Reconventionele vorderingen worden afgewezen. Vordering toegewezen: registeraccountant krijgt opdracht, retourneren (recall) van Apéro-verpakkingen.

Marktleiderseffect bij marktonderzoek 4.15. Het overgelegde in opdracht van General Biscuits uitgevoerde marktonderzoek naar verwarringsgevaar in Nederland is op zichzelf niet concludent te achten voor de inbreukvraag. Voor vragenlijstonderzoek naar verwarringsgevaar waarbij een zogenoemde stimulus in de vorm van (een afbeelding van) een Apéro-verpakking wordt getoond aan een steekproef uit het in aanmerking te nemen publiek, is noodzakelijk dat met een in samenstelling vergelijkbare controlegroep gewerkt wordt, aan wie een alternatieve, goed afwijkende verpakking wordt getoond⁴. Zo’n opzet maakt uitfiltering van een marktleiderseffect of grote bekendheid van het “aanvallende” merk mogelijk. Gelet op de onbestreden gelaten omzet-, marktaandeel- en mediauitgavencijfers met betrekking tot TUC koekjes in Nederland en België (prod. 2 General Biscuits) moet van een dergelijke positie op de Beneluxmarkt worden uitgegaan. In het in opdracht van General Biscuits uitgevoerde onderzoek is van een dergelijke opzet met een controlegroep geen sprake.

 

Merkinbreuk sub b 4.6. Vast staat dat Hoppe haar Apéro-verpakking gebruikt voor dezelfde waren – zoute koekjes/biscuits – als die waarvoor General Biscuits haar ingeroepen merken (onder meer) heeft geregistreerd. Des te groter de warensoortgelijkheid, des te eerder is sprake van overeenstemming bij beschouwing van de ingeschreven General Biscuits merken en het gebruik van de gewraakte tekens door Hoppe. Bedoelde globale beoordeling van het verwarringsgevaar veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van merken en tekens en de soortgelijkheid van de waren. Zo kan een geringe(re) mate van overeenstemming tussen merken en tekens worden gecompenseerd door een hoge(re) mate van soortgelijkheid van de waren en in dit geval is voor zover relevant sprake van dezelfde waren ((verpakking voor) zoute koekjes). Voorts neemt het gevaar voor verwarring toe naarmate de onderscheidende kracht van het merk groter is.

 

4.8. Eén van de relevante omstandigheden van het geval waarop bij beoordeling van het verwarringsgevaar moet worden gelet, is de wijze waarop van de ingeroepen kleurindicaties door General Biscuits gebruik wordt gemaakt. Die stemt overeen met de wijze waarop Hoppe dat doet in haar verpakking: ook een geel achtervlak met witte, in het midden geplaatste letters, omrand door voornamelijk rode belijning, welke letters zijn geplaatst in een schuin, blauw vlak met een aantal rode elementen, waaronder rode accenten aan de bovenzijde van het blauwe vlak, en, zo kan daar aan worden toegevoegd, afbeelding van over elkaar liggende koekjes (waarbij, zoals General Biscuits aangeeft, door Hoppe wordt teruggegrepen op de “vorige” verpakking, vgl. de eerste twee afbeeldingen in 2.3 met slechts aan één zijde twee overlappende koekjes). Dat wordt in de Europese merkenrechtspraak visuele impact genoemd.

Auteursrecht 4.22. Nu General Biscuits een Gemeenschapsmerkinbreukverbod krijgt toegewezen voor het “verpakkingsmerk” voor de gehele Europese Unie en zij niet heeft gesteld welk belang zij daarnaast heeft bij een afzonderlijk voor Europa grensoverschrijdend auteursrechtinbreukverbod, zal een dergelijk verbod bij gebrek aan belang worden afgewezen. Voor zover General Biscuits heeft gesteld dat zij buiten de EU actief is met TUC-koekjes (te weten in de Verenigde Staten, Zuid-Afrika en de Verenigde Arabische Emiraten), is door haar niet gesteld dat Hoppe in die landen auteursrechtinbreuk maakt of dreigt te maken, terwijl dit evenmin anderszins is gebleken. Daarop strandt de auteursrechtinbreukvordering voor (die) landen buiten Europa.

Slaafse nabootsing 4.23. Nu het primair gevorderde merkinbreukverbod wordt toegewezen, wordt niet toegekomen aan beoordeling van het subsidiair gevorderde verbod op slaafse nabootsing.

^{4. Harry van den Berg, Marktonderzoek in de rechtszaal, 2007, pp. 38, 39.}

Vrz. Rechtbank van Koophandel te Brussel 8 juni 2011 (Red Bull GmbH tegen Powerdrinks Group)

met dank aan Jeroen Muyldermans en Paul Maeyaert, Altius

België. Merkenrecht. Kleurmerken. Slaafse nabootsing (parasitaire mededinging). Bekend merk blauw/zilveren combinatie. Powerdrinks Red Bull tegen "ENERGY DRINK - For a night full of power". Ongerechtvaardigd voordeel uit bekend merk en afbreuk onderscheidend vermogen van bekende kleurmerken.

geen nummering (…) Gezien een kleurmerk nooit zelfstandig wordt gebruikt, doch steeds in combinatie met één of meerdere andere verbale merken, kan de bekendheid van het kleurmerk zonder meer worden afgeleid uit het intensieve gebruik ervan in combinatie met die andere merken.

De blauw zilveren kleurencombinatie heeft in casu bekendheid verworven door gebruik als onderdeel van het Red Bull Energy Drink blikje, temeer daar Red Bull in alle publiciteit het gebruik van deze blauw/zilverenkleurencombinatie beklemtoont (…).

De abstracte Red Bull kleurmerken hebben een sterk onderscheidend vermogen in relatie tot energiedranken en zijn zeer bekend.

(…)
De vraag bestaat erin om na te gaan of het relevante publiek (de gemiddelde consument) het aangevochten teken, met name de blauw/zilveren kleurschakering beschouwt als hebbende voldoende zelfstandigheid in de combinatie om een zelfstandig en onderscheidend bestanddeel uit temaken.

In casu dient te worden vastgesteld de blauw/zilveren kleurschakering in 50:50 een dominant en onderscheidend bestanddeel is van het aangevochten blikje, en een zelfstandig en onderscheidend element uitmaakt.

Het fungeert als blikvanger in het oog van de gemiddelde consument (…).

De blauw/zilverenkleurschakering vormt geen ondeelbaar geheel met de verbale en figuratieve tekens (…)

Het merk en litigieuze blikje van verweerster stemmen overeen m.b.t. een relevant en onderscheidend kenmerk. Dit is voldoende om tot overeenstemming te besluiten”.
(…) 
Parastisme Het is aannemelijk dat Red Bull door de jaren heen een aanzienlijke goodwill heeft opgebouwd voor haar producten via de betrokken verpakkingen met de specifieke kleurschakeringen;
-het feit dat deze blauw/zilveren keurschakeringen in een verhouding 50/50, met name de meest opvallende en kenmerkende elementen overneemt, de economische belangen van eiseres kan schaden. Verweerster maakt immers gebruik van het resultaat van de investeringen van Red Bull en haalt hier rechtstreeks voordeel uit, ondermeer bestaande uit het ontlopen van ontwerpkosten en lanceringskosten en profiteert van de goodwill die eraan verbonden is;
-het blikje van Powerdrinks getuigt van onvoldoende eigen creatieve inspanningen van verweerster;
-het is reeds de tweede keer dat verweerster de blikjes van Red Bull nabootst.

Het staat dus vast dat verweerster een daad van parasitaire mededinging heeft begaan, in strijd met artikel 95 WMPC."

Lees het vonnis hier (pdf).