Kleurmerk  

Gerecht EU, 12 november 2010, zaak T-404/09, Deutsche Bahn AG tegen OHIM. (Nederandse versie nog niet beschikbaar).

Gemeenschaspmerk. Kleurmerken. Weigering kleurcombinatie grijs en rood (Lichtgrau en Verkehrsrot) voor diensten van de Duitse spoorwegen. Zowel de afzonderlijke kleuren als de combinatie missen het vereiste onderscheidend vermogen en zullen als „ein funktionales oder dekoratives Element und nicht als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der in Rede stehenden Dienstleistungen betrachtet werden wird. (Tentamenvraag: Zou het de NS wel lukken met geel & blauw?).

29. Denn Lichtgrau wird, wie die Beschwerdekammer ausgeführt hat, gewöhnlich für technische Einrichtungen verwendet, die für die Erbringung von Eisenbahntransportdienstleistungen notwendig sind, wie beispielsweise Teile von Lokomotiven und Schaltschränke an Bahnstrecken.

30. Verkehrsrot wird wiederum als Warnfarbe für Verkehrsschilder und als Farbe verwendet, die die Aufmerksamkeit des Verbrauchers auf Werbebotschaften lenken soll.

31. Somit setzt sich das angemeldete Zeichen aus einer Kombination von zwei Farben zusammen, die, einzeln betrachtet, keine Unterscheidungskraft haben.

(…)

33. Wie die Beschwerdekammer ausgeführt hat, kann das Lichtgrau als ein schmutziges Weiß wahrgenommen werden. Die in Rede stehende Farbzusammenstellung kommt daher der Kombination von Weiß und Verkehrsrot nahe, die an Bahnschranken und an Verkehrszeichen des Eisenbahnverkehrs verwendet wird.

34. Zudem geht aus den Beweismitteln (…) hervor, dass entgegen ihrem Vorbringen in der Klageschrift die waagerechten Farbbänder gewöhnlich als Dekorationselemente an Zügen verwendet werden. Wie die Beschwerdekammer dargelegt hat, können rote Längsstreifen auch vor der Lücke zwischen einem Waggon und dem Bahnsteig warnen.

35. Aus den vorstehenden Erwägungen folgt, dass das angemeldete Zeichen in seiner Gesamtheit von den angesprochenen Verkehrskreisen als ein funktionales oder dekoratives Element und nicht als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der in Rede stehenden Dienstleistungen betrachtet werden wird.

Lees het arrest hier.

Gerecht EU, 15 juni 2010, zaak T-547/08, X Technology Swiss GmbH tegen OHIM

Merkenrecht. Gemeenschapsmerkaanvraag ‘oranje kleur van punt van sok’. Weigering inschrijving. Ontbreken van onderscheidend vermogen.

59. Gelet op het voorgaande moet worden geconcludeerd dat de kamer van beroep geen blijk heeft gegeven van een onjuiste opvatting door te constateren dat het aangevraagde merk door het relevante publiek als een decoratief element zal worden opgevat doordat het niet beduidend afwijkt van wat in de sokken- en kousensector normaal of gebruikelijk is, en bijgevolg elk onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 mist. Derhalve moet het tweede onderdeel van het enige middel worden afgewezen, zonder dat de argumenten betreffende de perceptie van het aangevraagde merk als functioneel element hoeven te worden onderzocht.

Lees het arrest hier.

Rechtbank Rotterdam (mr. Chr. Hensen), 15 juli 2009, HA ZA 05-1717, Gouden GIDS b.v. tegen Media Nova B.V. ( met dank aan Marieke Westgeest, Markenizer ).

Update: vonnis in kleur.

Merkenrecht. Kleurmerk. Gouden Gids tegen Beneluxbusinessguide.com. Beschermingsomvang kleurmerk geel. Geschil na eerdere settlement agreement. Vorderingen afgewezen. “Niet aannemelijk is dat kleurmerk geel van Gouden Gids onderscheidend vermogen door inburgering heeft verkregen door gebruik van de kleur geel in een online directory.” Geen inbreuk omdat het door gedaagde gebruikte teken - een gedeeltelijke toepassing van een gele achtergrondkleur op de website - niet overeenstemt met het kleurmerk van Gouden Gids. “Die overeenstemming is afwezig omdat de kleur geel afwijkt van de gedeponeerde kleur en omdat het gebruik - een deel van het beeld van een homepage - afwijkt van het gebruik - de kleur van het papier - waardoor het kleurmerk onderscheidend vermogen heeft verkregen.” Geen associatiegevaar, geen onrechtmatige daad. Geen nawerking.

4.9. De houder van een kleurmerk zal zijn concurrenten als regel niet zonder meer kunnen verbieden om die kleur als zodanig te gebruiken, ook niet indien het teken de identieke kleur (de kleur met dezelfde international erkende kleurcode) zou omvatten. Er is ook aanleiding de bescherming te beperken tot strikt die waren of diensten waarvoor het kleurmerk onderscheidend vermogen heeft verkregen door inburgering.

4.10. Bij vergelijking tussen het keurmerk Gouden Gids en het teken van Media Nova (de homepage) valt in het oog dat het geel van de homepage bepaald anders is dan het geel van het kleurmerk. Dit is uiteraard een waarneming die wordt beïnvloed door de wijze waarop de kleuren door partijen aan de rechter zijn gepresenteerd. Niettemin, zoals hierboven geconstateerd, ook tussen partijen is er geen debat over het bestaan van kleurverschil. Daar komt bij dat op de homepage de kleur geel slechts voor een deel als achtergrondkleur wordt gebruikt. Naar oordeel van de rechtbank kan de gedeeltelijke lichtgele achtergrond niet worden aangemerkt als de dominerende kleur van de website. De hoeveelheid blauw is minstens zo groot.

(…)

Inburgering: 4.12. Niet aannemelijk is dat kleurmerk geel van Gouden Gids onderscheidend vermogen door inburgering heeft verkregen door gebruik van de kleur geel in een online directory. Gouden Gids geeft zelf op dat de gele kleur van het kleurmerk met nummer 732253 wordt gebruikt als de achtergrondkleur van de binnenpagina's van haar papieren telefoongids.

Sub b: 4.13. Het gebruik van de kleur geel op de homepage van Media Nova is naar oordeel van de rechtbank niet aan te merken als een inbreuk in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE. Omdat het door Media Nova gebruikte teken - een gedeeltelijke toepassing van een gele achtergrondkleur op de website - niet overeenstemt met het kleurmerk van Gouden Gids. Die overeenstemming is afwezig omdat de kleur geel afwijkt van de gedeponeerde kleur en omdat het gebruik - een deel van het beeld van een homepage - afwijkt van het gebruik - de kleur van het papier - waardoor het kleurmerk onderscheidend vermogen heeft verkregen.

Sub c: 4.14. Naar oordeel van de rechtbank is er evenmin sprake van inbreuk in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE. Aangenomen dat het kleurmerk geel van Gouden Gids een bekend merk is heeft Gouden Gids recht op de ruimere bescherming tegen verwatering. Die bescherming dient zich dan wel te beperken tot de wijze van gebruik waarmee het kleurmerk bekend is geworden. Zoals hierboven is overwogen is het gebruik door Media Nova van geheel andere aard omdat zij een andere tint geel gebruikt, deze kleur niet op papier doch op een homepage toepast en doordat de kleur slechts voor een deel van het beeld als achtergrondkleur gebruikt.

Onrechtmatige daad: 4.15. Gouden Gids doet voorts een zelfstandig beroep op onrechtmatige daad ex artikel 6:162. Zij stelt dat Media Nova verre van het gebruik van enige kleur geel had moeten blijven. Door dat niet te doen heeft Media Nova aangehaakt bij de bekendheid van de merken van Gouden gids en heeft zij bewerkstelligd dat aan het onderscheidend vermogen en reputatie van het merk van Gouden Gids afbreuk wordt gedaan. Gouden Gids wordt tegen haar wil geassocieerd met de dienstverlening van Media Nova, hetgeen als een onrechtmatige daad kan worden gekwalificeerd.

4.16. Naar de kern stelt Gouden Gids dat zij door de bewuste keuze door Media Nova voor de kleur geel wordt geassocieerd met Media Nova en dat daardoor afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van haar merk. Hierboven is overwogen dat het gebruik van een geeltint door Media Nova onvoldoende is om te leiden tot verwarring. Naar oordeel van de rechtbank is de overeenstemming zonder meer ook onvoldoende om associatiegevaar te veronderstellen. Wat Media Nova heeft gedaan is dat zij naast andere kleuren een variant van geel heeft toegepast in haar webdesign. De rechtbank ziet niet in hoe dit gebruik, ook indien verstaan als gebruik anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, door het publiek toch als een verwijzing naar Gouden Gids kan worden verstaan. Een geeltint gebruikt buiten de omstandigheden waarmee een specifieke kleur geel door specifiek gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen heeft geen onderscheidend vermogen en schiet als herkomstverwijzing zonder meer tekort. Aan onderscheidend vermogen van het kleurmerk kan het dan geen afbreuk doen.

Nawerking: 4.17. Ten slotte heeft Gouden Gids beroep gedaan op nawerking. Met dit argument doelt zij op de gebeurtenissen in 2003 welke aanleiding waren voor de Settlement Agreement. Naar oordeel van de rechtbank ziet Gouden Gids evenwel over het hoofd dat de Settlement Agreement niet op de eerste plaats is ingegeven door een merkinbreuk doch veeleer door een factuurfraude door met gebruik van het teken Business Gouden Gids facturen te verzenden in een vorm welke overeenkomt met die van Gouden Gids. In die periode heek Gouden Gids gebruik gemaakt van een website maar die zou niet langer dan twee dagen in de lucht zijn geweest. Hoe die website er uit zag is voor de rechtbank onbekend gebleven. Met name heeft Gouden Gids niet gesteld dat ook op die website van 2003 door Media Nova tekens werden gebruikt welke overeenkomen met enig merk van Gouden Gids.

4.18. De conclusie is dan ook dat geen van de aangevoerde grondslagen kan leiden tot toewijzing van een der vorderingen van Gouden Gids. De vorderingen zuilen dan ook worden afgewezen. De overige verweren van Media Nova behoeven geen bespreking.

Lees het vonnis hier.

Gerechtshof ’s-Gravenhage, HA ZA 04/3785, Inter Ikea Systems B.V. & IKEA B.V. tegen Serboucom B.V. (met dank aan Gregor Vos & Moïra Truijens, Klos Morel Vos & Schaap)

Merkenrecht. “Over ovalen en kleurcombinaties. In een herkenbare stijl stelt de Haagse Rechtbank dat verwarring uitgesloten moet worden geacht.”, aldus IEF 2431 over de eerste instantie (Rechtbank ‘s-Gravenhage, 2 augustus 2006, IEF 2431). Het hof vernietigt het vonnis in hoger beroep.

Het geel/blauwe beeldmerk van IKEA is een bekend merk, ook zonder het woordelement IKEA. Geen non usus logo zonder woordelement IKEA. Pago-criterium: Benelux (althans Nederland en België) kan worden beschouwd als een aanmerkelijk gedeelte van de Europese Gemeenschap. Inbreuk door MULTIMATE-logo van Serboucom. Het hof acht niet denkbeeldig dat het publiek ervan uitgaat dat het bij de met de logo's aangeduide waren of diensten gaat om waren of diensten van een bepaald onderdeel van IKEA of een daarmee gelieerd bedrijf. Beroep op rechtsverwerking faalt, omdat het  merk in zwart/wit is gedeponeerd en door het gebruik van het logo inbreuk wordt gemaakt omdat het in blauw en geel wordt gebruik. Pan-Europees verbod. 

Bekendheid: 14. Gelet op het bovenstaande gaat het hof ervan uit dat merk B [geel/blauw ovaal met woord IKEA – IEF]  in de Benelux een bekend merk is met een groot onderscheidend vermogen. Dit wordt nog versterkt door het gebruik van dezelfde felgele kleur in combinatie met de kleur blauw op en in haar winkels.  Nu naar het oordeel van het hof het grondgebied van de Benelux (althans Nederland en België) in dit verband kan worden beschouwd als een aanmerkelijk gedeelte van de Europese Gemeenschap (zie HvJEG 6 oktober 2009, C-301107 inzake PAGO) en het merk B herhaaldelijk (in ieder geval in 2005, 2007, 2008 en 2009) door derden is aangemerkt als een van de "most valuable/best/influential (retail) brands" van Europa en/of de wereld, moet het merk ook als bekend merk worden beschouwd in de Europese Gemeenschap.

Gebruik: (…) 19. Gelet op het bovenstaande is het hof is van oordeel dat merk A [geel/blauw ovaal zonder het woord IKEA – IEF] door het relevante publiek wordt gezien als een onderscheidingsteken voor waren en diensten afkomstig van IKEA nu
  -merk B een bekend merk is
  -zowel het beeldelement als het woordelement in merk B naar het oordeel van het hof, mede door de   bekendheid van merk B, elk onderscheidende bestanddelen daarvan zijn;
  - uit de door IKEA overgelegde rapporten valt af te leiden dat een aanzienlijk deel van het relevante publiek bij het zien van merk A aan IKEA denkt.
Het hof is dan ook van oordeel dat door het gebruik van merk B ook merk A wordt gebruikt en door de enkele toevoeging van IKEA aan merk A het onderscheidend vermogen van dat merk niet is gewijzigd. Op grond van het bovenstaande is het hof van oordeel dat ook het merk A een bekend merk is. Het merk A is dm ook niet vervallen wegens non-usus.

(…)

22. Het hof is van oordeel dat, gelet op de grote bekendheid van het merk, zowel het beeldelement als het woord (even) onderscheidende elementen zijn.

(…)

Inbreuk: Gelet op de mate van overeenstemming, de bekendheid van de merken van IKEA, de (soort)gelijkheid van (een deel van) de waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven en waarvoor de tekens door Serboucom worden gebruikt en de omstandigheid dat partijen zelfs deels dezelfde waren en diensten aanbieden, is het hof van oordeel dat de door Serboucom gebruikte logo's zodanig met de merken A en/of B van IKEA overeenstemmen dat door het gebruik van die tekens bij het in aanmerking komende publiek directe of indirecte verwarring kan ontstaan. Wat betreft de inbreuk op merk B geldt bovendien dat het woord MULTIMATE – evenals in het merk van IKEA - is afgebeeld in blauwe blokletters in (vrijwel) hetzelfde lettertype als het woord IKEA. Dat in het oude logo ook nog een wit streepje om de ovaal en een witte balk voorkomt kan aan het verwarringsgevaar onvoldoende afdoen. Deze zijn zo weinig opvallend dat zij het totaalbeeld niet mede bepalen. In het nieuwe logo komen zij bovendien niet voor. Het hof acht niet denkbeeldig dat het publiek ervan uitgaat dat het bij de met de logo's aangeduide waren of diensten gaat om waren of diensten van een bepaald onderdeel van IKEA of een daarmee gelieerd bedrijf. Het hof is van oordeel dat het bovenstaande ook geldt voor de barcode/prijskaartjes, Ook deze bestaan uit voormeld gekleurd beeldelement en een in merkenrechtelijke zin niet onderscheidend bestanddeel (een prijs en een barcode). Serboucom heeft betwist dat daarbij sprake is van merkgebruik. Dat het gaat om prijskaartjes in de winkel staat er niet aan in de weg dat sprake is van merkgebruik. Het is in het algemeen niet ongebruikelijk dat daarop merken worden afgebeeld.

Rechtsverwerking: 24. in eerste aanleg heeft Serboucom zich nog beroepen op rechtsverwerking wegens het Gedurende vijf jaar (bewust) gedogen van het gebruik van het (oude) MULTIMATE-merk, als bedoeld in artikel I4 bis, lid 1, BMW, thans artikel 2.24, lid 1, BVIE. Daar de grieven slagen en tot vernietiging leiden, moet het hof dit verweer nog bespreken. Nu het merk in zwart/wit is gedeponeerd en door het gebruik van het logo inbreuk wordt gemaakt omdat het in blauw en geel wordt gebruik, faalt dit verweer. (…)

Lees het arrest hier (afbeeldingen in vonnis rechtbank)

Gerechtshof ‘s-Gravenhage, 24 november 2009, KG ZA 06/288, Orange Personal Communications Services Limited tegen Otip Media Group B.V. c.s  (met dank aan Christien Wildeman, Kennedy Van der Laan).

Merkenrecht. Hof Den Haag vernietigt het vonnis waarvan beroep (Rechtbank ’s-Gravenhage, 20 april 2006, IEF 1949).  Orange is houdster van meerdere woord- en beeldmerken inhoudende het woord ORANGE. Deze worden met name gebruikt voor diensten op het gebied van de telecommunicatie. Otip Media gebruikt de aanduiding ORANGETIP, al dan niet in een gestileerde vorm, in het kader van het exploiteren van een zoekmachine op internet. Het hof stelt dat het bekende, niet beschrijvende merk ORANGE (“het gaat hier niet om een kleurmerk”) een groot onderscheidend vermogen heeft en er wel sprake is van voldoende overeenstemming.  Kort in citaten:

6. Toepassing van deze maatstaf op de onderhavige zaak leidt tot het volgende. In het merk van Otip neemt het woord OrangeTip een centrale plaats en aanzienlijk meer ruimte in dan de in de linker onderhoek afgebeelde vlinder. Deze vlinder heeft bovendien een tamelijk decoratief karakter, terwijl het woord door het publiek als onderscheidend bestanddeel zal worden opgevat. Het hof is, gelet op het bovenstaande, voorshands van oordeel dat het woord OrangeTip het dominerende en onderscheidende bestanddeel van dit merk vormt, waardoor het totaalbeeld wordt bepaald, Overigens wordt ook de enkele aanduiding Orange-Tip (onder andere in de domeinnaam, maar ook op de website) gebruikt. In het woord OrangeTip is het woord ORANGE, gelet op de omvang en het beschrijvende karakter van het tot de Nederlandse taal behorende woord TIP, het dominerende en onderscheidende bestanddeel.

7. Hef hof is van oordeel dat het teken OrangeTip en het merk ORANGE, in visueel en in auditief opzicht een aanzienlijke mate van overeenstemming vertonen. Een visuele overeenstemming wordt daar waar het woordbeeldmerk wordt gebruikt, naast de lettervolgorde, nog versterkt door het gebruik van de kleur oranje voor de letters 0 en T en de omstandigheid dat het woordonderdeel Tip met een (oranje gekleurde) hoofdletters wordt geschreven, waardoor een scheiding is aangebracht tussen de woorden Orange en Tip. Dit geldt temeer nu het woord "tip beschrijvend is en kan worden opgevat in haar betekenis van - zoals ook Otip c.s. stellen in hun pleitnotities in eerste aanleg - een (heimelijk) advies of informatie (“een tip geven") of van een korte slag of wraking ("een toets aantippen”). Hierdoor za1 naar het voorlopig oordeel van het hof de aanduiding OrangeTip door een deel van het publiek worden opgevat als "een tip van of naar Orange". (…)

8. (…) Gelet op de vaststaande bekendheid van het merk ORANGE voor mobiele telefonie en telecommunicatie en de onbetwist gestelde convergentie van telefonie, telecommunicatie en internet, is het hof' voorshands van oordeel dat de merken ook bekend zijn voor deze andere diensten [klasse 35 – IEF] en aldus een goot onderscheidend vermogen hebben. Aan dit onderscheidend vermogen kan niet afdoen dat een enkele kleur niet voor inschrijving als merk in aanmerking komt als er geen sprake is van inburgering. Het gaat hier immers niet om een kleurmerk, terwijl ORANGE op zichzelf niet beschrijvend is voor de desbetreffende diensten en er bovendien sprake is van een bekend merk. Evenmin kan daar voldoende aan afdoen dat er andere bedrijven in het handelsregister zijn ingeschreven met een handelsnaam waarvan het woord ORANGE onderdeel uitmaakt en/of dat er bedrijven zijn die zo'n naam of teken gebruiken. Nog daargelaten dat slechts gebruik (en niet enkele inschrijving in het handelsregister) van zo'n naam of teken van invloed kan zijn op het onderscheidend vermogen van de merken van Orange, heeft kennelijk het gebruik van aanduidingen van het woord ORANGE onderdeel uitmaak geen relevante invloed gehad op de bekendheid het (nog steeds bekende) merk ORANGE. (…)

9. Op grond van voormelde overeenstemming tussen de ORANGE merken en de door Otip gebruikte OrangeTip-tekens, de soortgelijkheid van de aangeboden diensten en het grote onderscheidende vermogen - de bekendheid - van de ORANGE-merken, acht het hof voorshands aannemelijk dat door het gebruik van de OranpTip-tekens bij het in aanmerking komende publiek directe en/of indirecte verwarring kan ontstaan.

Lees het arrest hier.  En lees hier meer over de vlindersoort Anthocharis cardamines.

GvEA, 28 oktober 2009, zaak T-137/08, BCS SpA tegen OHIM /Deere & Company,

Gemeenschapsmerk. Onsuccesvolle nietigheidsprocedure tegen Gemeenschapsmerk bestaande in combinatie van kleuren groen en geel. Combinatiekleurmerk heeft onderscheidend vermogen verkregen door gebruik.

46. Uit het voorgaande volgt dat, ofschoon het bestreden merk is gebruikt en gepromoot in combinatie met het woordmerk John Deere en de reclamekosten van interveniënte in de Europese Unie globaal en niet voor ieder land individueel zijn gepresenteerd, verzoekster ten onrechte beweert dat niet rechtens genoegzaam is aangetoond dat interveniënte de combinatie van de kleuren groen en geel op haar waren als merk had gebruikt en dat de waren vergaand en duurzaam waren verspreid in alle lidstaten van de Europese Unie op 1 april 1996.

(…) 58. In casu blijkt uit de door de diverse verenigingen afgelegde verklaringen – behalve uit die met betrekking tot Ierland en Denemarken – dat de combinatie van de kleuren groen en geel, gebruikt in verband met landbouwmachines, in de betrokken sector met interveniënte wordt geassocieerd. Dit wordt bevestigd door de opiniepeiling in Duitsland.

(…) 60. In de eerste plaats heeft de kamer van beroep de verkrijging van het onderscheidend vermogen van het bestreden merk beoordeeld op basis van een reeks aanwijzingen, waaronder de verklaringen van diverse verenigingen en de in Duitsland gehouden opiniepeiling, en rekening houdend met het feit dat de waren van interveniënte gedurende een aanzienlijke periode sterk aanwezig waren op alle relevante markten en dat interveniënte de combinatie van de kleuren groen en geel intensief en langdurig als merk op bedoelde waren had gebruikt.

(…) 62. De kamer van beroep kan dan ook niet worden verweten te hebben geconcludeerd dat rechtens genoegzaam was bewezen dat het bestreden merk onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 had verkregen op 1 april 1996, de datum van indiening van de inschrijvingsaanvraag voor het bestreden merk.

Lees het arrest hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 7 oktober 2009, HA ZA 07-1829, Red Bull GmbH tegen Frisdranken Industrie Winters (met dank aan Klos Morel Vos & Schaap) 

Merkenrecht. Exportmerk. Overeenstemmende kleurvlakken. Afvullen kwalificeert als gebruik als merk. “Het vullen van een vloeistofverpakking (een productiehandeling) waarop een merk is aangebracht, is aldus te kwalificeren als het aanbrengen van een merk op die vloeistof.” (Bellure)inbreuk sub b & sub c ('in het kielzog komen'). 

4.9. Winters vult in opdracht van een derde van die derde afkomstige blikjes af en levert deze gevuld weer bij die derde af, welke derde vervolgens de blikjes in het verkeer brengt (exporteert naar Tunesië in dit geval). In die constellatie is Winters weliswaar (derhalve) geen belanghebbende (…) bij een verkoop van waren waarin zij zelf wel verbonden partij is, maar staat op de betreffende blikjes wel vermeld dat Winters Producent is. (…)

4.10. Het ‘niet belanghebbende zijn’ bij de verkoop van de blikjes zelf of het al dan niet aanspraak kunnen maken op een (eigendoms)titel op de waar, is merkenrechtelijk onvoldoende in het licht van UDV/Brandtraders om te kunnen aannemen dat hier geen sprake is van gebruik als merk.

(…) 4.23. Het dominerende en onderscheidende bestanddeel (waaraan meer gewicht toekomt bij de overeenstemmingsvraag, nu die immers in het totaalbeeld meer opvalt) uit het Gemeenschapsmerk betreft de trapeziumvormige blauw/grijze kleurvlakken (…) Die elementen komen in gewijzigde vorm, maar herkenbaar terug in het achtergrondontwerp van het Tornado blikje, dat van dezelfde of vrijwel dezelfde tinten blauw/grijs gebruik maakt. (…) in de blikjes van Red Bull en Tornado dezelfde kleur rood wordt gebruikt voor de naam van de producten. Naar totaalindruk is bij het Tornado blikje zodoende sprake van een overeenstemmend teken ten opzichte van de ingeroepen merken van Red Bull.

(…) 4.28. Gelet op de onbetwiste marktleiderspositie van Red Bull in het energy drinks marktsegment en de dito bekendheid van haar ingeroepen merken, waarvan de onderscheidende en dominerende bestanddelen als hiervoor overwogen zijn overgenomen op het Tornado blikje, wordt aannemelijk geacht dat met het Tornado blikje is gepoogd in het kielzog te komen van marktleider Red Bull, waarmee ongerechtvaardigd voordeel is behaald. (…) ook de “sub c grondslag kan bij die stand van zaken in het onderhavige geval een merkinbreukverbod dragen."

Lees het vonnis hier of inmiddels ook hier ('schone' pdf Rb DH).

null

Gerechtshof ’s-Gravenhage, 24 februari 2009, LJN: BH6459, Reckitt Benckiser N.V. c.s. tegen Action Non Food B.V.

Gestelde merk-, model- en auteursrechtsinbreuk op flessen/verpakkingen schoonmaakmiddelen. Vorderingen van rechthebbende afgewezen. Reckitt brengt de vlekkenverwijderaars “Vanish” en “Cillit Bang” op de markt en heeft met betrekking tot die producten meerdere merken en modellen gedeponeerd. Reckitt meent dat Action inbreuk op haar merk-, model- en auteursrechten maakt door de producten “Oxi Quick” en “Mascot Turbo” op de markt te brengen. Ook maakt Action zich schuldig aan slaafse nabootsing, aldus Reckitt. In eerste instantie heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag de vorderingen afgewezen (IEF 389). (Klik op afbeelding voor vergroting).

Action voert aan dat Reckitt geen spoedeisend belang heeft omdat het en eenmalige leverantie betrof. Het hof memoreert dat het spoedeisend belang moet worden vastgesteld naar de omstandigheden van het moment van de uitspraak en stelt vast dat Reckitt niet aannemelijk heeft gemaakt dat er na 2005 nog leveringen hebben plaatsgevonden. Daar staat tegenover dat er sprake is geweest van stelselmatig handelen, Action eerder haar onthoudingstoezegging niet geheel was nagekomen en Action de inbreuk niet heeft willen erkennen. Er is dus gevaar voor herhaling volgens het hof en dus een spoedeisend belang.

Merkenrecht: Reckitt baseert haar merkenvorderingen uitsluitend op verwarringsgevaar. Met betrekking tot de Vanish verpakking komt de discussie neer op de vraag van het onderscheidend vermogen. Volgens Reckitt heeft de verpakking als geheel groot onderscheidend vermogen en volgens Action is dat beperkt tot de woordelementen.

Vanish v Oxi Action: Het hof begint vast te stellen dat de kleur roze als zodanig niet door Reckitt kan worden geclaimd. Volgens het hof is het een feit van algemene bekendheid dat reinigingsproducten in een grote verscheidenheid van kleuren worden aangeboden. De consument zal derhalve in de kleur roze (of de andere gebezigde kleuren) geen herkomstaanduiding zien.

Beide verpakkingen gebruiken bellen als grafisch element. Volgens Action is dit een grafische weergave van de eigenschappen van een oxi-product en wordt het als zodanig gebruikt door meerdere aanbieders van dergelijke producten. Dit wordt door Reckitt niet betwist en het hof gaat ervan uit dat de bellen (en de aanduiding oxi-action) beschrijvend zijn.

De totaalindruk van het Vanish merk die bij de gemiddelde consument achterblijft is derhalve het woord Vanish en de witte boog. Deze elementen worden door Action niet gebruikt.

Cillit Bang v Mascot Turbo: Het hof acht de kleur paars, de alledaagse dop onvoldoende onderscheidend. De vorm is volgens het hof evenmin voldoende significant afwijkend om als zodanig voor bescherming in aanmerking te komen. De totaal indruk wordt derhalve gedomineerd door het woordelement “Cillit Bang”.

de merkenrechtelijke vorderingen van Reckitt worden daarom afgewezen.

Modellenrecht

Vanish v Oxi Action: Het geregistreerde Gemeenschapsmodel voor de verpakking van Vanish wordt volgens het hof gedomineerd door de opdruk, welke in het geval van de Oxi-Action pot wezenlijk anders is. Bovendien verschillen de potten zelf op meer dan ondergeschikte punten. 

Cillit Bang v Mascot Turbo: Reckitt heeft zich met betrekking tot de Cillit Bang fles beroepen op een niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel. Cillit Bang is echter in 2004 op de markt gebracht en de beschermingsduur was derhalve verstreken op het moment van de uitspraak (en, merkt het hof op, op het moment van fourneren van de stukken voor arrest).

Auteursrecht: Het hof oordeelt dat de kleuren  roze en paars als basiskleuren voor de verpakkingen geen oorspronkelijke keuzes behelzen. Het hof baseert zich daarbij op hetgeen het heeft overwogen met betrekking tot het merkenrecht.

Met betrekking tot beide producten vindt het hof dat de overeenstemmingen enkel te vinden zijn in banale, niet te beschermen elementen en dat voor het overige de verschillen te groot zijn om inbreuk aan te nemen.

Onrechtmatig handelen: Gezien hetgeen reeds is overwogen is er volgens het hof van verwarrings- of verwateringsgevaar geen sprake..

Lees het arrest  hier.

Vzr. Rechtbank Arnhem, 12 december 2008, KG ZA 08-731, Team Forward B.V. tegen Vero Sales B.V. (met dank aan Hemke. de Weijs, Nysingh)

Merkenrecht, auteursrecht, handelsnaamrecht, ongeoorloofde mededinging en misleidende mededeling.
 
Team Fourward B.V., handelende onder de naam Carspotter, exploiteert een sms-dienst waarbij geïnteresseerden een nummerbord kunnen smsen en tegen betaling de waarde en de mogelijkheden van een auto per sms ontvangen. Vero Sales c.s., biedt onder de naam Huisspotter een vergelijkbare dienst aan, maar dan met betrekking tot huizen. Carspotter maakt onder andere bezwaar tegen het overnemen van en aanleunen tegen allerlei onderscheidingstekens van Carspotter door het gebruik van onder andere de naam Huisspotter, de huisstijl, waaronder de kleurencombinatie zwart-wit-rood, sterk gelijkende slogans en een televisiecommercial en het gebruik van het woord SPOT in een SMS.

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Arnhem oordeelt dat Vero Sales c.s. inbreuk maken op de handelsnaam Carspotter (en dat zij het bestanddeel ‘spotter’ niet meer mogen gebruiken in hun nieuwe handelsnaam’) en auteursrechtinbreuk maken op de televisiecommercials en onrechtmatig handelen jegens Carspotter. De wijze waarop Vero Sales c.s. hun sms-dienst aanbieden, vormt een misleidende mededeling in de zin van artikel 6:194 sub i BW. De merkenrechtvorderingen gebaseerd op een beeldmerk worden afgewezen net als de auteursrechtvorderingen ten aanzien van de slogans. De voorzieningenrechter wijdt auteursrechtelijke opmerkingen aan de huisstijl (“look and feel”) en het format van de televisiecommercials. Vero Sales c.s. worden o.a. gelast te rectificeren in een landelijk dagblad en op hun website en de proceskosten ad 15.325,80 te betalen.

Ten aanzien van het auteursrecht oordeelt de voorzieningenrechter:

“4.11. Voorop wordt gesteld dat de zes televisiecommercials en de drie radiocommercials van Team Fourward zijn opgebouwd volgens een telkens terugkerend vast patroon zoals hiervoor onder 2.5 en 2.6 is weergegeven. Dit telkens terugkerende vaste patroon kan worden aangemerkt als een format. De commercials zijn te beschouwen als de uiterlijke verschijningsvorm van bet format. Om die reden worden de commercials en het format hier tezamen besproken.

4.12. Anders dan het format op zichzelf hebben de daaraan ontleende 'commercials naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter een eigen oorspronkelijk karakter en dragen zij het persoonlijk stempel van de maker. Er is sprake van een vorm die het resultaat is van scheppende menselijke arbeid en dus van creatieve keuzes. De commercials van Carspotter, die allen volgens een vast patroon zijn opgebouwd, zijn veelvuldig heeft uitgezonden. Bij de televisiecommercials gaat het daarbij met name om de volgende steeds terugkerende elementen:

(1) de opdringerige journalist die iemand overvalt;
(2) de prikkelende vraag die wordt gesteld naar de prijs;
(3) het nietszeggende antwoord dat daarop volgt;
(4) de harde voice over die vervolgens de oplossing aandraagt; en
(5) de afsluiting waarbij de door de voice over aangedragen oplossing nog eens met groteletters in beeld wordt gebracht, in combinatie met
(6) de wijze van filmen,
(7) de sfeer en
(8) de korte dialogen.

Gelet hierop kan niet worden geoordeeld dat de commercials van Team Fourward een vorm hebben die zo banaal of triviaal is, dat daarachter geen creatieve arbeid van welke aard ook valt aan te wijzen (vergelijk Hoge Raad 30 mei 2008, RvdW 2008, 567). Aan het voorgaande doet niet af dat de zes commercials van Team Fourward onderling niet identiek zijn. De hiervoor geschetste, van belang zijnde elementen komen immers wel in alle commercials terug. Dit betekent dat de televisie-commercials van Team Fourward voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen.
4.19 (…) De totaalindrukken die beide commercials maken verschillen te weinig om te oordelen dat de commercial van Vero als een zelfstandig werk kan worden aangemerkt.”

Ook oordeelt de voorzieningenrechter dat er inbreuk op de handelsnaam Carspotter wordt gemaakt: 

“4.25 De voorzieningenrechter stelt vervolgens vast dat de handelsnaam Huisspotter slechts in geringe mate afwijkt van de handelsnaam Carspotter. Het kenmerkende deel van beide namen lijkt te zijn ‘spotter’.

4.27 Voorshands geoordeeld doet zich in de onderhavige zaak niet de situatie voor dat een zuiver beschrijvend woord als handelsnaam wordt gebruikt. De handelsnaam van Team Fourward is samengesteld uit de Engelse woorden  ‘Car”en een vervoeging van “spotten”. Dit zijn weliswaar gewone Engelse woorden maar door de combinatie van deze woorden– met de vervoeging van ‘spotten’ tot ‘spotter’ is een niet zuiver beschrijvend en uniek woord ontstaan voor de door Team Fourward aangeboden dienst, te weten het per sms opvragen van informatie over een specifieke auto. Er is derhalve geen sprake van monopolisering door Team Fourward van een louter beschrijvende handelsnaam.

4.28. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is voldoende aannemelijk geworden dat er verwarring tussen de beide ondernemingen te duchten is in de zin van artikel 5 Hnw. Zoals hiervoor reeds is overwogen wijkt de handelsnaam Huisspotter slechts in geringe mate af van de handelsnaam Carspotter. Daarnaast richten beide ondernemingen zich via internet en televisie op geïnteresseerden in het gehele Nederlandse taalgebied, zodat niet van belang is dat partijen in verschillende plaatsen zijn gevestigd. Voorts is de aard van de ondernemingen identiek, te weten het aanbieden van een sms-dienst voor het opvragen van bepaalde specifieke informatie. Verder heeft Vero zelf een persbericht laten uitgaan met als kop "Carspotter maakt weg vrij voor Huisspotter", zodat het publiek al snel denkt dat Carspotter haar diensten heeft uitgebreid met informatie over huizen. Dat het verwarringsgevaar zich reeds daadwerkelijk heeft verwezenlijkt, heeft Team Fourward voldoende aannemelijk gemaakt met het overleggen van een aantal e-mailberichten van mensen die vragen/klachten hebben over de sms-dienst van Huisspotter en zich daarvoor hebben gewend tot de klantenservice van Carspotter. Ten slotte valt uit de website www.huisspotter.nl nergens af te leiden wie er schuilgaat achter Huisspotter. Dit leidt tot de conclusie dat Vero haar handelsnaam voert in strijd met het bepaalde in artikel 5 Hnw.”

De voorzieningenrechter concludeert dat Vero Sales c.s. onrechtmatig handelen jegens Carspotter.

“4.36 Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter kan met inachtneming van hetgeen hiervoor is overwogen, in onderlinge samenhang bezien, geen andere conclusie worden getrokken dan dat er sprake is van een in hoge mate overeenstemmende totaalindruk tussen de aangeboden sms-dienst van Carspotter en die van Vero. Daarbij is voldoende aannemelijk geworden dat Vero er welbewust voor heeft gekozen om de wervingskracht van ‘Carspotter’ aan te tasten, althans te gebruiken ten gunste van de wervingskracht van ‘Huisspotter’. Vero heeft daarmee nodeloos verwarring gesticht bij het publiek, althans heeft zij de uniforme uitstraling van Team Fourward doen verwateren. Dit terwijl Vero zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid en de bruikbaarheid van de door haar aangeboden sms-dienst op de hiervoor geschetste punten evengoed een andere weg had kunnen inslaan. Dat het verwarringsgevaar zich reeds daadwerkelijk heeft verwezenlijkt, blijkt uit door Team Fourward overlegde e-mailberichten van mensen die vragen/klachten hebben over de sms-dienst van Vero en zich daarvoor hebben gewend tot de klantenservice van Team Fourward. De handelwijze van Vero kan dan ook als ongeoorloofde mededinging en daarmee als onrechtmatig jegens Team Fourward worden aangemerkt. Bovendien levert de wijze waarop Vero haar sms-dienst aanbiedt voorshands geoordeeld een misleidende mededeling op in de zin van artikel 6:194 sub i BW. Nergens valt uit af te leiden wie er daadwerkelijk schuilgaat achter 'Huisspotter', terwijl Vero met haar sms-dienst zeer nauw aanleunt tegen de sms-dienst van Team Fourward. De vermoedelijke verwachting van een gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument tot wie de sms-dienst zich richt is dan ook dat 'Huisspotter' een onderdeel is van 'Carspotter', dan wel daaraan gelieerd is.”

Lees het vonnis hier (inmiddels in de schone pdf van de Rechtbank Arnhem zelf).

GvEA, 12 november  2008, T-400/07, GretagMacbeth LLC tegen OHIM (nederlandse vertaling nog niet beschikbaar).

Gemeenschapsmerken  Aanvraag (samengesteld) kleurmerk ‘kleuren in vierkantjes’ ( klassen 9, 16, 42, gebruikt voor de ColorChecker)) Weigering op absolute gronden. In casu gaat het uitdrukkelijk om een kleurmerk, niet om een beeldmerk (anders zou het Fortis-logo denkelijk ook in de problemen komen). Het (samengestelde) kleurmerk is niet onderscheidend en niet in staat de herkomst van de waren aan te duiden.

“41. Was die Bestandteile des angemeldeten Zeichen angeht, ist festzustellen, dass die in der angemeldeten Farbkombination enthaltenen 24 Farben keine für das betroffene Publikum wahrnehmbare Abweichung von den Farben aufweisen, die üblicherweise für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen verwendet werden oder dafür in Betracht kommen, zumal der Durchschnittsverbraucher ein unvollkommenes Bild von ihnen im Gedächtnis behält (vgl. in diesem Sinne Urteil Kombination von Orange und Grau, Randnr. 33). Folglich besteht das angemeldete Zeichen aus einer Anordnung von 24 Farben, die für sich genommen keine Unterscheidungskraft haben.

(…) 44. Hierzu ist darauf hinzuweisen, dass Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 nicht zwischen verschiedenartigen Zeichen unterscheidet. (…) Auch wenn nämlich das Publikum gewohnt ist, Wort- oder Bildmarken unmittelbar als Zeichen aufzufassen, die auf eine bestimmte betriebliche Herkunft der Ware hinweisen, gilt doch nicht notwendig das Gleiche, wenn das Zeichen mit dem Erscheinungsbild der Ware verschmilzt.

45. Außerdem muss eine Farbkombination wie die in Rede stehende, um als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der fraglichen Waren fungieren zu können, Elemente enthalten, die geeignet sind, sie gegenüber anderen Farbkombinationen zu individualisieren und die Aufmerksamkeit des Verbrauchers auf sich zu ziehen.

46. Das angemeldete Zeichen enthält solche Elemente jedoch nicht. Es besteht nämlich allein aus der Kombination von 24 Farben, die ohne eine bestimmte Systematik in sechs Spalten und vier Reihen angeordnet sind, so dass das Zeichen wie ein farbiges Gitter aussieht. Es unterscheidet sich somit nicht von anderen ähnlichen Farbkombinationen, die ihrer Art nach den gleichen Gesamteindruck vermitteln werden wie das angemeldete Zeichen. Zur angeblichen klaren grafischen Struktur des angemeldeten Zeichens ist festzustellen, dass sie nur das einfache Ergebnis der Zusammenfügung der das Zeichen bildenden Elemente ist und durch jede ähnliche Kombination hergestellt werden könnte, so dass sie kein unterscheidungskräftiges Element darstellt.

(…) 49. Das Argument, das angemeldete Zeichen sei für die fraglichen Waren insbesondere wegen seiner besonderen Buntheit ungewöhnlich, vermag an dieser Beurteilung nichts zu ändern. Das Fehlen der Unterscheidungskraft des Zeichens ergibt sich nämlich aus seiner Beschaffenheit selbst und nicht aus der Existenz ähnlicher Zeichen auf dem Markt, die gewöhnlich in Verbindung mit den in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen benutzt würden. Jedenfalls kann dieser Umstand dem angemeldeten Zeichen keine Unterscheidungskraft verleihen, wenn es eine solche nicht durch Benutzung im Sinne von Art. 7 Abs. 3 der Verordnung Nr. 40/94 erlangt hat, was die Klägerin nicht geltend gemacht hat.

(…) 53. Im vorliegenden Fall berechtigt kein Gesichtspunkt zu der Annahme, dass die maßgeblichen Verkehrskreise dem angemeldeten Zeichen im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen eine andere Funktion beimessen werden als die der Dekoration oder der Farbgebung oder dass es geeignet wäre, eindeutige Informationen insbesondere in Bezug auf die Herkunft dieser Dienstleistungen zu übermitteln. Das Argument, das Zeichen sei für die beanspruchten Dienstleistungen ungewöhnlich, ist aus denselben Gründen zurückzuweisen wie das Vorbringen, dass es für die beanspruchten Waren ungewöhnlich sei (vgl. oben, Randnr. 48). Hieraus folgt, dass das angemeldete Zeichen, da nicht dargetan wurde, dass es Unterscheidungskraft durch Benutzung erlangt habe, von den angesprochenen Verkehrskreisen nicht als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der fraglichen Dienstleistungen verstanden werden wird.“

Lees het arrest hier.