Woord- en of beeldmerk  

Merkenrecht. We beperken ons tot een maandelijks overzicht van de oppositiebeslissingen van het BBIE. Recentelijk heeft het BBIE een serie van 10 oppositiebeslissingen gepubliceerd die wellicht de moeite waard is om door te nemen. Zie voorgaand bericht in deze serie: BBIE serie december 2012.

Rechtbank Arnhem 19 december 2012, LJN BZ0486 (Surinaamse Brouwerij N.V. tegen gedaagde)

Vordering tot vervallenverklaring van merkregistratie voor alcholvrije dranken en tot doorhaling en nietigverklaring van woordmerk. Naam wordt gebruikt als handelsnaam. Rangorde van merkregistratie.

Surinaamse Brouwerij produceert sinds 1955 bier. Zij verhandelt haar bier voornamelijk in Suriname onder de merknaam PARBO. Deze merknaam bleek in de Benelux al op naam van anderen te zijn ingeschreven voor 'bieren'. Gedaagde is houder van drie woordmerken PARBO voor onder meer alcoholvrije dranken 498574 en diverse waren 869504 en 'bieren' 646953. De nietigheid van de eerste twee merken worden gevorderd omdat het merk helemaal niet is gebruikt voor alcoholvrije bieren.

Gedaagde stelt dat hij het merk de afgelopen 20 jaar wél normaal heeft gebruikt en overlegd daartoe onder andere een ongedateerde afbeelding van een reclameblad met de tekst "De eerste Surinaamse frisdrank in Nederland" met daarboven prominent het woord THRILL. Op de frisdranken wordt Parbo Food slechts als handelsnaam vermeld, zijnde de naam van de onderneming. Daarmee wordt geen normaal gebruik voor alcoholvrije dranken aangetoond. De expliciete keuze voor inschrijving van het merk voor alleen ‘alcoholvrije dranken’, terwijl een ruimere inschrijving ook mogelijk was geweest, brengt naar het oordeel van de rechtbank in dit geval mee dat eventueel gebruik van het merk voor soortgelijke waren geen instandhoudend merkgebruik oplevert.

De merkinschrijving uit 1991 wordt vervallen verklaard wegens gebrek aan normaal gebruik. En daarmee vervalt het oudste recht op het merk PARBO voor alcoholvrije dranken. Surinaamse Brouwerij is succesvol in de nietigverklaring van het merk van gedaagde dat volgens de rangorde is geregistreerd ná haar woordmerk PARBO voor diverse waren.

4.5.  De enige producties van [gedaagde] die normaal gebruik van het merk PARBO voor alcoholvrije dranken zouden kunnen aantonen zijn naar het oordeel van de rechtbank de afbeeldingen van de verschillende frisdranken van Parbo Food Holland. Voor die frisdranken gebruikt [gedaagde] echter prominent het woord THRILL (en voor bronwater Blue Life) als onderscheidingsteken op het etiket, dus als merknaam ter onderscheiding van haar frisdranken. Parbo Food wordt bij deze frisdranken vermeld als handelsnaam, te weten de naam van de onderneming. Daarmee heeft [gedaagde] niet aangetoond dat zij het merk PARBO heeft gebruikt voor alcoholvrije dranken. Voorts wordt overwogen dat eventueel gebruik door [gedaagde] van het merk PARBO voor waren die soortgelijk zijn aan ‘alcoholvrije dranken’ ook géén normaal gebruik voor alcoholvrije dranken zou opleveren. De expliciete keuze voor inschrijving van het merk voor alleen ‘alcoholvrije dranken’, terwijl een ruimere inschrijving ook mogelijk was geweest, brengt naar het oordeel van de rechtbank in dit geval mee dat eventueel gebruik van het merk voor soortgelijke waren geen instandhoudend merkgebruik oplevert. Gelet hierop acht de rechtbank het niet zinvol om [gedaagde] toe te laten tot verder bewijs van instandhoudend merkgebruik.

4.11.  De slotsom is dat Surinaamse Brouwerij met de merkregistratie van het woordmerk PARBO nr. 0842935 van 7 juli 2008 (depotdatum: 14 april 2008) in de klassen 29, 30 en 32 de oudste inschrijving van het woordmerk PARBO in de Benelux op haar naam heeft staan en dat dit merk daarmee in rangorde vóór het op 28 september 2009 onder nr. 0869504 geregistreerde merk PARBO op naam van [gedaagde] komt. De vordering tot nietigverklaring van deze laatstgenoemde merkinschrijving PARBO zal daarom worden toegewezen. Ook zal de gevorderde doorhaling van de desbetreffende merkregistratie van [gedaagde] in het Benelux merkenregister worden gelast.

Hof Leeuwarden 18 december 2012, LJN BZ0479 (I+A c.s. tegen Estrad B.V.)

Merkenrecht. Bewijslast te kwader trouw. Depotsysteem. I+A Products B.V. en Air-Aqua B.V. exploiteren een groothandel in vijverbenodigheden, waaronder vijverpompen. Tussen Estrad, Royal Exclusive en I+A c.s. is een samenwerkingsovereenkomst. Deze is inmiddels beëindigd en Sibo is de nieuwe afnemer van producten. I+A c.s. hebben een (internationale) beeldmerkregistratie Red Devil. De bodemrechter heeft in dit verband geoordeeld dat op Estrad de bewijslast rust van haar stelling dat de depots door I+A c.s. te kwader trouw zijn verricht.

Het systeem van merkenverkrijging van het BVIE berust op het beginsel dat het recht op een merk wordt verkregen door eerste depot gevolgd door inschrijving (artikel 2.2. BVIE). Op dit systeem is in artikel 2.4 aanhef en sub f BVIE een correctie opgenomen ter voorkoming van misbruik van het depotstelsel. In dit verband moet een onderscheid worden gemaakt tussen het inroepen van de nietigheid van een merk dat te kwader trouw is gedeponeerd en het optreden tegen het gebruik daarvan. Estrad heeft het teken later zelf ook als woordmerk RED DEVIL gedeponeerd en is daarom in hoger beroep alsnog in haar vorderingen ontvankelijk.

De bodemrechter heeft geoordeeld dat (nog) niet vaststaat dat de merkdepots door I+A c.s. te kwader trouw zijn verricht. Nu Estrad op dit punt nog bewijs dient te leveren en de gestelde feiten en omstandigheden in dit kort geding evenmin aantonen dat er een gerede kans is dat de merken van I+A c.s. nietig worden verklaard, gaat het hof vooralsnog er vanuit dat de merken geldig zijn. Het gerechtshof vernietigt het tussen partijen gewezen vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank Assen en wijst de vorderingen van Estrad alsnog af.

11.  Het systeem van merkenverkrijging van het BVIE berust op het beginsel dat het recht op een merk wordt verkregen door eerste depot gevolgd door inschrijving (artikel 2.2. BVIE). Inherent aan dit systeem is dat geen rechten kunnen worden verkregen door louter gebruik van een teken, ook niet op basis van het gemene recht. Deze hoofdregel van het Benelux-merkenrecht is vastgelegd in artikel 2.19 BVIE. Artikel 2.19 lid 1 houdt in dat, behoudens de houder van een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs, niemand, welke vordering hij ook instelt in rechte bescherming kan inroepen voor een teken, dat als merk moet worden beschouwd in de zin van artikel 2.1 leden 1 en 2 BVIE, tenzij hij zich kan beroepen op een inschrijving van het door hem gedeponeerde merk. Aan artikel 2.19 BVIE ligt de gedachte ten grondslag dat geen enkele vordering gegrond op een merk in rechte (kan) worden ingesteld, indien het merk niet is ingeschreven. De registratie vormt de voorwaarde van elke actie tot bescherming van een merk. Op dit systeem is in artikel 2.4 aanhef en sub f BVIE een correctie opgenomen ter voorkoming van misbruik van het depotstelsel. De correctie houdt in dat geen merk wordt verkregen door de inschrijving van een merk, waarvan het depot te kwader trouw is verricht.

12.  In dit verband moet een onderscheid worden gemaakt tussen het inroepen van de nietigheid van een merk dat te kwader trouw is gedeponeerd en het optreden tegen het gebruik daarvan. Een nietigverklaring van een merk dat te kwader trouw is gedeponeerd kan ingevolge artikel 2.28 BVIE in samenhang met artikel 2.4 aanhef en sub f BVIE in beginsel door iedere belanghebbende - dus ook de rechtmatig voorgebruiker van een niet gedeponeerd teken - worden ingeroepen, terwijl een verbod op het gebruik van dit te kwader trouw gedeponeerde merk uitsluitend kan worden ingesteld door de houder van een ingeschreven merk. Dit volgt uit artikel 2.20 lid 1 aanhef BVIE, waarin met zoveel woorden is bepaald dat de houder van een ingeschreven recht het uitsluitend recht heeft het gebruik van een teken te verbieden. Uit artikel 2.19 lid 1 in samenhang met artikel 2.20 BVIE volgt dat de houder van een ouder teken dat niet is geregistreerd dus niet kan optreden tegen het gebruik van een geregistreerd merk dat te kwader trouw is gedeponeerd, ook niet op grond van onrechtmatige daad. Dit is slechts anders, indien het teken niet als merk wordt beschouwd (2.19 lid 3 BVIE). Tussen partijen is evenwel niet in geschil dat het teken Red Devil als merk in de zin van artikel 2.1 BVIE moet worden beschouwd. Estrad heeft het teken immers later zelf ook als merk gedeponeerd.

15.  De bodemrechter heeft geoordeeld dat (nog) niet vaststaat dat de merkdepots door I+A c.s. te kwader trouw zijn verricht. Nu de bodemrechter heeft geoordeeld dat Estrad op dit punt nog bewijs dient te leveren en de door Estrad gestelde feiten en omstandigheden in dit kort geding evenmin aantonen dat er een gerede kans is dat de merken van I+A c.s. nietig worden verklaard, gaat het hof vooralsnog er vanuit dat de merken geldig zijn. Het hof voegt hier nog aan toe dat de vraag of er sprake is van kwade trouw aan de zijde van I+A c.s. zich niet goed laat beantwoorden in kort geding nu daarbij rekening moet worden gehouden met alle omstandigheden, waaronder het gestelde voor-voorgebruik van RE en de toestemming die zij aan I+A c.s. voor het gebruik van het teken Red Devil zou hebben gegeven.

Andere blogs:
De Clerq

Rechtbank van Koophandel Antwerpen 29 januari 2013, A/12/10102 (Provincie Antwerpen tegen vof Relax)

De Provincie Antwerpen is houder van het Benelux woordmerk PENNENZAKKENROCK. Provincie Antwerpen heeft een samenwerkingsovereenkomst met RELAX omtrent de organisatie van het kinderrockfestival PENNENZAKKENROCK. Als gevolg van een evaluatie van het evenement wordt de samenwerkingsovereenkomst eenzijdig door de Provincie Antwerpen beëindigd. Provincie Antwerpen vordert de beëindiging van het gebruik  van de afkorting "PZR" door de onderneming Relax.

De rechtbank aanvaardt de overeenstemming tussen teken en merk op grond van de begripsmatige totaalindruk (PENNENZAKKENROCK en PZR, als afgekort). In de communicatie naar het doelpubliek toe alsmede in de interne communicatie wordt het merk PENNENZAKKENROCK door elkaar gebruikt dan wel cumulatief met de afkorting/afleiding PZR, waardoor PZR niets anders lijkt te zijn dan de afkorting van PENNENZAKKENROCK. De vordering op grond van artikel 2.20.1.b. BVIE t.a.v. Relax wordt gegrond verklaard met uitzondering van deze vermeldingen waar "PZR" wordt gebruikt ter referentie van het in het verleden georganiseerde evenement.

Het gebruik van het teken “PENNENZAKKENROCK” en/of "PZR" door de VOF Relax wordt als inbreuk makend op de merkenrechten van de Provincie Antwerpen beschouwd, meer in het bijzonder op het Benelux-woordmerk “PENNENZAKKENROCK”. Inbreuk wordt vestgesteld op grond van artikel 2.20.1.a. BVIE, en op de bepalingen van artikel 95 en 96 WMPC.

Onder verbeurte van een dwangsom beveelt de rechtbank firma Relax het staken en het gestaakt houden van het gebruik van het teken “PENNENZAKKENROCK” en/of “PZR” of enig ander hiermee overeenstemmend teken voor waren of diensten die identiek zijn of soortgelijk aan deze waarvoor het merk “PENNENZAKKENROCK” werd gedeponeerd en wordt gebruikt, weze het als onderdeel van een merk, handelsnaam, vennootschapsnaam, domeinnaam of anderszins.

VI.B.    Merkenrechtelijke inbreuk op grond van artikel 2.20.1.b. BVIE

De rechtbank aanvaardt de overeenstemming tussen teken en merk op grond van de begripsmatige totaalindruk (PENNENZAKKENROCK en PZR, als afgekort, minstens afgeleid, begrip van PENNENZAKKENROCK). Het verwarringsgevaar als weergegeven onder artikel 2.20.1.b. BVIE dient beoordeeld te worden in het licht van (i) de overeenstemming tussen merk en teken, (ii) de soortgelijkheid tussen de waren en/of diensten en (iii) de onderscheidende kracht van het betrokken merk (of onderdeel van het merk). Er bestaat een interactie tussen deze beoordelingselementen.

- In de communicatie naar het doelpubliek toe alsmede in de interne communicatie wordt het merk PENNENZAKKENROCK door elkaar gebruikt dan wel cumulatief met de afkorting/afleiding PZR, waardoor PZR niets anders lijkt te zijn dan de afkorting van PENNENZAKKENROCK, minstens een verwijzing naar dit evenement en op zich stand evenement.  Volgende elementen kunnen worden aangehaald: (...)

Rechtbank Den Haag 30 januari 2013, zaaknr. C/09/418788 / HA ZA 12-574 (Converse tegen Alpi c.s.)

Uitspraak ingezonden door Leonie Kroon en Niels Mulder, DLA Piper.

Merkenrecht. Onrechtmatig handelen. Artikel 223 Rv-incident en 843a Rv-incident. Vrijwaringsincident. Onbevoegd over inbreuk buiten Nederland. Staking merkinbreuk in Nederland/Benelux.

De Roemeense douane heeft een partij schoenen tegengehouden op verdenking van namaak. De vrachtbrief vermeldde Alpi als bestemming. Uit onderzoek van IFC blijkt dat er sprake is van een organisatie van rechtspersonen en natuurlijke personen die opzettelijk betrokken zijn bij faciliteren van verhandeling van inbreukmakende Converse schoenen.

In beginsel wijst 97 lid 1 GMVo de Spaanse rechter aan voor zover de inbreuk buiten Nederland heeft plaatsgevonden. De rechtbank dient zich onbevoegd te verklaren. Uit de dagvaarding volgt onvoldoende dat elk van de afzonderlijke handelingen waarmee inbreuk zou worden gemaakt op de Gemeenschapsmerken moet worden aangemerkt als handeling van een of meer Nederlandse en Spaanse gedaagden of dat zij dezelfde inbreukmakende handelingen hebben verricht (r.o. 5.6.).

Voorshands zijn de door Alpi verrichte expeditiediensten in beginsel niet als merkinbreuk aan te merken. Dat de Conversemerken in de administratie aangetroffen zijn, lijkt zich te beperken tot beschrijvend gebruik op vervoersdocumenten, orderbevestigingen en andere dergelijke documenten. Alpi heeft niet de inbreuk bevorderd, echter volgens een inbracht bericht (zie onder 5.14) lijkt dat Alpi door inzet van een privé-detective echtheidskenmerken van Converse probeert te weten te komen.

"5.16. Wat daarvan zij, het bericht maakt vooralsnog duidelijk dat Alpi International ervan op de hoogte is dat haar opdrachtgever de echtheidskenmerken op deze wijze probeert te achterhalen. Nu zij niet stelt dat zij haar opdrachtgever naar de reden heeft gevraagd en enige andere aannemelijke verklaring ontbreekt, diende zij er minstgenomen ernstig rekening mee te houden dat de opzet inderdaad is zoals door Converse is aangevoerd. Niettemin heeft zij daaraan meegewerkt en aldus inbreuk of althans dreiging van inbreuk bevorderd."

De vordering tot inzage in de in beslag genomen administratie wordt beperkt tot het reeds in 2010 verleende toestemming (IEF 9322). Jegens enkele gedaagden verklaart de rechtbank zich onbevoegd te beslissen over (dreigende) inbreuk op haar Gemeenschapsmerken buiten Nederland. Er wordt staking bevolen van gebruik van de merken in Nederland en de Benelux. Tevens wordt onrechtmatig handelen verboden, waaronder maar niet uitsluitende het opzettelijk faciliteren van de verhandeling en actief dan wel passie meewerken aan opstellen van documenten met feitelijk onjuiste gegevens over de herkomst, etc.. Op straffe van dwangsommen.

Merkenrecht. We beperken ons tot een wekelijks overzicht van de (voortgezette oppositie)beslissingen van het Gerecht EU. Ditmaal over:

A) Beroep van 'nfon' wordt afgewezen
B) Groot verwarringsgevaar commerciële herkomst bij 'Sunless producten'
C) 'K sport' geen overeenstemming met 'K2 Sports'
D) Verwarringsgevaar tussen woordemerk „BABIDU” en „BABILU”
E) Beroep verworpen van het beeldmerk dat het woordelement „PERLE'” bevat
F) Geeeltelijke toewijzing  van de aanvraag voor inschrijving van het woordmerk „Fitcoin”,

Gerecht EU 29 januari 2013, zaak T-283/11 (Fon Wireless / OHMI - nfon (nfon))

A) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de houder van het gemeenschapsbeeldmerk 'nfon' met het woordelement „fon” voor waren en diensten van de klassen 9 en 38 en van het nationale woordmerk „fon” voor waren en diensten van de klassen 38 en 42, strekkende tot vernietiging van beslissing R 1017/20094 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 18 maart 2011 waarbij de beslissing van de oppositieafdeling tot afwijzing van de aanvraag tot inschrijving van het beeldmerk met het woordelement „nfon” voor waren en diensten van de klassen 9 en 38 in het kader van de oppositie ingesteld door verzoekster is vernietigd. De besluit van de kamer van beroep worden gewijzigd zodat het beroep van 'nfon' wordt afgewezen. Ook op de MARQUES-blog.

79. Daher ist festzustellen, dass die Beschwerdekammer einen Fehler begangen hat, indem sie das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 ausgeschlossen hat, ohne dass die zusätzlichen Argumente der Klägerin im Rahmen dieses Klagegrundes geprüft zu werden brauchten, mit denen sie zum einen eine erhöhte Unterscheidungskraft der älteren Marken aufgrund ihrer Bekanntheit geltend macht und zum anderen rügt, dass die Beschwerdekammer die Gültigkeit der ordnungsgemäß eingetragenen älteren Marken in Frage gestellt habe.

82. Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdekammer in der angefochtenen Entscheidung zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr Stellung genommen, so dass das Gericht über die Befugnis verfügt, diese Entscheidung in diesem Punkt abzuändern (vgl. in diesem Sinne Urteil Edwin/HABM, Randnr. 72). Wie sich jedoch aus Randnr. 79 des vorliegenden Urteils ergibt, hätte die Beschwerdekammer feststellen müssen, dass aus der Sicht der maßgeblichen Verkehrskreise eine Verwechslungsgefahr vorliegt.

83. Unter diesen Umständen ist in Abänderung der angefochtenen Entscheidung die von der Streithelferin bei der Beschwerdekammer eingelegte Beschwerde zurückzuweisen. Damit wird entsprechend dem Antrag der Klägerin die Entscheidung der Widerspruchsabteilung wirksam, mit der die Eintragung der angemeldeten Marke abgelehnt wurde.

Gerecht EU 29 januari 2013, zaak T-662/11 (Müller / OHMI - Loncar (Sunless))

B) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de aanvrager van het beeldmerk dat het woordelement „Sunless” bevat, voor waren van de klassen 6, 19, 22 en 24, strekkende tot vernietiging van beslissing R 2508/20102 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 27 september 2011, waarbij is verworpen het beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling houdende weigering van inschrijving van dat merk in het kader van de oppositie van de houder van de gemeenschapswoordmerken „SUNLESS” en „LONCAR-SUNLESS”, voor waren van de klassen 22, 23 en 24.

Het beroep wordt afgewezen. De betrokken merken zijn zeer vergelijkbaar en de gemiddelde consument zal bij een product afkomstig van het aangevraagde merk dezelfde commerciële herkomst toeschrijven als aan een product van het merk Sunless. De kamer stelt een groot gevaar voor verwarring vast. Ook op MARQUES-blog.

77. Wie bereits in Randnr. 28 des vorliegenden Urteils ausgeführt, ist der ständigen Rechtsprechung zu entnehmen, dass die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr eine gewisse Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen, impliziert. Ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen kann durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden und umgekehrt.

79. Die fraglichen Marken sind, wie dies auch die Beschwerdekammer vertreten hat, einander hochgradig ähnlich. Daher wird der betreffende Durchschnittsverbraucher, wenn er sich einer mit der angemeldeten Marke versehenen Ware gegenübersieht, ihr möglicherweise die gleiche betriebliche Herkunft zuordnen wie einer Ware, die mit der älteren Marke SUNLESS gekennzeichnet ist, so dass zwischen diesen Marken eine erhöhte Verwechslungsgefahr besteht.

Gerecht EU 31 januari 2013, zaak T-54/12 (K2 Sports Europe / OHMI - Karhu Sport Iberica (SPORT))

C) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de houder van de nationale en internationale woordmerken „K2 SPORTS”, voor waren van de klassen 18, 25 en 28, en strekkende tot vernietiging van beslissing R 986/20104 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 29 november 2011, houdende verwerping van het beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling tot afwijzing van de oppositie die door verzoekster is ingesteld tegen de aanvraag tot inschrijving van het zwart-witte beeldmerk bevattende het woordbestanddeel „SPORT”, voor waren van de klassen 18, 25 en 28.

Het beroep wordt verworpen. Een fonetische overeenstemming tussen de tekens kan niet worden vastgesteld op basis van het element 'sport(s)' alleen. Gezien de begripsmatige overeenstemming verwijst het naar hetzelfde concept en leidt tot de conclusie dat er een zekere mate van begripsmatige overeenstemming is. Deze overeenstemming is zwak in het kader van de totaalindruk. De zwakke begripsmatige gelijkenis weegt niet op tegen de aanzienlijke visuele en fonetische verschillen tussen de tekens. De kamer van beroep heeft geoordeeld dat er geen begripsmatige overeenstemming is.

44. Moreover, although the words ‘sport’ and ‘sports’ are pronounced almost identically, a phonetic similarity between the signs as a whole cannot be established on the basis of that element alone. The Board of Appeal correctly held that the alphanumeric combination ‘K2’ at the beginning of the earlier marks, which is absent from the mark applied for, has an impact on the rhythm, number of syllables and intonation of the marks at issue. The term ‘sport’ in the earlier marks will accordingly be pronounced last and with less emphasis in relation to the element ‘k2’, whereas it will be the only element to be pronounced in the mark applied for.
 
 46. Thirdly, so far as concerns the conceptual similarity of the signs, for the reasons set out in paragraphs 37 and 38 above, the Court rejects at the outset the applicant’s argument that there is a conceptual resemblance on account of the letter ‘k’ in the marks at issue, as the figurative element of the mark applied for is not a representation of any letter of the alphabet. Thus, there is no need to rule on the concept allegedly conveyed by the letter ‘k’, and the Court’s assessment of the conceptual similarity of the signs at issue is restricted to a comparison of the descriptive term ‘sport’ common to the marks at issue and of the alphanumeric combination ‘k2’ in the earlier marks. 

49. Furthermore, that weak conceptual similarity does not offset the significant visual and phonetic differences between the signs. The fact that the Board of Appeal held that there was no conceptual similarity is of no relevance to the legality of the contested decision. 

Gerecht EU 31 januari 2013, zaak T-66/11 (Present-Service Ullrich / OHMI - Punt Nou (babilu))

D) Gemeenschapsmerk – Beroep door de aanvrager van het woordmerk „babilu” voor waren en diensten van de klassen 16, 18, 35, 36, 38 en 41 ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing R 773/20102 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 19 november 2010 houdende verwerping van het beroep tegen de gedeeltelijke weigering van de oppositieafdeling om dit merk in te schrijven in het kader van de oppositie die door de houder van het gemeenschapswoordmerk „BABIDU” voor diensten van klasse 35 is ingesteld.

Het beroep wordt verworpen. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen met name de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten. Gezien het feit dat de betrokken diensten identiek zijn en dat er een hoge mate van overeenstemming bestaat ,heeft de kamer van beroep terecht geconcludeerd dat er sprake is van verwarringsgevaar. Ook op de MARQUES-blog; A matter of Class: BABIDU gets benefit of IP Translator ruling.

 64. That assessment is not undermined by the applicant’s claim that the element ‘babi’ is descriptive of the goods protected by the marks at issue and, more specifically, of the ‘accessories for babies’ in Class 24 covered by the earlier trade mark. Rather, the necessary comparison must be carried out by taking into account only the goods and/or services covered by the mark applied for against which the opposition was directed, and the goods and/or services covered by the earlier trade mark on which that opposition was based. Therefore, in the present case, as OHIM rightly points out, that comparison cannot be carried out by taking into consideration the goods in Class 24 protected by the earlier trade mark. It should be added that nothing in the wording of the services covered by the earlier trade mark or in the wording of the services covered by the mark applied for permits the conclusion that those various services have any connection with babies. Accordingly, it cannot be considered that the relevant public will pay only scant attention to the element ‘babi’ and will focus on the syllables ‘du’ and ‘lu’.

74. A global assessment of the likelihood of confusion implies some interdependence between the factors taken into account, and in particular between the similarity of the trade marks and the similarity of the goods or services concerned. Accordingly, a low degree of similarity between those goods or services may be offset by a high degree of similarity between the marks, and vice versa (Case C‑39/97 Canon [1998] ECR I‑5507, paragraph 17, and VENADO with frame and Others, paragraph 19 above, paragraph 74).

78. In view of the fact that the services in question are identical, that there is a high degree of similarity overall between the marks at issue and that the earlier trade mark has a normal inherent distinctiveness, the Board of Appeal was right to conclude that there was a likelihood of confusion between those marks even though, as stated in paragraph 25 above, the relevant public has a higher than average level of attentiveness. The applicant’s claim that the element ‘babi’ has only weak distinctiveness, such that the public will focus on the syllables ‘du’ and ‘lu’, has already been rejected in paragraph 64 above.

Gerecht EU 1 februari 2013, zaak T-104/11 (Ferrari / OHMI (PERLE'))

E) Gemeenschapsmerk – Vernietiging van beslissing R 1249/20102 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 8 december 2010, waarbij is verworpen het beroep tegen de beslissing van de onderzoeker houdende gedeeltelijke weigering om de bescherming van de gemeenschapsmerkregeling te verlenen aan het beeldmerk dat het woordelement „PERLE'” bevat, voor waren van de klassen 3, 25 en 33, na een aanvraag voor internationale inschrijving met aanwijzing van de Europese Unie. Het beroep wordt verworpen. Ook op MARQUES-blog.

39 En l’espèce, la chambre de recours a constaté que le public pertinent était constitué de consommateurs de langues française et anglaise. Elle a estimé à bon droit que la preuve de l’acquisition du caractère distinctif devait être rapportée pour le territoire de langues française et anglaise de l’Union européenne, à savoir pour les États membres suivants : France, Belgique, Luxembourg, Royaume-Uni, Irlande et Malte.

40 Toutefois, il y a lieu de relever que les preuves de l’usage que la requérante a déposées auprès de l’OHMI ne concernaient que le Royaume-Uni et la France.

41 Dès lors, sans qu’il y ait lieu d’examiner si les preuves présentées par la requérante étaient suffisantes pour établir le caractère distinctif acquis par l’usage au Royaume-Uni et en France, il suffit de constater que la requérante n’a pas apporté la preuve que la marque demandée avait acquis un caractère distinctif par l’usage dans tous les États membres pertinents.

Gerecht EU 1 februari 2013, zaak T-272/11 (Coin / OHMI - Dynamiki Zoi (Fitcoin))

F) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de houder van de nationale, communautaire en internationale beeldmerken die het woordelement „coin” bevatten, voor waren en diensten van de klassen 16, 25, 28, 35, 36 en 41, strekkende tot vernietiging van beslissing R 1836/2010-2 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 21 februari 2011, waarbij gedeeltelijk is vernietigd de beslissing van de oppositieafdeling houdende afwijzing van de oppositie van verzoekster tegen de aanvraag voor inschrijving van het woordmerk „Fitcoin”, voor waren en diensten van de klassen 16, 25, 28, 35, 36 en 41. Het beroep wordt deels toegewezen, het Gerecht EU vernietigt de beslissing voor van de kamer van beroep zover het betreft de afgewezen oppositie voor de waren in klasse 25. Ook op de MARQUES-blog.

31 As the applicant states, the word ‘fit’ is frequently used in the clothing sector. The consumer is used to seeing the word ‘fit’, on its own or with other words (‘slim fit’), associated with clothing or footwear. Furthermore, the word ‘fit’, in the sense of ‘to be of the correct size or shape’, suggests a positive quality of those goods and may be perceived as laudatory given the importance that such a quality may have in the clothing sector. The word ‘fit’ must therefore be regarded as having a weak distinctive character in respect of the ‘clothing, including footwear and slippers’ in Class 25, covered by the mark applied for.

34 It follows that the Board of Appeal should have found that the word ‘fit’, in the sense of ‘to be of the correct size or shape’, has a limited distinctive character as regards the ‘clothing, including footwear and slippers’ in Class 25 and that, consequently, the similarity between the marks at issue due to their common element ‘coin’ is not counteracted by the presence of the element ‘fit’ in the mark applied for.

35 The Board of Appeal therefore erred in finding that there is no likelihood of confusion, for English consumers, as regards the ‘clothing, including footwear and slippers’ in Class 25, covered by the mark applied for.

Een bijdrage van Arnaud Bos, Onel trademarks.

In navolging van IEF 12154 en IEF 12168. Het is al weer enkele weken geleden dat het Hof van Jusitie het arrest heeft gewezen in de Onel-zaak. Tijd om de uitspraak eens goed te bestuderen en om te discussiëren met vakgenoten.

Zo horen wij af en toe dat er eigenlijk niets is veranderd. Dat lijkt ons niet. Zo stelt het Hof van Justitie toch wel heel duidelijk dat van een Europees merk mag worden verwacht dat het merk in een groter grondgebied wordt gebruikt. Dus gebruik in één lidstaat is niet meer automatisch voldoende en lijken de gebruikeisen aangescherpt.

Een ander standpunt is dat het gebruik dat in één land geschiedt alleen dan voldoende is als er sprake is van een nichemarkt. Aanlokkelijk om dit te denken want zo kun je paragraaf 50 inderdaad lezen maar ons inziens ligt het, met oog op de andere paragrafen wel iets genuanceerder.

Het Hof van Justitie stelt duidelijk dat het geografische gebied van het gebruik maar een van de factoren is om te bepalen of het gebruik normaal is. Ook andere factoren spelen een rol. Hierbij moet niet gekeken worden naar de landsgrenzen van Lidstaten, het gaat om de markt van het product / dienst en dit zal in de meeste gevallen de gehele Gemeenschap zijn.

Indien er sprake is van een geografische nichemarkt is dan kan de markt van een Europees merk samenvallen met het grondgebied van één lidstaat (bijv. schaatsen in Nederland). Dan is gebruik van een Europees merk in een enkel land, mits gericht op verkoop, in ieder geval voldoende.

Bij massaproducten is de gehele markt in de Gemeenschap relevant en moet dan gekeken worden naar het werkelijke gebruik in de Gemeenschap. Indien dit gebruik naar omstandigheden van het geval reëel is dan is dit gebruik voldoende.

In de praktijk komt dit er vaak op neer dat het merk in een redelijk gebied in gebruik moet zijn genomen (hetgeen kan samenvallen met landsgrenzen van (waarschijnlijk) grotere lidstaten) ofwel er andere factoren zijn die beperkt territoriaal gebruik kunnen compenseren (te denken aan erg intensief gebruik van een merk op een klein gebied). Dit zal de jurisprudentie verder moeten uitkristalliseren.

Arnaud Bos

Hof Den Haag 29 januari 2013, LJN BZ0458 (Wilkinson tegen Gillette)

Uitspraak ingezonden door Tobias Cohen Jehoram en Robbert Sjoerdsma, De Brauw Blackstone Westbroek.

Beroep na IEF 10712 (De beste scheerbeurt). Reclamerecht. Merkenrecht. Ongeoorloofde vergelijkende reclame en (dus) merkinbreuk. Territoriale reikwijdte: gemeenschapswijd verbod, uitbreiding verbod in Nederland met Franstalige claim, met het oog op inwoners van Nederland die de Franse taal begrijpen. Omvang proceskostenveroordeling.

Zowel Gillette (MACH en MACH3) als Wilkinson (HYDRO3 en HYDRO 5) zijn producenten van scheersystemen voor natscheren. Wilkinson gebruikt de tekst "scheert BETER dan MACH 3" en "de BESTE SCHEERBEURT voor je HUID" op haar producten [zie afbeelding].

Internationale bevoegdheid/litispendentie
Het hof ziet geen reden om zijn oordeel aan te houden tot in de in Duitsland en Spanje aanhangige procedures uitspraak is gedaan. Beroep op artikel 27 EEX faalt, omdat deze procedures niet tussen dezelfde partijen en over hetzelfde onderwerp worden gevoerd.

Het hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep voor wat betreft de vergelijkende reclame en wijst de merkenrechtelijke grief tevens af, nu Wilkinson niet anders heeft weersproken dan met de stelling dat er sprake is van geoorloofde reclame.

Reikwijdte van de verboden
Wilkinson betoogt dat het verbod, inbreuk te maken op de Gemeenschapsmerkrechten van Gillette, beperkt dient te worden tot Nederland. Nu de merkinbreuk uitsluitend berust op het oordeel over de vergelijkende reclame en zich de uitzonderingssituatie van DHL/Chronopost voordoet dat de inbreuk is beperkt tot één lidstaat. Gillette betoogt dat het verbod gebaseerd op onrechtmatige daad betrekking heeft op de Claim in welke taal dan ook.

Gillette heeft slechts voor de Benelux-landen aannemelijk gemaakt dat er een onrechtmatige daad plaatsvindt of dreigt te vinden. Het hof heeft geen reden te veronderstellen dat de implementatie van de Richtlijn in België en Luxemburg afwijkt van het bepaalde in artikel 4 van de Richtlijn. Derhalve dient tot uitgangspunt dat ook naar het recht van België en Luxemburg sprake is van ongeoorloofde vergelijkende reclame, zodat het verbod mede voor die landen wordt opgelegd.

Wat betreft het merkenrechtelijk verbod
De vaststelling van een inbreuk in een EU-lidstaat brengt volgens de GMV mee dat in beginsel een verbod voor de gehele Europese Unie dient te worden opgelegd. De omstandigheid dat een concern ervoor kiest de distributie per land door een andere rechtspersoon te laten plaatsvinden kan er dan niet toe leiden dat ook een verbod slechts per land zou kunnen worden opgelegd.

Niet valt uit te sluiten dat Gillette (met het oog op inwoners van Nederland die de Franse taal begrijpen) ook een belang heeft bij een verbod op gebruik van de Claim in de Franse taal in Nederland en het tegendeel niet is gesteld of gebleken. Het verbod wordt uitgebreid zodat ook de Franstalige Claim in Nederland verboden is.

Proceskosten merkenrecht/vergelijkende reclame
Wilkinson bepleit dat artikel 1019h Rv slechts voor 5% ziet op de merkinbreuk. Het hof is van oordeel dat, nu Gillette haar vorderingen, ook voor zover zij stelt dat geen sprake is van geoorloofde vergelijkende reclame, grondt op haar merkrechten, terwijl omgekeerd de uitkomst van de beoordeling van de vraag of de vergelijkende reclame geoorloofd is bepalend is voor de uitkomst van het merkenrechtelijke geschil, alle proceskosten kunnen worden beschouwd als gemaakt ter handhaving van de merkrechten van Gillette en daarmee voor vergoeding op de voet van artikel 1019h Rv.

Vergelijkende reclame
16. Uit het voorgaande volgt dat het hof, evenals de voorzieningenrechter, voorshands van oordeel is dat de Claim niet voldoet aan de eisen gesteld in artikel6:194a, lid 2, onder c BW, zodat Wilkinson daartegen in haar grief 2 tevergeefs opkomt. Dit betekent dat in het midden kan blijven of de Claim juist is. Grief 3 kan derhalve niet tot vernietiging leiden. Daarmee faalt ook grief 4, gericht tegen het oordeel van de voorzieningenrechter dat sprake is van ongeoorloofde vergelijkende reclame.

Merkinbreuk
17. Nu Wilkinson de gestelde merkinbreuk niet anders heeft weersproken dan met de stelling dat sprake is van geoorloofde vergelijkende reclame, en deze stelling wordt verworpen, staat (voorshands) vast dat Wilkinson met de Claim inbreuk maakt op de merkrechten van Gillette. Ook grief 5 faalt derhalve.

26. (...) Het hof is van oordeel dat Gillette daarin slechts is geslaagd ten aanzien van Wilkinson Sword voor wat betreft de landen van de Benelux. Gillette heeft wel gesteld, maar, gelet op de betwisting door Wilkinson, onvoldoende gemotiveerd dat wat betreft Frankrijk sprake is van een concrete dreiging tot gebruik van de Claim. Wat betreft de overige landen van de Europese Unie beeft Gillette niet gesteld dat sprake is van een ( op dit moment) concrete dreiging van gebruik van de Claim (in de Nederlandse en Franse taal). Nu Energizer het product alleen in Nederland distribueert, dient het verbod jegens baar slechts voor Nederland te worden toegewezen. Jegens Wilkinson Sword, die de verpakkingen (in elk geval) ook voor de andere Benelux-Ianden produceert, dient het verbod tevens te worden toegewezen voor Belgi! en Luxemburg. In dat verband is nog het volgende van belang. De regeling betreffende vergelijkende reclame is geharmoniseerd in de Richtlijn. De voorwaarden waaronder vergelijkende reclame is toegestaan zijn, wat betreft de vergelijking, neergelegd in artikel 4 onder c van de Richtlijn. In zoverre is sprake van maximum-harmonisatie. Zoals uit het voorgaande blijkt, is het hof van oordeel dat niet aan die voorwaarden is voldaan. Het hof beeft geen reden te veronderstellen dat de implementatie van de Richtlijn in België en Luxemburg afwijkt van het bepaalde in artikel 4 van de Richtlijn. Dat is door partijen ook niet gesteld. Derhalve dient tot uitgangspunt dat ook naar het recht van België en Luxemburg sprake is van ongeoorloofde vergelijkende reclame, zodat het verbod mede voor die landen kan worden opgelegd In zoverre slaagt (dit onderdeel van) grief A van Gillette.

Verboden
28. (...) Er is geen reden in dit verband onderscheid te maken tussen Energizer en Wilkinson Sword. De vaststelling van een inbreuk in een EU-lidstaat brengt volgens de GMV mee dat in beginsel een verbod voor de gehele Europese Unie dient te worden opgelegd. De omstandigheid dat een concern ervoor kiest de distributie per land door een andere rechtspersoon te laten plaats vinden kan er dan niet toe leiden dat ook een verbod slechts per land zou kunnen worden opgelegd. Gelet op het voorgaande faalt grief 7 van Wilkinson .

29. (...) Nu i) de Claim die de inzet vormt van dit geding in de Nederlandse en de Franse taal is gesteld, terwijl ii) de HYDRO 3-producten met daarop de Nederlands/Franse Claim ook in België en Luxemburg worden verhandeld, ziet het hof aanleiding de verboden uit te breiden met het gebruik van (de merken van Gillette in) de Franstalige Claim. Het hof zal deze uitbreiding, ook wat betreft het op onrechtmatige daad gebaseerde verbod, mede op Nederland betrekken, omdat niet valt uit te sluiten dat Gillette (met het oog op inwoners van Nederland die de Franse taal begrijpen) ook een belang beeft bij een verbod op gebruik van de Claim in de Franse taal in Nederland en het tegendeel niet is gesteld of gebleken. Dit onderdeel van grief A van Gillette slaagt derhalve gedeeltelijk.

Lees de uitspraak zaaknummer 200.101.128/01, LJN BZ0458.

Op andere blogs:
DirkzwagerIEIT ("Scheert beter dan mach 3" blijft verboden mede wegens verpakking)
DVAN (Vergelijkende reclame: Scheert Wilkinson HYDRO 3 beter dan Gillette MACH 3?)
SOLV (Scheert beter dan mach 3)

Gerecht EU 24 januari 2013, zaak T-474/09 (Fercal - Consultadoria e Serviços / OHMI - Jacson of Scandinavia (JACKSON SHOES)) - dossier

Gemeenschapsmerk. Handelsnaamrecht. Beroep tot nietigverklaring, door de houder van het gemeenschapswoordmerk „JACKSON SHOES” voor waren van de klassen 25 ingesteld tegen beslissing R 1253/2008-2 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor Harmonisatie binnen de Interne Markt (BHIM) van 18 augustus 2009 houdende verwerping van het beroep tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling houdende toewijzing van het verzoek om nietigverklaring van bedoeld merk, ingediend door de houder van de nationale handelsnaam „JACSON OF SCANDINAVIA AB".

Het beroep wordt afgewezen. Gelet op de gelijkenis van de elementen "Jackson" en "Jacson" en de totaalindruk die door de conflicterende tekens en de identiteit van de betrokken producten, is door de kamer terecht vastgesteld dat er sprake is van verwarringsgevaar tussen het Gemeenschapsmerk en de handelsnaam.

35. À cet égard, il y a lieu de relever que ces allégations ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours. Il convient en effet de constater que la requérante reconnaît la similitude des éléments « jackson » et « jacson ». Par ailleurs, les écritures de la requérante ne comportent aucun élément quant à l’incidence du mot « shoes » et de la combinaison de mots « of scandinavia » sur la similitude des signes en conflit et sur le risque de confusion. De même, la requérante n’a pas démontré dans quelle mesure lesdits signes, pris dans leur ensemble, se distinguaient. Dans ces conditions, même en admettant, comme le soutient la requérante, que les éléments « jackson » et « jacson » sont faiblement distinctifs, la chambre de recours était fondée, au vu de la similitude desdits éléments et de l’identité des produits, à reconnaître l’existence d’un risque de confusion.

37. Eu égard à la similitude des éléments « jackson » et « jacson », à l’impression d’ensemble dégagée par les signes en conflits et à l’identité des produits visés, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur de droit en constatant, au point 21 de la décision attaquée, l’existence d’un risque de confusion entre la marque communautaire et le nom commercial de l’intervenante.

Ex parte beschikking Rechtbank Den Haag 28 januari 2013, KG RK 13-173 (Luxaflex Nederland B.V. en Hunter Douglas Industries B.V. tegen Luxorflex B.V.)

Beslissing ingezonden door Marlou van de Braak en Jos Klaus, Hoyng Monegier LLP.

Merkenrecht. Handelsnaamrechten. Ex parte toegewezen.

De voorzieningenrechter beveelt gerekwestreerde binnen twee werkdagen na betekening van deze beschikking de inbreuk op een scala aan LUXAFLEX-merken en handelsnaamrechten te staken en gestaakt te houden. Het gaat hierbij in het bijzonder om het gebruik van het woord “Luxorflex”, het weergegeven Luxorflex-logo, het voeren van de handelsnaam Luxorflex en het gebruik van de domeinnaam luxorflex.nl.

2.2. Voorshands uitgaande van de geldigheid van de ingeroepen merk- en handels naamrechten waarop verzoeksters zich beroepen, is naar voorlopig oordeel vol doende aannemelijk dat gerekwestreerde inbreuk maakt op die rechten. 2.3. In de door gerekwestreerde gebruikte teksten en afbeeldingen, zoals weergegeven in het verzoekschrift, wordt gebruik gemaakt van tekens die naar voorlopig oordeel gelijk zijn aan of overeenstemmingen met de ingeroepen merken en handels naam, terwijl die tekens naar voorlopig oordeel worden gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren als waarvoor de merken zijn ingeschreven. Tevens is voorshands verwarring te duchten.

2.4. Gelet op hetgeen in het verzoekschrift onder 43-46 is aangeoerd, acht de voorzieningenrechter het aannemelijk dat uitstel onherstelbare schade voor verzoeksters zou kunnen veroorzaken zodat er voldoende grond is voor toewlzing van het verzoek dat de voorziening wordt getroffen zonder gerekwestreerde voorafgaand te horen.

2.5. Op grond van het bovenstaande zal het verbod worden toegewezen op de wijze zoals hierna is verwoord. De dwangsom zal worden gemaximeerd.

Op andere blogs:
Chiever (Luxaflex en Luxor Flex)