Woord- en of beeldmerk  

Hof van Beroep te Brussel 13 maart 2013, 2011.AR.2539-2541 (Credit Professionnel tegen BBIE; inzake woordmerk CREDIT PROFESSIONNEL; BEROEPSKREDIET en BERUFSKREDIT)

Drie Franstalige beroepszaken over inburgering en gebruiksterritoir. Het hof van beroep verwerpt de beroepen.

Het BBIE oordeelt dat BEROEPSKREDIET, BERUFSKREDIT en CREDIT PROFESSIONNEL beschrijvend zijn voor de goederen in klassie 9, 35 en 36 en weigert de inschrijving op absolute gronden. De appellant geeft aan dat de tekens al meer dan 90 jaar in gebruik zijn als ware het een merk, zij stelt dat ze zijn ingeburgerd door intensief gebruik in het territoir van de Benelux.

BBIE beargumenteert dat het onderscheidend vermogen door gebruik niet is verkregen. Er is niet aangetoond dat het teken op de datum van het depot door het (gemiddeld) geïnteresseerde publiek of een significant deel daarvan, wordt herkend in de gehele Benelux. Onder vermelding van het arrest Bovemij Verzekeringen NV [IEF 2579] wordt aangenomen dat wanneer een merk, bestaande uit een of meerdere woorden uit een officiële taal, en door gebruik onderscheidend vermogen heeft gekregen, dat het teken dat onderscheidend vermogen verkrijgt voor de gehele taalkundige regio. De aanvrager van het merk heeft echter het teken niet gebruikt in Nederland en heeft geen vestigingen in het Duitstalige deel van België. De beroepen worden afgewezen.

17. Ensuite, l’OBPI argumente que le caractêre distinctif n’a pas ete acquis par l’usage des lors qu’il n’est pas démontre qu’à la date du depot les milieux intéressés ou du moms une fraction significative de ceux-ci identifiaient le signe en tant que marque dans l’ensemble du Benelux, le motif de refus existant sur tout le territoire du Benelux.

32. Quand a cet usage, ledit article 3 §3 de la Directive a été interprété en ce sens que le caractére distinctif ne peut étre acquis par usage que sil est démontre que cet usage a confére le caractére distinctif dans toute la partie du territoire de lEtat membre ou, dans le cas du Benelux, dans toute la partie du territoire de celui-ci dans laquelle il existe un motif de refus (CJUE, arrét du 7 septembre 2006, affaire C-108/05 Bovemij Verzekeringen NV contre Benelux-Merkenbureau, points 22 & 23; CJUE, arrét du 22 juin 2006, Storck/ OHMI, C-25/05 P, point 83).

34. Suivant l’enseignement de la CJUE, l’usage conférant le pouvoir distinctif ne peut étre établi que s’il porte sur tout le territoire du Benelux dans lequel le motif de refus absolu existe. Dans le cas d’espèce, ii s’agit des parties du territoire d’expression néerlandaise et allemande. Or, la demanderesse ne conteste pas qu’elle n’a pas utilisé le signe querellé aux Pays-Bas - n’ayant pas d’agences dans ce pays - ni dans la region allemande de la Belgique. Ii s’ensuit que l’acquisition de Ia distinctivité de la marque par l’usage n’est pas démontrée pour tout le territoire dans lequel le motif de refus absolu existe.

Hof Den Haag 26 maart 2013, zaaknr. 200.111.855/01 (Achmea Interne diensten N.V. tegen de Benelux-Organisatie voor de intellectuele eigendom)

Merkenrecht. Absolute weigering. Beschrijvend. Inburgering in aanzienlijk deel. 

Achmea heeft het woordmerk GLASHELDER gedeponeerd. Het Bureau heeft aangevoerd dat het teken beschrijvend is, omdat het kan dienen tot aanduidingen van de soort en hoedanigheid van 'verzekeringen van advisering ter zake’.

Om inburgering te kunnen aannemen moet vast komen te staan dat het merk door gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen in het gehele taalgebied waar de weigeringsgrond bestaat. Het onderhavige geval kenmerkt zich erdoor dat het aangevraagde teken in een wezenlijk geografisch deel van het taalgebied waar de weigeringsgrond bestaat niet is gebruikt. Uit onderzoek is gebleken een maximumpercentage van 46% van de betrokken kringen in het gehele Nederlandstalige deel van de Benelux het teken GLASHELDER herkent als dienst afkomstig van een bepaalde onderneming. Dit percentage kan niet worden beschouwd als een 'aanzienlijk deel' van de betrokken kringen, waaraan de conclusie moet worden verbonden dat aan de in artikel 3 lid 3 van de Merkenrichtlijn gestelde voorwaarde is voldaan (r.o. 21).

Het beroep op inburgering van Achmea kan niet worden aanvaard en wordt geweigerd op grond van sub c. Ook de b-grond staat aan inschrijving in de weg. Het verzoek van Achmea wordt niet toegewezen.

22. Uit het zojuist overwogene volgt dat het beroep van Achmea op inburgering niet kan worden aanvaard. Dat betekent, gezien het onder 4 overwogene, dat GLASHELDER op de c-grond als merk moet worden geweigerd voor de diensten waarvoor het is aangevraagd. Derhalve staat ook de b-grond aan inschrijving in de weg.

Op andere blogs:
DirkzwagerIEIT (Hof Den Haag glashelder over inburgering van beschrijvende merken)

Hof Amsterdam 26 maart 2013, ECLI:NL:GHAMS:2013:3469 (Alpi tegen Converse Inc.)

Uitspraak ingezonden door Niels Mulder en Leonie Kroon, DLA Piper.

Inbreuk merkenrecht. Vrijwillig, maar gebrekkig voldaan aan informatieplicht. Ook het hof is van oordeel dat in het feitenmateriaal zodanige aanwijzingen zijn gelegen dat er in het kader van de handel in schoenen waarbij Alpi (als logistiek dienstverlener) betrokken was inbreuk werd gemaakt op merkrechten van Converse.

Het standpunt van Alpi dat zij aan de op haar rustende informatieplicht reeds vrijwillig had voldaan en er geen grondslag was om haar tot een verdergaande inzageverlening te verplichten, kan haar niet baten. Alpi heeft niet voldoende gemotiveerd bestreden dat de door haar in eerste instantie verschafte informatie (naar het hof begrijpt: onder meer naw-gegevens) gebrekkig was en niet, althans niet voldoende, tot de identificatie van haar opdrachtgevers kon leiden.

De door Alpi aan Converse verschafte documenten sloten niet duidelijk aan op de inbeslaggenomen schoenen en met betrekking tot een grote partij schoenen (19.142 paar van de volgens Alpi in totaal 27.938 paar) ontbrak ieder document. Hierdoor is voldoende grond om aan te nemen dat Alpi relevante informatie achterhield en niet bereid was om vrijwillig de vereiste openheid van zaken te geven.

De voorzieningenrechter heeft in de vorm van een gedogen dat middels een onafhankelijke forensisch accountant inzage wordt gekregen in de inbeslaggenomen digitale administratie van Alpi het gerechtvaardigd belang van Alpi bij vertrouwelijkheid en het zoveel mogelijk tegengaan van 'fishing expeditions' voldoende gewaarborgd. De grieven treffen geen doel en Alpi wordt veroordeeld in de proceskosten.

3.5. Ook het hof is van oordeel dat in het feitenmateriaal zodanige aanwijzingen zijn gelegen dat er m het kader van de handel in schoenen waarbij Alpi (als logistiek dienstverlener) betrokken was inbreuk werd gemaakt op merkrechten van Converse dat de onrechtmatigheid jegens Converse van die verhandeling voldoende aannemelijk moet worden geacht. Het hof vwjst in dit verband op de door de voorzieningenrechter in rechtsoverweging 4.7 van zijn vonnis vermelde feiten en omstandigheden - kort gezegd de inhoud van het rapport van 13 oktober 2010 van de expert van Converse, Tim Schuh, alsmede het feit dat de principalen van Alpi tegen de inbeslagname van de (omvangrijke en potentieel waardevolle) partij schoenen geen verdere actie wensten te ondememen -en voorts op de door Converse in hoger beroep als producties 8 en 15 overgelegde verklaringen van P. Chamandy van bureau Avery Dermison en P.J.H.M. Erren van Erren Reconditon B.V. waarin de betrokkenheid van Alpi bij de verplaatsing van inbreukmakende Converse-schoenen bevestiging vindt.

Voldoende aannemeUjk is ook dat Converse een reëel belang had bij het achterhalen van de namen/gegevens van diegenen die bij de verhandeling van dergelijke schoenen betrokken zijn en dat Converse, omdat geen minder ingrijpende mogelijkheid aanwezig was, voor het verkrijgen van die informatie, op Alpi aangewezen was, die in de vrachtbrief met betrekking tot de in Roemenië inbeslaggenomen partij als afzender (en in de stukken met betrekking tot een eind januari 2009 in Antwerpen ingehouden partij als 'behandelaar') is vermeld.

3.6.2. Alpi heeft niet voldoende gemotiveerd bestreden dat de door haar in eerste instantie verschafte informatie (naar het hof begrijpt: onder meer NAW gegevens) gebrekkig was en niet, althans niet voldoende, tot de identificatie van haar opdrachtgevers kon leiden. Het hof wijst in dit verband op producties 27,28 en 29 van Converse in eerste aanleg, waaruit op te maken valt dat de in de documenten genoemde handelsondernemingen Baccarat Group Ltd, Barba Import & Export en HIFX Ltd niet bestonden althans niet te traceren vielen. Voorts is door Converse onbestreden gesteld dat de door Alpi aan haar verschafte documenten niet duidelijk aansloten op de inbeslaggenomen schoenen en met betrekking tot een grote partij schoenen (19.142 paar van de volgens Alpi in totaal 27.938 paar) ieder document ontbrak. Er was m het licht hiervan en de ten aanzien van de herkomst en bestemming van de schoenen - naar Alpi toegeeft - verhullende vrachtbrieven, voldoende grond om aan te nemen dat Alpi relevante informatie achterhield en niet bereid was om vrijwillig de vereiste openheid van zaken te geven, en in zoverre jegens Converse niet de vereiste zorgvuldigheid heeft betracht. Bij die stand van zaken was een verder (dan het verschaffen van NAW gegevens, zoals in Lycos/Pessers) strekkende voorziening in kort geding op haar plaats.

3.7. Gelet op hetgeen onder 3.5 en 3.6 is overwogen en in aanmerking genomen de strekking van de Handhavingsrichtlijn, is het hof van oordeel dat de voorzieningenrechter met juistheid heeft geoordeeld dat de door Alpi tegenover Converse in het maatschappelijk verkeer in acht te nemen zorgvuldigheid meebracht dat zij hetgeen bij haar bekend was omtrent de herkomst en distributiekanalen van de inbreukmakende schoenen aan Converse diende te verschaffen.

Lees de uitspraak hier:
Rechtspraak.nl (link)
Rechtspraak.nl (pdf)
zaaknr. 200.088.425/01 KG

Vzr. Rechtbank Amsterdam 26 maart 2013, zaaknr. C/13/536338 KG ZA 13-210, ECLI:NL:RBAMS:2013:4283 (Bounz c.s. tegen The Red B.V.)

Uitspraak ingestuurd door Alexander Tsoutsanis, DLA Piper.

Merkenrecht. Licentie. Bounz houdt zich bezig met exploitatie van allerlei sportvormen rond trampolines en trampolinevelden. The Red heeft een woord- en beeldmerk BOUNZ ingeschreven en een Europees woordmerk gedeponeerd en gebruikt. Voormalig bestuurder van Stichting Bounz (X van The Red) wordt gesommeerd tot het staken van gebruik van merk- en domeinnaam "vanwege de door jullie gekozen handelwijze". Er wordt een aanbod tot voortzetten van een licentie met een financiële vergoeding gedaan.

Er is echter niet gebleken van een rechtsgeldige (licentie)overeenkomst op grond waarvan The Red de merken en domeinnamen, aan Bounz toebehorend, in gebruik zouden hebben gegeven aan Bounz. De domeinnamen zijn weliswaar geregistreerd door The Red, maar zijn door Bounz betaald. X heeft niet als goed bestuurder gehandeld door de registraties op eigen naam of op naam van The Red te verrichten. Het instandhouden acht de voorzieningenrechter onrechtmatig.

Of de depots door X te kwader trouw zijn verricht (in de merkenrechtelijke zin) is niet van belang omdat in dit kort geding niet de vernietiging van de merken doch (primair) de overdracht van de merken wordt gevorderd. De overdracht van merk- en domeinnamen ligt voor toewijzing gereed.

Lees de uitspraak KG ZA 13-210, ECLI:NL:RBAMS:2013:4283 (pdf)

Vzr. Rechtbank Noord-Holland 29 januari 2013, LJN BZ5651 (Primagaz c.s./Automobielbedrijf B.V.)

Merkenrecht. Afvuljurisprudentie. Primagaz NL verhuurt gastanks aan afnemers met het doel daar Primagaz-gas in op te slaan. Deze gastanks zijn voorzien van het Benelux woordmerk Primagaz. Primagaz NL heeft een gastank met inhoud verhuurd aan B. Zij hebben hiertoe een overeenkomst gesloten, waarin is opgenomen dat de gastank uitsluitend is bestemd voor opslag van door Primagaz geleverd vloeibaar propaangas. Op 2 februari 2012 heeft B de door hem gehuurde gastank laten vullen door A. Primagaz c.s. vorderen een verbod van het zonder toestemming van Primagaz in het verkeer brengen van gastanks/gasflessen, welke zijn voorzien van de aan Primagaz toekomende merken.

In lijn met het arrest van het Gerechtshof Amsterdam incake L.C. van der Neut/Primagaz e.a. (BijbladIE 2002, nr. 21) en het arrest van het Benelux Gerechtshof inzake Shell/Walhout (zaak A91/1/6) is de voorzieningenrechter van oordeel dat gedaagde, door tanks van Primagaz met daarop de merknaam “Primagaz” af te vullen, het merk in het economisch verkeer voor dezelfde waren gebruikt als die waarvoor het merk is ingeschreven, als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE. Primagaz kan zich tegen dit gebruik verzetten.

Anders dan gedaagde betoogt kan het arrest Viking Gas/Kosan Gas (IEF 9944) niet leiden tot het oordeel dat voornoemde arresten achterhaald zijn. De gastanks kunnen in de omstandigheden van het onderhavige geval niet worden gezien als op zichzelf staande waren; zij dienen slechts als een middel om de te leveren waren (Primagaz gas) op te slaan. Het feit dat de afnemer van het gas weet dat hij gas betrekt bij gedaagde en niet bij Primagaz, betekent voorts niet dat het gebruik dat gedaagde maakt van het merk Primagaz geen afbreuk doet aan de functies van dat merk. Nu gedaagde de gassen zelf direct aan de afnemers levert, faalt ook het beroep op het arrest van het HvJEU van 15 december 2011 inzake Frisdranken Industrie Winters/Red Bull (LJN BU9279). Het gevorderde verbod zal worden toegewezen.

4.5.  Blijkens de overgelegde standaard Primagaz-overeenkomst worden de gastanks aan afnemers verhuurd met het doel daar Primagaz-gas in op te slaan. De eigendom blijft bij Primagaz NL. In lijn met het arrest van het Gerechtshof Amsterdam in zake L.C. van der Neut/Primagaz e.a. van 9 juli 1998 (LJN AM2749) en het arrest van het Benelux Gerechtshof inzake Shell/Wallhout van 20 december 1993 (LJN: AD2007) is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat [A], door tanks van Primagaz c.s., met daarop de merknaam “Primagaz” af te vullen, het merk Primagaz in het economisch verkeer gebruikt voor dezelfde waren als die waarvoor het merk Primagaz is ingeschreven, als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE. Primagaz c.s. kunnen zich tegen dit gebruik verzetten.

4.6.  Anders dan [A] betoogt, leidt het arrest-Viking Gas/Kosan Gas niet tot het oordeel dat de in 4.5. bedoelde arresten achterhaald zijn. Een wezenlijk verschil tussen de onderhavige zaak en bedoelde arresten enerzijds en het arrest-Viking Gas/Kosan Gas anderzijds is immers dat het HvJEU in de zaak-Viking Gas/Kosan Gas doorslaggevende betekenis toekende aan het feit dat de gasflessen van Kosan Gas niet louter een verpakking van het originele product vormden, maar een autonome economische waarde hadden en moesten worden aangemerkt als op zichzelf staande waren. Hierbij werd belang gehecht aan het feit dat de consumenten de flessen kochten voor een prijs die, met name vanwege de bijzondere technische kenmerken van de flessen, hoger was dan die van traditionele stalen gasflessen. Voorts werd in aanmerking genomen dat Kosan Gas de economische waarde van de gasflessen kon realiseren door de verkoop van die flessen. De kopers daarentegen zouden niet volledig van hun eigendom kunnen genieten als zij door de daaraan verbonden merkrechten zouden worden beperkt. Daarnaast zou de mededinging worden beperkt door navulling te beperken, welk risico zou worden vergroot doordat de fles duur was in verhouding tot het gas, en de koper, als hij weer vrij wilde zijn in de keuze van zijn gasleverancier, afstand zou moeten doen van zijn voor de aankoop van de fles verrichte oorspronkelijke investering, die slechts rendabel was wanneer de fles een voldoende aantal malen werd hergebruikt. Het Hof oordeelde dat in die omstandigheden sprake was van uitputting van het merkrecht. In het onderhavige geval (evenals in de zaken L.C. van der Neut/Primagaz en Shell/Wallhout) is echter geen sprake van eigendomsoverdracht van de gastanks. In het onderhavige geval is immers sprake van huur, en bovendien tegen een zeer geringe huurprijs (de overgelegde overeenkomst met [B] maakt melding van een huurprijs van € 46,51 excl. BTW per jaar), die in geen verhouding staat tot de waarde van de gastank. De stelling van [A] dat de economische waarde van de gastanks wordt gerealiseerd door de inning van huurpenningen, kan dan ook niet worden gevolgd. De gastanks kunnen in de omstandigheden van het onderhavige geval niet worden gezien als op zichzelf staande waren; zij dienen slechts als een middel om de te leveren waren, het gas van Primagaz, op te slaan. [A] kan zich dan ook niet met succes op het arrest-Viking Gas/Kosan Gas beroepen.

4.8.  Ook het beroep van [A] op het arrest van het HvJEU inzake Frisdranken Industrie Winters/Red Bull van 15 december 2011 (C-119/10; LJN: BU9279), faalt. Het Europese Hof oordeelde in die zaak dat een dienstverlener die in opdracht en volgens aanwijzingen van een derde blikjes afvult die al zijn voorzien van met merken overeenstemmende tekens, feitelijk alleen zorgt voor de technische voorzieningen die nodig zijn voor het gebruik door een derde. Daarbij wordt, zo oordeelde het Hof, geen gebruik gemaakt van de tekens in kwestie voor waren of diensten die identiek of soortgelijk zijn aan die waarvoor het ingeroepen merk is ingeschreven, omdat de dienstverlener zich bezig houdt met het afvullen van blikjes, wat iets anders is dan de waren waarvoor de merken zijn ingeschreven. Dit is wezenlijk anders dan in het onderhavige geval: [A] zorgt immers niet slechts voor de technische voorzieningen die nodig zijn om een derde in staat te stellen de gassen te leveren, zij levert de gassen zelf direct aan de afnemers.

Ex parte beschikking Vzr. Rechtbank Den Haag 25 maart 2013, KG RK 13-629 (Merkhouders tegen Elcatel Ltd.)

Tip ingezonden door Thomas de Weerd, Houthoff Buruma.

Ex parte. Counterfeit. Namaak. 2.22 lid 6 BVIE. 6:196c BW. REACT, the Anti-Counterfeiting Network.

Uit't verzoekschrift: (aangepaste) verzoek tegen hosting provider Ecatel tot beëindigen van diensten waarmee inbreuk wordt gemaakt op rechten van de Merkhouders. In het bijzonder ziet het verzoek op het afsluiten van een groot aantal websites waarop counterfeit producten worden aangeboden.

Van belang is dat de meeste hosting providers rechten inzake de intellectuele eigendom respecteren en evident inbreukmakende websites na melding afsluiten. Slechts een handvol hosting providers nemen dergelijke meldingen niet serieus. De voorzieningenrechter: De in het verzoekschrift genoemde omstandigheden, waaronder de stelling dat het gaat om counterfeit producten en de aangevoerde problemen bij het aanspreken van de beheerders van de websites op de inbreuken, maken naar voorlopig oordeel dat toepassing van die bevoegdheid in dit geval een juist evenwicht creëert tussen de rechten van verzoeksters, gerekwestreerde en de beheerders van de websites (r.o. 2.4).

Verder uit 't verzoekschrift
Juridisch kader:
III.1. Artikel 2.22 lid 6 BVIE
III.2. Proportionaliteit en subsidiariteit
III.3. Het ontbreken van algemene voorwaarden van Ecatel
III.4. Aansprakelijkheidsbepalingen niet van toepassing bij verbod
III.5. Exparte bevel is mogelijk tegen een tussenpersoon

III.3. Het ontbreken van algemene voorwaarden van Ecatel
76. Tekenend voor de houding van Ecatel is dat het onmogelijk is te achterhalen wat haar algemene voorwaarden zijn. Op haar website biedt zij twee links aan naar haar Terms and conditions. Klikken op zowel de link in het navigatiemenu aan de linkerkant als op de link in de footer levert echter een foutmelding op.

III.4. Aansprakelijkheidsbepalingen niet van toepassing bij verbod
77. Aansprakelijkheid van de hosting provider is in deze zaak niet aan de orde. Artikel 6:196c lid 5 BW staat het verbod tegen de (hosting) provider uitdrukkelijk toe, onafhankelijk van diens aansprakelijkheid. Overigens is Ecatel op de hoogte gesteld van de inbreuken op de Counterfeit Websites en spreken de inbreuken voor zich. Ecatel kan zich zodoende niet beroepen op de uitsluiting van aansprakelijkheid die art. 6:196c lid 4 biedt. Verwezen wordt naar de hierboven reeds genoemde rechtspraak betreffende The Pirate Bay.

De Voorzieningenrechter:
2.4. Ook is voorshands voldoende aannemelijk dat de genoemde websites worden gehost door gerekwestreerde. Dat brengt naar voorlopig oordeel mee dat gerekwestreerde kan worden aangemerkt als een tussenpersoon wiens diensten worden gebruikt om de genoemde inbreuken te maken in de zin van artikel 2.22 lid 6 BVIE en dat dus een bevel kan worden uitgevaardigd tot staking van die diensten. De in het verzoekschrift genoemde omstandigheden, waaronder de stelling dat het gaat om counterfeit producten en de aangevoerde problemen bij het aanspreken van de beheerders van de websites op de inbreuken, maken naar voorlopig oordeel dat toepassing van die bevoegdheid in dit geval een juist evenwicht creëert tussen de rechten van verzoeksters, gerekwestreerde en de beheerders van de websites.

Op andere blogs:
DirkzwagerIEIT (Opnieuw sluiting counterfeit sites op verzoek van bekende horlogemerken)
Webwereld (Ex-parte verbod tegen hoster Ecatel om namaaksites)

Rechtbank Oost-Nederland, locatie Arnhem 6 maart 2013, LJN BZ5453 (Proversco Verserver B.V. tegen Juice Solution B.V.)

Merkenrecht. Faillissement. Schriftelijkheid voor overdracht. Houdster in het register. Uitputting overgenomen voorraad voorzien van het merk.

Enkele dagen na het faillissement van Verserver heeft de curator een overnameovereenkomst gesloten voor de inventaris, de voorraad en de immateriële activa, waaronder het label WOW dat gefailleerden van Juice Solutions zouden hebben overgenomen. Beide partijen bieden producten aan onder de naam "WOW Smoothie Time" en maken als zodanig gebruik van het merk WOW. Beide partijen claimen met uitsluiting van de ander exclusief rechthebbende te zijn op dat merk. De kernvraag is aan wie dat uitsluitend recht toekomt. Juice Solutions is houdster van het merk en van een voor de overgang van een merk vereiste schriftelijke overdracht is niet gebleken.

2.5.  Het WOW-label of WOW-concept houdt in dat onder de merknaam WOW aan afnemers ingrediënten worden geleverd voor het door de afnemer volgens bepaalde samenstelling en bepaalde namen en onder dat merk vervaardigen van zogenaamde smoothies (yoghurtdrank met gepureerd fruit). Het WOW-concept is ontwikkeld en uitgerold door Juice Solutions.

De conventionele vorderingen worden afgewezen. Het door Juice Solutions in reconventie jegens Proversco gevorderde inbreukverbod wordt toegewezen. Behalve ten aanzien van de van het merk WOW voorziene voorraad die destijds door Juice Solutions is verkocht en die vervolgens door de curator is doorverkocht. Die voorraad is immers door Juice Solutions rechtmatig in het (economisch) verkeer gebracht zodat zij zich op grond van artikel 2.23 lid 3 BVIE tegen de verhandeling daarvan niet meer kan verzetten.

4.4.  Ingevolge artikel 2.2 BVIE wordt het uitsluitend recht op een (Benelux) merk verkregen door de inschrijving van het gedeponeerde merk in het Benelux merkenregister bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom. De voorzieningenrechter consta¬teert dat het merk WOW door Juice Solutions is gedeponeerd en ingeschreven en zij aldus de houdster is van dat merk. Van een voor de overgang van een merk vereiste schriftelijke overdracht van dat merk door Juice Solutions aan Proversco of een andere partij is niet gebleken, zodat Juice Solutions de exclusief rechthebbende van het merk WOW is gebleven.

in reconventie
5.2. beveelt Proversco om met onmiddellijke ingang ieder gebruik van het beeldmerk “WOW Smoothie Time” te staken en gestaakt te houden,

5.3. beveelt Proversco om elke verwijzing naar het beeldmerk “WOW Smoothie Time” of enige daaraan gelijkende of daarmee vergelijkbare verwijzing op de website www.verserver.nl, althans op enige andere website die onder haar beheer valt, binnen twee werkdagen na betekening van dit vonnis te verwijderen en verwijderd te houden,

5.4. beveelt Proversco om binnen tien werkdagen na betekening van dit vonnis aan Juice Solutions, een door een registeraccountant geaccordeerde, gespecificeerde en met stukken onderbouwde opgave te doen, van de sinds 19 december 2012 door Proversco geleverde aantallen inbreukmakende producten, de prijs waartegen deze producten zijn geleverd, op welke data deze geleverd zijn en op welk adres, de inkoopprijs van deze producten, de hoeveelheid voorraad inbreukmakende producten welke thans nog door Proversco wordt aangehouden, alsmede de locatie waar deze voorraad wordt gehouden,

Rechtbank Amsterdam 13 maart 2013, zaaknr. 506700 / HA ZA 11-2883 (S. tegen M.)

Uitspraak ingezonden door Marc de Boer, Boekx advocaten.

Samenwerking. Oudste handelsnaam. Gebruik handelsnaam. Website. Merkinschrijving. S. is galeriehoudster en lijstenmaker, M. is kunstschilder, handelaar, restaurateur en taxateur. S. start werkzaamheden bij Galerie Wijdemeren en registreert Galeriewijdemeren.nl. Partijen werkten samen M.´s schilderijen werden verkocht door S.. Nu vordert S. dat M. een website identiek aan de website galeriewijdemeren.com en handelsnaaminbreuk te staken en de nietigverklaring van de merkinschrijving van het beeldmerk met woordelement Galerie Wijdemeren.

Dat B. de handelsnaam - na beëindiging van de activiteiten van de Galerie - in juli 2005 aan M. heeft overgedragen, doet er niet aan af dat M. de handelsnaam ook heeft gebruikt. Uit de stukken volgt dat S. de handelsnaam Galerie Wijdemeren in elk geval vanaf oktober 2005 heeft gebruikt ter aanduiding van haar onderneming. Het is onvoldoende gebleken dat M. de handelsnaam in de periode 2005 - 2009 in het handelsverkeer heeft gebruikt.

In reconventie beroept M. zich op een gedeponeerd beeldmerk, maar de rechthebbende op en oudere handelsnaam kan het gebruik ervan in zijn bedrijfsdebiet niet worden verboden met een beroep op een jonger merkrecht. Dat M. het logo heeft ontworpen vóór het depot bewijst nog niet dat het als beeldmerk is gebruikt.

De rechtbank: M. handelt met de handelsnaam en de .com-website onrechtmatig jegens S., de Benelux merkinschrijving is nietig.

4.8 M heeft in dit verband ook facturen overgelegd waarop zowel de naam van HVM Fine-Art en Galerie Wijdemeren vermeld staat. S heeft hier tegenin gebracht dat er door M op correspondentie aan derden of facturen aan klanten nooit gebruik is gemaakt van de naam Galerie Wijdemeren. De facturen die door . M als productie zijn overgelegd zijn geen facturen aan klanten en bevinden zich niet in de administratie van de galerie, aldus S, . S heeft hierover verder gesteld dat de naam en het logo Galerie Wijdemeren vermoedelijk achteraf door M. op de facturen zijn aangebracht Dit zou onder meer te zien zijn aan het logo dat steeds op een andere plek staat. Er zijn volgens S geen klanten van Galerie Wijdemeren die een factuur van M de naam en het logo van Galerie Wijdemeren. S van het mogelijke aanpassen van facturen heeft M; echter niet nader gemotiveerd of onderbouwd. M hebben ontvangen met daarop heeft in dit verband verklaringen betwist. Deze betwisting is echter niet nader gemotiveerd of onderbouwd. M heeft wel gesteld dat het verschuiven van het logo te verklaren is door het gebruik van verschillende computers en dat het bij het verschil in facturen mogelijk gaat om zogenaamde kladfacturen en echte facturen.

Deze verklaring bevestigt echter nog niet de stelling van M dat de door hem aan klanten gestuurde facturen inderdaad (ook) het logo / de naam Galerie Wijdemeren hadden. Gelet op de door S op dit punt overgelegde facturen en verklaringen had het we[ op de weg van M gelegen om hierover duidelijkheid te scheppen. De rechtbank overweegt dan ook dat op grond van de door . M, overgelegde stukken onvoldoende is gebleken dat M de handelsnaam Galerie Wijdemeren in de periode 2005 tot 2009 in het handelsverkeer heeft gebruikt.

4.9. Dit betekent dat - nu wel is komen vast te staan dat S de handelsnaam Galerie Wijdemeren sinds oktober 2005 richting derden heeft gebruik - S degene is die sinds oktober 2005 feitelijk en rechtmatig de handelsnaam Galerie Wijdemeren heeft gebruikt voor haar handelsactiviteiten. Nu verder is gebleken dat S haar handelsactiviteiten onder de naam Galerie Wijdemeren ook na oktober 2009 heeft voortgezet wordt S gevolgd in haar stelling dat aan haar een ouder recht op het gebruik van de handelsnaam Galerie Wijdemeren toekomt dan aan M.

4.11 Ten aanzien van de vorderingen in reconventie heeft M zich ter bescherming van de handelsnaam Galerie Wijdemeren nog beroepen op het door hem bij het Benelux Merkenbureau gedeponeerde beeldmerk met daarin het woordelement Galerie Wijdemeren. De rechtbank volgt ' M, hier niet in. De rechthebbende op een oudere handelsnaam kan het gebruik ervan in zijn gevestigde bedrijfsdebiet niet worden verboden met een beroep op een jonger merkrecht. Vast is komen te staan dat S, - de naam Galerie Wijdemeren vanaf oktober 2005 als handelsnaam heeft gevoerd. Voorts is het logo dat zij daarbij gebruikte het thans door M . gedeponeerde beeldmerk.

Gelet hierop heeft- M het beeldmerk niet te goeder trouw gedeponeerd. Dat M' stelt dat hij het logo heeft ontworpen maakt dit niet anders. Niet is komen vast te staan dat M het logo vóór het depot ervan zelf als beeldmerk gebruikte. De rechtbank gaat er den ook vanuit dat M het logo destijds voor of in opdracht van S heeft gemaakt en zij ook hierop een ouder recht kan doen gelden.

Rechtbank Den Haag 20 maart 2013, LJN BZ7215 zaaknr. C/09/415861 / HA ZA 12-401 (Tommy Hilfiger tegen X c.s.)

Namaak. Merkenrecht. Kleding. Provisionele voorziening. Tommy Hilfiger heeft door Stichting Namaakbestrijding een testaankoop laten doen. Tommy Hilfiger heeft naar aanleiding van deze proefaankoop door een privédetective onderzoek laten verrichten naar de handel in namaakkleding. Tommy Hilfiger vordert merkinbreukverbod en verbod op onrechtmatig handelen in groepsverband dan wel individueel, opgave van leveranciers, herkomst, etc., een terugroepactie, inzage in de beslagen bestanden en documentatie, een bevel tot verschaffen van bescheiden en schadevergoeding.

In het incident wordt inzage in de in beslaggenomen bescheiden en digitale bestanden bevolen. De rechtbank houdt de zaak aan tot nadat de registeraccountant kennis heeft genomen van de in beslag genomen fysieke en digitale bestanden en zijn bevindingen aan TH heeft gerapporteerd. Bij wijze van provisionele voorziening gedurende de looptijd van de bodemprocedure dienen X, Q, Z en Dion onrechtmatig handelen jegens Tommy Hilfiger te staken en gestaakt te houden.

Waaronder begrepen betrokkenheid bij het bestellen, de aankoop, de distributie, het aanbieden, het verkopen, de opslag, het leveren en/of verhandelen, alles in de ruimste zin van het woord, van kleding voorzien van de merken die zonder toestemming van THL in de EER is.

In citaten:

4.10. Het verweer van [X] c.s. dat geen sprake is van merkinbreuk omdat TH geen, althans onvoldoende bewijs heeft overgelegd dat de bij de proefaankoop en de later in beslag genomen kleding namaak is, wordt door de rechtbank verworpen. De rechtbank is met TH van oordeel dat het in deze zaak in beginsel niet relevant is of de kleding origineel is en afkomstig van de merkhouder dan wel namaak omdat [X] c.s. zich niet op een uitzondering zoals uitputting van de merkrechten van THL heeft beroepen. Dat genoemde kleding voorzien is van de merken is door [X] c.s. niet betwist. Daarmee staat al vast dat het zonder toestemming van THL binnen de EER verhandelen van deze kleding geldt als merkinbreuk.

4.11. Naar het oordeel van de rechtbank is vooralsnog niet vast komen te staan dat [X] aan de merkhouder voorbehouden handelingen heeft verricht zodat de rechtbank geen merkinbreuk kan aannemen. TH heeft wel voldoende onderbouwd dat [X] onrechtmatig heeft gehandeld jegens TH door zijn betrokkenheid bij de door de privédetective opgezette transactie van de partij kleding die in Lelystad in beslag is genomen. Een provisioneel verbod is jegens [X] toewijsbaar. Een en ander wordt hierna verder toegelicht.

4.12. Ten aanzien van [Y], Wishful Business, Dreamer, Fashion Gate Group en [X] Beheer geldt dat vooralsnog niet vast is komen te staan dat zij merkinbreuk hebben gepleegd noch dat zij onrechtmatig jegens TH hebben gehandeld door betrokkenheid bij merkinbreuk door derden. Een provisioneel verbod is dan ook niet toewijsbaar. Zoals door de rechtbank nader zal worden gemotiveerd, heeft TH wel het vermoeden van merkinbreuk althans onrechtmatig handelen door [Y], Wishful Business, Dreamer, [X] Beheer en Fashion Gate Group voldoende onderbouwd voor toewijzing van een vordering tot inzage in de bescheiden die ten laste van [X] c.s. en [Q] zijn beslagen. Dit geldt ook voor het vermoeden van merkinbreuk door [X].

4.37. De rechtbank zal aldus, met toepassing van haar bevoegdheid krachtens artikel 843a lid 2 Rv, voorwaarden stellen aan de wijze waarop inzage wordt verschaft zoals hierna zal worden bepaald

4.37.2. De registeraccountant dient te onderzoeken of deze in conservatoir bewijsbeslag genomen fysieke bescheiden en/of digitale bestanden het vermoeden ondersteunen dat [X] c.s.
1) handelingen heeft verricht die aan de merkhouder zijn voorbehouden door gebruik te maken van de merken, waarbij onder gebruik met name wordt verstaan:
a. het aanbrengen van dit teken op de waren of op hun verpakking;
b. het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren of het aanbieden of verrichten van diensten onder dit teken;
c. het invoeren of uitvoeren van waren onder dit teken;
d. het gebruik van dit teken in stukken voor zakelijk gebruik en in advertenties; en/of
2) anderszins betrokken was bij de handel in kleding voorzien van de merken; en welke rol ieder van [X] c.s. bij het gebruik van de merken dan wel bij de betreffende handelingen speelde.

4.37.4. Als de registeraccountant in dat rapport concludeert dat de documentatie het vermoeden van inbreuk dan wel onrechtmatig handelen ondersteunt, zal de registeraccountant een afschrift van die delen van de documentatie die naar zijn oordeel relevant zijn voor die conclusie, aan TH verstrekken met afschrift aan [X] c.s. Uitsluitend in dat geval mag die selectie worden verstrekt. Voor het overige dient de registeraccountant de documentatie geheim te houden ten opzichte van TH en derden.

Lees de uitspraak zaaknr. C/09/415861 / HA ZA 12-401, LJN BZ7215

Vzr. Rechtbank Den Haag 20 maart 2013, zaaknr. C/09/436764 / KG ZA 13-140 (Scallywags Lunchroom)

Handelsnaamrecht. Adwords. Doorverwijzing van domeinnaam. Vervolg op IEF 10766.

Y spreekt X aan dat de naam SCALLYWAGS nog op het openingstijdenbord voor kwam en dat de domeinnaam doorlinkt naar scallyslunchroom.nl en een recensiesite de lunchroom van X aanduidt als ScallyWag's. Verder is gebleken dat in Google een gesponsorde advertentie voor SCALLYWAGS wordt getoond bij de zoektermen SCALLY's, SCALLYWAGS DEN HAAG.

X vordert een verbod tot ten uitvoerleggen van het vonnis en opschorting van de executie van dwangsommen. De vorderingen wordt afgewezen. De reconventionele verbodvordering van de handelsnaam SCALLYWAGS wordt toegewezen onder last van een dwangsom.

De doorverwijzing van de domeinnaam scallywagslunchroom.nl is tevens aan te merken als ‘gebruik’ in de zin van het vonnis, zodat X het verbod hiermee heeft overtreden. Uit niets is gebleken dat X enige actie heeft ondernomen om de vermelding te doen stoppen en Google de advertentie niettemin heeft gehandhaafd. Uit de overgelegde screenprint blijkt dat de advertentie ook in februari 2013 nog zichtbaar was, zodat X kennelijk eind 2012 opnieuw heeft betaald. Een en ander leidt tot de conclusie dat X ook door middel van het in stand houden van de hiervoor bedoelde advertentie op Google, het verbod heeft overtreden.

Voor zover X een beroep doet op verjaring omdat meer dan zes maanden zijn verstreken (611g Rv) en disproportionaliteit van de gevorderde dwangsommen en matiging, wordt dit verworpen aangezien Y reeds het door hem gestelde verbeurde bedrag aan dwangsommen aanzienlijk heeft gematigd tot € 15.000,-. X wordt veroordeeld in de proceskosten in conventie en in reconventie, maar matigt deze wel aan de hand van de IE Indicatietarieven tot €6.000.

Overtreding verbod
5.7(...) Alleen de domeinnaam www.scallywags-lunchroom, eveneens besproken tijdens de eerdere kort gedingzitting, stond nog als actief aangemeld bij SIDN1 en werd door X gebruikt tot aan de sommatie van 3 januari 2013 door de doorverwijzing naar www.scallys-lunchroom.nl, op welke website informatie is te vinden over de lunchroom van X. Dit is tevens aan te merken als ‘gebruik’ in de zin van het vonnis, zodat X het verbod hiermee heeft overtreden. Het verweer van X dat zijn provider/web designer zulks heeft beslist zonder dat hij daar opdracht toe zou hebben gegeven, zodat hem dat niet kon worden tegengeworpen, gaat niet op, alleen al niet omdat X geen adequate actie heeft ondernomen nadat hij nadrukkelijk op de omissie bij brief van 10 februari 2012 was gewezen.

Google advertentie5.8. Uit de als productie X overgelegde screenprints van een pagina van Google, blijkt dat X gebruikmaakt van gesponsorde advertenties. Bij de invoer van de zoekterm ‘Scally’s’ wordt een gesponsorde advertentie voor de lunchroom van X weergegeven onder de naam SCALLYWAGS, laatstelijk nog op 28 februari 2013. X heeft ter zitting gesteld dat hij eens per jaar in december een bedrag voldoet aan Google voor de plaatsing van deze advertentie en dat voor deze advertentie eind 2011 was betaald (voorafgaand aan het vonnis), waardoor de advertentie gedurende heel 2012 zichtbaar was, zonder dat X dat kon verhelpen. Dit argument van X doet niet af aan de uit het vonnis voortvloeiende verplichting die op X rustte om het gebruik van de handelsnaam SCALLYWAGS te staken en gestaakt te houden, waartoe redelijkerwijs kan worden gerekend er zorg voor te dragen dat de advertentie vanaf drie weken na betekening van het vonnis niet langer zichtbaar zou zijn. Uit niets is gebleken dat X enige actie heeft ondernomen om de vermelding te doen stoppen en Google – in weerwil daarvan – de advertentie niettemin heeft gehandhaafd. Overigens blijkt uit de overgelegde screenprint dat de advertentie ook in februari 2013 nog zichtbaar was, zodat X kennelijk eind 2012 opnieuw heeft betaald.

5.9. Een en ander leidt tot de conclusie dat X ook door middel van het in stand houden van de hiervoor bedoelde advertentie op Google, het verbod heeft overtreden.

Proceskosten in conventie en in reconventie
7.1. X zal als de zowel in conventie als in reconventie in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. X heeft de door Y opgegeven kosten ad € 10.896,90 bestreden en zich op het standpunt gesteld dat het hier een eenvoudig kort geding betreft, waarvoor de IE Indicatietarieven een bedrag van € 6.000,- aan salaris advocaat indiceren. De voorzieningenrechter volgt X daarin. Nu Y geen onderscheid heeft gemaakt tussen de kosten voor conventie en de kosten voor reconventie, wordt deze ambtshalve bepaald op € 5.000 (te vermeerderen met € 274 griffierecht) voor de conventie en € 1.000 voor de reconventie.