Woord- en of beeldmerk  

Th. W. van Leeuwen, Merkaanvraag READY TO F*CK- in strijd met openbare orde en goede zeden, Abcor.nl
Een redactionele bijdrage van Theo-Willem van Leeuwen, Abcor merkenbureau.
Het komt toch niet zo vaak voor, daarom dit keer aandacht voor een voor de hand liggende maar toch bijzondere weigering. Merken worden vaak geweigerd op grond van gebrek aan onderscheidend vermogen (eigenlijk weigeringsgrond nummer 1). Soms wordt een merk geweigerd omdat dit in strijd is met de openbare orde en goede zeden. Echter dit is een uitzondering. Er mag namelijk bijzonder veel, want de merkautoriteiten willen niet van censuur beschuldigd worden. Maar er is wel een grens en die is dit keer weer opgezocht.

Het logo ‘READY TO F*CK’ was aangevraagd voor merchandising producten in de klassen 16, 25 en 41 (voornamelijk drukwerk en kleding). Het Duitse merkenbureau had het merk geweigerd waarna er bezwaar was ingediend bij de het Duitse Bundesgericht. Maar ook daar vond de klager geen gehoor.

Bij de beoordeling of een merk wel acceptabel is, moet niet alleen gekeken worden naar de doelgroep waarvoor de producten bedoeld zijn, maar ook naar de markt waar men het product tegenkomt. En bij deze producten is de kans niet uitgesloten dat kinderen met het teken geconfronteerd worden. Het gerecht maakt wel duidelijk dat zij geen censuurpolitie wenst te zijn en dat merken met een ‘slechte smaak’ ook registreerbaar zijn, maar er is wel een grens. Gezien het effect van dit merk op kinderen en tieners, en het feit dat dit voor een groot deel van het publiek wel aanstootgevend kan zijn, is voldoende reden om het merk te weigeren.

Er is nog betoogd dat er de consument in het teken het woord FAAK zou lezen (door de weggekraste UC en de letters AA). Dit verwijst dan naar een stadje in de buurt van Kämten. Maar het Bundesgericht gaat niet mee met deze stelling. Het gaat om hoe het merk is ingediend. Dat het woord ‘fuck’ ook nog alternatieve betekenissen heeft, is tevens niet relevant bij de beoordeling van dit merk. De aanvrager had nog betoogd dat ‘fuck’ gezien kan worden in de betekenis van ERG, een krachtige versterking van de boodschap (net zoals ‘damn’) en dat het een alternatieve betekenis heeft van ‘rot op’ (fuck off). Maar ook dit mocht niet baten.

De uitspraak is geheel in lijn met eerdere vergelijkbare aanvragen. Zo hebben de Europese merkautoriteiten eerder het merk FUCKING FREEZING geweigerd voor kleding. Ook daar werd nog betoogd dat ‘fucking’ een gebruikelijk woord was geworden in de taal om de intensiteit van iets te benadrukken (dus in de betekenis van ERG). De Board of Appeal ging hier niet in mee. Zij weigerde het merk  (net zoals in deze zaak) omdat dit vulgair en aanstootgevend kan zijn. Het Duitse merk is daarom terecht geweigerd omdat het in strijd is met de openbare orde en goede zeden voor een deel van het relevante publiek.

Ex parte beschikking Rechtbank Arnhem 20 december 2012 (Il Mito Modegroep B.V. tegen Basic Wear B.V.);    beschikking Rechtbank Almelo 20 december 2012 (Il Mito Modegroep B.V. tegen Moda Italia) ;   beschikking Rechtbank Arnhem 18 december 2012 (Il Mito Modegroep B.V. tegen Rigans B.V.)
Beschikkingen ingezonden door Bert Gravendeel, Gravendeel Advocaten.

Samenvatting uit het verzoekschrift: Ex parte bevel. Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Modelrecht. Auteursrecht. Gerekwesteerden maken inbreuk op de handelsnaamrechten, merkrechten en ongeregistreerde gemeenschapsmodelrechten en auteursrechten van Il Mito op kledingstukken. Il Mito heeft bij beslag een ex parte bevel tot staking van de inbreuk verzocht. Daarnaast heeft zij belang bij de bewijsbescherming en verzoeken zij om inzage/afschrift van bepaalde bescheiden ex art. 843a Rv. jo 1019b jo 1019c RV, beschrijving en monsterneming van de inbreukmakende kledingstukken ex art. 1019b jo 1019d Rv. en conservatoir derdenbeslag op banktegoed van gerekwesteerden. Na sommatie hebben gerekwesteerden de beweerde inbreuk ontkend, maar laten zij de goederen in opslag en zullen zij niet overgaan tot verkoop. Il Mito weet niet of dit zo blijft en om welke hoeveelheden het gaat. Zij vreest verduistering en/of vernietiging zodat hun bewijspositie wordt uitgehold. De voorzieningenrechter wijst de ex parte-verzoeken toe.

Gerecht EU 7 mei 2013, zaak T-579/10 (macros consult/OHMI - MIP Metro (makro))
Gemeenschapsmerk. Handelsnaamrecht. Beroep ingesteld door de houder van de handelsnaam „macros Consult GmbH” strekkende tot vernietiging van beslissing R 339/20094 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 18 oktober 2010, waarbij is verworpen het beroep tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling houdende afwijzing van de door verzoekster ingestelde vordering tot nietigverklaring van het beeldmerk dat het woordelement „makro” bevat, voor waren en diensten van de klassen 1 tot en met 42. Het beroep wordt verworpen, de loutere aanvraag tot woordmerkregistratie is onvoldoende om gebruik van de handelsnaam ex § 5 Duitse Markengesetz te bewijzen. Ook een briefwisseling volstaat niet ten bewijze van duurzaam gebruik van de firmanaam. Er is geen fout gemaakt bij de toepassing van Duits recht.

85 Met haar vaststelling dat een loutere aanvraag tot inschrijving van een woordmerk, ingediend bij het Deutsches Patent‑ und Markenamt, niet volstond ten bewijze van het gebruik van de firmanaam macros consult GmbH in het economisch verkeer, heeft de kamer van beroep geen beoordelingsfout gemaakt bij de toepassing van het Duitse recht zoals zij de strekking daarvan heeft omschreven.

86 Zoals de kamer van beroep in punt 25 van de bestreden beslissing heeft opgemerkt, vooronderstelt noch impliceert de aanvraag tot inschrijving van een merk immers dat gebruik wordt gemaakt van het merk, en staat vast dat verzoekster de inschrijvingsprocedure niet heeft voortgezet. Aangezien de kamer van beroep van oordeel was dat de in § 5 Markengesetz gestelde voorwaarde van het gebruik in het economisch verkeer een zekere mate van werkzaamheid en een voldoende duurzaam karakter diende te hebben (punten 23 en 25 van de bestreden beslissing), kon zij daaruit op goede gronden afleiden dat een loutere briefwisseling als zodanig niet volstond ten bewijze van het duurzaam gebruik van verzoeksters firmanaam in het economische verkeer.

87 Verzoekster heeft geen enkel ontvankelijk bewijselement aangevoerd waaruit het tegendeel blijkt. Bijgevolg is zij niet geslaagd in het bewijs dat de kamer van beroep in de bestreden beslissing ten onrechte van oordeel was dat zij niet het bestaan had aangetoond van een ouder recht dat de grondslag kon bieden voor een vordering tot nietigverklaring op grond van artikel 53, lid 1, sub c, van verordening nr. 207/2009.

Op andere blogs:
IPKat (Case T‑579/10, a list of dos and don'ts for trade mark litigation in the EU)

Conclusie A-G 3 mei 2013, nr. 12/00405 (Red Bull GmbH tegen Grupo Osborne en Refresco Benelux, rechtsopvolger van Menken)
Conclusie ingezonden door Vivien Rörsch, Tobias Cohen Jehoram en Robbert Sjoerdsma, De Brauw Blackstone Westbroek, Arvid van Oorschot en Hub Harmeling, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP.
Merkenrecht. De A-G concludeert tot verwerping van het principale beroep. Voor de beschrijving van de feiten: zie IEF 10200. Uit de introductie van de Advocaat-Generaal:

Anders dan het omvangrijke dossier wellicht doet vermoeden, gaat het in deze zaak in wezen om een doorsnee-merkenkwestie.
Ik meen dat het hof geen rechtsregels heeft miskend en dat de cassatieklachten geen aanleiding geven tot het stellen van prejudiciële vragen aan het HvJ EU. De klachten vragen m.i. in wezen om een nieuwe feitelijke beoordeling in cassatie en miskennen de grenzen van de cassatierechtspraak.

Leeswijzer:
3.I. Principaal onderdeel I (art. 2.20 lid 1, aanhef en onder b BVIE)
3.1.A. Miskenning van 'kruisverbanden'
3.1.B. Miskenning associatiegevaar
3.1.C. Kleur van het TORO-blikje
3.II Principaal onderdeel II (2.20 lid 1, aanhef en onder c BVIE)
3.II.A stelplicht ivm afbreuk aan onderscheidend vermogen / verwatering
3.II.B. ongerechtvaardigd voordeel trekken uit onderscheidend vermogen en reputatie
3.III Principaal onderdeel III (Normaal gebruik van BULL als merk)
4. Voorwaardelijk incidentele cassatiemiddel
4.I 2.20 lid 1, aanhef en onder b en c BVIE
4.II 2.20 lid 1, aanhef en onder c BVIE; art. 24 Rv
4.III 2.20 lid 1 BVIE, geen 'gebruik' door Menken

BBIE oppositie 15 april 2013, no. 2005851 (R&A Bailey & Co tegen Van der Meulen) (pdf)
Beslissing mede ingezonden door Charles Gielen, NautaDutilh en Rijksuniversiteit Groningen.

Merkenrecht. Oppositieprocedure van Benelux gecombineerde woord-/beeldmerk BIERBAR gebaseerd op eerdere inschrijving van Gemeenschapswoord/beeldmerken 7594484 en 7029788. De oppositie wordt toegewezen en het depot wordt niet ingeschreven, er bestaat verwarringsgevaar.

Merk en teken hebben het beeld bestaande uit de letters “BB” gemeen. De gelijkenis bestaat verder ook uit het feit dat deze letter met de rug naar elkaar staan en verbonden zijn door het middelste streep van de letter "B" en de letters hebben een gelijkaardige ronde, sierlijke vorm. Op visueel vlak stemmen de tekens overeen. Bieren zijn soortgelijk aan alcoholhoudende dranken, want ze kunnen bij en in dezelfde gelegenheden worden genuttigd. Oppositie wordt toegewezen.

Visuele vergelijking
32. Merk en teken hebben het beeld bestaande uit de letters “BB” gemeen. De gelijkenis tussen deze beeldelementen bestaat niet enkel uit het feit dat het twee letters “B” betreft, maar ook uit het feit dat de opbouw en weergave in beide gevallen overeenstemmend is: in beide gevallen staan de letters “B” met de rug naar elkaar toe en worden deze letters verbonden door het middelste streepje van de letter “B”. Bovendien hebben de letters een gelijkaardige ronde, sierlijke vorm.

33. Het Bureau is dan ook van oordeel dat er sprake is van tekens die op visueel vlak overeenstemmen.

Auditieve vergelijking
35. Het Bureau is van oordeel dat het in aanmerking komend publiek de letters BB zowel in het ingeroepen recht als in het bestreden teken zal herkennen. Het ingeroepen recht zal dan ook worden uitgesproken als “BÉBÉ” of als “dubbel “B”. Het bestreden teken zal uitgesproken worden ofwel door enkel te refereren aan “bierbar”, ofwel als “BÉBÉ” of als “dubbel “B”, al dan niet in combinatie met het onderschrift “bierbar”.

36. Merk en teken zijn auditief ofwel niet overeenstemmend, ofwel identiek, ofwel sterk overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking
37. De letters “BB” hebben geen vaststaande betekenis voor het in aanmerking komend publiek, in tegenstelling tot het woord “bierbar” in het bestreden teken. Merk en teken zijn begripsmatig niet overeenstemmend.

41. Bieren zijn soortgelijk aan alcoholhoudende dranken. Ze kunnen immers bij en in dezelfde gelegenheden genuttigd worden. Ze zijn bovendien concurrerend: iemand kan de keuze maken tussen een biertje of een ander alcoholisch drankje. Bovendien worden bieren, die een subcategorie van de alcoholische dranken zijn, verkocht op dezelfde plaatsen waar zij zich in dezelfde rayons of in aanpalende rayons bevinden als de alcoholische dranken (zie: GEU, ROSALIA DE CASTRO, T-421/10, 5 oktober 2011).

42. De niet-alcoholische dranken minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen worden veelal gecommercialiseerd en geconsumeerd samen met alcoholische dranken en zijn het voorwerp van een algemene distributie, gaande van de voedingsschappen van de grootwarenhuizen tot bars en cafés (zie GEU, arrest Hai, T-33/3, 9 maart 2005). Daarnaast is het mogelijk dat een mix van verschillende drankjes wordt aangeboden, zoals een siroop of ander preparaat voor de bereiding van dranken in combinatie met een alcoholhoudend drankje.

49. Op visueel vlak stemmen de tekens overeen. Op auditief vlak zijn zij ofwel niet overeenstemmend, ofwel identiek, ofwel sterk overeenstemmend. Begripsmatig stemmen de tekens niet overeen. In dit kader merkt het Bureau echter op, dat het gevaar voor verwarring bij een deel van het publiek al voldoende is om een oppositie toe te wijzen (GEU, Hai/Shark, T-33/03, 9 maart 2005). De waren zijn soortgelijk. Het Bureau is dan ook van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat deze waren afkomstig zijn van dezelfde of van economisch verbonden ondernemingen.

52. Het Bureau is van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat de betrokken waren afkomstig zijn van dezelfde of van economisch verbonden ondernemingen, en er aldus sprake is van gevaar voor verwarring.

53. Aangezien de oppositie reeds slaagt op basis van één van de ingeroepen rechten, dient aan de beoordeling van het andere ingeroepen recht niet meer toegekomen te worden.

Merkenrecht. We beperken ons tot een maandelijks overzicht van de oppositiebeslissingen van het BBIE. Recentelijk heeft het BBIE een serie van 33 oppositiebeslissingen gepubliceerd die wellicht de moeite waard is om door te nemen. Zie voorgaand bericht in deze serie: BBIE serie maart 2013.

Merkenrecht. We beperken ons tot een wekelijks overzicht van de beslissingen van het Gerecht EU. Ditmaal over:
A) SLIM BELLY is beschrijvend voor sportapparaten en diensten
B) RELY-ABLE benadrukt de positieve aspecten van de dienst, maar dient niet ter onderscheiding

Gerecht EU 30 april 2013, zaak T-61/12 (ABC-One / OHMI (SLIM BELLY)) - dossier
Gemeenschapsmerk. Absolute weigeringsgrond. Beroep tot vernietiging van beslissing R 1077/20111 van de kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 17 november 2011, houdende verwerping van het beroep tegen de weigering van de onderzoeker om het woordmerk SLIM BELLY in te schrijven voor waren van de klassen 28, 41 en 44. Het beroep wordt afgewezen, SLIM BELLY is voor sport- en fitness-apparaten en diensten beschrijvend. Op de MARQUES-blog

34      Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdekammer in Randnr. 20 der angefochtenen Entscheidung die unter die Klasse 28 fallenden Waren „Trainingsgeräte, Fitnessgeräte in Form von Gürteln und Manschetten, Geräte für Belastungsübungen, Tretbänder, Laufbänder, Körpertrainingsgeräte“ geprüft, bei denen es sich um Sportgeräte handele, die zum Zweck der Gewichtsreduzierung und der Förderung der Fitness gebraucht würden. In Randnr. 21 ihrer Entscheidung hat die Beschwerdekammer weiter zu den Gesundheits-, Fitness- und Sportdienstleistungen der Klassen 41 und 44 ausgeführt, dass „sportliche Aktivitäten; Dienstleistungen von Fitnessstudios; medizinische Dienstleistungen; Dienstleistungen von Sanatorien“ in Anspruch genommen würden, um Gewicht zu reduzieren und eine schlanke Figur zu erarbeiten, dass „Massagen“ dazu dienten, die Funktionsfähigkeit der Lymphdrüsen und damit die Entschlackung und das Abnehmen zu fördern, dass auch „Dienstleistungen von Schönheitssalons“ dem schlankeren Aussehen dienten und dass „Aus- und Weiterbildung“ z. B. Kurse zur besseren Ernährung oder Fitness beinhalte. Folglich hat die Beschwerdekammer ihre Entscheidung für jede homogene Gruppe der in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen ordnungsgemäß begründet, womit der von der Klägerin geltend gemachte Einwand allgemeiner Art nicht durchgreifen kann.

41      Die genannte Kritik an der Erklärung der Beschwerdekammer schließlich ist nicht nur nicht hinreichend substantiiert, sondern sie geht außerdem in der Sache fehl. Insoweit ist daran zu erinnern, dass es nach der in der vorstehenden Randnr. 36 angeführten Rechtsprechung genügt, dass das angemeldete Zeichen zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen zur Bezeichnung eines Merkmals der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen verwendet werden kann. Im vorliegenden Fall ist in Übereinstimmung mit der Beschwerdekammer davon auszugehen, dass die einschlägigen englischsprachigen Verkehrskreise das Zeichen SLIM BELLY als Ganzes auf der Grundlage seiner sich unmittelbar erschließenden Bedeutung im Sinne von „flacher Bauch“ als mögliche Beschreibung einer Funktion der betreffenden Dienstleistungen, nämlich der Verringerung des Gewichts oder der Verbesserung der Figur, vor allem der Verschlankung des Bauchs, auffassen werden. Somit werden die angesprochenen Verkehrskreise zwischen der Bedeutung des angemeldeten Zeichens im Sinne von „flacher Bauch“ und den in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen einen Zusammenhang in Gestalt eines Hinweises auf eine Gewichtsverringerung oder eine Verbesserung der Figur, insbesondere des Bauchs, erkennen können und unmittelbar und ohne zusätzliche Überlegung verstehen, dass das angemeldete Zeichen die Bestimmung der betreffenden Waren und Dienstleistungen beschreiben kann.

Gerecht EU 30 april 2013, zaak T-640/11 Boehringer Ingelheim International / OHMI (RELY-ABLE) - dossier
Gemeenschapsmerk. Absolute weigeringsgrond. Vernietiging van beslissing R 756/20114 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 30 september 2011 houdende verwerping van het beroep tegen de beslissing van de onderzoeker waarbij bescherming als gemeenschapsmerk is geweigerd ten gevolge van een internationale inschrijving voor de Europese Unie van het woordmerk „RELY-ABLE” voor diensten van de klassen 38, 41 en 42 (clinical trial services for pharmaceutical products). 

Het beroep wordt verworpen. Het (aangevraagde) merk wordt niet door de consument herinnerd als een merk, maar enkel als een promotioneel woord voor de positieve aspecten van de dienstverlening, namelijk dat men betrouwbaar (reliable) is. Op de Marques-blog.

6. (...) Firstly, the Board of Appeal took the view that the relevant public would directly and unambiguously perceive the sign RELY-ABLE as a deliberate misspelling of the English word ‘reliable’ to make it more ‘catchy’, but would not perceive that spelling as particularly fanciful or arbitrary. Secondly, the Board of Appeal found that the relevant public would directly perceive the message communicated by the sign RELY-ABLE as a whole, as a banal laudatory message relating to an important characteristic of clinical trial services for pharmaceutical products, namely their reliability. (...)

37      Accordingly, the Board of Appeal did not err in dismissing the appeal against the decision refusing protection, after finding, in paragraph 17 of the contested decision, that the word mark RELY-ABLE is not distinctive, on the ground that it could not be perceived and memorised by the relevant consumer as a trade mark, and that the sign as a whole would be perceived as nothing more than a promotional message whose aim is to highlight an important positive aspect of the services, namely that they are reliable.

Rechtbank Amsterdam 24 april 2013, zaaknr. C/13/517711 / HA ZA 12-633, LJN CA3178 (Vliegtickets.nl tegen E-Pepper Digital Media B.V.)
Uitspraak ingezonden door Gijsbert Brunt, Wenckebach Bax Brunt.

Merkenrecht. Inburgering. Handelsnaamrecht. Afwijzing vordering, beslag op domeinnaam opgeheven. Vliegtickets.nl is houdster van deze domeinnaam en merkinschrijvingen. E-Pepper is houdster van de domeinnaam vliegticket.nl, een zogeheten portal website waarop reisaanbieders tegen betaling hyperlinks kunnen laten plaatsen. De Geschillenbeslechter heeft in de WIPO-procedure de vordering afgewezen vanwege onvoldoende bewijs dat E-Pepper geen recht of een legitiem belang heeft [IEF 10443, DNL2011-0055].

Het teken "vliegtickets(.nl)" is beschrijvend en de toevoeging van het niet onderscheidende element ".nl" verleent geen onderscheidend vermogen. Inburgering in Nederland is voldoende, nu de rechtbank het van belang acht dat door het onderdeel ".nl" en de gelijkluidende domeinnaam van nature richt op de Nederlandse consumentenmarkt. Het relevante publiek beperkt zich geografisch tot Nederland, zodat inburgering van het merk in Nederland volstaat. Het ontbreken van een deugdelijk marktonderzoek naar het percentage van het publiek dat de diensten herkent, staat niet in de weg dat het woordmerk herkend kan worden door het in aanmerking komende publiek.

De rechtbank oordeelt dat er geen sprake is van verwarringsgevaar nu een internetgebruiker bij het bezoeken van Vliegticket.nl dat hij op een portal website is beland met hyperlinks naar online reisorganisaties en niet op de website van Vliegtickets.nl bij wie op de site zelf vliegreizen kunnen worden geboekt. Er is geen sprake van inbreuk 2.20 BVIE lid 1 onder b, noch onder c noch onder d.

E-Pepper heeft onder de naam vliegticket.nl niet op commerciële wijze deelgenomen aan het handelsverkeer. Daarom is er geen inbreuk op de handelsnaamrechten van Vliegtickets.nl. De vorderingen van Vliegtickets.nl worden afgewezen en in reconventie wordt bevolen het door vliegtickets.nl gelegde beslag op de domeinnaam op te heffen.

4.8. E-Pepper stelt dat inburgering van het teken "vliegtickets.nl" voor het gehele Nederlandstalige gebied van de Benelux moet worden aangetoond, dus ook voor de Nederlandstalige gedeelten van België. De rechtbank volgt E-Pepper daarin niet. In het algemeen geldt voor inburgering, dat het merk in een aanmerkelijk deel van de Beneluxlanden onderscheidend vermogen moet hebben verkregen. voor de bepaling van het relevante publiek, acht de rechtbank in het onderhavige geval van belang dat de aanduiding "vliegtickets.nl" zich, door het onderdeel ".nl" en de gelijkluidende domeinnaam van nature richt op de Nederlandse consumentenmarkt. Het relevante publiek voor de diensten die Vliegtickets.nl onder het merk aanbiedt is geografisch dan ook beperkt tot Nederland, zodat inburgering van het merk in NEderland volstaat. De rechtbank verwijst in dit verband naar het arrest van het gerechtshof Amsterdam van 20 september 2011 (LJN: BT1971). Het feit dat de website van Vliegtickets.nl wereldwijd toegankelijk is, zoals E-Pepper heeft aangevoerd, vloeit voort uit het mondiale karakter van het internet en zegt niets over het publiek waarop de website zich richt.

Overige suggesties: overweging 4.24 t/m 4.26, 4.32 t/m 4.34.

Lees de uitspraak HA ZA 12-633 (LJN CA3178/ pdf )

Merkenrecht. We beperken ons tot een wekelijks overzicht van de (voortgezette oppositie)beslissingen van het Gerecht EU. Ditmaal over:

A) Voldoende visueel en fonetische gelijkenis tussen ENDURACE en ENDURANCE
B) ECO PRO kan worden begrepen als 'ecological professional' of 'ecological supporting'
C) 'METRO' is onderscheidend voor de dienst, onderdeel INVEST is beschrijvend.

Gerecht EU 23 april 2013, zaak T-109/11 (Apollo Tyres/OHIM tegen Endurance Technologies) - dossier
A) Gemeenschapsmerk. Verwarringsgevaar. Beroep ingesteld door de aanvrager van het woordmerk 'ENDURACE' voor waren van klasse 12 en diensten van klassen 35 en 37, strekkende tot Vernietiging van beslissing R 625/2010-1 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 25 november 2010, waarbij het beroep tegen de beslissing van de oppossitieafdeling houdende verwerping van het beroep en gedeeltelijke toewijzing van de door opposante geformuleerde eis in de oppositieprocedure tegen het inschrijven van het woordmerk 'ENDURANCE' wordt afgewezen.

Het beroep wordt afgewezen. Afgezien van de afwezigheid van de conceptuele vergelijking, omdat het niet-Engels of niet-Franssprekende publiek geen betekenis geeft aan het teken, is er voldoende visuele en virtual phonetic identity om van verwarringsgevaar te kunnen spreken.

78      Accordingly, and in the absence of any possibility of comparing the marks at issue conceptually, since the non-English- or non‑French‑speaking public would not derive any meaning from either of the marks at issue, the visual similarity and virtual phonetic identity lead to the conclusion that there is a likelihood of confusion between those marks, as the Board of Appeal rightly concluded, as regards the goods and services found to be identical or similar (see paragraphs 33 to 46 above). Because of the strong similarities in question, such a likelihood of confusion cannot, moreover, be excluded even for a consumer who is highly attentive when purchasing the goods or choosing the services at issue. Such a consumer would be liable to confuse those marks, in particular where they are displayed on goods in combination with detailed technical information which particularly attracts the purchasers’ attention.

Gerecht EU 25 april 2013, zaak T-145/12 (Bayerische Motoren Werke/BHIM) - dossier
Gemeenschapsmerk. Absolute weigeringsgrond. Onderscheidend vermogen. Beroep ingesteld door de aanvrager van het woordmerk 'ECO PRO' voor waren van de klassen 9 en 12, strekkende tot vernietiging van beslissing R 1418/2011-4 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM), inhoudende verwerping van het beroep tegen de weigering van inschrijving van het woordmerk 'ECO PRO' voor waren van de klassen 9 en 12.

Het beroep wordt afgewezen. De Semantische betekenis van het teken ECO PRO kan worden begrepen als 'ecological professional' of 'ecological supporting'. Ook op de MARQUES-blog.

31      Concerning the relationship between the semantic content of the sign ECO PRO and the goods concerned, having regard to what was stated in paragraphs 24 to 30 above, the Board of Appeal could also correctly find, as it did essentially at points 15 to 21 of the contested decision, that that sign would be perceived by the relevant public, in the field to which the application for registration relates, as an indication that the designated goods are intended for ‘ecological professionals’ or are ‘ecological supporting’.

32      It follows from all the foregoing, without it being necessary to examine whether the Board of Appeal erred in finding that the relevant public would directly understand that the goods designated by the sign ECO PRO are intended for professional use or likely to reach a professional level of quality, that that public will perceive the semantic content of that sign as providing information on certain characteristics of the goods concerned and not as indicating their origin. Accordingly, the sign ECO PRO is necessarily devoid of any distinctive character with regard to those goods, within the meaning of Article 7(1)(b) of Regulation No 207/2009 (...)

Gerecht EU 25 april 2013, zaak T-284/11 (Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones/BHIM tegen MIP Metro) - dossier
Woordmerk. Gemeenschapsmerk. Beginsel van gelijke behandeling. Discriminatieverbod. Beroep ingesteld door aanvrager van het woordmerk 'METROINVEST' voor diensten van klasse 36, strekkende tot vernietiging van beslissing R 954/2010-1 van de eerste kamer van beroep voor het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM), waarbij het beroep tegen de beslissing van de oppossitieafdeling houdende verwerping van de aanvraag tot inschrijving van het woordmerk 'METROINVEST' voor diensten van klasse 36 wordt afgewezen.

Het beroep wordt afgewezen. 'Metro' wordt wel onderscheidend voor de diensten waarvoor het is geregistreerd. 'Invest' is beschrijvend voor de dienst.

67      According to case-law, the distinctive character of a sign must be determined by reference to the service to which it relates (see Case T‑316/03 Münchener Rückversicherungs‑Gesellschaft v OHIM (MunichFinancialServices) [2005] ECR II‑1951, paragraph 26; and the judgment of 13 December 2007 in Case T‑242/06 Cabrera Sánchez v OHIM – Industrias Cárnicas Valle (el charcutero artesano), not published in the ECR, paragraph 51; see also Lloyd Schuhfabrik Meyer, paragraph 23 above, paragraphs 22 and 23).

68      It follows that the challenge to the Board of Appeal’s finding that the word ‘metro’ is distinctive and the word ‘invest’ is descriptive does not concern infringement of the obligation to state reasons, but a potential error of law under Article 8(1)(b) of Regulation No 207/2009.

69      In that regard, it has already been pointed out, in the context of the examination of the second plea in law, that the Board of Appeal did not err in law in finding that the word ‘metro’ was distinctive in relation to the services concerned and that the word ‘invest’ was descriptive of those services.

Rechtbank Den Haag 24 april 2013, zaaknr. C/09/418787 / HA ZA 12-573 (Caprice tegen Restaurant Ivy)
Merkenrecht. Restaurant. Receptenboek. Caprice Holdings, eiser, is sinds 2005 eigenaresse van het restaurant “The Ivy” in Londen dat sinds 1917 bestaat. In 1997 heeft zij een receptenboek voor de verkoop gepubliceerd onder de naam “The Ivy”. Zij heeft een Gemeenschapswoordmerk THE IVY en een internationaal woordmerk IVY geregistreerd. Restaurant Ivy bestaat sinds 2009. In 2010 heeft het restaurant een receptenboek onder de titel "IVY 2010 Contemporary Cooking" samengesteld.

De overeenstemming is gelegen in gebruik van “Ivy” dat als onderdeel is opgenomen in “Restaurant Ivy” en in het Gemeenschapsmerk THE IVY en geheel samenvalt met het teken “Ivy”. “Ivy” wordt in alle gevallen gelijk (te weten op de Engelse wijze) uitgesproken. Hoewel Restaurant Ivy aanvoert dat zij haar restaurant heeft vernoemd naar de moeder van haar chef-kok, blijkt uit de wijze van afbeelding en de daarbij gebruikte gestileerde vormen van klimopbladeren en -ranken van de door Restaurant Ivy gebruikte tekens, dat Restaurant Ivy ook een verband legt met de letterlijke Engelse betekenis van “Ivy”: de klimopplant. De vorderingen worden toegewezen volgens sub b.

4.5. Nu er geen sprake is van een aan het merk identiek teken, kan Caprice Holdings haar vorderingen ten aanzien van haar Gemeenschapsmerk niet gronden op artikel 9 lid 1 sub a GMVo.

Artikel 9 lid 1 sub b GMVo
4.6. Niet valt in te zien dat THE IVY, dat in het Nederlands kan worden vertaald met “de klimop”, geen onderscheidend vermogen zou kunnen hebben voor de waren en diensten waarvoor het Gemeenschapsmerk van Caprice Holdings is ingeschreven, althans daarvoor is door Restaurant Ivy onvoldoende onderbouwing verschaft. Dat ook andere (horeca)ondernemingen van eenzelfde of op het merk gelijkend teken gebruik maken is – zonder meer – onvoldoende grond om onvoldoende onderscheidend vermogen aan te nemen.

4.8. Dat Restaurant Ivy geen merkenrechtelijk relevant gebruik maakt van de tekens “Restaurant Ivy” en “IVY” is door haar onvoldoende onderbouwd, althans in het licht van de overgelegde, en door haar niet bestreden voorbeelden van gebruik, heeft zij onvoldoende onderbouwing verschaft waaruit volgt dat slechts sprake is (geweest) van handelsnaamgebruik of het enkele verwijzen naar een benaming van de onderneming. Aan Restaurant Ivy kan worden toegegeven dat uit de Céline-uitspraak van het Hof van Justitie2 volgt dat wanneer het gebruik van een maatschappelijke benaming, een handelsnaam, of een bedrijfsembleem beperkt is tot het identificeren van een vennootschap of tot het aanduiden van een onderneming, dit gebruik derhalve niet kan worden aangemerkt als gebruik voor waren of diensten. In die uitspraak wordt echter ook nadrukkelijk de mogelijkheid opengelaten dat sprake is van gebruik voor waren of diensten indien het betrokken teken op zodanige wijze wordt gebruikt dat er een verband ontstaat tussen de maatschappelijke benaming, de handelsnaam of het bedrijfsembleem en de waren en diensten die op de markt worden gebracht. Ten aanzien van restaurantdiensten van Restaurant Ivy is sprake van een dergelijke band met de tekens “Restaurant Ivy” en “Ivy” en de wijze waarop die in de verschillende voorbeelden van gebruik een rol spelen. Hoewel de lijn tussen handelsnaamgebruik en gebruik van een merk of teken voor diensten in sommige gevallen niet heel scherp kan worden getrokken, is in de onderhavige situatie duidelijk dat met het gebruik van de tekens “Restaurant Ivy” en “Ivy” niet in alle gevallen slechts verwezen wordt naar de onderneming, maar dat dit gebruik kennelijk (ook) dient om een verband te leggen voor het in aanmerking komende publiek tussen de onderneming en de door de onderneming geleverde restaurantdiensten. Het veelvuldig terugkomen van het logo met de klimopranken en “Ivy” in berichtgeving over het restaurant en de restaurantdiensten, het in berichtgeving vaak herhalen van de naam (“Bij Ivy …”, “Bij Restaurant Ivy”), wijzen niet op slechts verwijzing naar de onderneming maar zullen bij het in aanmerking komende publiek de indruk (kunnen) wekken dat verwezen wordt naar de diensten (i.c. de restaurantdienst) van de onderneming. Dat de tekens “Restaurant Ivy” en “Ivy” voor restauratiediensten worden gebruikt staat hiermee vast, zodat sprake is van gebruik van deze tekens voor diensten die gelijk zijn aan de diensten waarvoor het merk is geregistreerd.

4.10. De overeenstemming is gelegen in gebruik van “Ivy” dat als onderdeel is opgenomen in “Restaurant Ivy” en in het Gemeenschapsmerk THE IVY en geheel samenvalt met het teken “Ivy”. “Ivy” wordt in alle gevallen gelijk (te weten op de Engelse wijze) uitgesproken. In zoverre bestaat er dus auditieve overeenstemming tussen tekens en merk. Visueel, wat het woordbeeld betreft, is de overeenstemming ook gelegen in het gebruik van “Ivy”. In de Engelse taal verwijst “Ivy” naar een klimopplant. Hoewel Restaurant Ivy aanvoert dat zij haar restaurant heeft vernoemd naar de moeder van haar chef-kok (Ivy is haar voornaam), blijkt uit de wijze van afbeelding en de daarbij gebruikte gestileerde vormen van klimopbladeren en -ranken van de door Restaurant Ivy gebruikte tekens, dat Restaurant Ivy ook een verband legt met de letterlijke Engelse betekenis van “Ivy”: de klimopplant. In die zin is er dan ook sprake van begripsmatige overeenstemming tussen de tekens en het merk.

Het internationale merk IVY van Caprice Holdings en het receptenboek
4.18. Zoals Caprice Holdings aanvoert, is het teken van Restaurant Ivy tegen een achtergrond van een bos klimopbladeren zo vormgegeven en afgebeeld dat het los staat van de titel en de naam van de auteur. Dat het slechts een beschrijvend element vormt, een verwijzing naar Restaurant Ivy, zoals Restaurant Ivy aanvoert, volgt daar niet uit. Wanneer sprake zou zijn van een enkele beschrijvende verwijzing valt immers niet in te zien dat ook de beeldelementen die verwijzen naar klimop dienen te worden gebruikt. De combinatie van het woord “Ivy” met beeldelementen die bestaan uit klimopbladeren, wijzen op gebruik van “Ivy”als onderdeel van een logo, een onderscheidingsteken. Dit wordt nog versterkt doordat ook bij de aanduiding van de restaurantdiensten gebruikt gemaakt wordt van een onderscheidingsteken bestaande uit het woord “Ivy” dat is afgebeeld in combinatie met klimopranken of -bladeren. Door Restaurant Ivy is onvoldoende onderbouwd aangevoerd waaruit volgt dat het in aanmerking komende publiek hierin geen gebruik als onderscheidingsteken zal zien, maar dit zal opvatten als slechts een beschrijving. Dat het teken ook de herkomst van het receptenboek beschrijft (van Restaurant Ivy), wil nog niet zeggen dat het derhalve slechts beschrijvend wordt gebruikt. Wanneer zoals hier het geval is, daarnaast ook sprake is van gebruik van een teken ter onderscheiding van de waar (recepten)boeken, is sprake van merkinbreuk. Dat slechts sprake is van een eenmalige uitgave, zoals Restaurant Ivy naar voren heeft gebracht, is daarbij niet van belang. Niet gezegd is overigens dat het in aanmerking komende publiek zal begrijpen dat het om een eenmalige uitgave gaat, nu door het prominente gebruik van het jaar 2010 in de titel de verwachting lijkt te worden werkt dat in de toekomst nieuwe publicaties onder het teken “Ivy” zullen volgen.

Op andere blogs:
Chiever (Michelin-restaurant moet naam wijzigen)