Alle rechtspraak  

Nadat IWC op 24 juni 1992 en Michel op 15 januari 1997 het merk Corblok bij het Benelux-Merkenbureau hadden gedeponeerd, is in een eerder gevoerde bodemprocedure, door Michel ingeleid in februari 1997 en uitgemond in een vonnis van 2 juni 1999 dat tussen partijen bindende kracht heeft verkregen, geoordeeld dat Michel, en niet IWC, in de Benelux rechthebbende is op dat merk. Na betekening van dat vonnis op 14 juni 1999 heeft IWC het gebruik van het merk Corblok gestaakt.

In de nu voorliggende nieuwe procedure, door Michel aangevangen in 2000, vordert Michel op de voet van art. 13,A, leden 4 en 5 Benelux-Merkenwet, schadevergoeding respectievelijk winstafdracht in verband met het gebruik van het merk Corblok dat IWC nog tussen 15 januari 1997 en 14 juni 1999 heeft gemaakt. De rechtbank en het hof hebben verweren van IWC daartegen grotendeels verworpen.

Alleen de derde grief behelst een rechtsvraag en kan tot cassatie leiden. Met de derde grief bestrijdt IWC haar veroordeling tot, kort gezegd, winstafdracht aan Michel, als bedoeld in artikel 13 A lid 5 BMW. IWC wil ingang doen vinden dat haar merkgebruik niet te kwader trouw was dan wel dat de omstandigheden van het geval tot zulk een veroordeling geen aanleiding geven als bedoeld in die bepaling.

De Hoge Raad besluit de vraag van uitleg van het begrip 'gebruik te kwader trouw' in art. 13A lid 5 BMW, die de Hoge Raad ter beantwoording voor te leggen aan het Benelux-Gerechtshof.

“3.4.3 (…) zij in de eerste plaats de vraag opwerpen wanneer art. 13A lid 5 BMW (thans art. 2.21 lid 2 van het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom) toepassing kan vinden, en in het bijzonder wat verstaan moet worden onder gebruik te kwader trouw in de zin van die bepaling, onderscheidenlijk wanneer de omstandigheden van het geval geen aanleiding geven tot een veroordeling tot winstafdracht als aan het slot van die bepaling bedoeld. Daarbij zij vooropgesteld dat hetgeen in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 4.22-4.24 is weergegeven omtrent de totstandkomingsgeschiedenis van art. 13A lid 5 BMW buiten twijfel stelt dat voor toewijzing van een vordering tot winstafdracht meer nodig is dan dat de inbreuk aan de inbreukmaker kan worden verweten.

Geen duidelijkheid verschaffen de in de conclusie van de Advocaat-Generaal aangehaalde passages uit het Gemeenschappelijk commentaar (GC) op de BMW omtrent het antwoord op de vraag of de mogelijkheid van een veroordeling tot winstafdracht beperkt is tot gevallen van piraterij - in het GC omschreven als: moedwillige namaak van merkproducten - dan wel, meer in het algemeen, tot gevallen van moedwillige inbreuk, als in het GC bedoeld. Voorts rijst in het laatste geval de vraag wat onder 'moedwillige inbreuk' te verstaan is, meer in het bijzonder of daaronder enkel opzettelijke inbreuk is begrepen, dan wel of daaronder bijvoorbeeld ook valt inbreuk die met een aan opzet grenzende mate van grove schuld is gepleegd. Aldus rijst een vraag van uitleg van het begrip 'gebruik te kwader trouw' in art. 13A lid 5 BMW, die de Hoge Raad ter beantwoording zal voorleggen aan het Benelux-Gerechtshof.

Met betrekking tot de omstandigheden waarop IWC in dit geding een beroep heeft gedaan als verweer tegen de vordering tot winstafdracht, vermeld hiervoor aan het slot van 3.4.2, rijst voorts de vraag in hoeverre die van betekenis (kunnen) zijn voor het oordeel dat merkgebruik te kwader trouw is geweest, dan wel kunnen worden aangemerkt als 'omstandigheden van het geval' die aan toewijzing van de vordering in de weg staan. De vraagstelling behoeft zich niet uit te strekken tot de stelling onder (d), nu de daarmee opgeworpen vraag reeds beantwoording heeft gevonden in het arrest van het Benelux-Gerechtshof van 24 oktober 2005, nr. A/2004/5, BIE 2006, 28 (inz. Delhaize/Dior).

De vragen van uitleg van de Eenvormige Beneluxwet op de merken, waarvan de Hoge Raad, blijkens het hiervoor in 3.4.3 overwogene, beantwoording door het Benelux-Gerechtshof nodig acht voor zijn beslissing op het cassatieberoep, zijn de volgende:

1. Dient art. 13A lid 5 BMW aldus te worden uitgelegd dat van 'gebruik te kwader trouw' als in die bepaling bedoeld slechts sprake is in gevallen van piraterij, opgevat als: moedwillige namaak van merkproducten?

2. Indien het antwoord op vraag 1 ontkennend luidt: is van 'gebruik te kwader trouw' als in die bepaling bedoeld dan slechts sprake in gevallen van moedwillig gepleegde inbreuk?

3. Indien het antwoord op vraag 2 bevestigend luidt: onder welke omstandigheden is sprake van moedwillig gepleegde inbreuk?

4. a. Kunnen een of meer van de hiervoor in 3.4.2 met (a), (b) en (c) aangeduide feiten en omstandigheden bijdragen aan het oordeel dat van gebruik te kwader trouw geen sprake is?

b. Kunnen een of meer van de hiervoor in 3.4.2 met (a), (b) en (c) aangeduide feiten en omstandigheden worden aangemerkt als 'omstandigheden van het geval' die aan toewijzing van de vordering tot winstafdracht in de weg kunnen staan?

Lees het arrest hier.

MF Design beroept zich op 10 EVRM en 7 Grondwet en ontkent verder dat er sprake is van schending van merkenrecht. De vermelding van Eastborn is immers "een verwijzing naar de onderneming en niet naar het merk".

De rechtbank stelt vast: "Het is onomstreden dat er een recht van vrije meningsuiting bestaat."
"Dat MF Design door deze vermelding onjuiste of door onvolledigheid misleidende gegevens van feitelijke aard heeft gepubliceerd is niet gebleken. De tekst bevat evenmin beledigende of onnodig grievende uitlatingen. Nergens in de tekst wordt gesuggereerd dat Eastborn de relatie met MF Design op onrechtmatige wijze heeft beëindigd."

"Naar het voorlopige oordeel van de voorzieningenrechter levert de vermelding van Eastborn slaapsystemen in de tekst op de site niet een onrechtmatig gebruik op van het merk. Het beroep van Eastborn op artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE kan haar niet baten. (...) De vermelding Eastborn slaapsystemen in de publicatie is een aanduiding van de handelsnaam en niet van het merk, zodat dit artikel toepassing mist."

Lees het vonnis hier .

Ten aanzien van het relevante publiek stelt Alcon dat deze niet wordt gevormd door de eindgebruikers, maar door degenen die het middel voorschrijven. Kokott  geeft Alcon hierin gelijk, maar ziet geen reden om op grond hiervan het beroep te bekrachtigen: "In the case of medicinal products available only on prescription, the choice between various products is made not upon acquisition but earlier, during the medical consultation. Medicinal products available only on prescription are, because of the risks attaching to them, subject to special control by doctors, and also by pharmacists. (...) The risk, pointed out by OHIM and Biofarma, of confusion on the part of a patient who, independently of prescription, is confronted with the mark, is also of little significance, under trade mark law at any rate. In the Picasso judgment, the Court of Justice regarded the moment when the choice between the goods and marks is made as crucial for assessing the likelihood of confusion.  Other points in time, at which confusion on the part of consumers might be more likely because they display a lesser level of attention, are by contrast of secondary importance. (...) Therefore, Alcon is correct in its argument that the relevant public for medicinal products available only on prescription is to be determined by reference to healthcare professionals, and not patients. Hence, notwithstanding the legal errors in the contested judgment, it is not to be set aside."

Alcon vecht tevens de visuele en fonetische vergelijking van de tekens aan. Alcon vecht hierbij het feitencomplex zoals gesteld door het Gerecht aan. Het beroep is niet-ontvankelijk in dit opzicht: "The Court of First Instance has exclusive jurisdiction to find and appraise the relevant facts and to assess the evidence. The appraisal of those facts and the assessment of that evidence thus do not, save where they distort the evidence, constitute a point of law which is subject, as such, to review by the Court of Justice on appeal."

De AG concludeert tot afwijzing van het beroep. Lees de conclusie hier.

1- Der Begriff „Tag des Abschlusses des Eintragungsverfahrens“ in Artikel 10 Absatz 1 der Richtlinie 89/104/EWG […] über die Marken bezieht sich nicht auf den Beginn der Schutzdauer – mit dem er übereinstimmen kann –, sondern auf den Zeitpunkt, in dem die zuständige Behörde nach der nationalen Regelung – bzw. bei einer internationalen Marke das Internationale Büro – den Vorgang der Eintragung abschließt.

2- Artikel 12 Absatz 1 der Richtlinie 89/104 ist dahin auszulegen, dass berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung der Marke nicht vom Willen ihres Inhabers abhängig sein dürfen und ein Hindernis für die Benutzung des Zeichens darstellen müssen. Liegen diese beiden Voraussetzungen vor, gehören bürokratische Formalitäten zu diesen Rechtfertigungsgründen, was aber nicht der Fall ist, wenn sie die Umsetzung einer Unternehmensstrategie behindern, da das Unternehmen dann seine Entscheidungsfähigkeit hinsichtlich deren Anpassung an die Unwägbarkeiten der Verwaltung uneingeschränkt behält. Es ist Sache des vorlegenden Gerichts, den Sachverhalt im Licht dieser Hinweise zu beurteilen.“

Lees de conclusie hier.

Canna stelt vervolgens dat het merk SUBSTRAL geen, dan wel slechts een beperkt onderscheidend vermogen heeft, nu dit merk (in hoge mate) beschrijvend is, omdat het is afgeleid van het Latijnse woord ‘substratum’, dat voedingsbodem of ondergrond betekent. De rechtbank meent daarentegen, dat het merk SUBSTRAL niet puur beschrijvend is. De mate van onderscheidingskracht van het merk is volgens de rechtbank bovendien niet gering. Er is volgens de rechtbank een nieuw woord ontstaan:

“Anders dan Canna is de rechtbank van oordeel dat het merk SUBSTRAL niet louter beschrijvend is. Door het weglaten van de laatste letter(s) en het vervangen door de letter ‘l’ is afstand genomen van het enkel beschrijven en is een ander woord ontstaan. Dat SUBSTRAL in elk geval enig onderscheidend vermogen heeft, vindt ook steun in de omstandigheid dat een Gemeenschapsmerk pas wordt ingeschreven nadat door het OHIM een onderzoek heeft plaatsgevonden (onder meer) naar de vraag of het in de aanvraag voorkomende teken geacht moet worden ieder onderscheidend vermogen te ontberen. Indien inschrijving volgt, kan daaruit worden afgeleid dat het OHIM na onderzoek geen aanleiding heeft gevonden om het merk te weigeren wegens het ontbreken van onderscheidend vermogen.”

Ook het min of meer omgekeerde verweer gaat niet op. De rechtbank stelt dat het weliswaar juist is dat de beschermingsomvang van het merkenrecht zich niet uitstrekt tot woorden die kunnen dienen om de hoedanigheid of toepassingsmogelijkheden van waren aan te duiden, maar dat het enkele feit dat Canna het teken Subtra gebruikt ter aanduiding van het feit dat de waar geschikt is voor substraatteelt, nog niet maakt dat deze uitzondering zich voordoet.

Daarvoor is in de eerste plaats vereist dat de aanduiding beschrijvend is. Dat is niet het geval. Ook kan niet gezegd worden dat de aanduiding Substra als zodanig is ingeburgerd

Wat de mate van onderscheidingskracht van het merk van Henkel betreft, geldt dat SUBSTRAL al sinds 1947 op de markt is. Door dit lange gebruik en het grote aandeel dat SUBSTRAL op de markt heeft verworven, heeft dit merk naar moet worden aangenomen een niet gering onderscheidend vermogen gekregen.

Visueel is er sprake van een grote mate van overeenstemming. De toevoeging van het woord Flores maakt dit niet anders. Gelet op het feit dat Flores meer dan Substra beschrijvend is te achten en Substra aan Flores voorafgaat, blijft ook bij het gecombineerde teken Substra Flores, de nadruk liggen op Substra.

En zo de gemiddelde consument het merk SUBSTRAL al niet met het teken Substra zal verwarren, wordt de indruk gewekt dat enig verband bestaat tussen de rechthebbende op het merk SUBSTRAL en het teken Substra.

Henkel heeft onbetwist gesteld dat zij de merken SUBSTRAL heeft overgedragen aan OMS. Deze overdracht nog niet verwerkt in het merkenregister. Nu Henkel staat ingeschreven als houdster, gaat de rechtbank er in deze procedure vanuit dat het uitsluitende recht nog steeds Henkel toekomt. Niettemin zal de vordering uit proceseconomische gronden op naam van Henkel en OMS worden toegewezen, nu niet valt uit te sluiten dat ten tijde van de uitspraak van dit vonnis bedoeld depot inmiddels heeft plaatsgevonden.

Na dit alles uitgebreid te hebben overwogen, wijst de rechtbank de vordering van Henkel toe.

Lees het vonnis hier.

Geoordeeld wordt dat Nutrisense door aldus te handelen inbreuk heeft gemaakt op het rnerkrecht van Robins. (…) Dat het hier zoals Nutrisense aanvoert om een vergissing zou gaan, neemt, voor zover dit al zou kunnen worden aangenomen, niet weg dat sprake is van een merkinbreuk.

Tijdens de looptijd van de distributieovereenkomst heeft Nutrisense zogenaamde dispensers (drankenautomaten) hij derden aangeschaft. Nutrisense heeft deze dispensers, en meer in het bijzonder de bowl daarvan, tijdens de looptijd van de distributieovereenkomst voorzien van een sticker met daarop het beeld- en woordmerk Inovit. Nutrisense heeft deze dispensers vervolgens op basis van een huur- dan wel een bruikleenovereenkomst in diverse sportcentra geplaatst. Na de beëindiging van de distributieovereenkomst zijn deze dispensers ook gebruikt om het substituut preparaat dat door Nutrisense in witte onbedrukte zakjes aan derden is geleverd te verkopen.

Geoordeeld wordt dat Nutrisense door aldus te handelen inbreuk heeft gemaakt en maakt op het merkrecht van Robin. In tegenstelling tot hetgeen Nutrisense aanvoert, doet daaraan niet af dat het de sportcentra zijn die de dispensers met daarop afgebeeld het Inovit merk gebruiken en daarin het subsituut-preparaat van Nutrisense verkopen. Nutrisense is immers de eigenaar van de hierboven genoemde dispensers en het is Nutrisense die deze dispensers in de handel heeft gebracht en houdt en toestaat dat daarin liet nieuwe merkloze product van Nutrisense in wordt verkocht.
 
Ook door de levering aan derden van bidons voorzien van het beeld- en woordmerk Inovit heeft Nutrisense inbreuk gemaakt op het merkrecht van Robins.

Geconcludeerd wordt dat het voldoende aannemelijk is geworden dat Nutrisense de hiervoor genoemde merkinbreuk te kwader trouw heeft gemaakt. Nutrisense wist dat zij ten gevolge van de beëindiging van de distributieovereenkomst niet langer was gerechtigd om de naam en het merk Inovit te voeren. Voorts heeft Nutrisense ter gelegenheid van de mondelinge behandeling verklaard dat zij het merk Inovit bewust in stand heeft gehouden om zodoende meer tijd te hebben om haar eigen merk in de markt te zetten. Bovendien heeft Nutrisense zonder medeweten en toestemming van Robins de “Verbeterde smaak” sticker gemaakt en gebruikt.

De vordering [ die er toe strekt] dat de door Nutrisense onder het merk Inovit op de markt gebrachte namaakproducten uit de markt worden gehaald en in het bezit komen van Robin, zal worden toegewezen, aangezien voldoende is gebleken dat Nutrisense te kwader trouw inbreuk heeft gemaakt op het merkrecht van Robins door namaakproducten onder de naam Inovit te verkopen.

In dit verband wordt overwogen dat onder namaakproducten dient te worden verstaan alle witte onbedrukte zakjes die Nutrisense op de markt heeft gebracht. Het wordt namelijk voldoende aannemelijk geacht dat Nutrisense deze zakjes onder het merk Inovit heeft geleverd, althans dat Nutrisense bij de afnemers van deze zakjes de indruk heeft gewekt dat het de verbeterde smaak van de Inovit sportdrank betreft. De vordering strekkende tot afgifte van de namaakproducten (poeder verpakt in witte zakjes) en bidons zijn eveneens toewijsbaar. Overigens heeft Nutrisense ter gelegenheid van de mondelinge behandeling verklaard geen bezwaar te hebben tegen afgifte van haar voorraad bidons die zijn voorzien van het merk Inovit.

De vordering strekkende tot afgifte van de dispensers is in beginsel toewijsbaar . De voorzieningenrechter acht evenwel termen aanwezig dat Nutrisense wordt geboden om alleen het deel waarop de stickers met het merk Inovit is afgedrukt (ofwel de bowl /reservoir van de dispenser) aan Robins af te geven. De dispensers behoren in eigendom toe aan Nutrisense, Nutrisense heeft onweersproken aangevoerd dat de dispensers eenvoudig uit elkaar te halen zijn en dat alleen op de bowl het woord- en beeldmerk van Inovit voorkomt.

Verder dient Nutrisense het gebruik van de handelsnaam Inovit te staken en gestaakt te houden, de domeinnaam inovit.nl  over te dragen, opgave te doen van een rectificatie te sturen aan al haar afnemers.

Lees het vonnis hier.

Visueel stemmen de diverse merken onvoldoende overeen en “zelfs indien wordt aangenomen dat het aangevraagde merk wordt teruggebracht tot het woord ‚bud’, verschillen de twee merken evenwel nog steeds voldoende van elkaar. Op fonetisch vlak onderscheiden de klinkers ‚i’ en ‚u’ zich immers duidelijk van elkaar. Het verschil dat deze letter teweegbrengt in de termen ‚bud’ en ‚bit’, die beide uit drie letters bestaan, stelt de consument reeds in staat, een onderscheid te maken.”

“Wat de aangevraagde merken betreft, zij om te beginnen benadrukt dat de term „bud” voor het relevante publiek geen specifieke betekenis lijkt te hebben. Met betrekking tot de aangevraagde beeldmerken zij vastgesteld dat, zelfs indien de term „american” kan doen denken dat de betrokken waren van oorsprong of in elk geval van aard Amerikaans zijn, en de termen „anheuser-busch” door een deel van het publiek kunnen worden opgevat als een verwijzing naar de onderneming die de betrokken waren vervaardigt, de verbinding van deze termen met de term „bud” geen specifieke betekenis doet ontstaan. In elk geval kan nergens uit worden opgemaakt dat deze termen, in hun geheel beschouwd, een betekenis hebben die overeenkomt met de mogelijke betekenissen van de oudere Duitse merken.”

“Gelet op de reeds vastgestelde verschillen tussen de aangevraagde merken en de oudere Duitse merken nrs. 505 912 en 39 615 324 (BIT) dient te worden geoordeeld dat er in casu ondanks een geringe mate van visuele en fonetische overeenstemming geen verwarringsgevaar bestaat, niettegenstaande het feit dat de betrokken waren dezelfde of soortgelijk zijn, en zelfs bij het bestaan van een eventueel groot onderscheidend vermogen van de oudere merken.”

“Gelet op het oordeel van het Gerecht met betrekking tot het gevaar van verwarring van de aangevraagde merken met de oudere Duitse merken nrs. 505 912 en 39 615 324 (BIT), dient te worden geoordeeld dat er a fortiori ook geen gevaar van verwarring van de aangevraagde merken met de oudere Duitse merken nrs. 704 211 en 1 113 784 (Bitte ein Bit !) bestaat.”

“ De oudere Duitse merken nrs. 704 211 en 1 113 784 (Bitte ein Bit !) bevatten immers extra woordelementen („bitte”, „ein”) en grafische elementen („!”), en een bijzondere grafische vormgeving in vergelijking met de oudere Duitse woordmerken nrs. 505 912 en 39 615 324 (BIT). Zo wijken eerstgenoemde merken visueel nog meer af van de aangevraagde merken dan laatstgenoemde merken. “

Lees het arrest hier.