Alle rechtspraak  

Achtergrond. Lancôme brengt onder haar merk Trésor hier te lande een parfum op de markt. Kecofa brengt sinds circa 1993 onder het merk Female Treasure flacons eau de parfum op de markt. Dat merk staat in het Benelux Merkenregister ingeschreven ten name van de heer N. In deze procedure heeft Lancôme Kecofa en N. (hierna ook: Kecofa c.s.) in 2000 gedagvaard voor de rechtbank Maastricht. Lancôme vorderde een verbod op het verhandelen van Female Treasure en op door haar gewraakte reclame-uitingen, op straffe van een dwangsom, alsmede nietigverklaring van het merk Female Treasure, schadevergoeding en winstafdracht met de gebruikelijke nevenvorderingen. Aan deze vorderingen heeft Lancôme ten grondslag gelegd:

(a) dat het merk Female Treasure inbreuk maakt op het merk Trésor,
(b) dat Kecofa zich schuldig maakt aan misleidende reclame in de zin van art. 6:194 BW en
(c) dat sprake is van inbreuk op auteursrecht, aangezien de geur van Female Treasure een getrouwe nabootsing, en daarmee een verveelvoudiging, vormt van de exclusieve geur van Trésor en de verhandeling van deze geur een openbaarmaking is in de zin van art. 12 Auteurswet 1912 (Aw).

Kecofa c.s. hebben daartegen gemotiveerd verweer gevoerd.

De uitspraak van rechtbank en hof. Nadat de rechtbank Maastricht in een tussenvonnis van 18 april 2002 (zie LJnummer: AE1923), hersteld bij vonnis van 23 mei 2002, met betrekking tot de auteursrechtelijke grondslag - onder (c) - had geoordeeld dat de Auteurswet niet in weg staat aan auteursrechtelijke bescherming van een geurcombinatie, mits is voldaan aan de eisen, kort gezegd, die aan een werk in auteursrechtelijke zin worden gesteld, heeft de rechtbank Lancôme en Kecofa tot bewijslevering toegelaten en iedere verdere beslissing aangehouden.

De rechtbank liet Lancôme toe te bewijzen dat de onder het merk Trésor aangeboden geur aan die eisen voldoet en dat de geurcombinatie van Female Treasure als bewerking of nabootsing van die van Trésor moet worden beschouwd; Kecofa mocht bewijzen, kort gezegd, dat de geurcombinatie van Female Treasure niet het resultaat is van ontlening aan Trésor.

Op het door beide partijen ingestelde hoger beroep heeft het hof 's-Hertogenbosch in zijn arrest van 8 juni 2004 (zie LJ nummer AP2368) het vonnis van de rechtbank vernietigd en de op het auteursrecht gebaseerde vordering van Lancôme tegen Kecofa toegewezen. De overige vorderingen van Lancôme tegen Kecofa en die tegen N. heeft het hof afgewezen.

Cassatie bij de Hoge Raad. Kecofa heeft beroep in cassatie ingesteld. Lancôme heeft voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep ingesteld, zowel tegen Kecofa als tegen N. In deze procedure treedt voor Kecofa op: mr. R.S. Meijer, advocaat in Den Haag, en voor Lancôme: mr. T. Cohen Jehoram, advocaat in Den Haag, alsmede mr. Ch. Gielen, advocaat in Amsterdam.

Op 16 december 2005 heeft de advocaat-generaal mr. D.W.F. Verkade in zijn advies (hier) aan de Hoge Raad geconcludeerd in het principaal beroep tot vernietiging en verwijzing, en in het voorwaardelijk incidenteel beroep tot verwerping; voor zover het voorwaardelijk incidentele beroep is gericht tegen N., strekt zijn advies tot niet-ontvankelijkverklaring van Lancôme in haar beroep.

De Hoge Raad doet uitspraak op vrijdag 16 juni 2006, 10.00 uur. Vervolgens zal rond 10.45 uur een samenvatting van deze uitspraak worden gepubliceerd op de website hogeraad.nl/actualiteiten.
De uitspraak zelf (rolnr. C04/327) wordt zo spoedig mogelijk daarna op de website rechtspraak.nl gepubliceerd.

Den Haag, 14 juni 2006
mw. mr. E. Hartogs, griffier

Lees persbericht hier.

“35. Om het onderscheidend vermogen van het enige bestanddeel van een merk te beoordelen, moet worden nagegaan in hoeverre dit bestanddeel geschikt is om de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waren of diensten van die van andere ondernemingen te onderscheiden. Bij deze beoordeling dient met name rekening te worden gehouden met de eigenschappen die het betrokken bestanddeel van huis uit bezit, voor het beantwoorden van de vraag of het al dan niet de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven, beschrijft (zie mutatis mutandis arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punten 22 en 23).

36. Gelet op de betrokken waren heeft het koeienhuidmotief in casu geen sterk onderscheidend vermogen, aangezien dit bestanddeel voor deze waren sterk allusief is. Dit motief verwijst namelijk naar koeien, dieren die bekend zijn om hun melkproductie, en vormt voor de aanduiding van melk en melkproducten een weinig suggestief bestanddeel.”

Volgens het Gerecht volstaat voor overeenstemming van merken niet, dat een sterke visuele indruk makend bestanddeel van een samengesteld teken gelijk is aan of overeenstemt met het enige bestanddeel van een ander teken, aangezien de vergelijking tussen de merken dient te berusten op de totaalindruk die deze oproepen, en daarbij met name rekening moet worden gehouden met het onderscheidend vermogen van de bestanddelen ervan met betrekking tot de betrokken waren of diensten.

Lees het vonnis hier.

”Met betrekking tot de beweerde inbreuk door B op zijn handelsnaam voert A aan dat het om identieke ondernemingen gaat die beide in Noord-Holland zijn gevestigd, eenzelfde soort publiek hebben en beide actief zijn op internet.

Naar het voorlopig oordeel van het hof is vrees voor verwarring bij het in aanmerking komende publiek onvoldoende aannemelijk gemaakt. Een bar is per definitie sterk plaatsgebonden nu deze doorgaans in de avonduren wordt bezocht. Amsterdam en Alkmaar liggen om die reden ook voldoende ver van elkaar verwijderd om niet te behoeven vrezen voor verwarring, ook niet indien B zich onder de naam the5thelement.nl manifesteert op internet.”

“A beroept zich voorts erop dat hij auteursrechthebbende is op het interieur van de bar en dat het interieur van de bar van B aan te merken is als een ongeoorloofde verveelvoudiging en openbaarmaking van het interieur van A. Die ongeoorloofde nabootsing draagt volgens hem bij aan het verwarringsgevaar.

(…) De enkele omstandigheid dat het interieur van deze bars een lichte kleur heeft en enkele gelijke – van derden betrokken – lichtarmaturen, is daarvoor in ieder geval onvoldoende.”

Het hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep.
 
Lees het arrest hier

GTI Travel verweert zich onder meer met de stelling dat zij de handelsnaam GTI Travel al sinds 1994 gebruikt. Ook na de scheiding heeft GTI International geen bezwaar gemaakt tegen het gebruik van GTI door GTI Travel.

De rechtbank oordeelt dat er verwarringsgevaar bestaat in de zin van art. 13A lid 1 sub b BMW. Voorts oordeelt de rechtbank dat er geen sprake is van stilzwijgende toestemming om het merk te gebruiken. Het had op de weg van GTI Travel gelegen, aldus de rechtbank, om bij de scheiding een eventuele toestemming schriftelijk vast te leggen.

Het verweer dat GTI Travel reeds lange tijd GTI in haar handelsnaam voert, stuit af op het feit dat het eerste merkdepot (januari 1997) ouder is dan de in Nederland gevoerde handelsnaam (GTI Travel is in april 1997 opgericht).

Lees het vonnis hier. Andere GTI uitspraak hier.

De internetsite van gedaagde is www.nvd.nu. Verder heeft zij inmiddels een flink aantal, veelal verontwaardigde, e-mails ontvangen van derden. Bovendien heeft een aantal werknemers van NVD Beveiligingen te kennen gegeven (voorlopig) geen kleding van NVD Beveiligingen (waarop de letters NVD staan gedrukt) meer te willen dragen.

Tegen gedaagde is verstek verleend. Nu de vordering de voorzieningenrechter noch onrechtmatig noch ongegrond voorkomt, zal de vordering worden toegewezen.

De voorzieningenrechter zal het verbod eerst drie dagen na betekening van dit vonnis doen ingaan om gedaagde een termijn te vergunnen om haar website onder een domeinnaam met daarin het teken/de afkorting NVD te verwijderen, haar statuten met betrekking tot haar afgekorte naam te wijzigen en haar inschrijving bij de kamer van koophandel aan te passen.

Lees  het vonnis hier.

Ook bij gebruik van een teken dat niet exact hetzelfde is, maar heel dicht tegen het 3-strepen merk van Adidas aanligt - ook als dat een teken is bestaand uit twee of vier strepen - kan volgens de rechter sprake zijn van verwarringsgevaar en kan ongerechtvaardigd voordeel wordt trekken uit of afbreuk worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

Het  betoog van Scapa dat de strepen op de kleding louter als versiering zijn aangebracht, gaat niet op. Het is voldoende aannemelijk dat de strepen geschikt zijn als herkomstaanduiding van de kleding, dat zij een commerciële waarde vertegenwoordigen omdat zij door consumenten in verband kunnen worden gebracht met de producent van de kleding en met bepaalde kwaliteitseigenschappen. Voldoende aannemelijk is ook dat het publiek een verband legt tussen de Scapa kleding en de strepen van Adidas. De resultaten van het marktonderzoek ondersteunen dat. De kritische noten van professor Wagenaar met betrekking tot (de in) het onderzoek (gehanteerde methode) leiden vooralsnog niet tot een andere conclusie.

Van verwatering is geen sprake. Adidas heeft genoegzaam aangetoond stelselmatig tegen merkinbreuk te hebben opgetreden.

Lees het vonnis hier.

Gelet op de inhoud van de brief van de deskundige, voorafgaand aan het eventuele onderzoek, en de gewisselde akten, "(...) kan echter niet langer worden aangenomen dat het mogelijk zal zijn met behulp van een marktonderzoek door een deskundige de vereiste duidelijkheid te kunnen verkrijgen." Immers, ECH heeft (nagenoeg) geen activiteiten in België en Luxemburg onder de aanduiding Eurocommerce ontplooit en bovendien lijkt het niet mogelijk om nu nog anno 2006 bij het relevante publiek na te gaan of genoemde aanduiding reeds medio 2002 bij dit publiek bekend was. Er zal aldus aan de hand van de akte van ECH moeten worden nagegaan of de aanduiding Eurocommerce geschikt is geworden om medio 2002 in de Benelux de waren en diensten van ECH van andere ondernemingen te onderscheiden. De rechtbank komt tot de slotsom dat ECH er niet in is geslaagd aan te tonen dat sprake is van inburgering medio 2002 van de aanduiding Eurocommerce binnen de Benelux, "(...) in die zin dat door een intensief, frequent, wijdverbreid en exclusief gebruik deze aanduiding zich toen en aldaar tot een onderscheidend teken heeft ontwikkeld." Evenmin is aangetoond dat het teken in 2002 de waren en diensten van ECH kan onderscheiden. ECP maakt met het gebruik van de aanduidingen 'Eurocommercial' of 'Eurocommercial Properties' geen inbreuk. "Het afwachten van de antwoorden van het Benelux Gerechtshof op de prejudiciële vragen in de 'Europolis-zaak' zal bovenstaande uitkomst naar het oordeel van de rechtbank niet anders kunnen maken."

Handelsnaam. Verder stelt ECH dat zij zich als houder van de oudste handelsnaam mag verzetten tegen het gebruik door ECP van een overeenstemmend en verwarringstichtend jonger beeldmerk. Het logo van ECH, (in hoofdzaak het woord) 'Eurocommerce', wordt volgens haar door het publiek opgevat als handelsnaam van ECH en ook als zodanig gebruikt. ECP verweert zich door onder meer te stellen dat het in aanmerking komend (deskundig) publiek de handelsnamen niet door elkaar zal halen, nu beide partijen altijd de volledige handelsnamen voeren (te weten Eurocommercial Properties en Eurocommerce Robex Groep) en dat ECH zich niet op grond van art. 6:162 BW kan verzetten tegen het gebruik van het ECP-logo, nu de handelsnaam 'Eurocommerce' jonger is dan het gebruik van dit logo. Bovendien kan voor beschrijvende aanduidingen dit artikel niet worden ingeroepen.

De rechtbank stelt allereerst vast dat het gebruik van de handelsnaam 'Eurocommerce' door ECH ouder is dan het gebruik van de handelsnaam 'Eurocommercial Properties' door ECP. Ten aanzien van het gebruik van de handelsnaam 'Eurocommerce' komt de rechtbank op grond van feiten en omstandigheden tot de conclusie "(...) dat niet alleen niet is komen vast te staan dat sprake is geweest van een méér dan summier en incidenteel gebruik door ECH van de enkele aanduiding 'Eurocommerce', maar dat voorts evenmin is komen vast te staan dat ECH reeds vóór 31 mei 2001, toen ECP haar handelsnaam heeft gewijzigd in 'Eurocommercial Properties', gebruik heeft gemaakt van de enkele aanduiding 'Eurocommerce'". Ook acht de rechtbank ten aanzien van de volledige handelsnamen geen gevaar voor verwarring en nu de precieze activiteiten in belangrijke mate van elkaar verschillen, valt ook hier niet onmiddellijk gevaar voor verwarring te duchten. Ook deze vordering wordt aldus afgewezen. Tevens wordt de vordering tot nietigverklaring van het depot van het door ECH geregistreerde merk 'Eurocommerce' toegewezen.
 
Lees het vonnis hier.

Ook het verweer dat eiser geen belang meer heeft bij de vorderingen omdat Grolsch de naam van haar lederhose inmiddels heeft gewijzigd in Hollandhose: "Volgens vaste jurisprudentie hoeft de enkele omstandigheid dat een gedaagde toezegt een bepaalde handeling niet meer te zullen plegen, de voorzieningenrechter in kort geding niet te beletten om een verbod op te leggen tot het plegen van zodanige handeling. Of ondanks een toezegging een verbod dient te worden opgelegd hangt af van de omstandigheden van het geval." Uit die omstandigheden blijkt dat Grolsch, ook na sommatie, nog gebruik heeft gemaakt van de naam Nederhose. Dat Grolsch stelt haar relaties al op de hoogte te hebben gesteld van het feit dat zij de naam Nederhose niet meer gebruikt, blijkt volgens de rechtbank niet uit de producties: het overgelegde emailbericht is gericht aan 37 mailadressen, terwijl de flyer aan 5700 relaties is verzonden. Grolsch dient aldus een rectificatie te versturen aan alle 5700 relaties.

Modelrecht. Allereerst wordt ingegaan op de vraag of eiser met het depot van de oranje lederhose een geldig modelrecht heeft verkregen. Nee, aldus de rechtbank: "De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat het door Eiser gedeponeerde model niet voldoet aan het vereiste van nieuwheid. De lederhose is eeuwen bekend als een traditioneel Duits/Oostenrijks kledingstuk en in die zin al voor het publiek beschikbaar gesteld. Daar komt bij dat uit de door Grolsch overgelegde catalogus ‘Oranje 2006’ van november 2005 van Boland PartyPartners blijkt dat er al vóór de datum van het modeldepot van Eiser een soortgelijke oranje lederhose aan het publiek ter beschikking is gesteld."

Ook de door Eiser aangevoerde stelling, dat het gedeponeerde model door de onderscheidende kleur reeds een eigen karakter heeft, wordt door de rechtbank verworpen: "Dat Eiser de lederhose in het kader van het wereldkampioenschap voetbal in een oranje kleur heeft uitgevoerd maakt niet dat er sprake is van een eigen karakter. Immers, de kleur oranje is de enige optie voor de lederhose, nu de Nederhose volgens Eiser bestemd is als kledingstuk voor de supporter van het Nederlands elftal, dat zoals bekend als handelskleur oranje heeft. Daarbij wordt deze kleur reeds decennia lang toegepast op allerlei soortgelijke kleding in het kader van sportevenementen waar Nederland als land aan deelneemt." Eiser heeft aldus geen geldig modelrecht verkregen.

Overig. Aangezien door Eiser voldoende aannemelijk is gemaakt dat hij inspanningen dient te verrichten om de eventuele winst die hij door de inbreukmakende handelwijze van Grolsch is misgelopen te compenseren, kent de rechtbank een voorschot op de schadevergoeding toe.

"Eiser vordert tenslotte veroordeling van Grolsch tot betaling van het volledige salaris en de verschotten van de procureur, dan wel een door de voorzieningenrechter te bepalen vergoeding conform artikel 14 van Richtlijn 2004/48/EG van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten. Eiser beroept zich op richtlijnconforme interpretatie van artikel 237 Rv. Grolsch stelt dat de in voornoemd artikel neergelegde liquidatietarieven gelden als wettelijke regelgeving en daarom in de weg staan aan een richtlijnconforme interpretatie. [...] De bepaling uit de richtlijn welke voor de onderhavige zaak van belang is, is evenwel nog niet geïmplementeerd. Inmiddels is een wetsvoorstel dat strekt tot implementatie van de richtlijn, door een aanpassing van Rv, tot stand gekomen. Echter, op grond van het in artikel 10 van het EG-verdrag neergelegde beginsel van gemeenschapstrouw is de nationale rechter gehouden mee te werken aan de toepassing van richtlijnen, door interne regelgeving zoveel mogelijk richtlijnconform uit te leggen. Dit betekent dat de uitleg en de toepassing van nationale regelgeving zoveel mogelijk in het licht van de bewoording en het doel van de betrokken richtlijn dient te geschieden. Verder dient de nationale rechter in het kader van de toepassing van het ter uitvoering van een richtlijn vastgestelde nationale recht ervan uit te gaan dat de wetgever de bedoeling heeft gehad om ten volle uitvoering te geven aan de uit de richtlijn voortvloeiende verplichtingen.
 
In het licht van de richtlijn zal de rechter voor de proceskostenveroordeling in intellectuele eigendomszaken moeten komen tot een veroordeling van de redelijke en evenredige kosten, te toetsen aan de redelijkheid en billijkheid. Deze billijkheid zal een rol kunnen spelen wanneer er sprake is van een inbreukmaker te goeder trouw. In een dergelijke situatie ligt een beperking van de proceskostenveroordeling tot hetgeen onder het huidige recht gebruikelijk is voor de hand. Wanneer er sprake is van grootschalige inbreuk dan wel piraterij ligt een volledige kostenveroordeling voor de hand. Voor de inbreuken die daartussen liggen zal naar bevind van zaken gehandeld dienen te worden en alsdan de redelijke en evenredige kosten bepaald dienen te worden.

De voorzieningenrechter is gezien het voorgaande voorshands van oordeel dat een richtlijnconforme interpretatie van artikel 237 Rv voor de onderhavige zaak ertoe leidt dat Grolsch veroordeeld dient te worden de werkelijk door Eiser gemaakte kosten te vergoeden. Hiervoor is van belang dat Grolsch wetenschap had van het merkrecht van Eiser en, zoals hiervoor overwogen, hoewel daartoe diverse malen gesommeerd door Eiser, bewust inbreuk heeft gemaakt op het merkrecht van Eiser en dat niet onmiddellijk heeft gestaakt."

Lees het vonnis hier.