Merkenrecht  

Rechtbank Den Haag 24 juli 2013, HA ZA 12-903 (KAO KABUSHIKI KAISHA tegen X)
Uitspraak mede ingezonden door Nils Winthagen, Klos Morel Vos & Schaap.
Merkenrecht. Vormmerk. Inbreuk. Winstafdracht. Kao is wereldwijd actief als producent op het gebied van persoonlijke verzorging. Zij fabriceert en verhandelt haar producten onder meer onder het merk GUHL en is houdster van onder meer de volgende merkinschrijvingen: het Gemeenschapswoordmerk GUHL, -vormmerk en -woord-/beeldmerken.

Kao handhaaft haar merkrechten na constatering van in Nederland zijnde Guhl namaakproducten. Kao stelt dat X inbreuk heeft gemaakt op de aan haar toekomende merken door de verhandeling van de inbreukmakende Guhl producten en daarmee tevens onrechtmatig heeft gehandeld. X voert verweer en voert aan dat hij onmiddellijk nadat hij bekend is geworden met de inbreuk constructief heeft meegewerkt met Kao. X vordert in reconventie opheffing van alle ten laste van hem gelegde conservatoire beslagen, met veroordeling van Kao in de proceskosten. De rechtbank oordeelt dat X zich schuldig heeft gemaakt aan inbreuk op de exclusieve merkrechten van Kao en de nodige gegevens dient te verstrekken en wijst de vorderingen in reconventie af.

In conventie
Inbreuk
4.2. Beide partijen voeren aan dat X de inbreuk heeft erkend in zijn onthoudingsverklaring van 1 februari 2012. Daarmee is niet gezegd dat Kao geen belang meer heeft bij een verklaring voor recht met betrekking tot de inbreuk omdat X in zijn brief van 7 mei 2012 (zie hiervoor onder 2.6), derhalve na zijn onthoudingsverklaring, zoals Kao aanvoert, nog zijn twijfels heeft uitgesproken “of de shampoos nep waren die ik aan Van der Doelen heb geleverd. En ik betwijfel of alle nep shampoos bij Van der Doelen van mij afkomstig waren.” Kao heeft er belang bij dat in deze bodemprocedure de inbreuk op haar rechten wordt vastgesteld.
4.3. Dat er door X aan Y 6.800 flessen namaak Guhl shampoo zijn geleverd en dat daarmee door X inbreuk is gemaakt op de merkrechten van Kao, zoals Kao stelt, is door X niet – althans niet voldoende onderbouwd – bestreden. Ook de hiervoor aangehaalde twijfels van X zijn in het geheel niet door hem onderbouwd. In het licht van zijn eerdere (en latere) ongeclausuleerde erkenning van de inbreuk en bij gebreke van enige onderbouwde betwisting, ligt de verklaring voor recht ter zake van inbreuk op Kao’s merkrechten door de verhandeling door X van inbreukmakende Guhl producten voor toewijzing gereed. Daarmee heeft Kao geen belang meer bij een verklaring voor recht dat X (overigens) onrechtmatig heeft gehandeld jegens haar, zodat die zal worden afgewezen.

Informatieverstrekking
4.7. (...) Aangezien de gevorderde verklaring vanzelfsprekend slechts betrekking kan hebben op informatie die door de desbetreffende accountant kan worden achterhaald bij X, zal de verklaring logischerwijze slechts betrekking kunnen hebben op aan X kenbare en voor hem beschikbare informatie. Deze vordering zal derhalve als na te noemen worden toegewezen. De winstopgave zal worden beperkt tot de nettowinst.(...)

Terugroepen en vernietigen van inbreukmakende Guhl producten
4.8. Het terugroepen en vernietigen van de partij van 6.800 flessen die X aan Van der Doelen heeft geleverd, heeft – zoals X onbestreden heeft aangevoerd – geen zin meer omdat Van der Doelen reeds door Kao is aangesproken op de inbreuk op haar rechten en voor zover mogelijk alle flessen heeft afgegeven aan Kao. Niet valt daarmee in te zien dat Kao belang heeft bij deze vorderingen. Kao heeft voorts onvoldoende aangevoerd waaruit kan volgen dat X aan Van der Doelen meer flessen heeft geleverd en/of dat er door hem aan anderen inbreukmakende Guhl producten zijn geleverd. Ook deze vorderingen zullen daarom bij gebreke van (voldoende onderbouwd) belang bij Kao worden afgewezen.

Schade/winstafdracht
4.10. (...) Op dit moment zijn er onvoldoende aanknopingspunten voor de rechtbank om die schade te begroten, zodat – ondanks Xs verzoek de schade in deze procedure vast te stellen – partijen daarvoor naar de schadestaatprocedure dienen te worden verwezen. Kao heeft echter slechts een gerechtvaardigd belang bij winstafdracht, voor zover er geen sprake is van cumulatie daarvan met (in een schadestaatprocedure toe te wijzen) schadevergoeding voor de winstderving van Kao zelf. De winstafdracht- en schadevergoedingsvorderingen zijn derhalve slechts toewijsbaar onder de voorwaarde dat ze niet cumulatief ten uitvoer worden gelegd. Voorts zal de winstafdracht worden beperkt tot de nettowinst.

in reconventie
De beslagen
4.13. Gelet op hetgeen in conventie aan de orde is geweest zijn de gelegde beslagen niet – zonder meer – onrechtmatig. Nu de hoogte van de schadevergoeding/winstafdracht nog niet vaststaat, kan Kao belang bij de beslagen niet worden ontzegd totdat hetzij duidelijk is dat de te vergoeden schade of af te dragen nettowinst niet hoger is dan (de reeds door X betaalde) € 7.500, hetzij de volledige schade is voldaan dan wel de genoten nettowinst is afgedragen. De reconventionele vorderingen worden daarom afgewezen.

Proceskosten
4.14. X zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten van Kao worden veroordeeld.

5. De beslissing
De rechtbank
in conventie
5.1. verklaart voor recht dat X zich schuldig heeft gemaakt aan inbreuk op de exclusieve merkrechten van Kao, door het verhandelen van een partij van 6.800 inbreukmakende Guhl producten;
5.2. veroordeelt X om binnen achtentwintig (28) dagen na betekening van dit vonnis, een door een onafhankelijke registeraccountant – op basis van zelfstandig door die registeraccountant verricht onderzoek – gecertificeerde verklaring te verstrekken (...)
5.4. veroordeelt X om aan Kao te vergoeden het totale bedrag van de door haar geleden schade die het gevolg is van het inbreukmakend handelen van X nader op te maken bij staat5.4. veroordeelt X om aan Kao te vergoeden het totale bedrag van de door haar geleden schade die het gevolg is van het inbreukmakend handelen van X nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet of – zulks ter keuze van Kao – afdracht van de door X met de inbreukmakende Guhl producten genoten nettowinst;

in reconventie
5.8. wijst de vorderingen in reconventie af;

Hof Den Haag 23 juli 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:2585 (Zumba Holland tegen Zumba Fitness LLC)
Zie eerder IEF 10352. Merkenrecht. Forumkeuzebeding. Contractenrecht. Handelsnaamgebruik online en offline. Metatags. Matiging dwangsom. In kort geding werd geoordeeld dat de handelsnaam moet worden uitgeschreven en het gebruik van de domeinnamen en metatags op de website moet worden gestaakt. Auteursrechtinbreuk en rectificatie werd afgewezen. Appellanten hebben acht grieven tegen het vonnis aangevoerd.

Appellanten hebben onvoldoende onderbouwd waarom de opzegging bij e-mail niet tot een rechtsgeldige beëindiging heeft geleid, waardoor het beroep - dat er geen sprake is van inbreuk omdat zij gerechtigd is de merken te gebruiken - geen doel treft. Daarnaast gaat het gebruik van de aanduiding ZUMBA op inschrijfformulieren, het zomerrooster, aan de sportschool en op posters verder dan gebruik om de door ZIN-leden te geven Zumba-lessen aan te duiden. De indruk wordt gewekt dat er een economisch verband bestaat.

Het hof is met de rechtbank van oordeel dat de omstandigheid dat voor een beslissing op de inbreukvorderingen een voorlopig oordeel zal moeten worden gegeven over de beëindiging van de ZIN-overeenkomst, waarbij partijen een Amerikaanse rechter hebben aangewezen als de bij uitsluiting bevoegde rechter voor All disputes under this Agreement niet kan leiden tot een ander resultaat. Zoals hiervoor overwogen is de Nederlandse rechter c.q. de Haagse rechter bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen van Zumba Fitness en daarmee is hij ook bevoegd de (onderhavige) verweren tegen die vorderingen te beoordelen.

Het gebruik van de aanduiding ZUMBA offline (als onderdeel van handelsnamen en op posters, inschrijfformulieren en roosters en in promotiemateriaal) wordt gezien als inbreukmakend gebruik. De stelling dat de posters historisch materiaal betreffen en dat een deel van de lessen in dezelfde sportschool is gerealiseerd rechtvaardigt een verbod.

De domeinnaam www.zumbaholland.com verwijst automatisch door naar de website www.marlonconnor.com. Appellanten betwisten ten onrechte dat zij hierdoor merkinbreuk maken, nu dit gebruik slechts valt aan te merken als gebruik van een adres of vindplaats op internet en niet als handelsnaamgebruik. Dit geldt idem voor metatags.

Appellanten hebben niet gemotiveerd betwist dat zij in beginsel door derden geplaatste berichten op Hyves, Facebook, Twitter en LinkedIn kunnen verwijderen.

20. Het hof is voorshands van oordeel dat het hiervoor in rechtsoverweging 14 omschreven gebruik verder gaat dan gebruik om de door ZIN-leden te geven Zumba-lessen aan te duiden. Er wordt immers de indruk gewekt dat er een economisch verband bestaat tussen Zumba Fitness en [appellant 1] – wiens foto en/of naam op allerlei posters met een of meer ZUMBA-merken voorkomt – en de sportschool van [appellant 1], waar immers ook andere lessen worden gegeven, terwijl niet aannemelijk is geworden dat daarvoor een andere handelsnaam of een afwijkend inschrijfformulier wordt gebruikt. Het hof wijst er in dit verband op dat “de bewijslast” ter zake rust op [appellanten] die zich op voormelde beperkingen beroepen. Het beroep van [appellanten] op voormelde beperkingen en toestemming kan dus niet slagen. Dit gebruik levert derhalve inbreuk op de merkrechten van Zumba Fitness op.

21. [appellanten] stellen in de memorie van grieven dat zij de bestreden handelsnamen (thans) nog slechts gebruiken voor Zumba-lessen in de sportschool en dat de posters historisch materiaal betreffen en daardoor bovendien niet de indruk wordt gewekt dat [appellant 1] Zumba lessen geeft. Voor zover [appellanten] hiermee beogen te stellen dat het hiervoor vermelde gebruik geen inbreukmakend gebruik oplevert heeft het hof die stelling al (in rechtsoverweging 20) verworpen. Voor zover [appellanten] stellen dat zij daarna geen inbreukmakend gebruik meer hebben gemaakt geldt het volgende. Nog daargelaten dat niet duidelijk is vanaf wanneer [appellanten] het gebruik zouden hebben aangepast, of dat gebeurd is naar aanleiding van het bestreden vonnis en hoe in concreto het handelsnaamgebruik voor een deel van de lessen in dezelfde sportschool is gerealiseerd, is een verbod nog steeds gerechtvaardigd alleen al omdat [appellanten] zich op het standpunt stellen dat zij (onder meer op grond van de in hun visie niet rechtsgeldig beëindigde ZIN-overeenkomst tussen [appellant 1] en Zumba Fitness) gerechtigd zijn de ZUMBA-merken te gebruiken, ook wanneer het niet slechts gaat om het aanduiden van Zumba-lessen door ZIN-leden en niet gesteld of aannemelijk is geworden dat zij zich bereid hebben verklaard zich van dat gebruik te onthouden. Gelet op het bovenstaande is de tussen partijen gevoerde discussie of [appellanten] aan het vonnis hebben voldaan en al dan niet dwangsommen hebben verbeurd weliswaar van belang in een eventueel executiegeschil, maar niet voor de beoordeling van dit hoger beroep.

Het gebruik van de domeinnaam www.zumbaholland.com en het teken zumba als metatag
25. Grief 4 richt zich tegen het bevel om het gebruik van de domeinnaam www.zumbaholland.com en het teken zumba als metatag te staken en gestaakt te houden. Bedoelde domeinnaam verwijst automatisch door naar de website van [appellanten] onder de domeinnaam www.marlonconnor.com. [appellanten] betwisten dat zij hierdoor merkinbreuk maken, nu dit gebruik slechts valt aan te merken als gebruik van een adres of vindplaats op internet en niet als handelsnaamgebruik (of als gebruik “als merk”, begrijpt het hof). In het midden kan blijven of het gebruik van de domeinnaam moet worden aangemerkt als gebruik “als merk” in de zin van artikel 2.20, lid 1, sub (a, b of) c, BVIE of als ander gebruik in de zin van artikel 2.20, lid 1, sub d, BVIE, nu [appellanten] het oordeel van de voorzieningenrechter dat [appellant 1] c.s door het gebruik van de domeinnaam, zonder geldige reden, ongerechtvaardigd voordeel trekken uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van het merk, niet hebben bestreden. Daarvan uitgaande is sprake van merkinbreuk. Voor zover [appellanten] bedoelen te betogen dat in het geheel geen sprake is van gebruik, kan het hof hen niet volgen in dat standpunt. Wat betreft het gebruik van het merk ZUMBA als metatag op laatstgenoemde website, geldt hetzelfde. Het bovenstaande brengt mee dat grief 4 faalt.

Sociale media
26. Grief 6 richt zich tegen het bevel het gebruik van het merk of een overeenstemmend teken binnen sociale media zoals Hyves, LinkedIn en Facebook te staken en gestaakt te houden voor zover door dit gebruik bij het publiek de indruk kan ontstaan dat er (nog steeds ) een economische band bestaat tussen [appellanten] en Zumba Fitness. (...)
30. Voor wat betreft eventueel door derden op de pagina’s/ the wall van de accounts van [appellanten] in Hyves, Facebook, Twitter en LinkedIn geplaatste en te plaatsen berichten, hebben [appellanten] niet gemotiveerd betwist dat zij deze in beginsel kunnen verwijderen. Dit valt ook af te leiden uit het feit dat [appellant 1] na de melding van Zumba Fitness een bericht van Bernadet Leijssenaar heeft verwijderd (zie akte uitlaten van [appellanten] onder 8). Zonder nadere onderbouwing van het tegendeel door [appellanten] acht het hof voorshands aannemelijk dat dit ook geldt voor “historische gegevens”.
Dit doet er echter niet aan af dat [appellanten] naar het voorlopig oordeel van het hof in redelijkheid eerst tot verwijdering gehouden zijn nadat zij op de hoogte zijn van door derden geplaatste berichten. Gelet daarop zal het hof het bevel in zoverre aanpassen dat het pas geldt 48 uur nadat Zumba Fitness schriftelijk (per e-mail) heeft verzocht een bericht van een derde te verwijderen. Grief 6 slaagt derhalve in zoverre.

Proceskosten in eerste aanleg
33. Uit het vorenstaande vloeit voort dat de grieven deels slagen en voor het overige falen en dat het vonnis deels zal worden vernietigd. [appellanten] zullen als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het hoger beroep.
Nu de in de memorie van antwoord aangekondigde specificatie van proceskosten niet is overgelegd, zullen deze kosten worden begroot aan de hand van het liquidatietarief.


Het hof:
vernietigt het tussen partijen door de voorzieningenrechter in de rechtbank ’s-Gravenhage in kort geding gewezen vonnis van 17 oktober 2011 voor zover daarbij
-
[appellanten] zijn bevolen het registreren en geregistreerd houden van een met het merk overeenstemmende handelsnaam te staken en gestaakt te houden;
-
[appellanten] zijn bevolen het gebruik van het merk of een overeenstemmend teken binnen sociale media, zoals Hyves, LinkedIn en Facebook te staken en gestaakt te houden, voor zover dit meer inhoudt dan het bevel het gebruik van het merk of een overeenstemmend teken binnen sociale media, zoals Hyves, LinkedIn en Facebook
a. voor zover door dit gebruik bij het publiek de indruk kan ontstaan dat er (nog steeds) een economische band bestaat tussen [appellanten] en Zumba Fitness en
b. voor zover [appellanten] de inhoud van het desbetreffende account kunnen wijzigen en
c. in geval het gaat om een door een derde op de pagina van het desbetreffende account geplaatste bericht, nadat ten minste 48 uur zijn verstreken na een verzoek namens Zumba Fitness om het bericht te verwijderen,
te staken en gestaakt te houden;
- is bepaald dat de gedaagde die in gebreke blijft met de nakoming van het in 5.1 opgenomen bevel een dwangsom aan Zumba Fitness zal verbeuren van € 5000,00 per overtreding, dan wel – ter keuze van Zumba Fitness – van € 1.000,00 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, met een maximum van in totaal € 100.000,00, voor zover dit meer inhoudt dan de bepaling dat de gedaagde/appellant(e) die in gebreke blijft met de nakoming van het aan [appellanten] opgelegde bevel, een dwangsom aan Zumba Fitness zal verbeuren van € 2.000,00 per overtreding, dan wel – ter keuze van Zumba Fitness – van € 400,00 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, met een maximum van in totaal € 20.000,00 voor inbreuken tot 23 juli 2013 en € 20.000,00 voor inbreuken vanaf 23 juli 2013.

Ex parte beschikking Vzr. Rechtbank Rotterdam 22 juli 2013, KG RK 13-1355 (Gall & Gall tegen supermarkt Marconiplein hodn Call & Call)
Beschikking ingezonden door Daniël Haije en Christine Fontaine, Hoogenraad & Haak advocaten.
Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Ex parte. Gall & Gall is marktleider in Nederland op het gebied van drankenspeciaalzaken. De Gall & Gall-Merken zijn te beschouwen als bekende merken in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE en de Gall & Gall-Handelsnaam wordt al bijna een eeuw gebruikt. Call & Call houdt zich bezig met de exploitatie van een drankenspeciaalzaak in aan het Marconiplein te Rotterdam. Ook is Call & Call op internet te vinden. Gall & Gall verzoekt de voorzieningenrechter een beslissing te geven, strekkende tot het ex parte geven van een bevel om een inbreuk op een recht van intellectueel eigendom te beëindigen.

De Voorzieningenrechter beveelt inbreuk op diverse GALL & GALL merken en handelsnaam te staken, door CALL & CALL-teken te gebruiken, onder last van een dwangsom van €2.500 per dag.

Verwarringsgevaar
3.5. Call & Call is een slijterij, net zoals Gall & Gall. De producten en diensten van Call & Call zijn identiek aan de waren en diensten waarvoor de  GALL & GALL-merken zijn ingeschreven: onder andere alcoholhoudende dranken en exploitatie van slijterijen.
3.6. Gevolg is dat het gebruik van het teken 'Call & Call' voor de producten en diensten die Call & Call aanbiedt, leidt tot gevaar voor verwarring bij het relevante publiek. De gemiddelde consument die producten bij een slijterij koopt zou kunnen denken dat de ondernemingen economisch aan elkaar verbonden kunnen zijn.

De beoordeling.
Voorhands is aannemelijk dat sprake is van inbreukmakend handelen van verweerster met betrekking tot de door verzoekster gevoerde merkrechten, terwijl aan een sommatie om de inbreuk te beeindigen geen gehoor is gegeven.

De beslissing.
De voorzieningenrechter,
1. beveelt verweerder binnen vijf werkdagen na betekening van deze beslissing iedere inbreuk op de GALL & GALL merken en GALL & GALL handelsnaam, meer in het bijzonder door het gebruik van het CALL & CALL-teken als nader in het verzoekschrift omschreven te staken en gestaakt te houden;
2. veroordeelt verweerder tot betaling aan verzoekster van een dwangsom van €2.500 voor iedere dag of gedeelte van een dag dat verweerder in strijd handelt met het onder 1 gegeven bevel, met een maximum van te verbeuren dwangsommen van €50.000,-

Rechtbank Den Haag 17 juli 2013, HA ZA 13-694 (Louboutin tegen Van Haren Schoenen)
Uitspraak ingezonden door Wim Maas, Deterink NV.
Zie eerder IEF 12573. Merkenrecht. Verstekvonnis. Zoolmerk heeft aspecten van kleur- en vormmerk. Proceskosten niet opgegeven. Louboutin, ontwerper van high fashion damesschoenen heeft een zogenaamd "zoolmerk" geregistreerd voor de rode zool. Van Haren heeft zich in kort geding op het standpunt gesteld dat het zoolmerk een kleurmerk is, waarvoor derhalve de strenge eisen gelden die zijn ontwikkeld in het Libertel-arrest. In kort geding wordt Van Haren bevolen niet langer zijn zwarte en/of donkerblauwe hooggehakte damesschoenen met rode zolen te verkopen. Dit verstekvonnis in de bodemprocedure bevestigt dat kortgedingvonnis.

De rechtbank wijst de vorderingen uit de aangehechte dagvaarding toe met uitzondering van hetgeen daarin is doorgestreept en met de weergegeven wijzigingen (onderdeel C sub h, E en G).

Beslissing
De rechtbank;
2.1. veroordeelt gedaagde tot hetgeen is weergegeven in de aangehechte dagvaarding, met uitzondering van wat daarin is doorstreept en met de daarin weergegeven wijzigingen;
2.2 veroordeelt gedaagde in de proceskosten, tot dit vonnis aan de zijde van eiser begroot op 805,21 euro
2.3. verklaart de veroordelingen onder 2.1 en 2.2 uitvoerbaar bij voorraad;
2.4. wijst af het meer of anders gevorderde.

Uit de dagvaarding:

het Rechtbank Den Haag moge behagen bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad,
A. voor recht te verklaren dat Van Haren inbreuk heeft gemaakt op het geregistreerde rodezoolmerk (registratienummer 0874489), door zonder toestemming van Christian Louboutin de in deze dagvaarding beschreven gewraakte schoenen te verhandelen;
B. Van Haren te bevelen onmiddellijk na betekening van het te dezen te wijzen vonnis en elk gebruik van het aangevochten teken voor hooggehakte damesschoenen te staken en gestaakt te houden;
C. Van Haren te bevelen de advocaat van Christian Louboutin binnen veertien (14) dagen [red. doorhaling rechter] één maand na betekening van het in dit geding te wijzen vonnis te verstrekken een schriftelijke verklaring, gestaafd door goed leesbare afschriften van justificatoire documenten, zoals inkooporders, facturen en afschriften uit de administratie van Van Haren, gecontroleerd en goedgekeurd door een registeraccountant op basis van onafhankelijk en zelfstandig onderzoek door deze accountant, betreffende:
a. de volledige namen en adressen van de leveranciers waarvan Van Haren de in deze dagvaarding beschreven gewraakte schoenen heeft betrokken;
b. de volledige namen en adressen van de professionele afnemers waaraan Van Haren de in deze dagvaarding beschreven gewraakte schoenen heeft geleverd;
c. het aantal door Van Haren vervaardigde en ingekochte exemplaren van de in deze dagvaarding beschreven gewraakte schoenen;
d. het aantal exemplaren van de in deze dagvaarding beschreven gewraakte schoenen dat Van Haren heeft verkocht;
e. de productieprijs en/of inkoopprijs en de verkoopprijs van de in deze dagvaarding beschreven schoenen;
f. de totale hoeveelheid exemplaren van de in deze dagvaarding beschreven gewraakte schoenen die Van Haren, vestigingen van Van Haren en derden voor Van Haren, op zowel de dag van betekening van het tussen partijen gewezen vonnis in kort geding als op de dag van betekening van deze dagvaarding in voorraad hielden respectievelijk houden, onder vermelding van de locatie waar deze zich bevonden respectievelijk bevinden;
g. het totale bedrag van de winst die Van Haren gemaakt heeft als gevolg van de vervaardiging en/of verhandeling en/of verkoop van de in deze dagvaarding beschreven gewraakte schoenen.
h. het totale aantal bezoekers van de webpagina's waarop Van Haren de in deze dagvaarding beschreven gewraakte schoenen heeft weergegeven; [red. doorhaling rechter]

D Van Haren te bevelen binnen viertien (14) dagen na betekening van het te dezen te wijzen vonnis de totale voorraad exemplaren van de in deze dagvaarding beschreven gewraakte schoenen, zoals blijkt uit de te verstrekken opgave als bedoeld in vordering C onder f, op eigen kosten te (laten) vernietigen onder toezicht en in het bijzijn van een deurwaarder en een kopie van het door de deurwaarder opgemaakte proces-verbaal van vernietiging aan de advocaat van Christian Louboutin te sturen;

E. Van Haren te bevelen tot het betalen van een dwangsom van:
- € 20.000 (zegge twingtigduizend Euro) voor iedere gehele of gedeeltelijk overtredin van een van de hiervoor sub B t/m D gevorderde bevelen en veroordelingen, althans - naar keuze van Christian Louboutin [red. doorhaling door rechter] - voor iedere dag (een gedeelte van een dag als gehele dag gerekend) waarop een van deze bevelen geheel of gedeeltelijk wordt overtreden; of - eveneens naar keuze van Christian Louboutin -
- € 500 (zegge: vijfhonderd Euro) voor ieder individueel paar schoenen door de verhandeling waarvan het sub B gevorderde geheel of gedeeltelijk wordt overtreden, voor de opgave van ieder individueel paar schoenen ten aanzien waarvan de sub C gevorderde opgave geheel of gedeeltelijk wordt overtreden en ieder individueel paar schoenen ten aanzien waarvan het sub D gevorderde geheel of gedeeltedelijk wordt overtreden; [red. toevoeging rechter: tot een maximum van €1.000.000,-]
F. Van Haren te veroordelen de door Christian Louboutin als gevolg van de in de dagvaarding beschreven merkinbreuk geleden schade te vergoeden, welke schade nader dient te worden opgemaakt bij staat en dient te worden vereffende volgens de wet;
G. Van Haren te veroordelen in de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten in de zin van art. 1019h Rv
De kosten deze zijn voor mij, deurwaarder [red. doorhaling door rechter]

Op andere blogs:
SOLV (Louboutin vs. Van Haren – de strijd om de rode zool)

Rechtbank Den Haag 17 juli 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:11033 (Novartis tegen Friederichs, in vrijwaring: Saurus)
Namaak. Import in EER. Vrijwaring toegewezen. Novartis is houdster van gemeenschapswoord- /beeldmerk AIR OPTIX voor contactlenzen. Friederichs neemt o.a. deze lenzen af en verkoopt deze als groothandel. Novartis c.s. stelt dat Friederichs AIR OPTIX conctactlenzen verhandelt die niet door of met toestemming van Novartis AG in de EER in het verkeer zijn gebracht, hetgeen ook is gebleken uit de door haar verrichte proefaankoop. Saurus heeft de contactlenzen aan Friederichs geleverd.

Er is geen sprake van uitputting. Toestemming voor het binnen de EER brengen als bedoeld in artikel 13 lid 1 GMVo kan niet worden vermoed, maar dient uitdrukkelijk dan wel impliciet te zijn. Uit de verpakking van de AIR OPTIX kan geen impliciete toestemming worden afgeleid, zeker niet nu er ook kenmerken op staan die duiden op verhandeling buiten de EER (r.o. 5.8). Friederichs heeft niet aangetoond dat er sprake is van een reëel gevaar dat Novartis c.s. haar merkrechten gebruikt om nationale markten af te schermen. (r.o. 5.10-5.12).

Met het overleggen van de facturen van en (niet succesvolle) correspondentie met Saurus over het bewijs dat met toestemming deze lenzen zijn verhandeld, heeft zij niet aangetoond dat zij al het mogelijke heeft gedaan om aan te tonen dat de merkrechten zijn uitgeput (5.17). De (neven)vorderingen worden toegewezen. De vorderingen in vrijwaring komen de rechtbank niet ongegrond of onrechtmatig voor zodat zij zullen worden toegewezen. Saurus heeft onrechtmatig gehandeld en dient Friederichs schadevergoeding aan Novartis en de proceskosten te vergoeden. Ook dient de schade die Friederichs lijdt als gevolg van het doen van opgave en het terughaalbevel te vergoeden. Vrijwaringszaak wordt toegewezen.

5.6. Friederichs stelt allereerst dat sprake is van uitputting omdat zij erop mocht vertrouwen dat Novartis c.s. met de verhandeling van de AIR OPTIX contactlenzen binnen de EER had ingestemd gelet op de verpakking van die lenzen waarop specifiek op verhandeling in de EU gerichte kenmerken zijn aangebracht, zoals de CE-markering, de vermelding van een EU Representative (Ciba Vision GmbH) en een inhoudsopgave met instructies in elf Europese talen (zie onder meer de afbeelding van de verpakking hiervoor in 3.4).

5.7. De rechtbank verwerpt dit betoog. Op grond van vaste rechtspraak geldt dat de toestemming als bedoeld in artikel 13 lid 1 GMVo niet kan worden vermoed, maar uitdrukkelijk dan wel impliciet moet zijn. Toestemming kan voortvloeien uit elementen en omstandigheden vóór, tijdens of na het binnen de EER in de handel brengen van de merkproducten, mits daaruit met zekerheid blijkt dat de merkhouder afstand heeft gedaan van zijn uitsluitende rechten met betrekking tot nauwkeurig bepaalde exemplaren van het merkproduct (vergelijk: HvJEG 1 juli 1999, LJN: BF4786, Sebago/BG Unic, HvJEG 15 oktober 2009, LJN: BK2759, Makro/Diesel).

5.8. Novartis heeft terecht aangevoerd dat uit de verpakking van de AIR OPTIX contactlenzen geen (impliciete) toestemming kan worden afgeleid voor verhandeling binnen de EER. Dat is naar het oordeel van de rechtbank al niet het geval omdat die verpakking niet uitsluitend kenmerken bevat die wijzen op verhandeling binnen de EU maar ook kenmerken die duiden op verhandeling buiten de EER. Zo stelt Novartis c.s. onweersproken dat op de verpakking niet alleen een CE markering staat maar ook markeringen die vereist zijn voor landen buiten de EU en verder dat op de verpakking naast de officiële Ciba Vision distributeur voor Europa (Ciba Vision GmbH) ook die voor de Verenigde Staten van Amerika (hierna: VS) (Ciba Vision Corp.) staat vermeld. Op de verpakking staan talen die zowel in als buiten de EU worden gesproken en er staan ook niet-Europese talen op. Tot slot vermeldt de verpakking dat het product is gefabriceerd onder gebruikmaking van (een licentie voor) met nummer vermelde Amerikaanse octrooien.

5.10. De rechtbank verwerpt dit betoog. Tussen partijen is niet in geschil dat de verkoopprijzen van Novartis c.s. van AIR OPTIX contactlenzen variëren per werelddeel (de verkoopprijzen in Azië zijn lager dan die in de VS en in de EER) en dat die verkoopprijzen ook binnen de EER variëren. Locale entiteiten in de EER passen vervolgens ook nog kortingsstaffels toe, welke staffels weer per locale entiteit (kunnen) verschillen. Dat Novartis c.s. een exclusief of selectief distributiesysteem hanteert, is niet door Friederichs aangevoerd.

5.11. De stelling van Novartis c.s. dat tussenhandelaren hun bron niet willen prijsgeven om te voorkomen dat hun afnemer bij een volgende bestelling rechtstreeks naar de voorman gaan, is in dit verband niet relevant omdat niet gesteld is dat er enig verband is met een gedraging van Novartis c.s.

5.12. De rechtbank acht hetgeen Friederichs heeft aangevoerd over het onder druk zetten van afnemers om niet aan parallelhandel te doen onvoldoende concreet om met haar te kunnen spreken van een reëel gevaar, en dus niet slechts van een theoretische mogelijkheid, dat de nationale markten door Novartis c.s. worden afgeschermd. Het had op de weg van Friederichs gelegen om meer specifiek aan te geven, en te onderbouwen, dat en op welke wijze Novartis c.s. haar afnemers onder druk zet en welke feitelijke beperkingen dit tot gevolg heeft.

5.16. Gelet op het voorgaande komt de rechtbank tot de conclusie dat Friederichs niet heeft aangetoond dat sprake is van een reëel gevaar dat Novartis c.s. haar merkrechten gebruikt om nationale markten af te schermen. Omkering van de bewijslast van uitputting is op die grond dan ook niet aan de orde.

5.17. De rechtbank ziet met inachtneming van het voorgaande ook geen reden om de bewijslast terzake uitputting om te keren op grond van redelijkheid en billijkheid. Naar het oordeel van de rechtbank heeft Friederichs met het overleggen van de facturen van Saurus en e-mailcorrespondentie waarin zij Saurus - zonder resultaat - verzoekt om bewijs dat de AIR OPTIX contactlenzen met toestemming van Novartis c.s. in de EER zijn verhandeld, niet aangetoond dat zij in redelijkheid, ook reeds ten tijde van de aankoop, al het mogelijke heeft gedaan wat gezien de omstandigheden van haar verwacht had mogen worden om aan te tonen dat terzake de verhandeling van de AIR OPTIX contactlenzen de merkrechten van Novartis c.s. zijn uitgeput. Dat Friederichs thans in bewijsnood verkeert, zoals zij stelt, maakt dit niet anders.

5.18. Tot slot verwerpt de rechtbank de stelling van Friederichs dat van toewijzing van de vorderingen een dusdanig chilling effect uitgaat dat dit op zich zelf schade toebrengt aan de legale parallelhandel omdat partijen zich uit die handel zullen terugtrekken en waren van de Merken uitsluitend nog zullen betrekken rechtstreeks van Novartis c.s. Nu niet is gebleken van een reëel gevaar van afscherming van de nationale markten door Novartis c.s., is er geen aanleiding te oordelen dat Novartis c.s. haar merkrechten niet mag handhaven als deze niet zijn uitgeput.

6.11. verklaart voor recht dat Saurus in strijd met een op haar jegens Friederichs rustende verbintenis heeft gehandeld, althans anderszins onrechtmatig jegens Friederichs heeft gehandeld, door aan Friederichs AIR OPTIX contactlenzen voorzien van de Merken te leveren die niet door of met toestemming van Novartis AG in de EER in de handel zijn gebracht;

Lees de uitspraak hier:
Grosse HA ZA 11-2462 (pdf)
Rechtspraak.nl (link)
ECLI:NL:RBDHA:2013:11033 (pdf)

Politierechter Noord-Holland 16 juli 2013, (Politierechter oud Ajax-logo)
Vrijdagmiddagbericht. Mondelinge uitspraak, de rechtbank heeft de uitspraak tegenover IE-Forum.nl bevestigd. Op de Beverwijkse Bazaar werden door H. de W. spullen met het Ajax-logo erop. Hij wist zeker dat het auteursrecht ervan in 1991 verlopen was. Op 1 oktober 2011 werden echter 239 shirts, zes petten en één vlag in beslaggenomen. Tegen de boete ad €1.200 tekende De W. bezwaar aan.

"Het gaat hier niet om auteursrecht, maar om het merkenrecht. En dat heeft Ajax tot 30 juli 2019 gedeponeerd. Een telefoontje naar de club of een merkenbureau was genoeg geweest om daar achter te komen" aldus de rechter. De W. is al eens veroordeeld voor de verkoop van zes namaakshirts. Omdat de kwestie al enige tijd speelt en De W. niet werkt veroordeelt de politierechter hem tot een voorwaardelijke boete van €1.200 of 22 dagen vervangende hechtenis.

Ondersteunende bronnen: AjaxShowTime en Noord-Holland Dagblad.

Vzr. Rechtbank Noord-Nederland 19 juni 2013, KG ZA 13-92 (Aixam tegen RR Holding)
Marcoline van der Dussen en Ewoud Swart, CMS Derks Star Busmann NV.
De brommobielen van Aixam worden via een netwerk van erkende dealers worden aangeboden. Aixam is houdster van internationale woord- en woord/beeldmerken.RR verkoopt, onderhoudt en repareert Aixam brommobielen, maar is geen erkende dealer, maar een niet-officiële wederverkoper. Op en in haar bedrijfspand heeft RR, zonder toestemming, borden aangebracht waarop het logo van Aixam is te zien. De voorzieningenrechter oordeelt dat hierdoor en het gebruik van het logo op de website bij bezitters van Aixam brommobielen en potentiële kopers de indruk kan ontstaan dat er een commerciële band tussen RR en Aixam bestaat. Niet toelaatbaar eerlijk gebruik ex 2.23 BVIE.

4.2. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat RR het Aixam-logo in het economisch verkeer gebruikt voor en in verband met de verkoop, reparatie en onderhoud van de brommobielen, ofwel dezelfde waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven. Aixam kan als merkhouder RR het gebruik daarvan verbieden. Dit zou anders kunnen zijn indien RR een beroep toekomst op art. 2.23 BVIE. Op grond van art. 2.23 BVIE lid 1 is bepaald gebruik toelaatbaar voor zover er sprake is van een eerlijk gebruik in nijverheid en handel. Daarvan is geen sprake indien het merk zo wordt gebruikt dat de indruk kan worden gewekt dat er een commerciële band tussen de derde onderneming en de merkhouder bestaat, en met name dat de onderneming van de wederverkoper tot het distributienet van de merkhouder behoort of dat een bijzondere relatie tussen de twee ondernemingen bestaat (o.a. HvJ EG 23 februari 1999, LJN AD3020 BMW/Deenik [IEF 2831] en Gerechtshof 's-Gravenhage 15 januari 2013, LJN BY8261, Porsche/Van den Berg [IEF 12235] ).

4.3. De voorzieningenrechter is van oordeel dat door het gebruik door RR van het woord/beeldmerk van Aixam op borden op en in haar bedrijfspand en op haar website de indruk kan ontstaan dat er een commerciële band tussen RR en Aixam bestaat. Het relevante publiek (bezitters van Aixam brommobielen en potentiële kopers) kan immers bij het bezoeken van de website of de showroom door het gebruik van het Aixam-logo de indruk krijgen dat RR een officiële dealer van Aixam is.

4.4. (...) RR heeft niet aannemelijk gemaakt dat in de brommobielbranche minder zware eisen hebben te gelden dan in de autobranche. Ook het argument dat niet één lijn wordt getrokken gaat niet op.

Hof Den Haag 7 mei 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:1300 (Voeging Van Caem in Top Logistics voorheen Mevi tegen Bacardi)
Incidentele voeging na IEF 11948, waarin het HvJ EU vragen wordt voorgelegd. Nationaal procesrecht. Eigendomsbelang. Het hof laat Van Caem toe als gevoegde partij aan de zijde van Mevi. In een nationale procedure, ook als daarin vragen aan het HvJ EU worden gesteld, geldt het nationale procesrecht en niet de bij dat hof geldende procedureregels, neergelegd in het Statuut van het Hof van Justitie. Ex artikel 217 Rv heeft Van Caem een belang om te voorkomen dat de aan hem toebehorende producten - om niet - aan Bacardi over te (laten) dragen. Het belang dat Mevi wordt bevolen concurrentiegevoelige informatie te verstrekken, kan in het midden blijven.

De omstandigheid dat afgifte van door Van Caem bij Mevi opgeslagen flessen wordt gevorderd brengt mee dat Van Caem bij de uitkomst van de procedure belang heeft. Nu het gaat om aan haar toekomende zaken waarop beslag gelegd is en waarover wordt beslist in een procedure waarbij zij geen partij is, weeg het belang van Bacardi en Mevi (procesvertraging) minder zwaar dan het eigendomsrecht van Van Caem.

Nu de vordering van Van Caem wordt toegewezen, zullen Bacardi en Mevi worden veroordeeld in de kosten van het incident. Nu Van Caem geen aanspraak heeft gemaakt op volledige proceskostenvergoeding als bedoeld in artikel 1019h Rv, zal het hof de kosten begroten volgens het liquidatietarief.

11. Van Caem heeft gesteld dat zij belang bij voeging heeft omdat door Van Caem bij Mevi opgeslagen Bacardi-producten (flessen drank) zijn getroffen door voormeld, op verzoek van Bacardi in november 2006 gelegd, beslag, welke goederen nog altijd bij Mevi liggen onder het beslag. Voorts heeft zij aangevoerd het vereiste belang bij voeging te hebben

   1. in zaak 1 omdat Bacardi heeft gevorderd Mevi te bevelen om de beslagen Bacardi producten – waaronder de aan Van Caem toebehorende producten – om niet aan Bacardi over te dragen, over welke vordering nog geen in een dictum neergelegde beslissing is genomen, en
   2. in zaken 1 en 2 omdat Bacardi heeft gevorderd Mevi te bevelen informatie te verstrekken over diverse aspecten van de in- en uitslag van Bacardi producten door Mevi, tot welke informatie vertrouwelijke en concurrentiegevoelige informatie met betrekking tot door Van Caem gedreven handel in Bacardi producten behoort, in welk verband relevant is dat Van Caem op de internationale markt concurreert met Bacardi.

15. Ook het in rechtsoverweging 11, onder 1 door Van Caem gestelde belang (in zaak 1) afgifte van flessen van Van Caem te voorkomen, kan op zichzelf naar het oordeel van het hof als een belang in de zin van artikel 217 Rv worden aangemerkt.
De daartegen gerichte verweren, vermeld in rechtsoverweging 12, sub a, b, c en d, kunnen naar het oordeel van het hof niet slagen om de volgende redenen. De omstandigheid dat afgifte van door Van Caem bij Mevi opgeslagen flessen wordt gevorderd brengt mee dat Van Caem bij de uitkomst van de procedure belang heeft. Tot op heden heeft Bacardi haar vordering niet verminderd, terwijl zij daarvoor inmiddels (sinds het vonnis van 14 september 2011) wel de gelegenheid heeft gehad. Dat het slechts om 373 flessen zou gaan doet aan het belang van Van Caem niet af. (...)

16. Of het door Van Caem gestelde, in rechtsoverweging 11 onder 2 vermelde belang (in zaken 1 en 2) te voorkomen dat concurrentiegevoelige informatie over Van Caem wordt verstrekt, gelet op de in rechtsoverweging 12, onder e en f vermelde verweren – dat bedoelde informatie al is verstrekt op grond van voormelde vonnissen in deze zaak en in de zaak tussen Van Caem en Bacardi –, nog bestaat, kan in het midden blijven, nu al op grond van het bovenstaande kan worden aangenomen dat Van Caem in beide zaken belang bij voeging heeft als in artikel 217 Rv bedoeld. Dat Van Caem pas in een laat stadium de incidentele vordering tot voeging heeft ingesteld kan daaraan onvoldoende afdoen. Op grond van artikel 218 Rv is dit mogelijk. Overigens merkt het hof in dit verband nog op dat de rechtbank er in haar deelvonnis van 18 augustus 2010 van uitgaat dat de vorderingen van Bacardi geen betrekking meer hadden op flessen met een T1-status en voor derden als Van Caem pas uit het tussenarrest van het hof van 30 oktober 2012 bleek dat Bacardi haar vorderingen niet aldus wenste te beperken. Nu partijen in deze procedure ervan uit leken te gaan dat de producten van Van Caem een T1-status hebben, is hetgeen uit voormeld arrest blijkt van invloed op het belang van Van Caem bij voeging.

19. Nu de vordering van Van Caem wordt toegewezen, zullen Bacardi en Mevi worden veroordeeld in de kosten van het incident. Nu Van Caem geen aanspraak heeft gemaakt op volledige proceskostenvergoeding als bedoeld in artikel 1019h Rv, zal het hof de kosten begroten volgens het liquidatietarief.

Lees de uitspraak ECLI:NL:GHDHA:2013:1300 (pdf)

Advies van het Openbaar Ministerie Arbeidshof Brussel 12 juli 2013, 2013/AR/77 (N.V. Telenet tegen BBIE)
België. Advies OM. Merkenrecht. Advies tot afwijzing. Telenet is een telecombedrijf dat haar activiteiten ontplooit in Vlaanderen en Brussel en dat in haar mededelingen bestemd voor het publiek sedert lang geel als dominante kleur gebruikt.

Telenet heeft zich tot het Hof gericht ten einde een bevel tot vernietiging te verkrijgen van een beslissing van het BBIE dat haar de definitieve weigering meedeelde over te gaan tot inschrijving van het merk dat het voorwerp uitmaakte van haar aanvraag onder het depotnummer 1222275. Het betreft een aanvraag tot  inschrijving van een abstract contourloos kleurmerk (een geeltint, geïdentificeerd in de aanvraag als RAL 1018) voor de volgende diensten: “Triple play (TV, Telefonie, Internet) diensten”.

Besluit - Er kan niet vastgesteld worden dat het “teken” van Telenet in de perceptie van het relevante publiek geschikt zou zijn om de diensten waarvoor de inschrijving is gevraagd, als afkomstig van eiser te identificeren en dus om deze diensten van die van andere ondernemingen te onderscheiden. De vordering van Telenet er toe strekkend dat de inschrijving zou bevolen worden van het merk aangevraagd onder het nummer 1222275 dient o.i. derhalve ongegrond verklaard te worden. Om deze reden adviseert mijn ambt uw Hof, het beroep van de eisende partij als ongegrond af te wijzen.

Lees het advies 2013/AR/77

CBB 18 juli 2013, ECLI:NL:CBB:2013:65 (Stichting Het Ketelhuis tegen Minister VWS)
Uitspraak ingezonden door Joran Spauwen, Kennedy Van der Laan. Zie eerder IEF 10022.
Reclamerecht. Merkenrecht. Parodie op onderscheidend teken van sigarettenfabrikant. Tabakswet. Rechtspraak.nl: Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat artikel 5a, tweede lid, van de Tabakswet beoogt om het omzeilen van het reclame- en sponsoringsverbod te voorkomen. De poster van Het Ketelhuis is geen sluikreclame voor een sigarettenmerk. Met de poster beoogt Het Ketelhuis reclame te maken voor haar zelf en de Nederlandse film. De poster vormt een parodie op tabaksreclame. Het ontbreken van de intentie om het reclameverbod te omzeilen is een element dat voor de beoordeling van de onderhavige zaak mede van belang is.

5.1 In de hiervoor reeds genoemde Nota van wijziging bij de Wijziging van de Tabakswet is ten aanzien van artikel 5a, tweede lid, van die wet het volgende vermeld (blz. 25)

5.2 Het College is met de rechtbank van oordeel dat uit de hiervoor aangehaalde passage uit de wetsgeschiedenis blijkt dat artikel 5a, tweede lid, van de Tabakswet beoogt om het omzeilen van het reclame- en sponsoringverbod te voorkomen. Mede gelet op de door de wetgever uitdrukkelijk genoemde voorbeelden van producten die onder het verbod van de wetsbepaling vallen, acht ook het College de poster van Het Ketelhuis geen sluikreclame voor “Lucky Strike” sigaretten en shag, dan wel voor tabaksproducten meer in het algemeen. Met de poster beoogt Het Ketelhuis reclame te maken voor haar zelf en de Nederlandse film. De poster vormt – gelet op de rode, met ringen omgeven cirkel, de zwarte waarschuwingsstempel en de verdere opmaak – een parodie op tabaksreclame.
Het College kan de minister niet volgen in zijn, niet nader toegelichte en onderbouwde, stellingen dat de poster onvermijdelijk de behoefte aan het roken van sigaretten van het merk “Lucky Strike” stimuleert, en dat het oordeel van de rechtbank de handhaving van het reclameverbod onmogelijk maakt en daarmee het verbod tot een dode letter. De rechtbank heeft eveneens op goede gronden ook aandacht besteed aan de omstandigheid dat het niet de bedoeling van Het Ketelhuis is geweest om enige vorm van tabaksreclame te maken. Alhoewel, zoals de minister terecht heeft opgemerkt, de intentie om het reclameverbod te omzeilen niet bewezen hoeft te worden, vormt het ontbreken van deze intentie, in het licht van hetgeen de wetgever met artikel 5a, tweede lid, van de Tabakswet heeft beoogd, een element dat voor de beoordeling van de onderhavige zaak mede van belang is.

6 De beslissing
Het College bevestigt de aangevallen uitspraak;

Lees de uitspraak:
Rechtspraak.nl (link)
ECLI:NL:CBB_2013:65 (pdf)

Op andere blogs:
Hoogenraad & Haak (noot: Filmhuisposter is geen tabaksluikreclame)
Mediareport (In hoger beroep bevestigd: sigarettenparodie mag)
Wieringa advocaten (Poster van bioscoop is géén tabaksreclame)