Merkenrecht  

Hof Den Haag 13 augustus 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:2967 (Koninklijke Talens B.V. tegen V)
Uitspraak mede ingezonden door Menno Heerma Van Voss, KEENON en Wim Maas en Frederick Leentfaar, Deterink. In navolging van IEF 11520.
Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Wederverkoop, bona fide merkgebruik in domeinnaam. WIPO arbitrage toetsing. Talens is een bekende producent en aanbieder van verf- en tekenmaterialen. V. is lijstenmaker en biedt ophangsystemen aan. Per 27 november 2011 is V. een fysieke en online winkel in schilder- en tekenmaterialen begonnen via de domeinnaam talensshop.nl.

In eerste aanleg zijn de vorderingen van Talens afgewezen. In hoger beroep vordert Talens - middels negentien grieven die er toe strekken om het geschil in volle omvang aan het hof voor te leggen - de vernietiging van het bestreden vonnis. Het hof oordeelt dat er sprake is van verwarringsgevaar en dat er ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van het bekende merk. Het hof beveelt V om iedere inbreuk op de merkrechten van Talens te staken, volledige opgave te doen en de domeinnamen waarin het woord 'Talens' voorkomt (op eigen kosten) op naam van Talens te zetten.

Gebruik van 'Talensshop' en 'Talensshop.nl' als handelsnaam, merk en domeinnaam
9. Naar voorlopig oordeel van het hof gebruikt V de tekens Talensshop en Talensshop.nl als handelsnaam ter aanduiding van de desbetreffende onderneming. Talens heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat de naam waaronder de (web)winkel zich bij het publiek ter identificatie aandient op bijvoorbeeld (iedere pagina van) haar website, op ordebevestigingen, (...) Het hof verwerpt daarmee het betoog van V dat Talensshop thans alleen nog wordt gebruikt als domeinnaam van een website die wordt gevoerd door een onderneming genaamd Artimat.

10. Voorts moet het gebruik dat V maakt van de tekens Talensshop en Talensshop.nl naar voorlopig oordeel van het hof worden aangemerkt als gebruik van die tekens als merk, namelijk ter onderscheiding van de diensten van Talensshop (detailshandelsdiensten; het aanbieden en wederverkopen van schilder- en tekenbenodigdheden van Talens). Gelet op de hiervoor in rechtsoverweging 9 genoemde uitingen maakt V met het teken Talensshop het publiek kenbaar dat hij is gespecialiseerd in (de verhandeling van) Talens-producten. Dit gebruik is zodanig dat een verband ontstaat tussen dit ook als handelsnaam gebruikte teken en de waren en/of diensten van Talensshop, zodat sprake is van gebruik 'voor waren en diensten' in de zin van sub a, b en c van artikel 2.20 BVIE en van artikel 9 lid 1 GMV (vgl. HvJ EG 11 september 2007, zaak C-17/06, IER 2007/102, Céline).

11. De website die V exploiteert en waarop hij via zijn webwinkel zijn waren en diensten aanbiedt, heeft als domeinnaam www.talensshop.nl (ook als www.talensshop.be). Gelet op het in rechtsoverweging 9 en 10 overwogene, moet het gebruik van deze domeinnamen, mede in aanmerking genomen de onder deze domeinnamen actieve website(s), worden aangemerkt als gebruik als handelsnaam alsmede als merk (ter onderscheiding van (op deze website aangeboden) diensten).

Merkinbreuk ex artikel 2.20 lid 1 sub b, c en d BVIE en artikel 9 lid 1 sub b en c GMV
14. Naar voorlopig oordeel van het hof is in casu sprake van verwarringsgevaar als bedoel in de bepaling sub b van eerdergenoemde artikelen. De hiervoor in overweging 2(iii) aangeduide merken van Talens en de tekens Talensshop en Talensshop.nl zoals in casu gebruikt stemmen, globaal beoordeeld naar de totaalindruk die beide maken, in auditief, visueel en begripsmatig opzicht zodanig overeen dat het relevante publiek daardoor kan menen dat de betrokken diensten afkomstig zijn van dezelfde of economisch verbonden ondernemingen. (...)

15. Naar voorlopig oordeel van het hof is in casu ook sprake van merkinbreuk als bedoeld in de bepaling sub c van artikel 2.20 lid 1 BVIE en artikel 9 lid 1 GMV omdat V ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van de bekende merken van marktleider Talens (dat, zoals door Talens gesteld, het merk Talens bekend is, is door V niet betwist). Daartoe overweegt het hof als volgt. In de eerste plaats geldt, gelet op hetgeen in rechtsoverweging 14 is overwogen dat het bekende merk Talens en de litigieuze tekens zodanig met elkaar overeenstemmen dat het betrokken publiek een verband tussen deze tekens en het merk legt. In de tweede plaats trekt V ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van de merken van Talens doordat hij met het gebruik van het woord 'Talens' in de handelsnaam van zijn onderneming of in een teken dat hij gebruikt als merk ter onderscheiding van de door Talensshop aangeboden diensten naar voorlopig oordeel van het hof bij het relevante publiek de indruk wekt dat er een bijzonder (commerciële) band bestaat tussen de onderneming en Talens. (...) Door aldus de indruk te wekken van een bijzondere band met Talens probeert V in het kielzog van het bekende merk Talens te varen om te profiteren van de aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige van dat merk, en om zonder financiële vergoeding profijt te halen uit de commerciële inspanning die Talens heeft geleverd om het imago van dit merk te creëren en te onderhouden (HvJ EG 18 juni 2009, zaak C-487/07, NJ 2009/576, L'Oréal/Bellure). Daarbij merkt het hof op dat tussen partijen in confesso is dat V zich met Talensshop in een voordeliger positie heeft gemanoeuvreerd en significant meer Talens-producten verkoopt dan andere wederverkopers van Talens-producten. Bij dit alles is niet van belang of schade aan het merk wordt berokkend, of dat de handelswijze van V voordelig voor Talens zou zijn. Ten slotte is door V geen (steekhoudende) geldige reden voor de noodzaak van het gewraakte gebruik aangevoerd.

Beperkingen ex artikel 2.23 BVIE en artikelen 12 en 13 GMV?
23. Uit het voorgaande blijkt dat het beroep van V in artikel 2.23 lid 1 en 3 BVIE en artikelen 12 en 13 GMV niet opgaat. Deze bepalingen staan er in deze zaak dus niet aan in de weg dat Talens zich op haar merkrechten beroept. In zoverre slagen de grieven 3 tot en met 11.

Slotsom merkinbreuk; vorderingen
24. Slotsom is dat Talens zich op grond van haar merkrechten kan verzetten tegen het (in rechtsoverweging 10 en 11 genoemde) gewraakte gebruik van de tekens 'Talensshop' en 'Talensshop.nl', daaronder begrepen gebruik van het aan het merk Talens gelijke teken als trefwoord in het kader van zoekmachineadvertentiediensten op internet, nu (de reclame op) Talensshop.nl het voor de gemiddelde internetgebruiker moeilijk maakt om te weten of de diensten die op deze website worden aangeboden afkomstig zijn van Talens of een economisch met Talens verbonden onderneming dan wel een derde (vgl. HvJ EU 23 maart 2010, zaken C-236/08 tot en met C 238/08, NJ 2012/523, Google). Ook kan zij zich, op grond van haar Benelux-merkrechten, verzetten tegen gebruik van het merk Talens anders dan ter onderscheiding van waren en diensten, zoals als handelsnaam en als metanamen/metatag alsmede tegen het geregistreerd hebben en houden van (nog) niet actieve domeinnamen waarin het met Talens is opgenomen. Het voorgaande geldt, zo overweegt het hof voor de volledigheid, ook voor variaties met beschrijvende toevoegingen (...) eveneens voor het gebruik van de beeldmerken van Talens, waarin immers het woordelement Talens centraal staat (zie overweging 2(iii).

25. Op grond van het hiervoor overwogene slagen (ook) de grieven 15 en 16, en zal het gevorderde bevel tot staking van de merkinbreuk alsnog worden toegewezen.

Handelsnaaminbreuk, oneerlijke handelspraktijk en onrechtmatige daad
26. Nu haar merkenrechtelijke vorderingen worden toegewezen, heeft Talens geen belang meer (gesteld) bij het gevorderde handelsnaaminbreukverbod. De grieven 2, 12, 13 en 14 en dit deel van de vorderingen behoeven dan ook geen verdere bespreking. Evenmin bespreking behoeft grief 17, die (de vorderingen voor zover gegrond op) de subsidiaire grondslag (oneerlijke handelspraktijk; artikel 6:193 BW) en de meer subsidiaire grondslag (onrechtmatige daad; artikel 6:162 BW) betreft.

Beslissing

Het hof:
vernietigt het tussen partijen gewezen vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank 's-Gravenhage, sector Civiel recht, van 2 juli 2012
en, opnieuw rechtdoende:
a) beveelt V om binnen achtenveertig uur na betekening van dit arrest iedere inbreuk op de in overweging 2(iii) genoemde Benelux- en Gemeenschapsmerkrechten van Talens in het Benelux-gebied respectievelijk de lidstaten van de Europese Unie te staken en gestaakt te houden, een en ander als nader omschreven in rov. 24;
b) beveelt V om binnen zeven dagen na betekening van dit arrest aan de advocaat van Talens schriftelijk en volledig opgave te doen, voorzien van deugdelijk schriftelijk bewijs, van alle domeinnaamregistraties die zijn verricht op naam, op naam van aan hem gelieerde ondernemingen, en/of op naam van derden ten behoeve van hem, waarin het woord 'talens' voorkomt;
c) beveelt V om binnen veertien dagen na betekening van dit arrest al datgene te doen wat redelijkerwijs van hem kan worden verlangd om, op eigen kosten, de domeinnamen talensshop.nl, talens-shop.nl, talensshop.eu, talenswinkel.eu, talensshop.be, talens-shop.be en talensshop.de, alsmede de eventuele andere domeinnamen waarin het woord 'talens' voorkomt, blijkend uit de opgave genoemd onder b), op naam te zetten van Talens, één en ander in overeenstemming met de desbetreffende voorwaarden van de betreffende domeinnaam-organisatie, zoals de SIDN;
(...)

Lees de uitspraak hier:
Grosse KG ZA 12-383 (pdf)
Rechtspraak.nl (link)
ECLI:NL:GHDHA:2013:2967 (pdf)

HR 9 augustus 2013, ECLI:NL:HR:2013:CA0273 (Red Bull tegen Grupo Osborne)
Uitspraak ingezonden door Tobias Cohen Jehoram en Robbert Sjoerdsma, De Brauw Blackstone Westbroek en Arvid van Oorschot en Hub Hameling, Freshfields Bruckhauser Deringer.
Zie eerder Conclusie A-G, IEF 12626. Rechtspraak.nl: Merkenrecht. Inbreukactie merkhouder Red Bull. Vereisten ongerechtvaardigd voordeel trekken; art. 2.20 lid 1, onder c, BVIE; art. 5 lid 2 van Richtlijn 2008/95/EG. Intentie tot “kielzogvaren”. Bewijslast. Globale beoordeling met inachtneming van alle omstandigheden.

In cassatie kan worden uitgegaan van de feiten, vermeld in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 1.2-1.8. De klachten van Red Bull missen doel. Het hof heeft niet miskend dat bij Osborne c.s. tevens de intentie kan (hebben) bestaan tot ‘kielzogvaren’ en de aangevoerde omstandigheden zijn niet zodanig overtuigend dat tot ongerechtvaardigd voordeel trekken geconcludeerd kan worden. Red Bull heeft geen feiten of omstandigheden gesteld waaruit de door haar gestelde intentie van Osborne c.s. zou kunnen volgen. De oordelen van het hof zijn zozeer verweven met waarderingen van feitelijke aard, dat zij voor het overige in cassatie niet op juistheid kunnen worden onderzocht, zij zijn ook niet onbegrijpelijk.

3.3.1 Onderdeel IIB is gericht tegen het in de laatstvermelde overwegingen neergelegde oordeel van het hof dat geen sprake is van ongerechtvaardigd voordeel trekken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van de Red Bull-merken door het gebruik door Osborne c.s. van het in het geding zijnde teken. Het betoogt dat het hof heeft vastgesteld dat, kort gezegd, de intentie van Osborne c.s. bij dat gebruik is gelegen in haar eigen geschiedenis en dat feiten of omstandigheden dat Osborne c.s. wel zou trachten met haar teken in het kielzog van de Red Bull-merken te varen, niet zijn gelegen in het gebruik van de stiertekening op een blikje energiedrank, dat een product is buiten haar gebruikelijke markt van alcoholische dranken, en evenmin in de omstandigheid dat Osborne c.s. in Spanje de distributeur van Red Bull waren en haar energiedrank kort na het beëindigen van de distributieovereenkomst heeft geïntroduceerd. Het onderdeel klaagt dat dit alles evenwel niet uitsluit dat bij Osborne c.s. tevens een relevant element aanwezig kan zijn van de intentie tot, kort gezegd, ‘kielzogvaren’. Het klaagt voorts dat in de rechtspraak van het HvJEU niet de eis wordt gesteld dat de merkhouder die intentie bewijst, en dat het ‘kielzogvaren’ met name zal voortvloeien uit de door de merkhouder te stellen omstandigheden omtrent de overeenstemming tussen merk en teken, de soortgelijkheid van de waren, de bekendheid en het onderscheidend vermogen van het merk, de associatie bij het relevante publiek en alle andere relevante omstandigheden.

3.3.2 Het onderdeel bestrijdt terecht niet het oordeel van het hof dat voor de inbreukmodaliteit ‘ongerechtvaardigd voordeel trekken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van een merk’ als bedoeld in art. 2.20 lid 1, onder c, BVIE en art. 5 lid 2 van Richtlijn 2008/95/EG, vereist is dat de beweerde inbreukmaker de intentie tot dat ‘kielzogvaren’ heeft. Zo blijkt immers uit het arrest HvJEU 18 juni 2009, C-487/07, ECLI:NL:XX:2009:BJ1503, NJ 2009/576 (L’Oréal/ Bellure), in het bijzonder uit de nrs. 41, 48, 49 en 50. In dat arrest is voorts beslist dat voor de beantwoording van de vraag of sprake is van ‘kielzogvaren’ een globale beoordeling dient te worden gemaakt met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het geval (nr. 44). Het onderdeel betoogt voorts terecht dat daartoe behoren de overeenstemming tussen merk en teken, de soortgelijkheid van de waren, de bekendheid en het onderscheidend vermogen van het merk, alsmede de associatie bij het relevante publiek (nr. 44).

3.3.3 De klachten missen evenwel doel. Het hof heeft niet miskend dat hetgeen het heeft vastgesteld in rov. 5.18 niet uitsluit dat bij Osborne c.s. tevens de intentie kan (hebben) bestaan tot ‘kielzogvaren’, noch dat het ‘kielzogvaren’ met name zal voortvloeien uit de door de merkhouder te stellen omstandigheden. Het hof heeft voorts niet geoordeeld dat Red Bull als merkhouder de intentie van Osborne c.s. had te bewijzen. Het heeft (in rov. 5.18) de aanwijzingen vermeld die pleiten voor een andere dan de door Red Bull gestelde intentie van Osborne c.s. en heeft (in rov. 5.19.2 en 5.19.3) de door Red Bull daartegenover aangevoerde omstandigheden onderzocht, maar die niet zodanig overtuigend bevonden dat het daaruit tot het bestaan van de voor inbreuk vereiste intentie van Osborne c.s. tot het ongerechtvaardigd voordeel trekken heeft geconcludeerd. Met hetgeen het hof in rov. 5.19.1 heeft overwogen heeft het kennelijk niet anders tot uitdrukking willen brengen dan dat Red Bull overigens geen feiten of omstandigheden heeft gesteld waaruit de door haar gestelde intentie van Osborne c.s. zou kunnen volgen. Deze oordelen geven niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Zij zijn zozeer verweven met waarderingen van feitelijke aard, dat zij voor het overige in cassatie niet op juistheid kunnen worden onderzocht; zij zijn ook niet onbegrijpelijk.

De Hoge Raad:
verwerpt het principale beroep;
veroordeelt Red Bull in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Osborne c.s. begroot op € 781,34 aan verschotten en € 52.838,98 voor salaris.

Lees de uitspraak hier:
Rechtspraak.nl (link)
ECLI:NL:HR:2013:CA0273 (pdf)
12/00405 (afschrift)

Rechtbank Overijssel 31 juli 2013, ECLI:NL:RBOVE:2013:1691 (Carriënta c.s. tegen Buffel c.s.)
Uitspraak ingezonden door Marjolein Driessen, Legaltree.
Merkenrecht. Misleiding ex 6:194 BW. Carriënta biedt diverse outdooractiviteiten aan in een steengroeve (95% vaste klant), activiteiten worden vaak geboekt via buitensportbedrijven zoals Buffel. Met Buffel c.s. (95% vaste klant) is de zakelijke relatie beëindigd en is haar de toegang tot Outdoordrôme en de camping ontzegd. Buffels heeft aan vaste klanten per brief aangekondigd te "moeten kiezen voor een verandering van de locatie voor zowel de camping als wel de steengroeve".

Buffel gebruikte de merken en handelsnamen op haar website als methode om klanten te trekken. Buffel betwist dat de foto's en beschrijvingen van locatie misleidend kunnen zijn nu in de naaste omgeving veel meer outdoorbedrijven zijn die dergelijke activiteiten aanbieden in (voormalige) steengroeven. Door na de sommatie op de aangepaste website nog foto's en teksten te laten staan, heeft Buffel een situatie doen ontstaan waardoor bij haar vaste klanten, die met de locaties door eerdere bezoeken bekend waren, de indruk kon postvatten dat Buffel nog steeds outdooractiviteiten kan boeken. Voor die groep klanten is dit misleidend ex 6:194 BW.

Buffel heeft geen valide reden om gedurende langere tijd (sinds mei 2011) dit te laten staan. Het is niet onaannemelijk dat klanten, ook vaste klanten, vooral de website consulteren waar de gewraakte Carriënta afbeeldingen op stonden, waardoor die vaste klanten konden worden misleid.

De rechtbank verklaart voor recht dat Buffel c.s. onrechtmatig heeft gehandeld door foto's en teksten te tonen op haar website die verwijzen naar Carriënta c.s. en verbiedt om beeldmateriaal en merk- en handelsnamen te staken. De rechtbank ziet aanleiding om te veroordelen tot de proceskosten, maar niet tot de volledige proceskosten ex artikel 1019h Rv.

5.9. Door na de sommatie op de aangepaste website nog steeds foto's, afbeeldingen en teksten die verwijzen naar Carriënta of Carriënta locaties in beeld te brengen, te laten staan, heeft Buffel een situatie doen ontstaan waardoor in het bijzonder bij haar vaste klanten, die met die locatie en dergelijke door eerdere bezoeken bekend waren, de indruk kon postvatten dat Buffel nog steeds outdooractiviteiten bij Carriënta c.s. kan boeken. In zoverre was de website met daarop die foto's, afbeeldingen en teksten mitsdien voor die groep klanten misleidend.

5.12. Daaraan doet niet af dat Buffel geruime tijd daarvoor haar vaste klanten met de in rechtsoverweging 2.11 bedoelde brief had geïnformeerd over de verandering van locatie. Het is niet onaannemelijk dat klanten, ook vaste klanten, ook een mogelijk vooral de website consulteren waar de gewraakte Carriënta afbeeldingen en dergelijke op stonden, waardoor die vaste klanten konden worden misleid.

Lees de uitspraak hier:
Rechtspraak.nl (link)
ECLI:NL:RBOVE:2013:1691 (pdf)
HA ZA 12-330 (grosse)

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 28 juni 2013, ECLI:NL:RBMNE:2013:3402 (Alp Lift tegen Böcker)
Uitspraak ingezonden door Iris Jansen, Van Benthem & Keulen.
Merkrechten. Contractenrecht. Distributie. Verjaring vangt aan na elke inbreuk. Onrechtmatige uitingen. Zowel Alp Lift als Böcker houden zich bezig met de productie, verkoop, distributie en verhuur van liften en hoogwerkers. Alp Lift distribueert met stilzwijgende toestemming ALP-liften. Alp Lift heeft haar Benelux woord- en beeldmerken voor ALP en ALP LIFT met toestemming van Böcker geregistreerd. Böcker heeft een Duits beeldmerk ALP LIFT, zegt zij de distributieovereenkomst met Alp Lift op en vraagt een Gemeenschapsmerk aan, waartegen oppositie is ingesteld.

Het beroep van Böcker op algemeen bekend merk ex artikel 2.4. sub e BVIE en 6bis VvP faalt aangezien de termijn van vijf jaar na datum van inschrijving ruimschoots is verstreken. Er is - vanwege de gegeven toestemming voor het deponeren van het teken - geen sprake van een depot kwader trouw ex 2.28 lid 3 BVIE. De voorzieningenrechter oordeelt dat de tekens auditief en begripsmatig volledig overeenstemmen, ook in visuele zin is er sprake van een grote mate van overeenstemming. Uit de vaststellingsovereenkomst (bij het beëindigen van de distributierelatie) kan geen toestemming voor het gebruik van het teken ALP LIFT door Böcker worden afgeleid.

Het beroep van Böcker op de algemene verjaringstermijn van artikel 3:306 BW faalt aangezien deze termijn begint te lopen bij elke inbreuk, zodat de vorderingen niet verjaard zijn. Dat het logo in de liften en hoogwerkers wordt gestanst en daarmee onlosmakelijk onderdeel uitmaken van de producten, zorgt ervoor dat de Beneluxmarkt is afgesneden. Immers heeft de (voormalig) distributeur met toestemming het merk gedeponeerd.

Böcker wordt bevolen merkinbreuk en het doen van onrechtmatige uitingen te staken. Tevens wordt rectificatie op eigen website en in vakbladen bevolen. Ex art. 1019h Rv wordt 60% toegerekend aan de handhaving van IE-rechten.

5.14 De omstandigheid dat het logo van Böcker standaard in liften en hoogwerkers wordt gestanst en daarmee onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van de betreffende producten, maakt het niet anders. Door toestemming te verlenen tot het deponeren door haar distributeur van het met het logo overeenstemmend woordmerk ALP LIFT had de Böcker-groep zich moeten realiseren dat daarmee het gebruik van dit logo door haar voor de Beneluxmarkt zou zijn afgesneden en dat zij het productieproces daarop zou moeten (laten) aanpassen. Indien zij na opzegging van de distributieovereenkomst gebruik van het logo voor de Beneluxmarkt had willen voortzetten, had zij dit in de vaststellingsovereenkomst moeten bedingen. Dat heeft zij echter niet gedaan.

Lees de uitspraak hier:
Rechtspraak.nl (link)
ECLI:NL:RBMNE:2013:3402 (pdf)
KG ZA 13-363 (afschrift)

OHIM Kamer van Beroep 31 juli 2013, zaak 6699 C (The Backup Shoe tegen Hoogeboom; Walk in the park)
Beslissing ingezonden door Noortje Kee, Roots IP  en Rutger van Rompaey, QuestIE advocatuur.
Merkenrecht. Het betreft het woordmerk WALK IN THE PARK in 2009 ingeschreven en in 2010 geregistreerd voor de klassen 18, 25 en 35. The Backup Shoe heeft een nietigheidsverzoek ingediend gebaseerd aan haar in 2006 geregistreerde nationaal merk voor de klasse 25. Verzoekster kan het normaal gebruik (‘genuine use’) niet aantonen. De factoren tijd, plaats, de mate en aard van het gebruik van het merk zijn cumulatief om normaal gebruik aan te kunnen nemen. Het is echter niet mogelijk, aan de hand van het overlegde bewijs, om te bepalen in welke mate of hoe intensief het merk is gebruikt om normaal gebruik binnen het relevante tijdvak aan te nemen. Het nietigheidsverzoek wordt afgewezen.

Overall assessment of the proof of use
(34) Although some of the evidence indicates that the mark has been used as a trade mark for some of the contested goods, it is not possible, based on the evidence submitted, to determine the extent of the use for any of the goods on which the application is based or if the use has been extensive enough to fullfil the criteria of genuine use for the contested goods within the relevant time period.

(35) The factors time, place, extent and nature of use are cumulative. This means that the evidence must provide sufficient indications of all these factors in order to prove genuine use. Therefore, since the applicant failed to provide sufficient indications of the extent of use for any goods of the earlier mark, the Cancellation Division concludes, after an overall assessment, that the applicant has failed to provide sufficient indications of genuine use within the relevant time period.

(36) In the absence of the earlier mark, the application must be rejected pursuant to Article 57(2) and (3) CTMR. Therefore, the Cancellation Division will not proceed to the comparison of the marks under Article 8 (1)(a) and 8 (1)(b).

Conclusion
(37) It follows that the request for a decleration of invalidity, in the absence  of valid evidence of genuine use, must be rejected.

Vzr. Rechtbank Den Haag 31 juli 2013, IEF 12932; ECLI:NL:GHDHA:2014:4655; KG ZA 13-693 (Lifesave tegen McAfee International)
Merkinbreuk. Verwarringsgevaar. Onrechtmatige daad. Livesafe drijft een onderneming die alarmeringssystemen - een GPS-tracker, die een persoon bij zich kan dragen en waarmee hij een alarm in werking kan stellen - voor de persoonlijke veiligheid van mensen, dieren en objecten aanbiedt. McAfee drijft een onderneming op het gebied van de ontwikkeling en verkoop van antivirussoftware en software voor beveiliging van digitale gegevens en computers. McAfee brengt een beveiligingsdienst op de markt onder de naam 'LifeSave'.

De voorzieningenrechter oordeelt dat er geen verwarringsgevaar bestaat. De beeldbestanddelen die onderdeel uitmaken van het Livesafe merk komen niet voor in het door McAfee gebruikte teken. Dat verschil is niet zo onbeduidend dat het aan de aandacht van de gemiddelde consument zal ontsnappen. Het Livesafe merk heeft van huis uit een zo zwak onderscheidend vermogen dat de mate van overeenstemming onvoldoende is om tot verwarring te leiden, ondanks het feit dat er sprake is van een grote mate van soortgelijkheid. Er is geen sprake van merkinbreuk of onrechtmatige mededinging, de vorderingen worden afgewezen.

Merkinbreuk?
4.2. Livesafe stelt in haar dagvaarding primair dat McAfee inbreuk maakt op het Livesafe merk in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE, omdat McAfee volgens Livesafe een teken gebruikt dat identiek is aan het Livesafe merk, althans verschillen vertoont die dermate onbeduidend zijn dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen.

4.3. Naar voorlopig oordeel is van inbreuk op grond van artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE geen sprake. Ook als uitgegaan wordt van het gebruik van het teken ‘LiveSafe’ door McAfee, zoals Livesafe stelt, en niet van het teken ‘McAfee LiveSafe’, zoals McAfee betoogt, is van een identiek teken in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE geen sprake. Livesafe verliest uit het oog dat de beeldbestanddelen die onderdeel uitmaken van het Livesafe merk niet voorkomen in het door McAfee gebruikte teken. Dat verschil is niet zo onbeduidend dat het aan de aandacht van de gemiddelde consument zal ontsnappen.

Overeenstemming, soortgelijkheid en onderscheidend vermogen; Verwarringsgevaar
4.10. De hiervoor besproken mate van overeenstemming, soortgelijkheid en onderscheidend vermogen van het Livesafe merk in aanmerking nemend, is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat tussen het Livesafe merk en het McAfee teken geen gevaar voor verwarring bestaat. Het is weliswaar zo, zoals Livesafe betoogt, dat een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten kan worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming van het merk en teken, en omgekeerd, maar dat kan Livesafe in de omstandigheden van het onderhavige geval naar voorlopig oordeel niet baten. Het Livesafe merk heeft van huis uit een zo zwak onderscheidend vermogen dat de mate van overeenstemming tussen het Livesafe merk en het teken van McAfee (alleen overeenstemming tussen de woordbestanddelen van het Livesafe merk, die niet bijdragen aan het onderscheidend vermogen, en het teken van McAfee) onvoldoende is om tot verwarring te leiden, ondanks het feit dat er sprake is van een grote mate van soortgelijkheid.

Verwarringsgevaar door toegenomen onderscheidend vermogen?
4.19. Zoals hiervoor in 4.18 overwogen is de software die McAfee aanbiedt in veel geringere mate soortgelijk aan de waren waarvoor Livesafe haar merk daadwerkelijk heeft gebruikt dan aan software in het algemeen. Gelet daarop en gelet op de mate van overeenstemming van merk en teken, bestaat er voorshands oordelend ook geen verwarringsgevaar tussen het Livesafe merk zoals gebruikt en het teken van McAfee, ondanks het feit dat het onderscheidend vermogen door het gebruik van het Livesafe merk enigszins is toegenomen.

4.20. Het voorgaande geldt ook voor het door Livesafe gestelde indirecte verwarringsgevaar. McAfee heeft onweersproken gesteld dat haar merk en handelsnaam ‘McAfee’ grote bekendheid bij het publiek geniet. In alle uitingen van McAfee over haar LiveSafe product maakt zij ook duidelijk dat het gaat om een product van McAfee. Daarnaast heeft de consument geen enkele concrete aanleiding om te veronderstellen dat een leverancier van antivirus-software tevens de alarmeringsdiensten van Livesafe is gaan aanbieden. Onder die omstandigheden en gegeven het zwakke onderscheidend vermogen van het Livesafe merk, zal de gemiddeld oplettende en omzichtige consument niet menen dat de producten of diensten van partijen afkomstig zijn van op één of andere manier economisch verbonden ondernemingen.

Onrechtmatige daad
4.27. Van onrechtmatige mededinging door het creëren van verwarringsgevaar met de onderneming van Livesafe is naar voorlopig oordeel dan ook geen sprake. Om deze redenen zijn ook de vorderingen van Livesafe gebaseerd op de onrechtmatige daad niet toewijsbaar.

5. De beslissing
De voorzieningenrechter
5.1. wijst de vorderingen af;
5.2. veroordeelt Livesafe in de proceskosten, tot op heden aan de zijde van McAfee begroot op € 5.033,80;
5.3. verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Lees de uitspraak hier (pdf/html)

Vzr. Rechtbank Den Haag 30 juli 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:9976 (Kettle Foods c.s. tegen Intersnack)
Merkinbreuk. Onrechtmatig handelen. Afwijzing. Kettle Foods ontwikkelt, produceert en verkoopt aardappelchips. Op de verpakking van de producten van Kettle Foods staat als omschrijving: “traditionally hand cooked potato chips”. In de Verenigde Staten wordt het proces algemeen gebruikelijk aangeduid als: ‘kettle cooked’. Intersnack is voornemens om in augustus 2013 een nieuw product op de Europese markt te lanceren in de navolgende verpakking (zie afbeelding). Kettle Foods vordert een Europa-wijd merkinbreukverbod.

De voorzieningenrechter oordeelt, bij gebrek aan enig marktonderzoek, dat het onaannemelijk is dat het een bekend merk betreft. Door het teken “kettle” consequent te laten volgen door “cooked” mag er van uit worden gegaan dat een gemiddelde consument die de woorden “kettle cooked” ziet staan in eerste instantie aan het kookproces zal denken. De omstandigheid dat Kettle Foods en Lay’s in onderhandeling zijn, neemt niet weg dat als bewijs kan gelden dat de concurrentie wenst om deze terminologie te kunnen bezigen als beschrijving van het productieproces. Het beschrijvende karakter van “Kettle Cooked” wordt versterkt door op de voorkant een ketel op het vuur af te beelden. Op de achterkant is voorts in vier stappen uiteengezet hoe het product tot stand is gekomen. De voorzieningenrechter wijst de vorderingen af.

Kettle Foods baseert haar merkinbreukvordering op artikel 2.20 lid 1 sub a tot en met d Benelux Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: BVIE) en artikel 9 lid 1 sub a tot en met c Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (hierna: GMVo).

Merkinbreuk
Artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE en 9 lid 1 sub c GMVo
4.7. (...) Bij gebrek aan enig marktonderzoek waar de bekendheid van het merk van Kettle Foods wel uit zou kunnen volgen, acht de voorzieningenrechter onaannemelijk dat het bekende merken betreft en wijst het beroep op artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE en 9 lid 1 sub c GMVo derhalve af.

Artikel 2.20 lid 1 sub a of b BVIE en 9 lid 1 sub a of b GMVo
4.10. De voorzieningenrechter stelt voorop dat reeds door het teken “kettle” consequent te laten volgen door “cooked” er van uit mag worden gegaan dat een gemiddelde consument die de woorden/het teken “kettle cooked” ziet staan in eerste instantie aan het kookproces zal denken.

4.11. (...) De omstandigheid dat Kettle Foods en Lay’s in onderhandeling zouden zijn over dit gebruik, neemt niet weg dat het als bewijs kan gelden voor de wens van de concurrentie om deze terminologie te kunnen bezigen als beschrijving van het productieproces. Aangenomen moet worden dat Intersnack daarom in beginsel een legitiem belang heeft om de term “Kettle Cooked” op haar verpakking te gebruiken, zolang zij dat maar doet ter aanduiding van het productieproces en zij – als gezegd – niet disloyaal jegens Kettle Foods als merkhouder handelt.

4.12. De door Kettle Foods in paragraaf 41 van haar pleitnota aangehaalde voorbeelden van disloyaal beschrijvend gebruik zijn voorshands oordelend niet aan de orde. De indruk van een commerciële band met Kettle Foods wordt, gezien het voorgaande, niet gewekt door het gebruik van het teken, evenmin als dat er ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van Kettle Foods. Van schending van de goede naam van het merk is – afgezien van dat dit ook niet expliciet is aangevoerd door Kettle Foods - geen sprake net zo min dat Intersnack haar product zou voorstellen als imitatie van het merk van Kettle Foods. Daarbij weegt naar voorlopig oordeel mee dat andere beschrijvende aanduidingen op de bestreden verpakking, zoals de smaakaanduiding ‘Sweet Chili & Red Pepper’, ‘new’ en ‘extra crunchy’ (zoals zichtbaar in de afbeelding weergegeven hiervoor onder 2.10) ook in grote letters en op opvallende wijze op de verpakking zijn aangebracht, zodat de gemiddelde consument niet om die reden zal aannemen met een merkaanduiding van doen te hebben. Het argument van Kettle Foods dat het gebruik van hoofdletters en de plaatsing op de verpakking ervoor zorgt dat de consument het teken opvat als merk, gaat gelet op het voorgaande, niet op.

4.13. Het beschrijvende karakter van “Kettle Cooked” wordt nog een nadrukkelijk versterkt omdat op de voorkant onder (of eigenlijk: achter) het teken ‘kettle’ een ketel op het vuur is afgebeeld. Op de achterkant is voorts in vier stappen uiteengezet hoe het product tot stand is gekomen, waarvan stap twee luidt: “de aardappelen worden met schil gewassen en vervolgens in grote, dikke schijfjes gesneden en langzaam en zorgvuldig in de ketel goudbruin gebakken.” (...)

Artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE
4.14. Gelet op het voorgaande gaat het beroep op artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE – voor zover relevant aangezien het alleen ziet op het ingeroepen Beneluxmerk – evenmin op.

Onrechtmatig handelen
4.15. Voor zover Kettle Foods nog een beroep op onrechtmatig handelen heeft gedaan, heeft zij niets gesteld dat tot een ander oordeel dan hiervoor zou moeten leiden. Het beroep slaagt niet.

5. De beslissing
De voorzieningenrechter
5.1. wijst de vorderingen af,
5.2. veroordeelt Kettle Foods in de proceskosten, aan de zijde van Intersnack tot op heden begroot op € 41.324,59,
5.3. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Lees de uitspraak hier:
Rechtspraak.nl (link)
ECLI:NL:RBDHA:2013:9976 (pdf)
KG ZA 13-777 (afschrift)

Vzr. Rechtbank Oost-Brabant 25 juli 2013, ECLI:NL:RBOBR:2013:4280 (Eurosafe solutions BV tegen Ensafe BV)

Eurosafe Solutions c.s. stelt naast merkinbreuk door Ensafe, ook schending van concurrentiebedingen door (oud-) werknemers. “Safe” is in hoge mate beschrijvend van karakter en dus weinig beschermenswaardig, ook het kleurgebruik levert onvoldoende overeenstemming op. De totaalindruk van de beide beeldmerken is al met al voldoende verschillend. De voorzieningenrechter oordeelt dat het gebruik door Ensafe van haar nieuwe teken voorshands niet in strijd is met artikel 2.20 lid 1, sub b en c BVIE.

In reconventie: Ensafe acht het nieuwe beeldmerk van Eurosafe nietig, omdat het depot te kwader trouw zou zijn verricht. Eurosafe Solutions echter heeft vóór-voorgebruik voldoende aannemelijk weten te maken en de voorzieningenrechter neemt aan dat het depot door Eurosafe Solutions niet te kwader trouw is verricht en gaat uit van de geldigheid van het door Welgelegen Beheer gedeponeerde en aan Eurosafe Solutions in licentie gegeven merk.

De vorderingen in conventie inzake de concurrentiebedingen worden afgewezen, terwijl in reconventie toewijzing (schorsing) volgt.

Betreffende de merkinbreuk
6.3. Ensafe acht het nieuwe beeldmerk van Eurosafe Solutions nietig omdat het depot te kwader trouw zou zijn verricht en Ensafe als voorgebruiker dient te worden aangemerkt. De voorzieningenrechter verwerpt dit verweer. Ingevolge artikel 2.4. sub f, onder 1 BVIE wordt geen recht op een merk verkregen indien het depot te kwader trouw is verricht. Dit is met name het geval indien (kort gezegd) de deposant weet of behoort te weten dat een derde een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren of diensten gebruikt. Eurosafe Solutions lijkt gezien de datum van het depot, 9 april 2013, dus nádat Ensafe haar nieuwe teken vanaf januari 2013 had geïntroduceerd op de markt, de schijn tegen te hebben. Eurosafe Solutions heeft echter met de door haar gegeven onderbouwing (weergegeven in r.o. 4.2.1.) vóór-voorgebruik voldoende aannemelijk weten te maken. De voorzieningenrechter neemt aan dat het depot op 9 april 2013 door Eurosafe Solutions niet te kwader trouw is verricht en gaat uit van de geldigheid van het door Welgelegen Beheer gedeponeerde en aan Eurosafe Solutions in licentie gegeven merk.

6.6. De voorzieningenrechter is van oordeel dat beide tekens in het economisch verkeer in hoge mate voor dezelfde waren en diensten worden gebruikt. Eurosafe Solutions installeert en inspecteert valbeveiligingssystemen (haar klanten zijn met name eindgebruikers zoals gebouweigenaren) en Ensafe ontwikkelt, fabriceert en distribueert valbeveiligingssystemen (haar klanten zijn veelal de dealers/installateurs van valbeveiligingsproducten). Ensafe heeft weliswaar naar voren gebracht dat van soortgelijke waren en diensten geen sprake is omdat beide ondernemingen een andere schakel in de keten innemen, maar dit argument is in casu niet echt sterk. Beide ondernemingen zijn immers actief op de valbeveiligingsmarkt: de zeer specifieke markt van goederen en diensten die het bijzondere doel hebben om te bewerkstelligen dat mensen niet van hoge objecten naar beneden kunnen vallen. De waren en diensten zijn afkomstig uit dezelfde branche (het gaat in beide gevallen om valbeveiligingsproducten) en hebben (grotendeels) hetzelfde gebruiksdoel. Dat de ene partij het accent van haar activiteiten meer legt op het ene aspect in de keten tussen productontwikkeling aan het ene uiteinde en de daadwerkelijke montage en inspectie van valbeveiligingsproducten op het dak aan het andere uiteinde, doet aan het oordeel dat het gebruik van de tekens soortgelijke waren en diensten betreft niet af.

6.7. Omtrent de totaalindrukken van merk en teken overweegt de voorzieningenrechter het volgende.
6.8. Van de betekenis van de woordcomponenten in het beeldmerk moet Eurosafe Solutions c.s. het voor de verkrijging van merkenrechtelijke bescherming niet hebben; “Safe” is, zoals Eurosafe Solutions c.s., zelf ook heeft onderkend, in hoge mate beschrijvend van karakter. Het is weinig beschermenswaardig dat Eurosafe Solutions en Ensafe beiden de term “safe” hebben verwerkt in de aanduiding waarmee zij hun existentie naar de buitenwacht kenbaar maken. “Euro” is een zeer algemeen gebruikt voorvoegsel aan deze zijde van de Atlantische Oceaan en zodoende ook weinig geëigend om een rechter tot beschermende activiteit te bewegen. Het voorvoegsel “Euro” verschilt, afgezien van de hoofdletter “E”, te veel van “En” om daar qua woordinhoud een probleem te kunnen ontwaren. Het is dus begrijpelijk dat Eurosafe Solutions c.s. het zwaartepunt van de argumentatie heeft gezocht buiten de woordinhoud. Ook auditief is er een groot verschil tussen het langere en klankrijkere Eurosafe Solutions en Ensafe.

6.9.Aan Eurosafe Solutions c.s. kan wel worden toegegeven, en dat is het meest sprekende aspect in haar argumenten, dat het kleurgebruik in de beide beeldmerken sterke overeenstemming vertoont (rood-wit-blauw) en dat de kleur van het beeldmerk in beide gevallen halverwege van rood op blauw overgaat. Dat levert naar het oordeel van de voorzieningenrechter echter op zichzelf, noch in samenhang met andere aspecten van de beide beeldmerken, onvoldoende overeenstemming op om Eurosafe Solutions c.s. in kort geding de bescherming van het beeldmerk te bieden waarom zij vraagt. In dit kort geding is gebleken dat ook andere bedrijven in de branche dezelfde kleurcombinatie gebruiken (net als er ook diverse landen zijn die net als Nederland een combinatie van rood, wit en blauw in hun nationale kleuren hebben).
6.13. Eurosafe Solutions c.s. heeft als grondslag van haar vorderingen mede aangevoerd dat Eurosafe Solutions in de Benelux een bekend merk is en dat met het gebruik van het teken Ensafe door Ensafe ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit en afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen, de reputatie en de exclusiviteit van het merk Eurosafe Solutions, waarmee zij zich mede wil beroepen op de bescherming van artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE voor niet-soortgelijke waren. Ook op die grondslag strandt de vordering. (...)

Betreffende de concurrentiebedingen en de daarmee verbonden onrechtmatige daad (conventie en reconventie)
6.24. Het is onwaarschijnlijk dat een kantonrechter in een bodemzaak (thans nog) een beslissing zou nemen die mee zou brengen dat de werknemers hun werkzaamheden voor Ensafe ([gedaagde 4]) dan wel Daksecure ([gedaagde 3], [gedaagde 5] en[gedaagde 6]) zouden moeten staken. Het ligt in de rede dat de bodemrechter zal komen tot minimaal een gedeeltelijke vernietiging van de concurrentiebedingen op grond dat, in verhouding tot het te beschermen belang van de oud-werkgever Eurosafe Solutions, de vier werknemers door hun concurrentiebeding onbillijk worden benadeeld. Er is onvoldoende grond om de werknemers bij wijze van voorlopige voorziening te verbieden hun werkzaamheden in dienst van Ensafe c.s. voort te zetten. De vorderingen in conventie die gericht zijn tegen de werknemers (III) zullen daarom worden afgewezen. Alhoewel aan Eurosafe Solutions het wapen van het concurrentiebeding in conventie in feite al uit handen wordt geslagen, is er geen aanleiding om in reconventie de gevraagde voorziening, strekkende tot schorsing van de werking van het concurrentiebeding niet te treffen.

6.25.Ten slotte heeft Eurosafe Solutions aangevoerd dat Ensafe c.s. profiteren van de wanprestatie van de werknemers. Gelet op de omstandigheid dat de voorzieningenrechter tot de conclusie is gekomen dat de werknemers niet, althans niet meer, door Eurosafe Solutions aan hun concurrentiebedingen kunnen worden gehouden, is er thans ook geen grond om aan te nemen dat Ensafe en Daksecure onrechtmatig handelen jegens Eurosafe Solutions door van hun diensten gebruik te maken. Er is geen basis om Ensafe en Daksecure te gebieden het werken met de werknemers te staken dan wel Ensafe en Daksecure te verbieden hen voor zichzelf of anderen te laten werken. De betreffende vordering in conventie (II) wordt afgewezen.

6.26. De vorderingen in conventie inzake de concurrentiebedingen zullen worden afgewezen, terwijl in reconventie toewijzing volgt. Eurosafe Solutions zal in conventie en in reconventie als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van deze procedure aan de zijde van de werknemers en Ensafe c.s. als hier na te melden. Eurosafe Solutions zal ook als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van de reconventie aan de zijde van de werknemers als hier na te melden.

7 De beslissing
De voorzieningenrechter in conventie
7.1. wijst de vorderingen af,
7.2. veroordeelt Eurosafe Solutions c.s. in de proceskosten, aan de zijde van Ensafe betreffende de merkinbreuk tot op heden begroot op € 13.507,96 aan salaris advocaat en € 589,00 aan griffierecht (in totaal € 14.096,96),
7.3. veroordeelt Eurosafe Solutions in de proceskosten, aan de zijde van Ensafe c.s. en de werknemers betreffende de concurrentiebedingen tot op heden begroot op € 816,00,
7.4. verklaart dit vonnis in conventie wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad,

in reconventie
7.5. schorst de gelding van de tussen Eurosafe Solutions enerzijds en [gedaagde 3], [gedaagde 4], [gedaagde 5] en[gedaagde 6] anderzijds overeengekomen concurrentiebedingen totdat daarover in een eventuele bodemprocedure zal zijn beslist,
7.6. veroordeelt Eurosafe Solutions in de proceskosten, aan de zijde van de werknemers tot op heden begroot op € 408,00,
7.7. verklaart dit vonnis in reconventie tot zover uitvoerbaar bij voorraad,
7.8. wijst af het meer of anders gevorderde.

Lees de uitspraak hier:
Rechtspraak.nl (link)
ECLI:NL:RBOBR:2013:4280 (pdf)

Merkenrecht. We beperken ons tot een maandelijks overzicht van de oppositiebeslissingen van het BBIE. Recentelijk heeft het BBIE een serie van 14 oppositiebeslissingen gepubliceerd die wellicht de moeite waard is om door te nemen. Zie voorgaand bericht in deze serie: BBIE serie mei/juni 2013.

17-07	2005528	(fig.)	(fig.)	883681	Afgew.	nl
12-07	2006090	DOLE	DOLCA	1216315	Afgew.	nl
12-07	2006089	DOLE	DOLCA	1216312	Afgew.	nl
12-07	2006855	ENVICOMP	E ENVYCOM	1227975	Toegew.	nl
09-07	2006933	BOODSCHAPPEN	Boodschapp	1228867	Afgew.	nl

Rechtbank Den Haag 24 juli 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:19716; HA ZA 12-1149 (Topro tegen X en A)
Uitspraak mede ingezonden door Carja Mastenbroek, DLA Piper. Merkinbreuk. Auteursrechtinbreuk. Misleidende reclame. Beslag. Topro is een Noorse onderneming die zich bezighoudt met de productie en levering van loophulpmiddelen, waaronder rollators welke zij op de markt heeft gebracht onder de naam TROJA 2G. Topro is houdster van het Gemeenschapswoordmerken TOPRO en TROJA. AG Ltd. houdt zich onder meer bezig met de im- en export van en de groothandel in gebruiksgoederen. [X] is enig bestuurder van AG Ltd. Topro heeft geconstateerd dat AG Ltd. rollators aanbood onder de naam TROJA 3G (voor een prijs tussen de €149,- en €199,-), met de tekens TOPRO en TROJA op de rollator, de verpakking en in de bijbehorende gebruiksaanwijzing. Op de website www.k(...).nl van AG Ltd. werd de rollator aangeprezen. Verder heeft AG Ltd. gebruik gemaakt van het Adword “TOPRO”. Topro heeft beslag doen leggen op de rollators, aan [X] in eigendom toebehorend onroerend goed en toebehorende rekening.

Topro vordert een verbod op merk- en auteursrechten in Europa en staking van onrechtmatig handelen, bestaande uit doen van onware en/of misleidende mededelingen. AG Ltd. heeft erkend dat sprake is van merk- en auteursrechtinbreuk. Mede door de verwijzingen naar testresultaten van Topro, de link te plaatsen naar een originele demonstratiefilm en vanwege de beduidend lagere prijs zijn de advertenties misleidend.

Door deze openbaar te maken heeft AG Ltd. onrechtmatig gehandeld. X moet hebben geweten dat er sprake was van inbreuk. Hem wordt persoonlijk een ernstig verwijt gemaakt dat hij deze inbreuk niet heeft voorkomen. De rechtbank beveelt Allergoedkoopst en [X] elke inbreuk en elk onrechtmatig handelen te staken en gestaakt te houden. Voorts worden de andere vorderingen grotendeels toegewezen.

in voorwaardelijke reconventie
3.8. [A] c.s. vordert – samengevat – voor zover de persoonlijke aansprakelijkheid van [X] niet wordt aangenomen, bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, opheffing van het beslag op het onroerend goed van [X] en van het conservatoir derdenbeslag op de betaal- en spaarrekening van [X], een verklaring voor recht dat de hiervoor genoemde beslagen onrechtmatig zijn, veroordeling van Topro tot vergoeding van de schade die [X] heeft geleden (...)

4. De beoordeling
in conventie
Merkinbreuk en auteursrechtinbreuk
4.2. Tussen partijen is niet in geschil dat [A] de 3G rollator heeft aangeboden via haar eigen website en via www.marktplaats.nl noch dat zij de 3G rollator heeft verhandeld. Vaststaat ook dat op de 3G rollator de merken staan en het Topro logo en dat [A] deze ook heeft gebruikt in haar advertenties. [A] heeft erkend dat sprake is van merkinbreuk en auteursrechtinbreuk.

Misleidende reclame
4.6. (...) De onjuiste voorstelling van zaken kan het economisch gedrag van de maatman-consument beïnvloeden temeer nu de 3G rollator werd aangeboden voor een prijs van tussen de € 179,- en € 199,- die beduidend lager is dan de prijs van een rollator afkomstig van Topro (€ 350,-). Daarmee zijn de advertenties misleidend en heeft [A] onrechtmatig gehandeld jegens Topro door deze openbaar te maken en is zij aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade die Topro dientengevolge lijdt.

4.12. De hiervoor genoemde omstandigheden voeren de rechtbank tot de conclusie dat [X] wist althans moet hebben geweten dat [A] bij het aanbieden en verhandelen van de 3G rollators inbreuk maakte op de merken van Topro en haar
auteursrecht op het Topro logo. (...) Overigens is de rechtbank van oordeel dat [X] gelet op voornoemde omstandigheden ook persoonlijk een ernstig verwijt te maken is dat hij de merk- en auteursrechtinbreuk en misleiding door [A] niet
heeft voorkomen. Zodoende is [X] ook in hoedanigheid van bestuurder aansprakelijk jegens Topro voor de onrechtmatige gedragingen van [A] en de schade die daaruit voor Topro voortvloeit.

in voorwaardelijke reconventie
4.26. Allergoedkoopst c.s. heeft een voorwaardelijke reconventie ingesteld namelijk onder de voorwaarde dat persoonlijke aansprakelijkheid van [X] niet wordt aangenomen. Gelet op hetgeen is overwogen in conventie, stelt de rechtbank vast dat de voorwaarde niet in vervulling is gegaan, zodat de reconventionele vordering geen bespreking behoeft.

5. De beslissing
De rechtbank
in conventie
5.1. beveelt Allergoedkoopst en [X] ieder om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis elke inbreuk op de merken in de Europese Gemeenschap te staken en gestaakt te houden alsmede elke inbreuk op het auteursrecht van Topro op het Topro logo, waaronder de distributie, het aanbieden, verkopen, leveren, verhandelen en het daartoe in opslag hebben van de rollators met daarop vermeld de tekens TOPRO en/of TROJA en/of het TOPRO logo;
5.2. beveelt Allergoedkoopst en [X] ieder om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis elk onrechtmatig handelen jegens Topro, bestaande uit het doen van onjuiste en misleidende mededelingen omtrent de 3G rollator en de herkomst daarvan zoals
beschreven in dit vonnis te staken en gestaakt te houden;
5.3. beveelt Allergoedkoopst om binnen 30 dagen na betekening van dit vonnis aan de raadsvrouwe van Topro, mr. C.S. Mastenbroek, een op basis van zelfstandig onderzoek dooreen onafhankelijke registeraccountant opgestelde, gecontroleerde en gecertificeerde schriftelijke en gedetailleerde opgave te doen (...)
5.4. beveelt Allergoedkoopst om uiterlijk binnen 15 werkdagen na betekening van dit vonnis aan alle afnemers aan wie Allergoedkoopst de 3G rollator heeft geleverd een duidelijk leesbare brief te sturen afgedrukt op briefpapier van Allergoedkoopst, en een duidelijk leesbare kopie van die brief op de homepage van haar website www.k(...).nl gedurende 5 werkdagen op te nemen (...)
5.5. beveelt Allergoedkoopst om binnen 10 dagen nadat een onder 5.4 bedoelde 3G rollator is geretourneerd deze (met de daarbij retour gezonden verpakking en gebruiksaanwijzing) aan Topro af te geven ter vernietiging op een door Topro te bepalen
plaats;
5.6. veroordeelt de partij die in strijd handelt met een van de hiervoor onder 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 en/of 5.5 gegeven bevelen tot het betalen van een dwangsom van € 5.000,- per dag dat, of € 1.000,- per product, ter keuze van Topro, waarmee die partij in strijd handelt met
een aan haar/hem opgelegd bevel, met een maximum van in totaal door Allergoedkoopst te verbeuren dwangsommen van € 500.000,- en door [X] van € 100.000,-;
5.7. veroordeelt Allergoedkoopst en [X] hoofdelijk tot:
- vergoeding van de schade van Topro die het gevolg is van de verhandeling van de 3G rollators door Allergoedkoopst, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag van dagvaarding tot aan de dag van volledige voldoening, en/of, ter keuze van Topro,
- afdracht van de door [A] met de verhandeling van de 3G rollators genoten netto winst conform de opgave daarvan als hiervoor in 5.3 bedoeld, aan de advocaat van Topro op een daartoe door haar op te geven bankrekening;
5.8. veroordeelt [A] en [X] hoofdelijk in de proceskosten, tot op heden aan
de zijde van Topro begroot op € 13.338,04;
5.9. verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;
5.10. wijst het meer of anders gevorderde af.

Op andere blogs:
Considine Rotterdam, Directeur van een BV aansprakelijk voor merkinbreuk!
Wieringa