Slaafse nabootsing  

P.G.F.A. Geerts, Noot onder HR 17 april 2015, IEF 14876; ECLI:NL:HR:2015:1063 (Simba/Hasbro), eerder verschenen IER 2015/57, p. 408-415.
1. De onderhavige zaak is een typische vormgevingszaak [IEF 14876] waarin Hasbro concurrent Simba beticht van het nabootsen van haar My Little Pony. Een succesnummer waarvan wereldwijd miljoenen exemplaren zijn verkocht.
2. In het in cassatie bestreden arrest van het Hof Den Haag heeft het hof geoordeeld dat Simba met haar Simba Pony II inbreuk pleegt op het aan Hasbro toekomende auteursrecht en ex art. 6:162 BW onrechtmatig handelt door nodeloos verwarring te stichten. Tegen beide beslissingen wordt door Simba in cassatie bezwaar gemaakt.

 (... lees gehele bijdrage hier...)
16. Het zal dus duidelijk zijn dat ik het niet eens ben met de beslissing van de Hoge Raad dat de regels voor de slaafse nabootsing niet Unierechtelijk zijn geharmoniseerd. Ik meen dat van een acte clair (zie r.o. 3.8.5)  geen sprake is en het boek nog lang niet dicht kan. Dat boek kan pas dicht wanneer het HvJ EU heeft gesproken. Zo lang die richtinggevende jurisprudentie van het HvJ EU er niet is, is er nog alle aanleiding om (in een (bodem)procedure) prejudiciële vragen te stellen. Tal van vragen dringen zich op.  De belangrijkste vraag is voorlopig echter of het verwarringwekkend slaafs nabootsen van andermans consumentenproduct als een oneerlijke handelspraktijk gezien kan worden.
17. Zolang die richtinggevende jurisprudentie van het HvJ EU er echter niet is, kan na het Simba/Hasbro-arrest in Nederland wat mij betreft nog steeds een beroep worden gedaan op de op art. 6:162 BW gebaseerde slaafse nabootsingsleer van de Hoge Raad. Ook na afloop van bijvoorbeeld de driejarige bescherming van het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel. Anders dan het Hof Den Haag in zijn Burgers/Basil-arrest lijkt te suggereren,  meen ik dat er van de GModVo op dit punt geen negatieve reflexwerking uitgaat.
18. Dit interessante en belangrijke thema gaat echter, zoals Verkade in zijn NJ-noot opmerkt, het bestek van een noot onder het hier besproken arrest van de Hoge Raad te buiten. Verkade eindigt zijn NJ-annotatie echter met de geruststellende woorden dat hij in een andere publicatie op dit thema nog wel eens terug zal komen. Evenals Gielen blijkt ook Verkade over een glazen bol te beschikken, want die publicatie is inmiddels (al) verschenen. Het is zijn bijdrage aan de Gielen-bundel.  Daarin pleit hij opnieuw voor een in tijd beperkte toepassing van de slaafse nabootsingsleer. In diezelfde bundel heb ik gepleit voor een in de tijd onbegrensde bescherming tegen het wekken van (nodeloze) verwarring. Meer verklap ik hier niet. Kopen die prachtige bundel!

P.G.F.A. Geerts

Vrz. Rechtbank Midden-Nederland 30 december 2015, IEF 15580; ECLI:NL:RBMNE:2015:9317 (GSK tegen Sandoz)
Uitspraak mede ingezonden door Thera Adam-van Straaten, Kneppelhout & Korthals. Kleurmerk. Zowel GSK als Sandoz zijn actief op de markt van ademhalingsmedicatie 'relievers' en preventers voor astma en COPD. Nadat het octrooi van GSK is verlopen brengt Sandoz het product ook op de markt in een paars-getinte verpakking en inhalator. GSK is houdster van eenvoudig paars kleurmerk en combinatie paars-lichtpaars kleurmerk voor de inhalator.Omdat het gebruik van kleuren een gangbare praktijk is bij astma en COPD-geneesmiddelen, dat de kleur blauw veelal wordt gebruikt voor 'reliever' medicatie en dat GSK zelf ook andere kleuren gebruikt om de werking van haar geneesmiddelen van elkaar te onderscheiden (in dosering), is naar het oordeel van de voorzieningenrechter voorshands onvoldoende aannemelijk geworden dat inburgering van het kleurmerk heeft plaatsgevonden. Geen slaafse nabootsing. Gebruik kleur geen misleidende mededeling ex art. 6:195 BW. Evenmin oneerlijke handelspraktijk ex art. 6:193b. Kostenveroordeling ex art.1019h Rv.

4.9. Dit onderscheidend vermogen – of het nu intrinsiek (ab initio) is dan wel door inburgering (gebruik) is verkregen – moet worden beoordeeld ten opzichte van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, uitgaande van de vermoedelijke perceptie ervan door het relevante publiek, te weten de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de betrokken categorie van waren of diensten. Het gaat in het onderhavige geschil om geneesmiddelen voor astma/COPD, die alleen op recept verkrijgbaar zijn. Het relevante publiek bij op recept verkrijgbare geneesmiddelen bestaat zowel uit eindverbruikers als uit beroepsbeoefenaren uit de gezondheidssector, te weten artsen die het geneesmiddel voorschrijven en apothekers die het voorgeschreven geneesmiddel verkopen2.

4.11. Dat het kleurmerk van GSK van huis uit onderscheidend vermogen heeft, zoals door GSK betoogd, is naar het oordeel van de voorzieningenrechter onvoldoende aannemelijk geworden. Tussen partijen is niet in geschil dat in de markt van astma en COPD-geneesmiddelen veelvuldig kleuren worden gebruikt door farmaceutische ondernemingen op (de inhalatoren van) hun geneesmiddelen. Het gebruik van diverse kleuren is derhalve een gangbare praktijk in de markt. Weliswaar staat vast dat de kleur paars op het moment van de introductie van Seretide door GSK in de markt niet werd gebruikt, maar dat de kleur paars zo karakteristiek was in een markt waarin kleurgebruik reeds gangbaar was, dat dit de essentiële functie van herkomstaanduiding kan vervullen, daartoe heeft GSK onvoldoende (gemotiveerd) gesteld. Ook uit de brief van GSK aan het BBIE van 29 juni 2015 met daarin het verzoek om het kleurmerk in te schrijven, gaat GSK vrijwel niet in op het ab initio onderscheidend vermogen van het door haar gedeponeerde kleurmerk (productie 25, dagv).

Slaafse nabootsing
4.23. Met haar stelling dat het verwarringsgevaar van het product Airflusal Forspiro moet worden beoordeeld ten opzichte van de kleur paars (Pantone 2587 C), miskent GSK dat het verwarringsgevaar moet worden beoordeeld op basis van de totaalindruk van de beide in het geding zijnde producten. De totaalindruk wordt naar het oordeel van de voorzieningenrechter onder meer bepaald door de vorm van de beide producten. De Diskus van GSK kenmerkt zich door een ronde vorm terwijl de Airflusal Forspiro meer eivormig is. Ook de kleurstelling is anders; de Diskus bestaat uit twee kleuren paars (r.o. 2.4 en 2.10), waarvan het kleurmerk de overheersende is. De Forspiro bestaat uit één tint paars (Pantone 2573 C) in combinatie met wit. Daarnaast bevatten beide producten een van elkaar qua vorm afwijkende sticker met daarop in duidelijke letters de naam van het product en de naam van de producent. Ook de naam van de producten verschillen van elkaar, evenals de wijze waarop beide inhalatoren werken. Dat Sandoz heeft geprobeerd de Diskus van GSK te imiteren, is niet gebleken. Sandoz heeft voor de Forspiro bijvoorbeeld een award gewonnen voor het innovatieve karakter van het product. Tot slot verschillende ook de verpakkingen waarin beide producten worden verkocht van elkaar qua vormgeving (r.o. 2.4 en 2.7). Het kleurverloop van de kleur paars (van donker naar licht) loopt bij Seretide van rechts naar links en is omgeven door een rand in een afwijkende kleur (rood, groen of paars afhankelijk van de dosering), welke kleur terugkomt in de vermelding van de dosering op de verpakking. Behalve de dosering is de rest van de tekst op de verpakking zwart. Bij Airflusal loopt de kleur paars (van donker naar licht) van onder naar boven en is de naam van het product, alsmede de dosering in het paars (van licht naar donker) geschreven. De wel overeenstemmende aspecten, het gebruik van een paarse kleur en het feit dat ze beiden bestemd zijn voor astma- en/of COPD-medicatie wegen niet op tegen de verschillen. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft Sandoz voldaan aan haar verplichting om alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om te voorkomen dat gevaar voor verwarring ontstaat. Aannemelijk is dat het publiek, ook als zij minder oplettend is, deze verschillen zal opmerken. Ook indien er vanuit wordt gegaan dat Seretide een eigen plaats op de markt heeft gekregen, wat door Sandoz wordt betwist, dient de vordering van GSK te worden afgewezen, omdat voorshands niet aannemelijk is geworden dat Sandoz slaafs heeft nagebootst.

Misleidende mededeling
4.24. Volgens GSK vormt het gebruik door Sandoz Nederland van de kleur paars een misleidende mededeling in de zin van artikel 6:194 BW, omdat dit ten onrechte een commerciële band met GSK suggereert en daarnaast ten onrechte wordt gesuggereerd dat Airflusal Forspiro equivalent is aan Seretide qua kwaliteit, indicatie en functie.

4.25. Een van de vragen die in dit verband beantwoord dient te worden, is of het gebruik van een kleur onder het begrip “mededeling” in de zin van artikel 6:194 BW valt. Volgens Sandoz is dit niet het geval en de voorzieningenrechter is het daar mee eens. Bij het enkele gebruik van een kleur wordt immers geen mededeling van enig feit gedaan.8 Van een misleidende mededeling in de zin van voornoemd artikel kan dan ook geen sprake zijn.

Oneerlijke handelspraktijken
4.30. De bijzondere situatie doet zich hier evenwel voor dat het bij uitsluitend op recept verkrijgbare geneesmiddelen niet de patiënt/consument is, die de uiteindelijke beslissing neemt over het product, maar de arts en/of apotheker. Hoewel de patiënt aan de arts en/of apotheker een voorkeur uit kan spreken, is het ook in dat geval de arts en/of apotheker die de beslissing neemt over het te verstrekken product aan de patiënt en niet de patiënt zelf. De arts en/of apotheker zijn evenwel niet als consument aan te merken in de zin van voornoemde bepalingen, zodat de vorderingen van GSK hier reeds stranden. Bovendien kan op grond van de argumenten zoals beschreven in 4.23 evenmin sprake zijn van misleiding of verwarring.

4.31. De vorderingen van GSK zullen derhalve worden afgewezen.

Rechtbank Den Haag 16 december 2015, IEF 15536; ECLI:NL:RBDHA:2015:14526 (Basil tegen Burgers)
Uitspraak ingestuurd door Thera Adam-van Straaten, Kneppelhout Korthals Advocaten. Niet-geregistreerd modelrecht. Vormgevingserfgoed. Zie eerder de conclusie van de AG in IEF 15426. In geschil is of de Java mand van Burgers inbreuk maakt op de Basil Denton mand van Basil. Burgers stelt dat de Basil Denton mand geen eigen karakter bezit gezien het vormgevingserfgoed. Het is niet komen vast te staan dat de levering aan de Showroom betrekking had op de Dian-mand en daarmee tot het vormgevingserfgoed behoort. De manden die wel tot het vormgevingserfgoed behoren wekken volgens de rechter allen een andere algemene indruk dan de Basil Denton. De rechter oordeelt dat de Java mand van Burgers inbreuk maakt op het niet-ingeschreven modelrecht van Basil op de Basil Denton. De zaak wordt aangehouden op het punt van de verbeurde dwangsommen in afwachting van het arrest van de HR.

2.11. De conclusie van het voorgaande is (i) dat niet is komen vast te staan dat de leve ring aan de Candlelight Showroom in 2011 betrekking had op de Dian-mand (althans de versie afgebeeld in het tussenvonnis), daarbij in het midden latend of die enkele transactie heeft geleid tot publieke beschikbaarheid in de EU, zoals door Basil bettvist, en (ii) dat de enkele (verwijzing naar de) aanduiding DR 512036 onvoldoende is om de Dian-mand een duidig te kunnen identificeren. Voor zover het door Burgers overgelegde bewijsmateriaal uitsluitend naar deze aanduiding verwijst (de stukken ad 2. tot en met ad. 7.), valt daaruit derhalve niet te concluderen dat de Dian-mand publiekelijk is getoond op de Ambiente beurs in Frankfurt.

2.20. Gezien het voorgaande is niet komen vast te staan dat de Dian-mand tot het vormgevingserfgoed is gaan behoren. Burgers heeft voor wat betreft de niet-nieuwheid van de Basil Denton overigens nog een beroep gedaan op de publieke beschikbaarheid van de Wanda Rattan mand. Niet in geschil is dat deze mand tot het vormgevingserfgoed behoort. Echter, zoals hierna zat worden overwogen, zijn de verschillen tussen de Wanda Rattan mand en de Basil Denton van dien aard dat in elk geval geen sprake is van identieke model len, mede omvattende modellen die op ondergeschikte punten verschillen. De Basil Denton is derhalve in modelrechteljk opzicht nieuw.

2.23. De manden die tot het vormgevingserfgoed behoren, dus de Dian-mand uitgezon derd, wekken naar het oordeel van de rechtbank bij het geïnformeerde publiek alle een andere algemene indruk dan de Basil Denton. Dat wordt veroorzaakt door de vele (aanzienlijke) verschillen tussen ieder van deze manden enerzijds en de Basil Denton anderzijds. De manden van het vormgevingserfgoed worden hieronder (nogmaals) afgebeeld.

2.42. Dat Burgers de Java New Looxs mand heeft ontleend of doen ontlenen aan de Basil Denton volgt naar het oordeel van de rechtbank rechtstreeks uit de bewoording van het ver zoek van Frans Burgers in zijn email van 4juni 2012 aan de producent van Burgers om dezelfde mand te maken als de Basil Denton met enkele kleine verschillen zodat deze niet precies hetzelfde is als de Basit Denton (‘to change the baskets a littie bit so that they are not exactÏy the same as Basil (vergelijk r.o. 2.5. van het tussenvonnis). De punten van over eenstemming tussen de Java en de Basil Denton zijn naar het oordeel van de rechtbank on miskenbaar het gevolg van dit ontlenen. Daarbij hanteert de rechtbank, met het hof, het cri terium dat het ‘namaken’ in de zin van artikel 19 lid 2 GModVo, geen één-op-één kopie vereist (vergelijk r.o. 4.14. van het arrest). Hoewel in cassatie de vraag naar het toepasselij ke inbreukcriterium aan de orde is, geldt naar het oordeel van de rechtbank dat gezien de feiten in deze zaak in elk geval geen sprake kan zijn van “gebruik dat voortvloeit uit onaf hankelijk scheppend werk door een ontwerper van wie redeljkerwijs mag worden aange nomen dat hij het door de rechthebbende openbaar gemaakte model niet kende” conform de tweede zin van die bepaling. Mocht de Hoge Raad tot een ander oordeel komen, dan zal dit oordeel worden heroverwogen.

2.43. De slotsom van het voorgaande is dat Burgers inbreuk heeft gemaakt op het nietingeschreven Gemeenschapsmodel van Basil ten aanzien van de Basil Denton in de zin van artikel 19 lid 1 juncto lid 2 GModVo. De vorderingen van Basil op die grondslag zijn dus in beginsel toewijsbaar, met dien verstande dat een verbod niet toewijsbaar is omdat het Ge meenschapsmodel op 30 augustus 2014 is geëxpireerd.

Lees de uitspraak (pdf/html)

Vzr. Rechtbank Gelderland 3 november 2015, IEF 15524; ECLI:NL:RBGEL:2015:7723 (DG Rubber Holland)
Slaafse nabootsing. Rubberen PVC-matten voor het maken van beton met antislipstructuur met ruit en gezandstraald vierkantjes-patroon hebben zelfde totaalindruk. Gedaagde had een andere weg in kunnen slaan zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van de structuurmatten. Verwarringsgevaar aannemelijk. Gelet op de gemaakte kosten en geleverde inspanningen, heeft eiser een eigen plaats op de markt veroverd. Door hierbij aan te haken, profiteert DG Rubber van deze inspanningen, het publiek zal de structuurmatten niet van elkaar weten te onderscheiden. Staking van de slaafse nabootsing wordt bevolen.

4.5. De vraag is vervolgens of DG Rubber geen andere weg had kunnen inslaan zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid en de bruikbaarheid van de structuurmatten. Op zichzelf bezien is duidelijk dat een dunne, flexibele (PVC) mat, voorzien van een geweven katoenen achterkant die makkelijk te verlijmen is in een mal, voorziet in de technische behoefte. Het is in beginsel toegestaan om een dergelijke mat te fabriceren, ook al is die technisch gelijk aan wat de concurrent produceert (en mogelijk heeft bedacht). In de uiterlijke verschijningsvorm van een dergelijke structuurmat kunnen evenwel wijzigingen worden aangebracht die niet aan de bruikbaarheid afdoen. Daarbij kan ten eerste worden gedacht aan een andere kleur van de mat. Ook zou gekozen kunnen worden voor een andere structuurvorm dan een ruit of een vierkant, of voor een ruit of vierkant met andere afmetingen, zodanig dat de totaalindruk een andere is dan thans het geval is. Het doel van de structuur (het patroon) in de matten is dat in het beton een reliëf ontstaat dat een antislipfunctie heeft. Met een patroon kan worden gevarieerd zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid (en dus aan de functie) van een structuurmat. Aangenomen wordt derhalve dat bij het ontwerp van de structuurmatten door DG Rubber een andere weg ingeslagen had kunnen worden (waardoor een andere totaalindruk ontstaat) zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product afbreuk te doen.

4.8. Dit doet de vraag rijzen of in het licht hiervan kan worden aangenomen dat [naam] met de matten GIAN 1 wafel klein en GIAN 2S een eigen plaats in de markt heeft ingenomen. Het enkele feit dat de donkergroene, dunne, flexibele PVC matten met katoenen geweven achterkant al eerder, in 1995, in de betonindustrie werden gebruikt en verhandeld, staat er niet aan in de weg om aan te nemen dat de matten GIAN 1 wafel klein en GIAN 2S van [naam] een eigen plaats in de markt innemen. Immers originaliteit of nieuwheid van het product wordt niet vereist. (...)

4.10. Onduidelijk is hoe groot het marktaandeel is dat [naam] met de structuurmatten GIAN 1 wafel klein en GIAN 2S heeft verworven. Dat het een aanzienlijke plaats is, die [naam] op de markt heeft verworven, ligt voor de hand. Onweersproken is gesteld dat slechts 25 fabrikanten in Nederland beton met antislipstructuur (dat wordt gebruikt voor trappen, balkons en flatgalerijen) maken en dat zij 90% van de markt bedienen. In 2004 heeft [naam] de mat met kleine wafelstructuur op de markt gebracht, terwijl DG Rubber daar in 2007 pas mee kwam. Een andere concurrent genaamd NOE heeft pas in 2013 grijze PVC matten met een kleine wafel/wieber structuur op de markt gebracht. [naam] heeft de GIAN 2S mat in 2006 ontwikkeld, terwijl DG Rubber pas in 2015 de structuurmat met gezandstraalde vierkantjes op de markt heeft gebracht. Daar tegenover kan thans in het bestek van dit kort geding niet worden vastgesteld dat DG Rubber met de mat met piramidestructuur al vóór 2004 een zodanige plaats op de markt had ingenomen dat [naam] zonder enige inspanningen kon meeliften op het succes van DG Rubber daarmee. Weliswaar had DG Rubber ten aanzien van de mat met piramide structuur een overeenkomst met Vebo met een voor Vebo exclusief afnamerecht, maar voor het overige is niet onderbouwd welke plaats DG Rubber op dat moment met de mat met piramidestructuur op de markt innam.

4.11. Bij die stand van zaken komt het er op neer dat [naam] met het ontwerp van de matten GIAN 1 wafel klein en GIAN 2S, mede gelet op de gemaakte kosten en geleverde inspanningen, een eigen plaats in de markt heeft veroverd. Doordat DG Rubber hierbij aanhaakt, profiteert zij van die inspanningen ten nadele van DG Rubber, omdat het publiek de matten met wieber/wafel en gezandstraalde vierkantjes structuur niet zal weten te onderscheiden van de originelen, te weten de matten GIAN 1 wafel klein en GIAN 2S van [naam] . Dit maakt dat sprake is van slaafse nabootsing, waarmee DG Rubber onrechtmatig handelt jegens [naam] .

Rechtbank Den Haag 18 november 2015, IEF 15470; ECLI:NL:RBDHA:2015:13222 (Crocs tegen Real SB Warenhaus)
Gemeenschapsmerk. Bevoegdheidsincident. Bevoegdheid ogv 97 lid 5 GMVo, 82 lid 5 GModVo en 7 lid 2 EEX-II Vo door invoer in Nederland. Crocs vordert een inbreukverbod tegen Real. Real stelt dat de Nederlandse rechter onbevoegd is. De rechter wijst dit verweer af. De goederen zijn aangetroffen door de douane in Nederland, wat leidt tot een inbreuk op artikel 9 GMVo en een dreigende inbreuk in Nederland. Dat de goederen voor winkels in Duitsland bestemd zijn doet niet af aan de bevoegdheid van de Nederlandse rechter. De rechtbank is internationaal en relatief bevoegd kennis te nemen van de vorderingen.

4.2. Crocs heeft gesteld dat Real inbreuk maakt op haar merkrechten door invoer van goederen die merkinbreuk maken. Uit de dagvaarding blijkt voorts dat de goederen waarvan Crocs stelt dat deze inbreukmakend zijn, door de douane in Nederland zijn aangetroffen. Invoer is op grond van artikel 9 GMVo een aan de merkhouder voorbehouden handeling. Er is derhalve sprake van een dreigende inbreuk in Nederland. Dit leidt ertoe dat de Nederlandse rechter internationaal bevoegd is. Die bevoegdheid is op grond van artikel 97 lid 5 jo. 98 lid 2 GMVo beperkt tot de dreigende inbreuk in Nederland.

4.3. Dat de goederen bestemd zijn voor winkels in Duitsland en Real geen winkels in Nederland heeft, zoals zij stelt, leidt niet tot een ander oordeel. Nog afgezien van de door Crocs aangevoerde omstandigheid dat Real onderdeel is van een concern waartoe ook rechtspersonen behoren die wel vestigingen in Nederland hebben, is het enkele invoeren (evenals uitvoeren) een aan een merkhouder voorbehouden handeling.

4.4. Het voorgaande geldt evenzeer voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op inbreuk op het Gemeenschapsmodelrecht. De rechtbank verwijst naar artikel 82 lid 5 GmodVo. Op grond van artikel 83 lid 2 GmodVo is ook deze bevoegdheid beperkt tot de inbreuk in Nederland.

4.5. De rechtbank is op grond van artikel 7 lid 2 Verordening (EU) 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (EEX II-Vo) eveneens bevoegd ter zake de auteursrechtelijke vorderingen. Gezien de vastgestelde dreiging van invoer en in het verkeer brengen in Nederland vormt Nederland het “handlungsort”, de plaats waar de schadeveroorzakende feiten zich dreigen voor te doen.

4.6. Wat betreft de slaafse nabootsing is eveneens gesteld dat een onrechtmatige verhandeling in (onder meer) Nederland dreigt. De rechtbank is daarom ter zake deze vorderingen eveneens bevoegd op grond van artikel 7 lid 2 EEX II-Vo.

Hof Arnhem-Leeuwarden 24 november 2015, IEF 15462;ECLI:NL:GHARL:2015:8854 (All Round tegen Simstars)
Uitspraak ingezonden door Nanda Ruyters en Lotte van Gorp, BRight Advocaten. Slaafse nabootsing. All Round vordert staking van de productie en verkoop door Simstars van inbreukmakende sieraden. Tegen eventuele slaafse nabootsingen heeft All Round met succes in rechte opgetreden tegen de onrechtmatige gedragingen van Dutch Designz en de auteursrechtinbreuken van Kannai, maar het ging om andere hangers. All Round heeft vier ondernemingen een sommatie gestuurd, waarna deze de verhandeling staakten. Deze initiatieven zijn onvoldoende om slaafse nabootsingen aan te nemen en moeten voor de beoordeling van het onderscheidende vermogen buiten beschouwing blijven. De rechtbank wijst de vordering af vanwege onvoldoende onderscheidend vermogen. Het hof wijst de grieven van All Round af en bekrachtigt de eerdere vonnissen [IEF 13915].

4.6. Het hof overweegt hierover als volgt. Het betoog van All Round kan in zoverre worden gevolgd dat bij het bepalen van de eigen plaats van de “Mi Moneda” hanger op de markt, de op de markt aanwezige producten van anderen dan die van Simstars die moeten worden beschouwd als onrechtmatige, slaafse nabootsingen van de “Mi Moneda” hanger niet tot het zogenaamde “Umfeld” dienen te worden gerekend. De slaafse nabootsing van dergelijke producten van derden behoeft niet te zijn vastgesteld bij rechterlijke uitspraak en kan aannemelijk worden gemaakt in de procedure tegen de gedaagde. Daarvoor dient de eiser wel te stellen en bij betwisting aannemelijk te maken dat de producten van deze derden op grond van de in 4.4. genoemde criteria moeten worden aangemerkt als slaafse nabootsingen van zijn product en bovendien dat de eiser zich voldoende heeft ingespannen om de verhandeling op de Nederlandse markt van de nabootsingen te doen beëindigen door het verzenden van sommaties of het aanhangig maken van verbodenvorderingen. All Round heeft noch voldaan aan de eerste voorwaarde, noch aan de tweede. Haar uitwerking van de stelling dat de genoemde hangers slaafse nabootsing zijn, is ten aanzien van Eligio Moneda, Desir, Dyki en MyWatch te summier. Wat betreft de tegen de eventuele slaafse nabootsingen genomen acties heeft All Round zich er op beroepen dat zij in rechte met succes is opgetreden tegen de onrechtmatige gedragingen van Dutch Designz B.V. en de auteursrechtinbreuken van Kannai International B.V., maar daarbij ging het niet om de hier bedoelde hangers. All Round heeft voorts betoogd dat zij aan vier ondernemingen een sommatie heeft gestuurd in verband met slaafse nabootsingen van haar munten en haar hangers, waarna deze ondernemingen de verhandelingen van de producten hebben gestaakt. Slechts één van deze brieven heeft kennelijk betrekking op een van de hier bedoelde hangers, te weten de Eligio Moneda; voor de overige brieven is dat onduidelijk nu All Round daarover niets heeft gesteld. Deze initiatieven zijn onvoldoende om van de overige vijf in 4.5 genoemde producten, die op de markt worden gebracht door ondernemingen die All Round kennelijk nog niet heeft aangeschreven, te kunnen aannemen dat zij als slaafse nabootsingen voor de beoordeling van het onderscheidende vermogen buiten beschouwing moeten blijven. Nu All Round niet heeft betwist dat de hangers vergelijkbaar zijn met de “Mi Moneda”-hanger (integendeel dat juist heeft bevestigd door te stellen dat het ging om nabootsingen) en onvoldoende heeft betwist dat deze in februari 2012 al op de markt waren, is de slotsom dat de “Mi Moneda”-hanger geen onderscheidend vermogen en geen eigen plaats op de markt had, toen Simstars de “Nikki Lissoni”-hanger in februari 2012 op de markt bracht.

Lees de uitspraak (pdf/html)

Rechtbank Den Haag 2 september 2015, IEF15229 (Wibit Sports tegen Aquaparx Nederland)
Gemeenschapsmodellenrecht. Aquaparx stelt dat de Gemeenschapsmodelrechten nietig zijn vanwege de niet-nieuwheid en het gebrek aan eigen karakter. De rechtbank overweegt dat de geïnformeerde gebruiker, gezien de verschillen een andere algemene indruk zal hebben van de oudere modellen dan van elk van de vier Gemeenschapsmodellen. Gelet daarop zullen de Gemeenschapsmodellen ieder een eigen karakter ten opzichte van de oudere modellen. Op dezelfde gronden is evenmin sprake van gebrek aan nieuwheid in de zin van art. 5 GModVO: de kenmerken verschillen in meer dan onbelangrijke details van de kenmerken van de oudere modellen. Ook het beroep van Aquaparx op nietigheid vanwege uitsluitend technische functie slaagt niet. Aangezien de Gemeenschapsmodelrechten van Wibit-Sports allemaal geldig zijn en kleurloos zijn geregistreerd, gaan de eisen aan de kant van Aquaparx in conventie ook niet op. Gemeenschapsmodel 2.2.1, 2.2.4, 2.2.6, 2.2.8, 2.2.13 en 2.2.14 maken inbreuk op de Gemeenschapsmodelrechten van Wibit-Sports. Sprake van auteursrechtelijke inbreuk met betrekking tot beschreven werken in 2.3. Geen sprake van slaafse nabootsing.

Voorts in reconventie
4.4. De geïnformeerde gebruiker zal, gezien deze verschillen een andere algemene indruk hebben van de oudere modellen dan van elk van deze vier Gemeenschapsmodellen. Gelet daarop hebben de Gemeenschapsmodellen beschreven in 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 en 2.2.5 ieder een eigen karakter ten opzichte van de oudere modellen. Op dezelfde gronden is er evenmin sprake van gebrek aan nieuwheid in de zin van art. 5 GModVo: de kenmerken verschillen in meer dan onbelangrijke details van de kenmerken van de oudere modellen.
4.5. Ook het beroep van Aquaparx c.s. op nietigheid omdat deze vier Gemeenschapsmodellen uitsluitend door de technische functie worden bepaald, slaagt niet.
 
Voorts in conventie
4.9. (...) Het verweer van Aquaparx c.s. dat zij andere kleuren gebruikt dan Wibit-Sports voor haar producten, is bij de modelrechtelijke beoordeling dan ook niet relevant.
4.10. (...) Het betoog dat de opvallende primaire kleuren die Aquaparx c.s. gebruikt er al voor zorgen dat haar producten afwijken van de modellen zoals ingeschreven, wordt dan ook van de hand gewezen. 

Op andere blogs:
BirdBuzz

Vzr. Rechtbank Amsterdam 12 augustus 2015, IEF 15218; ECLI:NL:RBAMS:2015:5518 (Wielentas)
Slaafse nabootsing. Eiseres produceerde en verkocht wielentassen in de uitvoeringen XL en XXL en failleerde. Makro was afnemer en verkoopt Bigbag en Superbag. De gemiddelde consument heeft een onvolledig herinneringsbeeld die beide producten veelal niet rechtstreeks kan vergelijken (verwijzend naar IEF-Klassieker Rummikub). Een wielentas bestaat uit een min of meer vaststaande set onderdelen. De XL- en XXL-uitvoeringen wijken niet zodanig af van wat gebruikelijk is voor soortgelijke waren dat het bij het publiek een andere algemene indruk wekt.  De voorzieningen worden geweigerd.

4.2. Het meest verstrekkende verweer van Makro is dat een vordering gebaseerd op slaafse nabootsing niet meer toewijsbaar zou zijn, gelet op het bepaalde in EG-Verordening 6/2002 (Gemeenschapsmodellenverordening). De voorzieningenrechter volgt Makro hierin niet, omdat de bewoordingen van de Gemeenschaps-modellenverordening zich niet expliciet verzetten tegen het instellen van een actie op grond van onrechtmatige daad en daarnaast, gelet op het bepaalde in alinea vier en vijf van de considerans van de Gemeenschapsmodellenverordening, het doel van deze verordening is dat een Gemeenschapsmodel wordt ingevoerd zodat het vrije verkeer van goederen in de interne Europese markt niet wordt belemmerd. Van vrees voor een dergelijke belemmering is in onderhavig geval niet gebleken.

4.5.
De vraag is derhalve of Makro jegens [eiseres] onrechtmatig heeft gehandeld. In het geval van slaafse nabootsing bestaat de onrechtmatigheid, kort gezegd, in nabootsing van een product van een concurrent mede op punten die voor de deugdelijkheid en bruikbaarheid niet van belang zijn, en die aanleiding kan geven tot verwarring bij het publiek.

4.7.
De voorzieningenrechter constateert dat in dit geding onduidelijk is gebleven of [eiseres] zelf een wielentas op de markt brengt. [eiseres] heeft dat ter zitting wel gemotiveerd gesteld, maar dat niet met stukken onderbouwd. Ingeval er van moet worden uitgegaan dat [eiseres] niet zelf producten op de markt brengt dient haar vordering reeds hierom te worden afgewezen. Ingeval veronderstellenderwijs wordt aangenomen dat dit wel het geval is, geldt het volgende.

4.8.
Voor toewijzing van een vordering tot een verbod op verdere verkoop op grond van slaafse nabootsing is vereist dat het nagevolgde product, in dit geval de wielentassen in de uitvoering XL en XXL, zich aanmerkelijk onderscheidt van het uiterlijk van de andere in de handel zijnde producten, of anders gezegd onderscheidend vermogen bezit. Volgens Makro zijn de wielentassen XL en XXL standaard vormgegeven. [eiseres] wijst op de bodemdoppen, hoekbescherming, webbings, rivets, beschermplaat, trekstang, zippuller en het adreslabel als bijzondere kenmerken van haar tas. Ook de plek van het voorritsvak en het zijvak, de plek waar het merk staat vermeld en de maatvoering en kleurstelling zijn gelijk, aldus [eiseres] . Zij stelt dat de tas met al deze kenmerken in zijn geheel onderscheidend is.

4.10.
De voorzieningenrechter oordeelt als volgt. Bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van het nagevolgde product op de relevante markt dient te worden uitgegaan van de gemiddelde consument met een onvolledig herinneringsbeeld die beide producten veelal niet rechtstreeks kan vergelijken (zie HR 7 juni 1991 (Rummikub) ECLI:NL:HR:1991:ZC0273 [IEF Klassieker: /archief/ieforum_nl/uploads/file/IE-Forum_klassiekers_ongeoorloofdemededinging_HR7juni1991,BIE1992,16(OttoSimon-Hertzano;Rummikub).pdf]). Het nagevolgde product dient, anders gezegd, zodanig af te wijken van wat gebruikelijk is voor soortgelijke waren dat het bij het publiek een andere algemene indruk wekt. Naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is daarvan in dit geval geen sprake. Een wielentas bestaat uit een min of meer vaststaande set van onderdelen. Hoewel van de diverse onderdelen meerdere (standaard) varianten beschikbaar zijn, zodat als zodanig een groot aantal unieke combinaties mogelijk is, is niet aannemelijk geworden dat de gemiddelde consument de wielentassen van [eiseres] zal herkennen als iets bijzonders ten opzichte van hetgeen reeds op de markt beschikbaar was. Daarvoor zijn de verschillen tussen de wielentassen XL en XXL en het gebruikelijke ontwerp van wielentassen van te ondergeschikte aard. Ook om deze reden zijn de vorderingen van [eiseres] niet toewijsbaar. Aan een vergelijking van de wielentassen van [eiseres] en de door Makro verkochte Lambertazzi tassen komt de voorzieningenrechter dus niet toe.
 

Vzr. Rechtbank Den Haag 14 augustus 2015, IEF 15183; ECLI:NL:RBDHA:2015:9643 (Eichholtz B.V. tegen gedaagde)
Modelrecht. Inbreuk op Gemeenschapsmodellen tafels. Eichholtz is een meubelgroothandel dat meubels en interieuraccessoires ontwerpt, produceert en verkoopt onder meer in Europa, waaronder haar "Asscher tafels". Eichholtz vordert met succes dat de "Kimberley" tafels van gedaagde worden verboden op grond van artikel 19 GModVO. De "Asscher" tafels verschilt wat betreft hun karakteristieke en specifieke kenmerken voldoende van het door gedaagde aangevoerde vormgevingserfgoed (namelijk een tafel bij meubelzaak 'Beymen' in Istanbul) en er is een geldig Gemeenschapsmodelrecht. De nevenvorderingen worden afgewezen vanwege gebrek aan spoedeisend belang.

2. De feiten
2.1. Eichholtz is een meubelgroothandel, die zich onder meer bezighoudt met het ontwerpen en produceren van meubels en interieuraccessoires. Zij verkoopt haar meubels en accessoires onder meer in Europa.

3. Het geschil
3.2. Daartoe heeft Eichholtz het volgende gesteld. De verhandeling van de Kimberley-tafels door [gedaagde] maakt inbreuk op de auteursrechten en gemeenschapsmodelrechten van Eichholtz en de Kimberley-tafels zijn daarnaast een slaafse nabootsing van de Asscher-tafels. Vermoedelijk heeft [gedaagde] de Asscher-tafels gezien op de M & O in september 2014 en de tafels vervolgens nagemaakt. Eichholtz heeft een spoedeisend belang bij de door haar gevorderde voorzieningen teneinde de inbreuk, die blijkens het aanbod van Landhuys nog altijd voortduurt, te beëindigen. Daarnaast heeft zij een spoedeisend belang bij de door haar gevorderde opgaven, aangezien zij direct actie wenst te ondernemen teneinde de verdere fabricage en verhandeling van de inbreukmakende tafels tegen te gaan. Van Eichholtz kan niet worden gevergd dat zij de uitkomst van een bodemprocedure of zelfs schadestaatprocedure moet afwachten voordat zij de onrechtmatig door [gedaagde] verkregen winst, of althans een voorschot daarop, ontvangt.

3.3. [gedaagde] voert de volgende verweren. Eichholtz heeft geen spoedeisend belang bij haar vorderingen, aangezien [gedaagde] slechts in het totaal 12 monsters heeft laten maken van de Kimberly-tafels en zij er geen enkele van heeft verkocht. De offerte – die was aangevraagd door iemand uit de kringen van Eichholtz – is niet gevolgd door een (koop)overeenkomst. Eichholtz had daarom genoegen dienen te nemen met de toezegging van [gedaagde] om de tafels ook in de toekomst niet te verhandelen en met haar aanbod aan Eichholtz de administratie te komen inzien. De Asscher-tafel is bovendien niet nieuw en heeft geen eigen karakter, aangezien het model is ontleend aan de Asscher-geslepen diamant en er andere tafels bestaan met een vergelijkbare vormgeving.

4. De beoordeling. Modelrechtelijke grondslag
4.6. Naar aanleiding van dit vormgevingserfgoed overweegt de voorzieningenrechter als volgt met betrekking tot de nieuwheid en het eigen karakter van de modellen van de Asscher-tafels.

4.6.1. Het bestaan van de Asscher-geslepen diamant staat niet in de weg aan de nieuwheid en het eigen karakter van de Asscher-tafels. Bij de vergelijking dient immers ook de aard van het voortbrengsel waarop het model wordt toegepast of waarin het is verwerkt en in het bijzonder van de bedrijfstak waarmee het verbonden is in acht te worden genomen, waarbij in dit geval grote verschillen zijn te constateren. Meubels, en tafels in het bijzonder zijn duidelijk van edelstenen te onderscheiden, terwijl bovendien niet aannemelijk is gemaakt door [gedaagde] dat edelsteenvormen als Asscher voor bijvoorbeeld tafels gemeengoed waren. Daarbij heeft de Asscher-geslepen diamant geen goud- of nikkelkleurig frame en is het model van de tafel aan de zijkanten, in tegenstelling tot een diamant, open.

4.6.2. [gedaagde] heeft zich voorts beroepen op de ‘Diamant Acrylic Table’. Deze achthoekige tafel maakt evenwel naar voorlopig oordeel een andere algemene indruk dan de modellen van Eichholtz, aangezien deze tafel langwerpiger (kenmerk a) is (de verhouding tussen de zijden is verschillend), welk langwerpiger karakter versterkt wordt door de rechthoekige bovenblad en bodemplaat , tegenover de achthoeken van het model. De Diamant Acrylic Table is verder geheel rondom (kennelijk) van acrylaat voorzien, tegenover de open zijkanten van de modellen van Eichholtz.

4.6.3. Voor zover [gedaagde] in dit verband heeft verwezen naar de tafel van Beymen – indien al zou blijken dat deze tafel binnen de Europese Unie beschikbaar was voor het publiek op de relevante datum, hetgeen door Eichholtz is betwist – geldt dat ook deze tafel een andere algemene indruk wekt. Weliswaar heeft deze tafel een achthoekig bovenblad en bodemplaat, maar de zijden daarvan zijn alle gelijk, terwijl die van het model voor de bijzettafel ongelijke zijden heeft. Dit vertaalt zich ook in een geheel regelmatig frame, tegenover een onregelmatiger frame bij het model. Bovendien is bij deze tafel het bovenblad van marmer of in elk geval ondoorzichtig (kenmerken b en c). Ten slotte heeft de Beymen-tafel een bodemplaat die juist groter is dan het bovenblad. Al met al maakt deze tafel een duidelijk andere (ruimtelijke) indruk (kenmerk b, c en e) dan de Asscher-tafels.

4.7. Gelet op het voorgaande is de voorzieningenrechter van oordeel dat de modellen in aanmerking genomen de in 4.4 vermelde karakteristieke en specifieke kenmerken voldoende verschillen van het door [gedaagde] aangevoerde vormgevingserfgoed, zodat voorshands is aan te nemen dat de modellen van de Asscher-tafels nieuw zijn en dat deze een eigen karakter hebben, zodat is aan te nemen dat Eichholtz daarop geldige geregistreerde Gemeenschapsmodelrechten heeft.

4.9. Door [gedaagde] is niet aangevoerd dat haar tafels een andere algemene indruk wekken dan de modellen van Eichholtz zodat voorshands sprake is van inbreuk. Op grond van artikel 19 GModVo kan Eichholtz derhalve aan [gedaagde] het gebruik van de Kimberly-tafels verbieden, zodat de vordering onder A in beginsel toewijsbaar is. Nu [gedaagde] op dit punt geen zelfstandig verweer heeft gevoerd, zal het verbod worden toegewezen voor alle landen van de Europese Unie.

Nevenvorderingen
4.13. Eichholtz heeft niet onderbouwd waarom van haar niet gevergd kan worden dat zij met betrekking tot afdracht van door [gedaagde] met de inbreukmakende tafels behaalde winst de uitkomst van de bodemprocedure afwacht, terwijl deze evenmin eenvoudig te begroten is. De betreffende delen van haar vordering (B. onder b en F) missen daarmee het voor kort geding vereiste spoedeisende belang3 en zullen daarom worden afgewezen.4.15.
De gevorderde afgifte tot vernietiging van (teruggehaalde of op voorraad zijnde) inbreukmakende producten en brochures, prijslijsten en/of ander promotiemateriaal zal worden afgewezen, nu dit een onomkeerbare maatregel betreft en Eichholtz niet heeft gesteld dat er specifieke omstandigheden zijn die een dergelijke maatregel, naast het met een dwangsom versterkte in 4.9 vermelde verbod, noodzakelijk en spoedeisend maken.

Slotsom en kosten
4.16. Op grond van het voorgaande zullen de vorderingen van Eichholtz op de hierna te vermelden wijze worden toegewezen.

4.17. Oplegging van een dwangsom als stimulans tot nakoming van het op te leggen inbreukverbod en de geboden is aangewezen. De op te leggen dwangsom zal worden gematigd en gemaximeerd.

4.18. Nu de vorderingen op de modelrechtelijke grondslag worden toegewezen, heeft Eichholtz geen belang meer bij een oordeel over de overige door haar ingeroepen grondslagen voor haar vorderingen (te weten auteursrecht en slaafse nabootsing).

 

Vzr. Rechtbank Oost-Brabant 3 augustus 2015, IEF 15166; ECLI:NL:RBOBR:2015:4745 (X Oorbellen tegen Djemmie)
Auteursrecht (nee). Slaafse nabootsing (nee). Eiseres claimt auteursrechtelijke bescherming op het basiselement (de hanger), dan wel op de combinatie van het basiselement en de oorsteker, maar verschaft te weinig duidelijkheid. Eiseres heeft basiselementen ingekocht bij een Italiaanse leverancier die deze heeft laten produceren in India. Eiseres stelt dat dat zij de oorsteker van de oorbel (in de vorm van een afgeplat, rond element, met reliëf) inkoopt bij een leverancier/edelsmid. De bewerking van eiseres beperkt tot de toevoeging van een elders ingekochte oorsteker aan de elders bedachte en ingekochte basiselementen. Bij zoveel onduidelijkheid over de creatie van de oorbellen in de vormen braam druppel en braam ovaal, wordt toewijzing van de vorderingen eigenlijk al onverantwoord. Vorderingen afgewezen.

4.4. Wie vorderingen in kort geding toegewezen wil krijgen, moet beginnen met duidelijkheid te verschaffen over de relevante feiten. Opvallend is dat [eiseres] met stelligheid, bij brief van 27 februari 2015, aan ’ [gedaagde] heeft bericht: “Uiteraard houdt cliënte ( [eiseres] , vzr.) de auteurs- (…) rechten op de door haar ontworpen designs.” Bij gebruik van termen als “uiteraard” (“het hoeft geen betoog dat” of “het kan niet zo zijn dat” vallen ook in die categorie) is onderzoek geïndiceerd naar feiten en omstandigheden die de met dergelijke termen aangekondigde conclusie daadwerkelijk kunnen dragen. De ervaring leert dat dat niet steeds het geval is.

4.8. Bij zoveel onduidelijkheid over de creatie van de [eiseres] oorbellen in de vormen braam druppel en braam ovaal, wordt toewijzing van de vorderingen van [eiseres] in kort geding op basis van een gesteld auteursrecht eigenlijk al onverantwoord.

4.12. Immers, de door [eiseres] ontworpen oorbellen vormen een combinatie van reeds op de markt beschikbare elementen, terwijl die elementen op een voor de hand liggende wijze met elkaar zijn gecombineerd. Hieruit volgt naar het oordeel van de voorzieningenrechter dat die combinatie onvoldoende oorspronkelijkheid bezit om te kunnen spreken van een werk in de zin van de Auteurswet. Gelet op het gemotiveerde verweer zijdens [gedaagde] , meer in het bijzonder de hiervoor reeds aangehaalde producties 6, 9 en 10 blijkt dat ovale of druppelvormige hangers (basiselementen) al vele jaren, ook vóór 2012 worden verkocht op de Nederlandse/Europese markt.

4.13. De subsidiaire grondslag kan [eiseres] evenmin baten. Ingevolge het bepaalde in artikel 27a Auteurswet kan [eiseres] haar vorderingen niet als licentienemer van haar Italiaanse leverancier instellen, nu dit op grond van dat artikel slechts is toegestaan indien zij dit recht heeft bedongen van de auteursrechthebbende. In dit kort geding kan niet worden vastgesteld dat de Italiaanse leverancier de auteursrechthebbende is op de (van de oorbellen deel uitmakende) basiselementen. Het Gasseltje heeft dat immers gemotiveerd betwist, terwijl de door [eiseres] in dat kader als productie 5 overgelegde distributieovereenkomst, meer in het bijzonder artikel 1.3. van die overeenkomst, daar geen uitsluitsel over geeft. Bovendien heeft [eiseres] in de dagvaarding en de producties de identiteit van de Italiaanse leverancier bewust geheim gehouden. De dagvaarding voldeed in zoverre niet aan de daaraan te stellen eisen, aangezien ’ [gedaagde] en de voorzieningenrechter daarmee in het ongewisse werden gelaten wiens rechten in het geding waren.

4.14. Ook van onrechtmatige - al dan niet systematische - nabootsing is geen sprake. Voor een geslaagd beroep op slaafse nabootsing, is vereist dat de [eiseres] oorbellen in uiterlijke zin een onderscheidend vermogen hebben ten opzichte van soortgelijke oorbellen op de markt. Het gaat daarbij om het totaalbeeld dat die producten oproepen bij een gemiddeld (kopers-)publiek. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat de [eiseres] oorbellen voormeld onderscheidend vermogen missen, althans [eiseres] heeft, tegenover de gemotiveerde betwisting daarvan door [gedaagde] onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de [eiseres] oorbellen een eigen plaats op de markt innemen en van andere, soortgelijke oorbellen, gemaakt van geregen glazen kraaltjes, aanmerkelijk verschillen, althans dat [gedaagde] het ontwerp van deze oorbellen aan de [eiseres] oorbellen heeft ontleend.