Vormgeving  

Gerechtshof Amsterdam 10 september 2013, ECLI:NL:GHAMS:2013:3471 (Cassina tegen Dimensione)
Uitspraak ingezonden door Ruby Nefkens en Anouschka van de Graaf, Van der Steenhoven advocaten N.V.
Zie eerder IEF 9110. Auteursrecht, merkenrecht. Dimensione heeft beroep ingesteld tegen de uitspraak van 14 juli 2010. Zij vordert dat het vonnis vernietigd wordt en de vorderingen van Cassina afgewezen. Dimensione stelt dat Cassina niet gemachtigd is om in eigen naam op te treden tegen Dimensione. Ook heeft Cassina volgens haar geen redelijk belang meer om verklaring van recht en inbreukverboden te vorderen. Beide grieven falen. Het hof bevestigt dat Dimensione inbreuk heeft gemaakt op de auteurs- en de merkenrechten van Cassina. De grief van Dimensione die ingaat op de schadeberekening slaagt. De omvang hiervan kan niet nauwkeurig worden vastgesteld. Gelet op het grote prijsverschil acht het hof het eerder geschatte percentage van klanten van Dimensione, die dezelfde modellen bij Cassina zouden hebben gekocht (50%), te hoog. Het hof zal bij de schadeberekening uitgaan van 33,33% ofwel een verhouding van 3:1 tussen door Dimensione gerealiseerde en door Cassina gemiste verkopen. De vorderingen in incidenteel beroep van Cassina worden afgewezen.

De beoordeling
3.2 Met grief 1 in het principaal appel bestrijdt Dimensione dat Cassina van La Fondation de exclusieve licentie heeft verkregen om het merk LE CORBUSIER te gebruiken alsook dat aan Cassina een volmacht is verleend om in eigen naam op te treden tegenn inbreuken op rechten van La Fondation, zoals de rechtbank onder 2.2 heeft overwogen. Volgens Dimensione heeft de licentieovereenkomst waarop Cassina zich heeft beroepen enkel betrekking op auteursrechten en niet op merkrecht.
3.3 Deze grief faalt. In de door Cassina c.s. als productie 3a overlegde licentieovereenkomst, zoals deze volgens Cassina c.s. moet worden gelezen en welke lezing door Dimensione vervolgens niet is bestreden, is door La Fondation en andere rechthebbenden aan Cassina het exclusieve recht verleend de onderhavige meubelmodellen onder de merknaam "I maestri le Corbusier" te fabriceren en te verkopen en is haar een volmacht verleend om in eigen naam, zonder tussenkomst van de rechthebbenden, op te treden tegen inbreuk op voornoemde auteurs- en merkrechten.

3.4 Grief 2 in het principaal appel strekt ten betoge dat Cassina c.s. geen redelijk belang (meer) hebben bij de gevorderde verklaring voor recht en de gevorderde inbreukverboden. Dimensione wijst erop dat op grond van het tussen partijen gewezen kortgedingvonnis van 12 februari 2009 haar website is geblokkeerd voor het Nederlandse internetpubliek en sindsdien niet meer toegankelijk is geweest voor in Nederland gelokaliseerde IP-adressen, en dat zij in elk geval sinds februari 2009 geen auteursrechtelijk of merkenrechtelijk relevant aanbiedingshandelingen via internet of anderszins heeft verricht op de Nederlandse markt. Volgens Dimensione heet de rechtbank ten onrechte nagelaten een en ander ni de feitenvaststelling te vermelden.

3.5 Ook deze grief treft geen doel. Uit de eigen stellingen van Dimensione vloeit voort dat zij de haar verweten handelingen heeft gestaakt op grond van de veroordelingen bij genoemd kortgedingvonnis, dat door dit hof bij arret van 22 september2009 is bekrachtigd. De daarbij getroffen voorlopige voorziening zou ingevolge art. 1019i Rv haar kracht verliezen wanneer niet binnen de in het vonnis gestelde termijn van zes maanden een eis in de hoofdzaak was gesteld. Het belang van Cassina c.s. bij het instellen van de onderhavige vorderingen is hiermee gegeven. (...)

Auteursrecht
3.11 (...) Daarbij is verder geoordeeld dat  het aanbod van Dimensione, ook indien dit inhoudt dat juridische levering en eigendomsoverdracht in Italië plaatsvindt, ertoe strekt de meubels op de Nederlandse markt ter beschikking te stellen en dat het gaat om een aanbod tot het feitelijk in het verkeer brengen in Nederland van de meubels, hetgeen moet worden aangemerkt als distributie in de zin van art. 4 ARI.
3.12 Dimensione bestrijd die beoordeling met haar grieven 4,5 en 6. (...)
3.13 Dit betoog houdt geen stand.

Merkenrecht
3.15 Met grief 7 bestrijdt Dimensione dat haar website, mailing en catalogus op Nederland zijn gericht. Zoals hierboven is overwogen gaat dit verweer niet op.
3.16 Voorts voert Dimensione tegen de haar verweten merkinbreuk het verweer dat zij op haar website en in haar mailing en catalogus de aanduidingen Le Corbusier en (Gerrit) Rietveld uitsluitend in beschrijvende zin gebruikt, te weten als verwijzing naar de ontwerpers van de door haar aangeboden meubelmodellen. Het gaat bij deze aanduidingen volgens Dimensione om de artistieke herkomst en niet om de commerciële herkomst van de meubels. (...) Zij gebruikt deze namen, die gelijk zijn aan dan wel overeenstemmen met de door Cassina c.s. ingeroepen merken, voor dezelfde waren als die waarvoor de merken zijn ingeschreven, en wel op zodanige wijze dat daardoor verwarring kan ontstaan bij het publiek omdat het publiek denkt dat het originele modellen betreft. Dimensione handelt aldus in strijd met art. 2.20 lid 1 sub b BVIE. (...)

Misleidende reclame
3.17 Zoals het hof hiervoor heeft overwogen is de handelwijze van Dimensione en het door haar gebezigde verkoopmodel aan te merken als distributie in de zin van art. 4 ARI en als auteursrechtinbreuk in Nederland. (...)
3.18 (...) De rechtbank heeft dit handelen terecht als onrechtmatig jegens Cassina c.s. aangemerkt.

Schade
3.23 De omvang van de schade kan niet nauwkeurig worden vastgesteld en het hof zal de schade daarom schatten op de wijze als bedoeld in artikel 6:97 BW. Evenals de rechtbank zoekt het hof daarbij aansluiting bij de opstelling die door Cassina c.s. is overlegd. De daarin gehanteerde winstmarges per meubelmodel bestaan uit een percentage van de 'ricavi netti', dat is het netto resultaat. (...) Gelet op het grote prijsverschil - de prijzen zijn bij Cassina ca. 2,5 á 4 keer hoger dan bij Dimensione - is het onwaarschijnlijk dat het om dezelfde doelgroepen gaat en dat 50% van de klanten van Dimensione dezelfde modellen bij Cassina zouden hebben gekocht wanneer deze niet door Dimensione waren (geïmiteerd en) aangeboden. Het hof acht daarom dit percentage te hoog geschat en zal bij de schadeberekening uitgaan van 33.33% ofwel een verhouding 3:1 tussen door Dimensione gerealiseerde en door Cassina gemiste verkopen.

Slotsom
4.1 In het principaal appel slagen de grieven 13 t/m 16. het ho zal het dictum sub 5.5 inzake de schadevergoeding opnieuw formuleren als hierna te melden en zal het vonnis in zoverre vernietigen. De overige grieven falen n het vonnis zal voor het overige worden bekrachtigd, zulks met aanpassing van het dictum sub 5.2.

Lees de uitspraak hier:
Rechtspraak.nl (link)
Rechtspraak.nl (pdf)
Afschrift HA ZA 09-33194 (pdf)

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 3 september 2013, zaaknr. HD 200.080.913/01 (Jean Cassegrain tegen Horsten Lederwaren)
Uitspraak ingezonden door Peter Claassen en Roderick Chalmers Hoynck van Papendrecht, AKD.
Auteursrecht. Inbreuk op de 'Pliages'-tas van Longchamp. In het eerste tussenarrest (IEF 11690) werd Longchamp op het auteursrechtdeel in het gelijk gesteld. Hier werd de vordering tot winstderving afgewezen. In het tweede tussenarrest is de reputatieschade ex aequo et bono vastgesteld op €30.000, - , met inachtneming van de inferieure kwaliteit van de Horstentas omdat deze afdoet aan de exclusiviteit van de Longchamp-tas. De reputatieschade werd berekend met een Vaste Verreken Prijs (VVP). Nu beide partijen van bewijslevering hebben afgezien, is het voorlopige oordeel van het hof definitief geworden. Ofschoon het aanbod van Horsten veel te mager was - winstafdracht tot een bedrag van €1.239,43 - moet geconstateerd worden dat de eis van Longchamp zo onredelijk hoog was, dat deze elke mogelijkheid van een onderling vergelijk blokkeerde. Bij deze stand van zaken is compensatie van de proceskosten op haar plaats. Van het oorspronkelijk gevorderde schadebedrag wordt om en nabij 10% toegewezen (ad €30.000).

14.2 In het tussenarrest van 14 augustus 2012 (red. IEF 11690) heeft het hof overwogen en beslist:
- dat de Pliages-tas auteursrechtelijk beschermd is
- dat Longchamp auteursrechthebbende is en dat Cassegrain, als hij al ooit auteursrechthebbende is geweest, dat in elk geval thans niet of niet meer is
- dat de tas van Horsten inbreuk maakt op de auteursrechten van Longchamp op de Pliages-tas
- dat Longchamp haar rechten om tegen Horsten op te treden niet heeft verwerkt
- dat de vordering van Longchamp tot vergoeding van schade in de vorm van winstderving dient te worden afgewezen

14.3 In het tussenarrest van 4 april 2013 (link) waren nog aan de orde: schade aan exclusiviteit en winstafdracht.Ook was nog aan de orde de eis als omschreven onder punt 3 van de appeldagvaarding (rekening en verantwoording en accountantscontrole, maar die eis werd door het hof niet meer toewijsbaar geacht.

 14.4 Het hof begrootte de te vergoeden reputatieschade op €30.000,-. De af te dragen winst werd door het hof als volgt berekend:.
- 3023 verkochte inbreukmakende tassen
- inkoopprijs €1,42
- Vast Verreken Prijs (VVP) €2,13
- verkoopprijs € 3,14
- winst per tas € 1,01
- totale af te dragen winst € 3.053,23 

14.6
In het tussenarrest is vermeld dat van de in de appeldagvaarding onder C 1) tot en met 7) geformuleerde vorderingen de navolgende vorderingen (in grote lijnen) al dan niet toewijsbaar zijn:
- vorderingen sub 1) en 2); verklaringen voor recht en gebod tot staking inbreuk: toewijsbaar
- vordering sub 3); rekening en verantwoording: niet toewijsbaar
- vordering sub 4); dwangsom: toewijsbaar voor zover het betreft vordering sub 2); niet toewijsbaar voor zover het betreft vordering sub 3)
- vordering sub 5); aantasting exclusiviteit: voor een klein deel toewijsbaar
- vordering sub 6); winstafdracht: toewijsbaar
- vordering sub 7); gederfde winst: niet toewijsbaar

Proceskosten:
14.8. In het tussenarrest is te dien aanzien, kort gezegd, overwogen dat Horsten op inhoudelijke punten als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij moet worden aangemerkt, maar dat Longchamp als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij moet worden aangemerkt als het gaat om de hoogte van haar vorderingen; van het oorspronkelijk gevorderde bedrag zal slechts om en nabij 10& worden toegewezen.

En ofschoon het aanbod van Horsten veel te mager was - winstafdracht tot een bedrag van €1.239,43 - moet geconstateerd worden dat de eis van Longchamp zo onredelijk hoog was, dat deze elke mogelijkheid van een onderling vergelijk blokkeerde.

14.9. Bij deze stand van zaken is compensatie van  de proceskosten op haar plaats.

15. De uitspraak
Het hof:
vernietigt de vonnissen waarvan beroep;
verklaart voor recht dat de door Horsten verhandelde tas, productnummer 973970, inbreuk maakt op de auteursrechten van Longchamp ter zake het Pliages-model;
beveelt Horsten met onmiddellijke ingang na betekening van dit arrest te staken en gestaakt te houden iedere inbreuk op de aan Longchamp toekomende auteursrechten, meer in het bijzonder te staken en gestaakt te houden iedere openbaarmaking van verveelvoudigingen van het Pliages-model, waarbij onder verveelvoudiging en openbaarmaking mede dient te worden verstaan het (doen) invoeren, het (doen) verkopen, het te kopen (doen) aanbieden, het (doen) leveren, het (doen) gebruik dan wel het in voorraad (doen) hebben voor een van deze doeleinden van tassen waarin dit model is verwerkt;

bepaalt dat Horsten een dwangsom verbeurt van €2.500,-- per dag of gedeelte daarvan waarop Horsten geheel of gedeeltelijk in strijd handelt met vorenomschreven bevel, met dien verstande dat aan dwangsommen niet meer verbeurd zal worden dan €50.000,--;

gebiedt Horsten binnen vier werken na betekening van dit arrest de door Longchamp geleden schade vanwege de aantasting van de exclusiviteit van haar auteursrecht aan haar te vergoeden ter hoogte van een bedrag van €30.000,--, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 28 februari 2005 tot aan de dag der voldoening;

gebiedt Horsten binnen vier weken na betekening van dit arrest aan Longchamp een bedrag te voldoen ter zake van de door haar met de verkoop van de inbreukmakende tassen genoten winst, begroot op €3.053,23, te vermeerderen met de wettelijke rente van 27 september 2005 tot de dag der voldoening;

Tussenarrest 2:
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 9 april 2013, zaaknr. HD 200.080.913/01 (Jean Cassegrain tegen Horsten Lederwaren)

11.11 Wat de reputatieschade betreft:
11.11.1. Longchamp is een rechtspersoon en drijft een commerciële onderneming. Dat betekent dat reputatieschade vooral een rol speelt indien de inbreuk op termijn, eventueel financieel nadelige consequenties kan inhouden doordat er minder omzet of minder winst kan worden gemaakt en/of doordat het aangetaste merk minder goed in staat is opbrengsten en winsten te genereren. In hoeverre daarvan daadwerkelijk sprake zal of kan zijn laat zich zelfden met enige mate van zekerheid vast stellen, laat staan dat de omvang daarvan zou kunnen worden gekwantificeerd.

Niettemin is het niet bij voorbaat onwaarschijnlijk dat dergelijke schade zich kan voordoen, en het is deze inbreuk op het merk geweest welke met zich brengt dat nooit meer nagegaan zal kunnen worden hoe de waarde van het merk zich ontwikkeld zou hebben als deze inbreuk niet had plaats gevonden. Dit alles maakt dat het redelijk is enig bedrag bij wijze van reputatieschade toe te kennen.

Het is het hof bekend dat het in de rechtspraak niet ongebruikelijk is om hiervoor een bedrag per verkocht inbreukmakend product te rekenen. Dit is in zoverre zinvol, dat het voor de hand ligt dat reputatieschade groter zal zijn naarmate er meer inbreukmakende producten worden verkocht. Maar bij gebreke van enige toelichting ontgaat het het hof, waarom daarbij noodzakelijkerwijs sprake zou zijn van een lineaire relatie.

11.12. Voorts dient bedacht te worden dat de kwaliteit van de inbreukmakende tas in twee opzichten van belang kan zijn voor de reputatieschade. 

Enerzijds geldt voor de onderhavige tas, dat deze weliswaar inbreukmakend is geacht, maar qua afmetingen en qua afwerking tegelijk ook weer zo anders is dan de beschermde tas, dat niet alleen van verdringing op de markt geen sprake zal zijn, maar ook dat de inferieure kwaliteit van de Horstentas niet in negatieve zin zal afstralen op de tas van Longchamp. Dat maakt de reputatieschade mogelijk geringer.

Anderzijds geldt voor de Horstentas dat deze zo goedkoop is, dat deze veelal, althans mede, zal worden aangeschaft door een publiek waarmee Longchamp zich nu juist niet wil identificeren. Dat maakt de reputatieschade mogelijk groter.

11.13
Rekening houdende met de voorgaande facetten begroot het hof de reputatieschade ex aequo et bono op een bedrag, groot €30.000,--.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 27 augustus 2013, ECLI:NL:GHARL:2013:6389 (KMG Asia B.V. tegen VDW International BVBA c.s.)
Uitspraak ingezonden door Ernst-Jan Louwers en Pieter de Laat, Louwers IP|Technology Advocaten.
In navolging van IEF 11235. Volgens VDW c.s. zou KMG inbreuk maken op haar auteursrechten. KMG heeft dit betwist en gesteld dat de Fun City onderscheidend vermogen mist en geen eigen plaats op de markt inneemt, terwijl er evenmin sprake is van verwarringsgevaar. Bij vonnis van 25 april 2012 heeft de rechtbank geoordeeld dat de Fun City geen auteursrechtelijke bescherming geniet. De vorderingen van VDW c.s. zijn op grond van slaafse nabootsing toegewezen. KMG heeft hiertegen beroep ingesteld. De meest verstrekkende stelling van KMG houdt in dat er geen plaats is voor slaafse nabootsing omdat het uiterlijk van de Fun City overwegend technisch en functioneel is bepaald.

Het hof kan KMG hierin niet volgen. Er wordt hierdoor geen recht gedaan aan de in de rechtspraak ontwikkelde bescherming tegen slaafse nabootsing van stoffelijke producten. Het hof oordeelt dat sprake is van een onderscheidend vermogen van de Fun City door zijn verschijningsvorm. Zij stelt evenwel vast dat er sprake is van verwarringsgevaar en dat de kermisexploitant de Treasure Island aanziet als een goedkopere variatie van de Fun City van VDW c.s.. Het hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep.

3.6. Het hof overweegt hierover als volgt. Voor zover KMG bedoelt te betogen dat nabootsing van een voorwerp waarvan de vormgeving overwegend technisch en functioneel is bepaald nimmer onrechtmatig kan zijn, kan KMG daarin niet worden gevolgd. Naar het oordeel van het hof wordt met die stelling geen recht gedaan aan de in rechtspraak ontwikkelde bescherming tegen slaafse nabootsing van stoffelijke producten. Het in de rechtspraak door de Hoge Raad ontwikkelde leerstuk van ongeoorloofde nabootsing betreft immers juist ook producten waarvan de vormgeving sterk door technische en functionele eisen is bepaald, zoals raamuitzetters, koppelingen voor bouwsteigers, klerenhangers, stapelschalen en lego steentjes. Uit de rechtspraak van de Hoge Raad volgt dat nabootsing van een stoffelijk product dat niet (langer) wordt beschermd door een absoluut recht van intellectuele eigendom in beginsel weliswaar vrijstaat, maar dat dit beginsel uitzondering lijdt wanneer door die nabootsing verwarring bij het publiek valt te duchten en de nabootsende concurrent tekortschiet in zijn verplichting om bij dat nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van zijn product, mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat.

3.11. (...) Onderscheidend vermogen in het door de Hoge Raad ontwikkelde leerstuk van slaafse nabootsing heeft een andere betekenis dan onderscheidend vermogen in het merkenrecht en eigen karakter of oorspronkelijkheid in et modellen- respectievelijk het auteursrecht. (...) In het licht van hetgeen hierover onder 3.6 is overwogen, past daarbij niet dat functioneel en technische bepaalde elementen worden weggedacht.

Verplichting andere weg in te slaan

3.16. Met dit standpunt miskent KMG evenwel dat in de door Hoge Raad ontwikkelde rechtspraak is bepaald dat de mogelijkheid om een andere weg in te slaan, zonder daarmee afbreuk te doen aan de deugdelijkheid en de bruikbaarheid van het product, de verplichting meebrengt dit ook te doen (...) (vgl. HR 15 maart 1968, NJ 1968, 268, Plastic Stapelschalen). Er bestond voor KMG, zoals zij zelf ook ten pleidooi heeft toegegeven, geen door deugdelijkheid en bruikbaarheid bepaalde noodzaak om de hiervoor onder 3.14 genoemde vormgevingselementen van de Fun City één-op-één over te nemen.

Verwarringsgevaar

3.19 (..) Het enkel aanbrengen van de vermelding KMG neemt het gevaar voor verwarring dus niet weg. Het feit dat de Treasure Island lager is geprijsd dan de Fun City maakt dit niet anders. Het is zeer wel mogelijk dat de kermisexploitant de Treasure Island aanziet als een goedkopere variatie van de Fun City van VDW c.s.

Lees de uitspraak hier:
Rechtspraak.nl (link)
ECLI:NL:GHARL:2013:6389 (pdf)
HA ZA 10-691(afschrift)

Op andere blogs:
DirkzwagerIEIT (Vergaande bescherming van productvormgeving)

Rechtbank Amsterdam 3 juli 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:5211 (Charly en Chaplin-stoelen)
Auteursrecht. Merkenrecht. Slaafse nabootsing. Zie ook IEF 5590 en IEF 11813.
Rechtspraak.nl: [naam 1] brengt door [naam 3] ontworpen stoelen onder de namen Charly en Chaplin op de markt. [naam 2] koopt partijen tweedehands Charly en Chaplin stoelen op, herstoffeert en herstelt ze zonodig, en biedt ze vervolgens te koop aan. De vordering van [naam 1] tot een verbod op deze handelwijze wordt door de rechtbank afgewezen.

Op het auteursrecht komt [naam 1] geen beroep meer toe. [naam 1] heeft in 1988 de betreffende stoelen als Beneluxmodel gedeponeerd, zonder de indertijd vereiste verklaring tot behoud van het auteursrecht te deponeren. Door het verloop van de termijn voor de modelbescherming is daardoor onder het toen geldende recht het auteursrecht in beginsel vervallen. Bij een rechtsreeks beroep op de BC komt aan de maker van een werk van toegepaste kunst, indien naar nationaal recht het auteursrecht is vervallen, slechts de in de BC verleende minimumbescherming van 25 jaar toe. Die termijn is inmiddels verstreken.

Ook op grond van het merkenrecht kan [naam 1] geen verbod krijgen, nu het gaat om door de merkhouder zelf in het verkeer gebrachte exemplaren. Weliswaar zijn die exemplaren bewerkt, maar [naam 2] heeft er alles aan gedaan om duidelijk te maken dat de betreffende exemplaren niet onder toezicht van [naam 1] zijn gereviseerd. In die omstandigheden kan [naam 1] zich tegen de verdere verhandeling niet verzetten. Wel wordt merkinbreuk aangenomen ten aanzien van een door [naam 2] verkocht niet authentiek exemplaar.

4.2. Auteursrecht
4.2.7. (...) De B.C. geeft voor werken van toegepaste kunst die hun oorsprong in en andere verdragsstaat hebben een minimumbescherming van 25 jaar. De B.C. verlangt niet dat aan buitenlandse werken een langere beschermingstermijn wordt verleend dan de in de conventie opgenomen minimumtermijn, indien aan binnenlandse werken geen grotere bescherming wordt verleend.
4.2.8. Uit het voorgaande volgt dat de beschermingstermijn onder het auteursrecht van de Charly maximaal 25 jaren was, zodat deze termijn 25 jaar na 1983, derhalve in 2008, is verstreken. Voor zover de vorderingen van [naam 1] hun grondslag vinden in het auteursrecht zullen ze dus moeten worden verworpen.

4.3. Merkenrecht I
4.3.3. Dat de toestand van de waren gewijzigd is, kan niet worden betwist. De Charlys die [naam 2] in het verkeer brengt zijn van een geheel nieuwe bekleding voorzien en veelal ook van een nieuwe schuimvulling en onder omstandigheden zijn er ook ander herstelwerkzaamheden aan verricht. Uitgangspunt is blijkens de jurisprudentie van het Benelux Gerechtshof (6 november 1992, NJ 1993, 454) dat het wederverkopen van gereviseerde waren die zijn voorzien van het oorspronkelijke merk en het in de handel brengen van waren onder dat merk, handelingen vormen waartegen de merkhouder zich kan verzetten. Daarop zijn uitzonderingen mogelijk, een belangrijke eis daarbij is dat degene die de gereviseerde waren verhandelt bij die verhandeling alles doet wat redelijkerwijs mogelijk is om duidelijk te maken dat het gaat om niet onder controle van de merkhouder gereviseerde waren. Opmerking verdient dat [naam 2] de Charlys weliswaar als van [naam 1] afkomstige waren aan het publiek aanbiedt, maar dat de Charlys na revisie niet zijn voorzien van het merk [naam 1]. Bovendien blijkt uit de overgelegde advertenties zonneklaar dat [naam 2] er geen misverstand over laat bestaan dat er sprake is van door haar geherstoffeerde exemplaren. Ter comparitie heeft [naam 2] ook gesteld, en is door [naam 1] niet betwist, dat de geherstoffeerde Charlys als ze door [naam 2] in het verkeer worden gebracht steeds zijn voorzien van een label waarop duidelijk is vermeld dat het om door [naam 2] geherstoffeerde exemplaren gaat. [naam 1] heeft nog wel aangevoerd dat zo’n label na de verkoop van het meubel kan losraken, waardoor “post sale” verwarring zou kunnen ontstaan, maar naar het oordeel van de rechtbank kan dat niet afdoen aan de omstandigheid dat [naam 2] daarmee heeft gedaan wat redelijkerwijs mogelijk is om duidelijk te maken dat het gaat om niet onder controle van de merkhouder gereviseerde waren.
4.3.4. De conclusie moet dan zijn dat de op het merkrecht gegronde vorderingen van [naam 1] moeten worden afgewezen, voor zover deze betrekking hebben op door [naam 2] geherstoffeerde oorspronkelijk door [naam 1] in de Europese Gemeenschap of de Europese Economische Ruimte in het verkeer gebrachte exemplaren.

4.4. Merkenrecht II
4.4.3. Voor zover de vordering van [naam 1] ziet op een verbod aan [naam 2] tot het in het verkeer brengen onder het teken [naam 1] van niet door [naam 1] in de Europese Gemeenschap of de Europese Economische Ruimte in het verkeer gebrachte meubelen van het type Charly of Chaplin zal deze worden toegewezen. Nu tegen de hoofdelijke veroordeling geen verweer is gevoerd, komt de vordering ook op dit punt voor toewijzing in aanmerking. De rechtbank zal de gevorderde dwangsom beperken en maximeren als in het dictum vermeld.
4.4.4. Niet gesteld of overigens aannemelijk is geworden dat [naam 2] meer niet-originele exemplaren in het verkeer heeft gebracht of thans in voorraad heeft dan de aan [naam 1] geleverde Chaplin en de aangetroffen poef. De rechtbank zal om die reden de vordering tot afgifte beperken tot de poef en de overige nevenvorderingen afwijzen.

4.5. Slaafse nabootsing
4.5.1. Tot slot heeft [naam 1] haar vorderingen nog doen steunen op onrechtmatige daad. Daartoe heeft [naam 1] gesteld dat de geherstoffeerde exemplaren moeten worden aangemerkt als slaafse nabootsingen van de door [naam 1] op de markt gebrachte meubelen.
4.5.2. De vorderingen van [naam 1], voor zover gegrond op slaafse nabootsing kunnen niet slagen. De door [naam 2] in het verkeer gebrachte Charly en Chaplin zijn immers geen nabootsingen van door [naam 1] op de markt gebrachte meubelen, maar gereviseerde originelen, zoals hiervoor onder 4.3 beschreven.

5 De beslissing

De rechtbank
5.1. veroordeelt [naam 2] hoofdelijk binnen 24 uur na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op het onder nummer 0491696 ingeschreven Benelux woordmerk [naam 1] van [naam 1] Holding B.V. te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder te staken en gestaakt te houden het onder het merk [naam 1] verkopen of ter verkoop aanbieden of anderszins in het verkeer brengen van stoelen van het type Charly of Chaplin, zoals in dit vonnis in r.o. 2.2 afgebeeld, die niet door of met toestemming van de merkhouder [naam 1] Holding B.V. in de Europese Gemeenschap of de Europese Economische Ruimte in het verkeer zijn gebracht, zulks op verbeurte van een dwangsom van € 1.000,00 per overtreding of naar keuze van [naam 1] Holding B.V. voor ieder dag dat de overtreding voortduurt, met een maximum van € 25.000,00;
5.2. veroordeelt [naam 2] hoofdelijk binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis aan [naam 1] af te geven de niet door of met toestemming van [naam 1] Holding B.V. in de Europese Gemeenschap of de Europese Economische Ruimte in het verkeer gebrachte, poef, bedoeld in r.o.4.4.1. van dit vonnis, zulks op verbeurte van een dwangsom van € 100,00 per dag dat [naam 2] nalatig is aan dit deel van het vonnis te voldoen, tot een maximum van € 5.000,00;
5.3. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
5.4. wijst af het meer of anders gevorderde;
5.5. compenseert de proceskosten, aldus dat ieder partij de eigen kosten draagt.

Lees de uitspraak hier:
Rechtspraak.nl (link)
ECLI:NL:RBAMS:2013:5211 (pdf)

Rechtbank Gelderland 23 juli 2013, ECLI:NL:RBGEL:2013:2406 (B.Loved Jewels B.V. tegen Yehwang Product Imports International B.V.)
B.Loved ontwerpt en verhandelt kleding en modeaccessoires, waaronder de zogenaamde I LOVE sjaal. Op de markt zijn sjaals verschenen die te koop worden aangeboden als een 'B.Loved inspired scarf'. B.Love heeft Yehwang in rechte betrokken, aangezien laatstgenoemde volgens haar inbreuk maakt op haar auteursrecht.

Volgens de rechtbank komt eventuele auteursrechtelijke bescherming aan op de ontwerpkeuzes binnen het zig-zag of chevron thema. De totaalindruk van de beide sjaals stemt overeen, aldus de rechtbank. Alleen wanneer beide sjaals naast elkaar worden gelegd en grondig geïnspecteerd, zijn verschillen te ontdekken, welke echter niet zodanig zijn dat de sjaals niet dezelfde totaalindruk maken. Zelfs als ze naast elkaar liggen. De sjaal van Yehwang maakt inbreuk op het auteursrecht van B.Loved met betrekking tot de Grey I LOVE sjaal. De vorderingen worden toegewezen.

4.9. Het vorenstaande leidt tot de vraag of de gewraakte sjaal inbreuk maakt op het auteursrecht van B.Loved op de Grey I LOVE sjaal. Daarbij komt het aan op een totaalindruk van de beide sjaals. De auteursrechtelijk beschermde trekken of elementen van de Grey I LOVE sjaal zijn daarbij bepalend. Geconstateerd kan worden dat voor de gewraakte sjaal in overwegende maket de hiervoor genoemde creatieve keuzes aangaande het terugkerende banen-, kleuren- en stofpatroon van de Grey I LOVE sjaal zijn overgenomen. Alleen wanneer de beide sjaals naast elkaar worden gelegd e grondig geïnspecteerd, is waar te nemen dat in het terugkerende banenpatroon van de gewraakte sjaal een beperkt aantal extra smalle banen is verwerkt en dat een beperkt aantal banen een enigszins afwijkende kleur heeft ten opzichte van de Grey I LOVE sjaal. Deze verschillen zijn echter niet zodanig dat de sjaals niet dezelfde totaalindruk maken, zelfs als ze naast elkaar liggen.

4.10. Nu de totaalindruk van de beide sjaals overeenstemt, maakt de gewraakte sjaal dan ook inbreuk op het auteursrecht van B.Loved met betrekking tot de Grey I LOVE sjaal. Dat leidt ertoe dat de vorderingen kunnen worden toegewezen, op de navolgende wijze, met beperking van de dwangsom. B.Loved heeft ook belang bij toewijzing van de vorderingen. Yehwang heeft namelijk niet betwist dat de gewraakte sjaal voor een veel lagere prijs wordt verkocht dan de Grey I LOVE sjaal. Aannemelijk is dat, zoals B.Loved heeft aangevoerd, de Grey I LOVE sjaal daardoor exclusiviteit verliest, B.Loved haar Grey I LOVE sjaals veel moeilijker kan afzetten op de markt, en zij als gevolg hiervan schade lijdt.

5 De beslissing
De voorzieningenrechter

5.1. beveelt Yehwang binnen twee dagen na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op de auteursrechten van B.Loved op de Grey uitvoering van de I LOVE sjaal te staken en gestaakt te houden, waaronder mede begrepen ieder verveelvoudigen, openbaarmaken, (doen) produceren, aanbieden, afbeelden, verhandelen, verkopen, leveren, importeren en exporteren van de gewraakte sjaal;

5.2. beveelt Yehwang binnen tien dagen na betekening van dit vonnis alle exemplaren van de gewraakte sjaal die zij aan bedrijfsmatige afnemers (niet zijnde individuele consumenten) heeft geleverd, terug te nemen, althans daar weg te (doen) halen, zo nodig door deze terug te kopen, en de advocaat van B.Loved eveneens binnen deze termijn volledige informatie te verschaffen over het aantal sjaals dat bij afnemers is teruggehaald, gespecificeerd per afnemer;

5.3. beveelt Yehwang binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis alle door haar in voorraad gehouden exemplaren van de gewraakte sjaal, inclusief alle conform het gevorderde sub 5.2 teruggenomen exemplaren, op eigen kosten en onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder te (doen) vernietigen en daarvan binnen twee dagen na de vernietiging een door een deurwaarder opgesteld proces-verbaal van constatering, gespecificeerd naar aantal en soort, aan de advocaat van B.Loved te verschaffen;

5.4. beveelt Yehwang binnen tien werkdagen na betekening van dit vonnis aan de advocaat van B.Loved een volledige en door een registeraccountant (op basis van eigen onafhankelijk en zelfstandig onderzoek) gecontroleerde en gespecificeerde, schriftelijke opgave te doen, vergezeld van alle documenten ter staving van die opgave, waaronder orders, orderbevestigingen, facturen en afschriften van andere in- en verkoopbescheiden, van alle volgende gegevens:

(...)

Lees de uitspraak hier:
Rechtspraak.nl (link)
ECLI:NL:RBGEL:2013:2406 (pdf)

Hof Den Haag 13 augustus 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:3356 (Bang & Olufsen tegen Loewe)
Uitspraak ingezonden door Frank Eijsvogels en Marlou van de Braak, Hoyng Monegier LLP.
In navolging van IEF 12256.
Modelrecht. Auteursrecht. Beschermingsomvang. Proceskosten. B&O is houdster van het Gemeenschapsmodel 001595521-0001  voor ‘Televisietoestellen’. Loewe c.s. heeft haar nieuwste flatscreentelevisie, de Loewe Reference ID, gepresenteerd. ‘ID’ staat voor ‘Individual Design’. Beide televisies kunnen worden aangepast aan de omgeving en de eigen smaak of aan de (woon)stijl van de consument.

In het vonnis in kort geding zijn de vorderingen van B&O afgewezen. B&O is in hoger beroep gekomen en heeft daarbij elf grieven aangevoerd. Het hof vernietigt het vonnis in zoverre dat de proceskosten (voor een deel) opnieuw worden begroot en bekrachtigt het vonnis voor het overige. De beschermingsomvang leidt niet tot een inbreuk op het model- en/of het auteursrecht van B&O. Gelet op de afstand die het model neemt tot het vormgevingserfgoed zal de Reference ID op de geïnformeerde gebruiker een andere algemene indruk maken.

De grieven 1 tot en met 6 hebben betrekking op de afwijzing van de vordering gegrond op het modelrecht. In grief 7 klaagt B&O over het buiten beschouwing laten van stukken door de voorzieningenrechter. De grieven 8 en 9 zien op het auteursrecht. Met grief 10 beoogt B&O het geschil in volle omvang aan het hof voor te leggen. Grief 11 ten slotte betreft de hoogte van de in eerste aanleg aan Loewe toegewezen proceskosten.

De Processuele grief
5. In grief 7 beklaagt B&O zich erover dat de voorzieningenrechter bij pleidooi door B&O overgelegde stukken buiten beschouwing heeft gelaten. Behandeling van grief 7 kan achterwege blijven. De desbetreffende stukken zijn in hoger beroep alsnog overlegd, B&O mist belang.

Het modelrecht
Grief 1: de geïnformeerde gebruiker
8. De door de voorzieningenrechter gehanteerde omschrijving van de geïnformeerde gebruiker is juist. (...) De toevoeging van de voorzieningenrechter (in navolging van dit hof in zijn hiervoor genoemde arrest in de zaak Apple/Samsung, rov. 9.2.) dat de aldus tot uitgangspunt genomen kennis en het aandachtsniveau van de geïnformeerde gebruiker tot gevolg heeft dat eerder moet worden aangenomen dat het model/voortbrengsel een andere algemene indruk wekt, heeft geen andere strekking dan dat het in aanmerking nemen, door de geïnformeerde gebruiker, van detailverschillen, er eerder toe kan leiden dat het model ten opzichte van het model/de modellen of het voortbrengsel/de voortbrengselen waarmee het vergeleken wordt een andere algemene indruk maakt, dan wanneer een en ander zou worden bezien vanuit het perspectief van de redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende gemiddelde consument die een model als geheel waarneemt en niet op de verschillende details ervan let. In zoverre faalt de grief.

12. De (red. tweede) grief faalt. Degene die een modelregistratie verricht beoogt daarmee het uiterlijk van (een deel van) een voortbrengsel te beschermen tegen navolging. Het is aan hem om te bepalen welke kenmerken van het voortbrengsel hij aldus onder bescherming wil stellen. (...) Voor zover B&O bedoelt te betogen dat het haar vrijstaat een beroep te doen op één model uit een meervoudig depot, stuit dat betoog daarop af dat in het onderhavige geval geen sprake is van een meervoudig depot (een depot van meerdere modellen), maar van een enkelvoudig depot waarin meerdere afbeeldingen van het model zijn opgenomen.

14. (...) Voor zover B&O aanvoert dat het 'normaal gebruik' beperkt is tot het frontaal voor de televisie zitten, verwerpt het hof dat betoog. Het hof acht het aannemelijk dat de geïnformeerde gebruiker, wanneer deze televisie kijkt, dat niet alleen frontaal, maar ook (wel eens) schuin voor de televisie zal doen. Daarnaast acht het hof aannemelijk dat normaal gebruik tevens omvat de waarneming van de televisie wanneer deze is uitgeschakeld, derhalve als onderdeel van het interieur. Alsdan zijn, ongeacht de wijze van plaatsing (hangend of staand), over het algemeen ook de zijkanten zichtbaar. Wanneer de televisie niet is opgehangen, maar neergezet, kan - afhankelijk van de wijze van neerzetten in meer of mindere mate - ook de achterzijde zichtbaar zijn. Iets anders is dat de aard van het voortbrengsel (een televisie) meebrengt dat het aanzicht van de voorzijde bij de geïnformeerde gebruiker relatief meer gewicht in de schaal zal leggen. Maar dat dit 'vele malen meer' zou moeten zijn, of doorslaggevend, is onjuist. In zoverre falen de grieven 2 en 3.

Grieven 3 tot en met 6: beschermingsomvang; inbreuk?
22. (...) Hoewel zeker vernieuwend, met name waar het de nieuwe elementen van de kenmerken C en D en de combinatie met kenmerk B betreft, acht het hof de afstand van het model tot het vormgevingserfgoed, in het bijzonder tot de BeoVision 5 en 9, (het eigen karakter van het model) niet zodanig dat aan het model een ruime beschermingsomvang zou moeten worden toegekend. Daarbij neemt het hof in aanmerking dat, anders dan B&O betoogt, niet aannemelijk is geworden dat de vrijheid van de ontwerper beperkt was. Het vormgevingserfgoed laat zien dat er geen noodzaak was om voor een rechthoekige vorm te kiezen, ook niet bij toepassing van een breedbeeldscherm. Het hof ziet overigens ook geen aanleiding om, zoals Loewe bepleit, een geringe beschermingsomvang aan het model toe te kennen.

De Reference ID; inbreuk?
23. (...) Aldus ontbreken in de Reference ID de kenmerken die het model onderscheiden van het vormgevingserfgoed. De verschillen zijn daarbij zodanig, dat, naar 's hofs voorlopig oordeel, de Reference ID - gelet op de afstand die het model neemt tot het (meest relevante) vormgevingserfgoed - op de geïnformeerde gebruiker een andere algemene indruk zal maken, met andere woorden: buiten de beschermingsomvang van het model blijft. Daarbij kan de betekenis van het zogenaamde 'Loewe-oog' in het midden blijven.

24. Gelet op het voorgaande is ook het hof van oordeel dat Loewe met de Reference ID geen inbreuk maakt op de rechten van B&O uit hoofde van het model. De grieven 3 en 4 tot en met 6 falen dus.

Grieven 8 en 9: het auteursrecht
25. In haar achtste grief bestrijdt B&O het oordeel van de voorzieningenrechter dat B&O niet aannemelijk heeft gemaakt dat zij auteursrechthebbende is op de BeoVision 10. Ter onderbouwing van haar stelling dat zij die hoedanigheid wel degelijk heeft, heeft B&O een aantal stukken overlegd. Loewe erkent dat op basis van deze stukken kan worden aangenomen dat B&O het auteursrecht op de BeoVision 10 heeft. De grief slaagt dus, zodat alsnog onderzocht dient te worden of Loewe met de Reference ID inbreuk maak op het auteursrecht van B&O op de BeoVision 10.

31. (...) Ook indien alle kenmerken tezamen in aanmerking worden genomen, maakt de Reference ID naar 's hofs voorlopig oordeel een andere totaalindruk dan de BeoVision 10. Van inbreuk op het auteursrecht is aldus naar Nederlands recht geen sprake. Wat betreft het recht van andere EU-landen gaat het hof ervan uit dat hierin op het punt van de inbreukvraag geen strengere maatstaven worden aangelegd (gelijkheidsvermoeden). B&O heeft het tegendeel niet gesteld, laat staan aannemelijk gemaakt. Grief 9 faalt dus.

Grieven 10 en 11 en de eisvermeerdering
32. Grief 10, waarmee beoogd wordt het geschil in volle omvang aan het hof voor te leggen, mist zelfstandige betekenis en behoeft om die reden geen bespreking.

36. (...) Bij gebreke van een uitsplitsing van de (met de inschakeling van Duitse advocaten gemoeide) kosten over de onder i), ii) en iii) genoemde verweren, zal het hof de kosten terzake van het verweer i) begroten op ongeveer een derde, te weten € 10.000,-. Het hof zal de proceskostenveroordeling in eerste aanleg met dat bedrag verminderen. In zoverre slaagt de grief.

Beslissing

Het hof
in het principale beroep:
vernietigt het vonnis waarvan beroep voor zover B&O daarin is veroordeeld tot betaling van een bedrag van € 110.456,51 aan proceskosten en, in zoverre opnieuw recht doende:
veroordeelt B&O in de kosten van het geding in eerste aanleg en begroot deze tot op 21 januari 2013 aan de zijde van Loewe op een bedrag van € 100.456,51;
bekrachtigt het vonnis voor het overige;
wijst af het in hoger beroep anders of meer gevorderde;
veroordeelt B&O in de kosten van het hoger beroep, aan de zijde van Loewe begroot op € 146.511,53;
verklaart dit arrest wat betreft de kostenveroordelingen uitvoerbaar bij voorraad.

Lees de uitspraak hier:
Rechtspraak.nl (link)
ECLI:NL:GHDHA:2013:3356 (pdf)
KG ZA 12-1331 (afschrift)

Op andere blogs:
DirkzwagerIEIT (Hof Den Haag geeft uitleg over modellenrecht)

Rechtbank Den Haag 7 augustus 2013, HA ZA 13-18 (Lyie Sarl tegen Blitz Trading c.s.)
Uitspraak ingezonden door Olav Schmutzer, Certa Legal Advocaten.
Auteursrecht. Proceskosten (hoofdelijkheid). Lyie is een Franse onderneming die onder het merk Vanrycke zilveren en gouden sieraden ontwerpt, produceert en verhandelt. Lyie heeft een hanger voor een ketting ontworpen. Blitz Trading exploiteert detailhandelszaken die sieraden verkopen en heeft 'Heart to Get BV' opgericht. Heart to Get v.o.f. (de voorganger van de BV) heeft in 2012 een ketting op de markt gebracht. Gedaagde sub 1 drijft een winkel in sieraden, accessoires onder de naam Sisters, zij bood de Heart to Get hanger te koop aan via haar website.

De rechter oordeelt dat tussen de Lyie hanger en de Heart to Get hanger op zoveel punten overeenstemming bestaat, dat dit het vermoeden van ontlening wettigt. Daartegenover hebben Blitz Trading c.s. onvoldoende gemotiveerd dat de Heart to Get ketting een zelfstandig ontwerp is. De rechter beveelt Blitz Trading c.s. om inbreuk op de auteursrechten op de Lyie hanger te staken, schriftelijke opgave te doen en veroordeelt Blitz Trading en [gedaagde sub 2] tot vergoeding van de reputatieschade. Ten aanzien van [gedaagde sub 1] zal de proceskostenveroordeling dan niet hoofdelijk worden toegewezen.

Lyie hanger auteursrechtelijk werk?
4.3. (...) Op grond van de overgelegde afbeeldingen van hangers en andere sieraden die ten tijde van het ontwerpen van de Lyie hanger al openbaar gemaakt waren, stelt de rechtbank vast dat de Lyie hanger niet is ontleend aan al bestaande sieraden en derhalve een eigen oorspronkelijk karakter heeft.

4.4. Met Blitz Trading c.s. is de rechtbank van oordeel dat de twee ogen een technisch effect hebben: daarmee is de hanger aan de ketting bevestigd. Door het combineren van een opvallend klein hangertje, het rode koordje en de woorden ‘make a wish’ in een eenvoudig lettertype, onder elkaar en rechts uitgelijnd, heeft de ontwerpster echter, gezien het hiervoor besproken vormgevingserfgoed, vrije creatieve keuzes gemaakt. Deze specifieke combinatie draagt daardoor het persoonlijk stempel van de maker. Dat er, naar de rechtbank wel wil aannemen, ook in februari 2008 al veel hangers met een tekst of spreuk bekend waren, doet daar niet aan af, omdat daarbij deze specifieke combinatie ontbreekt. Dat beperkt hoogstens de beschermingsomvang. Aan de Lyie hanger komt derhalve auteursrechtelijke bescherming toe.

Heart to Get hanger inbreuk?
4.5. De vormgeving van de Heart to Get hanger stemt zodanig overeen met de auteursrechtelijk beschermde trekken van de Lyie hanger dat er sprake is van een verveelvoudiging. De Heart to Get hanger heeft ook de specifieke combinatie van een klein rond plaatje (ook ongeveer 1 cm) van zilver of goud, het rode koordje door één van de ogen en de tekst ‘make a wish’ in een eenvoudig lettertype en onder elkaar geplaatst. Dat het koordje iets korter is, de tekst is uitgevoerd in kleine letters in plaats van hoofdletters en is gecentreerd in plaats van rechts uitgelijnd, doet onvoldoende af aan de overeenstemmende totaalindruk van de Lyie hanger en de Heart to Get hanger. Alhoewel de beschermingsomvang van de Lyie hanger (zoals in 4.4 overwogen) niet zeer ruim is, bezit de Heart to Get hanger zoveel van de auteursrechtelijk beschermde trekken van de Lyie hanger, dat dit binnen die beschermingsomvang valt.

4.6. Blitz Trading c.s. betwisten voorts dat de Heart to Get hanger is ontleend aan de Lyie hanger en betogen daartoe dat zij niet bekend waren met Lyie, het merk Vanrycke of Lise Ferreira en dat zij zich hebben laten inspireren door een samenwerking met de stichting Make a Wish. De rechtbank verwerpt dit verweer. Tussen de Lyie hanger en de Heart to Get hanger bestaat op zoveel punten overeenstemming, dat dit het vermoeden van ontlening wettigt. Daartegenover hebben Blitz Trading c.s. onvoldoende gemotiveerd dat de Heart to Get ketting een zelfstandig ontwerp is. Blitz Trading c.s. hebben bij conclusie van antwoord gesteld dat [gedaagde sub 2] en [...] in september 2011 het ontwerp voor de Heart to Get hanger hebben gemaakt. Ter onderbouwing daarvan wijzen zij echter op tekeningen van [gedaagde sub 2] en [...] op drie losse agendablaadjes uit april en mei 2011. Die tekeningen kunnen echter ook zijn opgesteld naar aanleiding van bekendheid met het ontwerp van Lyie, nog los van het feit dat niet valt na te gaan of die bladzijden daadwerkelijk voor het ontstaan van het conflict met Lyie zijn ingevuld. Blitz Trading c.s. wijzen daarnaast op een intentieverklaring voor een samenwerking met de stichting Make a Wish en een gift aan die stichting in december 2012. De intentieverklaring is echter niet getekend, noch gedateerd. In de intentieverklaring is bovendien vermeld: ‘Heart to Get Jewelry is sinds september 2012 voornemens, middels een speciale goede doelen-sieradenlijn, een bijdrage te leveren aan Make-A - Wish * Nederland” Blijkens deze overweging zou erbij Blitz Trading c.s. of Heartto Get B.V. pas sinds september 2012 een voornemen tot samenwerking met de stichting Make a Wish hebben bestaan. Op dat moment was de Heart to Get hanger echter al lang op de markt gebracht en waren Blitz Trading c.s. al aangesproken op inbreuk door Lyie. Het lijkt er dan ook eerder op dat Blitz Trading c.s. hebben gezocht naar een connectie met stichting Make a Wish ter onderbouwing van haar verdediging, dan dat die connectie de inspiratie heeft gevormd voor de Heart to Get hanger. Deze stukken vormen derhalve geen voldoende onderbouwing voor de betwisting van de ontlening.

4.7. In dit verband is voorts van belang dat de Lyie hanger vanaf 200$ in ieder geval in winkels in Amsterdam en Maastricht te koop is aangeboden, blijkens de door Lyie overgelegde facturen. Daarnaast blijkt uit de door Lyie overgelegde producties dat zij regelmatig in de publiciteit komt in Franse modetijdschriften en internationale blogs. Het is dan ook goed mogelijk dat [gedaagde sub 2] en [...] met de Lyie hanger in aanraking zijn gekomen.

4.8. Gelet op het voorgaande hebben Blitz Trading c.s. de betwisting van de ontlening onvoldoende gemotiveerd, zodat de rechtbank aan dat verweer voorbij gaat. Daarmee komt de rechtbank tot de slotsom dat de Heart to Get hanger een inbreuk op het auteursrecht van Lyie op de Lyie hanger vormt.

Wie heeft inbreuk gemaakt?
4.13. In het midden kan blijven of de aan Lyie verkochte hanger waarbij een rood koordje ontbrak, onder de beschermingsomvang van het auteursrecht van Lyie op de Lyie hanger valt. Immers, vaststaat dat Gedaagde sub 1 op haar website de inbreukmakende Heart to Get hanger te koop heeft aangeboden. Voorts erkent [gedaagde sub 1] dat zij twee hangers bij de VOF heeft besteld, terwijl de VOF verklaart de Heart to Get hangers aan [gedaagde sub 1] te hebben geleverd. Daarmee heeft ook [gedaagde sub 1] inbreuk gemaakt op de auteursrechten van Lyie op de Lyie hanger. Dat [gedaagde sub 1] dat niet met opzet heeft gedaan is daarbij niet relevant, omdat dat geen voorwaarde is voor inbreuk op een auteursrecht.

Proceskosten
4.23. Lyie heeft een hoofdelijke veroordeling van Blitz Trading c.s. gevorderd voor haar gehele vordering. De hoofdelijke verbondenheid van Blitz Trading en [gedaagde sub 2] vloeit, zoals hiervoor al overwogen, voort uit artikel 18 WvK. Lyie heeft echter niet gesteld wat de grondslag is voor de hoofdelijke veroordeling van [gedaagde sub 1]. Ten aanzien van [gedaagde sub 1] zal de proceskostenveroordeling dan ook niet hoofdelijk worden toegewezen.

5. De beslissing
De rechtbank
5.1. beveelt Blitz Trading c.s. om binnen drie dagen na betekening van dit vonnis iedere inbreuk in Nederland op de auteursrechten van Lyie op de Lyie hanger te staken en gestaakt te houden, daaronder begrepen het openbaar maken en/of verveelvoudigen van de Heart to Get hanger, waaronder in ieder geval is te verstaan het vervaardigen, invoeren, verkopen, te koop aanbieden, tentoonstellen, leveren, dan wel in voorraad hebben voor één van deze doeleinden of anderszins verhandelen van de Heart to Get hanger;
5.2. beveelt Blitz Trading en [gedaagde sub 2] om uiterlijk één maand na betekening van dit vonnis aan de advocaat van Lyie te doen toekomen een schriftelijke opgave van de volgende informatie: (...)
5.3. veroordeelt Blitz Trading, [gedaagde sub 2] en/of [gedaagde sub 1], ieder afzonderlijk, om aan Lyie een dwangsom te betalen van € 500,= voor iedere dag of gedeelte daarvan dat, dan wel, naar keuze van Lyie, € 50,= voor ieder product waarmee, de betrokken gedaagde niet aan de
in 5.1 en/of 5.2 gegeven bevelen voldoet, tot een maximum van € 40.000,= (voor iedere afzonderlijke gedaagde) is bereikt;
5.4. veroordeelt Blitz Trading en [gedaagde sub 2] tot vergoeding van de reputatieschade ontstaan door de verhandeling van de Heart to Get hangers door de VOF, nader op te maken bij staat;
5.5. veroordeelt Blitz Trading c.s. in de proceskosten, welke veroordeling voor Blitz Trading en [gedaagde sub 2] hoofdelijk is, tot op heden begroot op € 9.772,-, te vermeerderen met de nakosten ter hoogte van € 131,- zonder betekening en verhoogd met € 68,- ingeval van betekening, te voldoen binnen veertien dagen na de datum van dit vonnis, en - voor het geval voldoening van de (na)kosten niet binnen de gestelde termijn plaatsvindt - te vermeerderen met de wettelijke rente over de (na)kosten te rekenen vanaf het verstrijken van deze termijn voor voldoening;
5.6. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
5.7. wijst het meer of anders gevorderde af.

Lees de uitspraak hier:
HA ZA 13-18 (afschrift)

Rechtbank Den Haag 24 juli 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:19716; HA ZA 12-1149 (Topro tegen X en A)
Uitspraak mede ingezonden door Carja Mastenbroek, DLA Piper. Merkinbreuk. Auteursrechtinbreuk. Misleidende reclame. Beslag. Topro is een Noorse onderneming die zich bezighoudt met de productie en levering van loophulpmiddelen, waaronder rollators welke zij op de markt heeft gebracht onder de naam TROJA 2G. Topro is houdster van het Gemeenschapswoordmerken TOPRO en TROJA. AG Ltd. houdt zich onder meer bezig met de im- en export van en de groothandel in gebruiksgoederen. [X] is enig bestuurder van AG Ltd. Topro heeft geconstateerd dat AG Ltd. rollators aanbood onder de naam TROJA 3G (voor een prijs tussen de €149,- en €199,-), met de tekens TOPRO en TROJA op de rollator, de verpakking en in de bijbehorende gebruiksaanwijzing. Op de website www.k(...).nl van AG Ltd. werd de rollator aangeprezen. Verder heeft AG Ltd. gebruik gemaakt van het Adword “TOPRO”. Topro heeft beslag doen leggen op de rollators, aan [X] in eigendom toebehorend onroerend goed en toebehorende rekening.

Topro vordert een verbod op merk- en auteursrechten in Europa en staking van onrechtmatig handelen, bestaande uit doen van onware en/of misleidende mededelingen. AG Ltd. heeft erkend dat sprake is van merk- en auteursrechtinbreuk. Mede door de verwijzingen naar testresultaten van Topro, de link te plaatsen naar een originele demonstratiefilm en vanwege de beduidend lagere prijs zijn de advertenties misleidend.

Door deze openbaar te maken heeft AG Ltd. onrechtmatig gehandeld. X moet hebben geweten dat er sprake was van inbreuk. Hem wordt persoonlijk een ernstig verwijt gemaakt dat hij deze inbreuk niet heeft voorkomen. De rechtbank beveelt Allergoedkoopst en [X] elke inbreuk en elk onrechtmatig handelen te staken en gestaakt te houden. Voorts worden de andere vorderingen grotendeels toegewezen.

in voorwaardelijke reconventie
3.8. [A] c.s. vordert – samengevat – voor zover de persoonlijke aansprakelijkheid van [X] niet wordt aangenomen, bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, opheffing van het beslag op het onroerend goed van [X] en van het conservatoir derdenbeslag op de betaal- en spaarrekening van [X], een verklaring voor recht dat de hiervoor genoemde beslagen onrechtmatig zijn, veroordeling van Topro tot vergoeding van de schade die [X] heeft geleden (...)

4. De beoordeling
in conventie
Merkinbreuk en auteursrechtinbreuk
4.2. Tussen partijen is niet in geschil dat [A] de 3G rollator heeft aangeboden via haar eigen website en via www.marktplaats.nl noch dat zij de 3G rollator heeft verhandeld. Vaststaat ook dat op de 3G rollator de merken staan en het Topro logo en dat [A] deze ook heeft gebruikt in haar advertenties. [A] heeft erkend dat sprake is van merkinbreuk en auteursrechtinbreuk.

Misleidende reclame
4.6. (...) De onjuiste voorstelling van zaken kan het economisch gedrag van de maatman-consument beïnvloeden temeer nu de 3G rollator werd aangeboden voor een prijs van tussen de € 179,- en € 199,- die beduidend lager is dan de prijs van een rollator afkomstig van Topro (€ 350,-). Daarmee zijn de advertenties misleidend en heeft [A] onrechtmatig gehandeld jegens Topro door deze openbaar te maken en is zij aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade die Topro dientengevolge lijdt.

4.12. De hiervoor genoemde omstandigheden voeren de rechtbank tot de conclusie dat [X] wist althans moet hebben geweten dat [A] bij het aanbieden en verhandelen van de 3G rollators inbreuk maakte op de merken van Topro en haar
auteursrecht op het Topro logo. (...) Overigens is de rechtbank van oordeel dat [X] gelet op voornoemde omstandigheden ook persoonlijk een ernstig verwijt te maken is dat hij de merk- en auteursrechtinbreuk en misleiding door [A] niet
heeft voorkomen. Zodoende is [X] ook in hoedanigheid van bestuurder aansprakelijk jegens Topro voor de onrechtmatige gedragingen van [A] en de schade die daaruit voor Topro voortvloeit.

in voorwaardelijke reconventie
4.26. Allergoedkoopst c.s. heeft een voorwaardelijke reconventie ingesteld namelijk onder de voorwaarde dat persoonlijke aansprakelijkheid van [X] niet wordt aangenomen. Gelet op hetgeen is overwogen in conventie, stelt de rechtbank vast dat de voorwaarde niet in vervulling is gegaan, zodat de reconventionele vordering geen bespreking behoeft.

5. De beslissing
De rechtbank
in conventie
5.1. beveelt Allergoedkoopst en [X] ieder om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis elke inbreuk op de merken in de Europese Gemeenschap te staken en gestaakt te houden alsmede elke inbreuk op het auteursrecht van Topro op het Topro logo, waaronder de distributie, het aanbieden, verkopen, leveren, verhandelen en het daartoe in opslag hebben van de rollators met daarop vermeld de tekens TOPRO en/of TROJA en/of het TOPRO logo;
5.2. beveelt Allergoedkoopst en [X] ieder om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis elk onrechtmatig handelen jegens Topro, bestaande uit het doen van onjuiste en misleidende mededelingen omtrent de 3G rollator en de herkomst daarvan zoals
beschreven in dit vonnis te staken en gestaakt te houden;
5.3. beveelt Allergoedkoopst om binnen 30 dagen na betekening van dit vonnis aan de raadsvrouwe van Topro, mr. C.S. Mastenbroek, een op basis van zelfstandig onderzoek dooreen onafhankelijke registeraccountant opgestelde, gecontroleerde en gecertificeerde schriftelijke en gedetailleerde opgave te doen (...)
5.4. beveelt Allergoedkoopst om uiterlijk binnen 15 werkdagen na betekening van dit vonnis aan alle afnemers aan wie Allergoedkoopst de 3G rollator heeft geleverd een duidelijk leesbare brief te sturen afgedrukt op briefpapier van Allergoedkoopst, en een duidelijk leesbare kopie van die brief op de homepage van haar website www.k(...).nl gedurende 5 werkdagen op te nemen (...)
5.5. beveelt Allergoedkoopst om binnen 10 dagen nadat een onder 5.4 bedoelde 3G rollator is geretourneerd deze (met de daarbij retour gezonden verpakking en gebruiksaanwijzing) aan Topro af te geven ter vernietiging op een door Topro te bepalen
plaats;
5.6. veroordeelt de partij die in strijd handelt met een van de hiervoor onder 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 en/of 5.5 gegeven bevelen tot het betalen van een dwangsom van € 5.000,- per dag dat, of € 1.000,- per product, ter keuze van Topro, waarmee die partij in strijd handelt met
een aan haar/hem opgelegd bevel, met een maximum van in totaal door Allergoedkoopst te verbeuren dwangsommen van € 500.000,- en door [X] van € 100.000,-;
5.7. veroordeelt Allergoedkoopst en [X] hoofdelijk tot:
- vergoeding van de schade van Topro die het gevolg is van de verhandeling van de 3G rollators door Allergoedkoopst, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag van dagvaarding tot aan de dag van volledige voldoening, en/of, ter keuze van Topro,
- afdracht van de door [A] met de verhandeling van de 3G rollators genoten netto winst conform de opgave daarvan als hiervoor in 5.3 bedoeld, aan de advocaat van Topro op een daartoe door haar op te geven bankrekening;
5.8. veroordeelt [A] en [X] hoofdelijk in de proceskosten, tot op heden aan
de zijde van Topro begroot op € 13.338,04;
5.9. verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;
5.10. wijst het meer of anders gevorderde af.

Op andere blogs:
Considine Rotterdam, Directeur van een BV aansprakelijk voor merkinbreuk!
Wieringa

Politierechter Noord-Holland 16 juli 2013, (Politierechter oud Ajax-logo)
Vrijdagmiddagbericht. Mondelinge uitspraak, de rechtbank heeft de uitspraak tegenover IE-Forum.nl bevestigd. Op de Beverwijkse Bazaar werden door H. de W. spullen met het Ajax-logo erop. Hij wist zeker dat het auteursrecht ervan in 1991 verlopen was. Op 1 oktober 2011 werden echter 239 shirts, zes petten en één vlag in beslaggenomen. Tegen de boete ad €1.200 tekende De W. bezwaar aan.

"Het gaat hier niet om auteursrecht, maar om het merkenrecht. En dat heeft Ajax tot 30 juli 2019 gedeponeerd. Een telefoontje naar de club of een merkenbureau was genoeg geweest om daar achter te komen" aldus de rechter. De W. is al eens veroordeeld voor de verkoop van zes namaakshirts. Omdat de kwestie al enige tijd speelt en De W. niet werkt veroordeelt de politierechter hem tot een voorwaardelijke boete van €1.200 of 22 dagen vervangende hechtenis.

Ondersteunende bronnen: AjaxShowTime en Noord-Holland Dagblad.

Hof 's-Hertogenbosch 9 juli 2013, ECLI:NL:GHSHE:2013:2993 (Digitus hodn Betsoft tegen Bubble Group)

Ter illustratie van casinompc.com

Zowel Betsoft als Bubble vervaardigen computerspellen. In dit geval gaat het om computerversies van de traditionele "fruitautomaten". De voorzieningenrechter beveelt Betsoft zich met onmiddellijke ingang te onthouden van iedere mededeling aan derden dat het gebruik van het dolly zoom effect, of Expandicon effect, in de slotgames door te stellen dat Bubble inbreuk maakt op auteursrechten van Betsoft. Uit het overlegde bewijs van auteursrecht, een registratie in de Verenigde Staten, kan niet meer worden afgeleid dan dat er een computerwerk is vervaardigd. Over de inhoud van het gepretendeerde auteursrecht blijkt niets uit deze stukken. Het hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep en verstaat dat het bevel slechts betrekking heeft op het doen van uitlatingen jegens derden in Nederland, dan wel die in de hoofdzaak hun commerciële activiteiten in Nederland ontplooien.

Een verbod, gevorderd op grond van de stelling dat de wederpartij ten onrechte een auteursrecht en een inbreuk daarop in stelling brengt, valt binnen de reikwijdte van 1019h Rv.

4.3. Vergelijking uiterlijk beide spellen
4.3.1.Het hof overwoog reeds dat de vraag of sprake is van inbreuk niet het onderwerp vormt van deze procedure. Het hof ontkomt er evenwel niet aan, reeds in het kader van de vordering en de beoordeling van de bevoegdheid en het toepasselijke recht, om daar toch kort op in te gaan. Immers enkel dan kan van ongeoorloofd wapperen - of de vrees daarvoor - sprake zijn, indien er geen auteursrecht bestaat en/of van inbreuk geen sprake is (afgezien van de vereiste verwijtbaarheid aan de zijde van de “wapperaar”). Daarbij zij uitdrukkelijk opgemerkt dat het gaat om voorlopige indrukken welke niet kunnen gelden als een definitief oordeel van de rechter omtrent het al dan niet bestaan van intellectuele eigendomsrechten en inbreuk daarop.

4.3.2. De voorzieningenrechter heeft overwogen dat het "Expandicon"-effect hem niet bijster "bijzonder" voorkomt. Naar het hof begrijpt heeft de voorzieningenrechter daarmee niet beoogd enige uitspraak te doen omtrent het kunstzinnig, artistiek of esthetisch karakter - welke in het kader van een auteursrecht (nagenoeg) niet relevant zijn - doch enkel omtrent de mate van creativiteit en de mate van oorspronkelijkheid welke in dat effect besloten lagen, en die kwesties zijn wel relevant.

4.4.3. Het hof werkt dit nader uit.
Bij pleidooi in eerste aanleg (pleitnota randnr. 29) heeft Betsoft gesteld haar auteursrechten - waarmee in het licht van het geschil bedoeld moet zijn: auteursrechten op het Expandicon-effect - te hebben geregistreerd, onder meer in de Verenigde Staten, ten bewijze waarvan zij als prod. 1 heeft overgelegd een email welke betrekking heeft of zou hebben op een uittreksel uit de catalogus van het Amerikaanse Library of Congress. Afzender is het Copyright Office van de Library of Congress.

Het uittreksel vermeldt als type: Computer File, registratienummer [registratienummer 1.], titel Expandicon, beschrijving: Electronic File (eService), auteursrechthebbende Betsoft Gaming Ltd, en als jaar van vervaardiging en publicatie 2009. Bijlagen zijn niet bijgevoegd.
Feitelijk kan hieruit niet meer worden afgeleid dan dat Betsoft in 2009 een computerwerk heeft vervaardigd en gepubliceerd, welk werk zij in 2011 in de VS heeft geregistreerd. Het is een elektronisch bestand en het is op 14 januari 2011 geregistreerd onder een bepaald nummer. Voor het overige blijkt uit dit stuk niets omtrent de inhoud van het gepretendeerde auteursrecht.
Bij deze prod. 1 van Betsoft waren geen bijlagen gevoegd. Het is overigens niet duidelijk of er wel bijlagen bij een dergelijk stuk bestaan, nu het kennelijk enkel een afgedrukt elektronisch uittreksel van een online catalogus betreft.

4.7. Gevolgen van de handelwijze van Betsoft voor de door Bubble gestelde gegronde vrees
4.7.1.Bij de beoordeling van de door Bubble gestelde vrees kan mitsdien van het volgende worden uitgegaan.
- Er zijn, vooralsnog, onvoldoende aanwijzingen voorhanden dat aan het Expandicon-effect van Betsoft auteursrechtelijke bescherming toekomt.
- Ook als dit anders is zijn er, vooralsnog, geen aanwijzingen voorhanden dat er - wat het uiterlijk betreft - sprake is van inbreuk, gepleegd door of met van Bubble afkomstige spellen, op een auteursrecht (betreffende het Expandicon-effect en de concrete uitwerking daarvan) van Betsoft.
- Van inbreuk, gepleegd met software van Bubble, op de (op het Expandicon-effect betrekking hebbende) broncode van Betsoft is niet gebleken.
- Betsoft weet dat er van zodanige inbreuk op de broncode geen sprake is.
- Betsoft legt willens en wetende aan de rechter rapporten voor waaraan gemanipuleerde uitgangspunten ten grondslag liggen.
- Betsoft geeft er blijk van bereid te zijn om derden te benaderen met de stelling dat met van Bubble afkomstige computerspellen inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten van Betsoft, terwijl Betsoft weet dat ofwel van zodanig intellectueel eigendomsrecht, ofwel van inbreuk daarop geen sprake is. Het hof verwijst naar het door Betsoft zelf aangehaalde citaat (mvg sub 23) uit het arrest HR 29 september 2006, LJN AU6098 (Stork-Bakels).
- Bubble schrijft waar ook ter wereld, met het inschakelen van waar ook ter wereld kantoorhoudende advocaten, andere partijen aan en beticht deze van auteursrechtinbreuk als het gaat om spellen welke qua effect ook maar in de buurt komen van Betsofts eigen inzoomeffect, zonder haar eigen acties te vervolgen en zonder te reageren op verzoeken van de aangeschreven partijen om toelichtingen waaruit van het bestaan van het auteursrecht van Betsoft en/of de inbreuk door van Bubble afkomstige spellen kan blijken

4.7.4. Het hof komt dus tot de slotsom dat er een voldoende geobjectiveerde dreiging bestaat dat Betsoft ook in Nederland op onrechtmatige wijze, gericht tegen Bubble, met een auteursrecht en een gestelde inbreuk daarop zal gaan wapperen.
4.7.5. Ten eerste betekent dit dat Nederland aangemerkt kan worden als de plaats waar het schadebrengend feit zich kan voordoen (Art. 5 lid 3 EXVo) en als de plaats waar de schade dreigt te ontstaan (art. 4 lid 1 jo. art. 2 lid 3 aanhef en onder b) Rome II), zodat de Nederlandse rechter bevoegd en het Nederlandse recht van toepassing is.
4.7.6. Ten tweede betekent dit dat nu de door Bubble gestelde vrees voldoende aannemelijk is geworden, een ordemaatregel als door haar gevorderd op zijn plaats is.

4.8.6. Grief 6 betreft de vraag of de Expandicontechnologie of de uitwerking daarvan auteursrechtelijk beschermd is.
Het hof is hierop niet uitgebreid ingegaan. In r.o. 4.3.3 ligt besloten dat indien en voor zover op de uitwerking (de broncode buiten beschouwing gelaten) auteursrecht zou rusten, het naar het voorlopig oordeel van het hof gaat om een auteursrecht met een beperkte omvang. In r.o. 4.3.4 en 4.3.5 ligt besloten dat - mede gelet op de beperkte beschermingsomvang - van inbreuk onvoldoende is gebleken.
Grief 6 leidt dus niet tot vernietiging van het vonnis.

4.9.1. Het hof verwijst naar de arresten HvJ EU van 15 november 2012 (Bericap-Plastinnova), Gerechtshof Den Haag 29 maart 2011, LJN BP9443 r.o. 8.6, en Gerechtshof Den Haag 26 februari 2013, LJN BZ1902. In het onderhavige geval is niet aan de orde een door de rechthebbende ingestelde vordering op basis van een beweerde auteursrechtinbreuk, doch een verbod, gevorderd op grond van de stelling dat de wederpartij ten onrechte een auteursrecht en een inbreuk daarop in stelling brengt. Dat valt binnen de reikwijdte van de omschrijving van art. 1019h Rv., zodat een volledige proceskostenveroordeling op zijn plaats is. Overigens vorderen beide partijen over en weer veroordeling in de proceskosten op basis van genoemd artikel.

Lees de uitspraak ECLI:NL:GHSHE:2013:2993 (pdf)