Vormgeving  

Rechtbank Utrecht, 15 april 2009, LJN: BI1190, Run2day Franchise B.V. tegen Gedaagde

Geen IE-inbreuk na beëindiging franchiseovereenkomst. Tussentijdse beëindiging geoorloofd wegens niet voeren overleg. Geen schending non-concurrentiebeding

4.16.  Door Run2Day is aangevoerd dat de op 8 oktober 2007 door gedaagde geplaatste mededeling op de website van Runnersworld [‘As from 2Day: Runnersworld’- IEF] inbreuk maakt op haar intellectuele eigendomsrechten. Gedaagde betwist dit. De rechtbank is van oordeel dat de mededeling geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van Run2Day. Nog afgezien van het feit dat Run2Day geen inzicht heeft gegeven in de door haar geregistreerde merken, vormt, zonder nadere toelichting die ontbreekt, het enkele gebruik van "2Day" nog geen inbreuk zelfs indien veronderstellenderwijs ervan uit wordt gegaan dat Run2Day de woordcijfercombinatie "Run2Day" heeft laten registeren. Het feit dat, zoals Run2Day stelt, de woordcijfercombinatie "2Day" refereert aan de Run2Day-organisatie, betekent nog niet dat daarmee een inbreuk van intellectuele eigendomsrechten is gegeven. Ander feiten of omstandigheden zijn niet gesteld of gebleken.(…).

4.17.  Ter comparitie is door Run2Day nog naar voren gebracht dat ook de voortzetting van het gebruik van de naam Run2Day in de vloer van de winkel en het gebruik van de naam en slogan van Run2Day op de pui van de winkel eveneens inbreuken vormen op artikel 3. Door gedaagde is onweersproken gesteld dat hij over de naam, die was verwerkt in de vloer, een mat had gelegd. De rechtbank is van oordeel dat in redelijkheid niet van Run2Day kan worden verlangd dat hij direct na het beëindigen van de franchiseovereenkomst overgaat tot vervanging van de, blijkens de overgelegde foto's, stenen vloer waarin het logo is verwerkt. De niet door Run2Day weersproken oplossing die door gedaagde is gekozen, het leggen van een mat over de vloer, acht de rechtbank in dat stadium voldoende, zodat niet van een inbreuk op artikel 3 sprake is. Door gedaagde is onweersproken gesteld dat hij het bord met de naam van Run2Day direct van de gevel heeft gehaald, zodat ook ten aanzien hiervan geen inbreuk op artikel 3 is komen vast te staan.

4.18.  Ten aanzien van de slogan heeft  gedaagde verklaard dat hij zich niet had gerealiseerd dat deze ook toebehoorde aan Run2Day. Ook heeft hij verklaard dat in juli 2008 de pui van Runnersworld is opgericht. De rechtbank is van oordeel dat in beginsel het gebruik van de slogan een inbreuk op artikel 3 vormt. De franchiseovereenkomst bevat echter een nadere bepaling in het geval de (voormalig) franchisenemer in strijd met artikel 3 handelt. Volgens artikel 30 is de (voormalig) franchisenemer bij overtreding van artikel 3 een boete verschuldigd. Deze boete is, volgens de tekst van artikel 30, echter slechts verschuldigd indien "ook na schriftelijke sommatie" de (voormalig) franchisenemer nalatig blijft met het nakomen van zijn verplichtingen onder artikel 3. Door gedaagde is onbetwist gesteld dat door Run2Day nooit een sommatie is verzonden. De dagvaarding in de onderhavige procedure bevat ook geen verwijzing naar het gebruik van de slogan. Wel wordt in de processtukken van het kort geding van 22 oktober 2007 melding gemaakt van het gebruik van de slogan. Echter de vordering in kort geding was juist gericht op nakoming door gedaagde van de franchiseovereenkomst tot einde looptijd en niet op het staken van het gebruik van de slogan of andere aan Run2Day gerelateerde zaken. Het had daarom op de weg gelegen van Run2Day, gelet op de betwisting door gedaagde inzake de sommatie, om hierover haar standpunt nader te preciseren. Nu zij dit niet heeft gedaan houdt de rechtbank vast aan de tekst van artikel 30 van de franchiseovereenkomst, opgesteld door een professionele partij als Run2Day, waarbij eerst na sommatie een aanzienlijke boete verschuldigd is. Nu hieraan niet is voldaan, kan Run2Day geen aanspraak maken op de boete ten aanzien van het gebruik van de slogan na beëindiging van de franchiseovereenkomst.

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank Amsterdam, 3 april 2009, KG ZA 09-352 WT / EB & KG ZA 09-353 WT/EB, Reebok International LTD c.s. tegen Dolcis B.V. & Ferro Foorwear B.V.  resp. Reebok International LTD c.s. en tegen Bristol B.V. & Ferro Footwear B.V.

Auteursrecht. Slaafse nabootsing. Eerst even voor jezelf lezen. Geen auteursrecht op de Freestyle Schoen van Reebok  in Nederland i.v.m. artikel 2 lid 7 BC. Slaafse nabootsing gedeeltelijk toegewezen. Afbeeldingen in het vonnis. Uit KG ZA 09-352:

Auteursrecht: 4.4. Reebok stelt dat de uitzondering van artikel 2 lid 7 BC aldus dient te worden uitgelegd dat indien een voorwerp in het land van oorsprong andere dan modelrechtelijke bescherming toekomt, reeds op die grond auteursrechtelijke bescherming in een ander Unieland kan worden ingeroepen. Een en ander betekent volgens Reebok dat de Freestyle, die in de Verenigde Staten onder meer bescherming geniet krachtens merkenrecht en de daarmee samenhangende bescherming van "trade dress" (a category that originally included only the packaging or 'dressing' of a product, but in recent years has been expanded by many courts of appeals to encompass the design of a product - aldus de Supreme Court in de Verenigde Staten), in Nederland aanspraak kan maken op auteursrechtelijke bescherming. Reebok geeft hiermee echter een onjuiste uitleg aan het beginsel van reciprociteit. De strekking van dit beginsel is immers dat aan makers van werken van toegepaste kunst in de aangesloten landen over een weer dezelfde rechten worden toegekend. Derhalve kan in Nederland alleen een beroep worden gedaan op auteursrechtelijke bescherming indien ook in het land van oorsprong auteursrechtelijke bescherming wordt geboden. 

4.5. Vervolgens dient de vraag te worden beantwoord of de Freestyle in de Verenigde Staten in aanmerking komt voor auteursrechtelijke bescherming, zoals Reebok stelt. Nu gedaagden gemotiveerd betwisten dat Reebok VS in Nederland auteursrechtelijke bescherming van de Freestyle kan inroepen, ligt het op de weg van Reebok om aannemelijk te maken dat Reebok VS in de Verenigde Staten auteursrecht heeft op de Freestyle.

4.6. Onbetwist is dat de Freestyle in de Verenigde Staten wordt gezien als een gebruiksvoorwerp en dat aan gebruiksvoorwerpen naar Amerikaans recht (par. 101 en 102 van de US Copyright Act 1976) in het algemeen geen bescherming toekomt. Een uitzondering op deze regel bestaat slechts voor gebruiksvoorwerpen waarbij de decoratieve kenmerken los kunnen worden gezien van de functionele enlof technische aspecten. Reebok stelt dat de Freestyle in deze categorie valt. (…) Uit de overige door partijen overgelegde Amerikaanse jurisprudentie kan worden opgemaakt dat de uitzondering van de 'conceptual separability doctrine' een hoge drempel heeft. Met gedaagden is de voorzieningenrechter vooralsnog van oordeel dat het 'wave design' en het 'ribbons design' deze drempel niet haalt. Het 'wave design' is immers functioneel bepaald, omdat het bedoeld is om de enkels te beschermen. Voor het 'ribbons design' geldt, zoals gedaagden terecht hebben aangevoerd, dat dit design niet op alle uitvoeringen van de Freestyle voorkomt. Bovendien maakt het 'ribbons design' deel uit van de Benelux- en Gemeenschapsbeeldmerken waarvan Reebok VK houdster is. Cumulatie van merkenrecht en auteursrecht is niet uitgesloten, maar de merkhouder dient bij zijn beroep op auteursrecht dan wel een specifiek, van het beroep op merkrecht te onderscheiden belang te stellen, hetgeen Reebok heeft nagelaten.

4.7. Voor zover Reebok heeft bedoeld dat de 'trade dress' bescherming die in de Verenigde Staten tegenwoordig wel wordt toegekend aan ontwerpen van gebruiksvoorwerpen, gelijk dient te worden gesteld met auteursrechtelijke bescherming, geldt dat uit de overgelegde stukken kan worden opgemaakt dat deze vorm van bescherming bedoeld is om de herkomst van producten aan te duiden en derhalve in de merkenrechtelijke beschermingssfeer valt. De slotsom is dat Reebok voorshands onvoldoende tegenover het verweer van gedaagden heeft gesteld om aan te nemen dat aan de Freestyle naar Amerikaans recht auteursrechtelijke bescherming toekomt, zodat ingevolge artikel 2 lid 7 BC deze bescherming evenmin in Nederland kan worden ingeroepen. Hetgeen partijen nog hebben aangevoerd over (het ontbreken van) de registratie van de Freestyle behoeft onder deze omstandigheden geen bespreking. De vorderingen van Reebok VS, die zijn gegrond op auteursrechtinbreuk zullen dan ook worden afgewezen.

Slaafse nabootsing: 4.11. (…) Vooralsnog is dan ook aannemelijk dat de vormgeving van de Freestyle bij de lancering vernieuwend was. Niet uit te sluiten valt dat goede marketing heeft bijgedragen aan het succes van de Freestyle, maar gelet op het vernieuwende uiterlijk van de Freestyle komt het niet waarschijnlijk voor dat het succes van de Freestyle geheel op het conto van de marketingstrategen dient te worden geschreven. Voorshands is daarmee voldoende aannemelijk geworden dat de Freestyle onderscheidend is en een eigen positie op de markt inneemt.

4.12. Vervolgens dient de vraag te worden beantwoord of sprake is van verwarringsgevaar. Aan Reebok kan worden toegegeven dat aannemelijk is dat de Freestyle als inspiratiebron voor beide Ferro-schoenen heeft gediend. Toch zijn er verschillen aan te wijzen. (…)

4.13. Een verschil van doorslaggevend belang bij de beoordeling van de beide Ferro-schoenen is echter gelegen in het element van dessin en kleurstelling. Voor de Ferro-schoen met nummer 2 (de zwarte schoen) geldt dat voldoende afstand is gehouden van de Freestyle, zodat geen gevaar voor verwarring bestaat. Het enkele feit dat bij deze Ferro-schoen, net als bij de Freestyle, gebruik is gemaakt van lakleer en uitbundige kleuren maakt dit niet anders, omdat deze elementen deel uitmaken van de huidige modetrend.

4.14. Voor de schoen met nummer 1 (de paars-roze schoen) ligt dit anders. De hiervoor besproken verschillen in de vormgeving worden bij deze schoen overstemd door de treffende gelijkenis in dessin en kleurstelling. (…)  De overeenkomsten leiden op zodanige wijze de aandacht af van de verschillen die tussen beide schoenen bestaan, dat gevaar voor verwarring bestaat. Het verweer dat uitbundig kleurgebruik momenteel een modetrend is, kan gedaagden niet baten. Zij hadden immers net zo goed voor een ander uitbundig dessin of een andere kleurcombinatie kunnen kiezen. Dit zou geen afbreuk hebben gedaan aan de bruikbaarheid of de deugdelijkheid van de schoen. Door binnen dit model schoen - waarvan zoals hiervoor overwogen aannemelijk is dat de Freestyle als inspiratiebron heeft gediend -juist voor dit dessin en deze kleuren en materialen te kiezen, hebben gedaagden niet voldaan aan hun verplichting om alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om gevaar voor verwarring te voorkomen. Vooralsnog wordt deze schoen dan ook aangemerkt als een slaafse nabootsing van de Freestyle FIS Int Snowflake.

Lees de vonnissen hier en hier.
 

Vzr. Rechtbank Rotterdam, 9 april 2009, KG ZA 09-104,  Kamer van Koophandel Nederland tegen Kantoor voor Klanten c.s.  (met dank aan Nanda Ruyters en Danielle Verhelst, AKD Prinsen Van Wijmen)

Vervolg op de KvK vs KVK ex parte beschikkingen (IEF 7413 en IEF 7502). Vervolg op de KvK vs KVK ex parte beschikkingen (IEF 7413 en IEF 7502). Inbreuk merk- auteurs- en handelsnaamrechten aangenomen. Bevel tot -onder meer- onthouding van iedere verwijzing naar de Kamer van Koophandel, resp. tot doorhaling van inbreukmakende merken en overdracht domeinnamen. Gedaagden zijn hoofdelijk aansprakelijk voor geleden schade. Vordering tot voorschot schadevergoeding afgewezen wegens gebrek aan een (voldoende) gesteld spoedeisend belang. 

Eind 2008 zijn op naam van Kantoor voor Klanten facturen verstuurd aan een deel van 1,4 miljoen in het Nederlandse handelsregister ingeschreven ondernemingen. De facturen leken sterk op de factuur van de Kamer van Koophandel voor de jaarlijkse bijdrage en vroegen EUR 149 over te maken ten name van Kantoor voor Klanten. In de facturen wordt verwezen naar de website kvkhandelsregister.nl. Op 8 december 2008 vielen de eerste facturen bij ondernemers in de bus, waarna de Kamer van Koophandel diverse acties onderneemt, waaronder het indienen van ex parte verzoeken, welke deels worden toegewezen (zie IEF 7413 en IEF 7502).

In onderhavig kort geding vordert de Kamer van Koophandel onder meer -kort gezegd- het staken van iedere inbreuk op de merk- auteurs-, en handelsnaamrechten van eiseres alsmede staking van iedere andere onrechtmatige handeling, waaronder het gebruik van een inbreukmakend logo, het versturen van nepfacturen of het verspreiden van inbreukmakende informatie. De voorzieningenrechter oordeelt dat inderdaad sprake is van inbreuk.

De voorzieningenrechter acht tevens spoedeisend belang aanwezig nu -onder meer- Kantoor voor Klanten het gebruik van de domeinnaam www.trading-register.nl heeft voortgezet en omdat gedaagden bezwaar hebben gemaakt tegen onttrekking van de domeinnamen www.kvkhandelsregister.nl bij SIDN.

De gedaagden zijn tevens aansprakelijk voor de schade:

4.6 Gedaagden hebben erkend dat het de bedoeling was om in het kader van een publiciteitsstunt voor een vergelijkbare huisstijl als die van de Kamer voor Koophandel te kiezen De facturen vertonen qua logo,opmaak, kleurstelling, lay-out en gebruikte handelsnaam (KvK) en aanduidingen (handelsregister), een dermate sterke gelijkenis met de facturen die jaarlijks door de Kamer van Koophandel worden verstuurd ter zake de jaarlijkse bijdrage aan de Kamer van Koophandel, dat sprake is van een aanzienlijk verwarringsgevaar voor de ondernemers. (…) Door veel inspanning van de Kamer Van Koophandel is voorkomen dat ondernemers massaal tot betaling van de facturen van aan Kantoor voor Klanten zijn overgegaan.

4.7 Vraag is nu of gedaagden aansprakelijk zijn voor de schade die is voortgevloeid uit het versturen van de hiervoor genoemde facturen en de voorbereidingshandelingen  tot het verzenden van (nog meer van) dergelijke facturen. Naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is dat het geval. (…)

Echter, de voorzieningenrechter is van oordeel dat de Kamer van Koophandel onvoldoende heeft gesteld om tot een veroordeling in kort geding tot betaling van een geldsom over te gaan. ‘De Kamer van Koophandel heeft immers niet meer gesteld dan dat gedaagden er alles aan lijken te doen om ongrijpbaar te blijven. ‘ Daarmee heeft de Kamer van Koophandel onvoldoende concrete feiten en omstandigheden aangevoerd.

Kosten op grond van 1019h Rv conform indicatietarieven IE-zaken toegewezen tot het bedrag van EUR 15.000,- (in plaats van het door de Kamer van Koophandel gevorderde bedrag van EUR 110.000,-).

Lees het vonnis hier.

Gerechtshof Arnhem, 24 februari 2009, LJN: BH7545, Style & Concepts Company B.V. tegen Atelier 49 Nederland B.V. h.o.d.n. Bébé-Jou,

Auteursrecht. Gebruik van beschermd dessin op babyartikelen. Geen licentieovereenkomst.
 
10. De conclusie luidt dat de vordering in beginsel slechts toewijsbaar is voor zover deze is gebaseerd op na 23 december 2003 gepleegde inbreuken. Dat brengt het hof op de vraag wat de omvang is van het auteursrecht. Ook daarover bestaat tussen partijen verschil van mening. Het hof neemt met beide partijen tot uitgangspunt de tekeningen zoals die door S&C als productie 27 zijn overgelegd, zowel als geheel als ook met betrekking tot de onderscheiden onderdelen daarvan. Kenmerkend onderdeel van deze tekeningen zijn de daarin voorkomende kroontjes, telkens met drie van bolletjes voorziene punten, en in enkele gevallen een rand aan de onderzijde. De discussie heeft zich na de comparitie toegespitst op die kroontjes. Het hof zal daarop hierna ingaan en ten aanzien van productie 27 spreken over 'de kern van het ontwerp'.

De kroontjes op kunststof producten (series Royal Magic en Canopy).

11. Bébé-Jou heeft thans bij akte van 14 oktober 2008 voor het eerst het verweer gevoerd dat de kroontjes uit de lijn van Royal Magic (overwegend kunststof producten) geen enkele gelijkenis vertonen met de kroontjes van S&C (het dessin). Naar aanleiding van het dispuut over de kroontjes heeft E&S foto's overgelegd van het behangboek (de stoffencollectie) waarin meer en andere tekeningen zijn opgenomen dan uitsluitend die van de kern van het ontwerp (het 'totale ontwerp'). Dat alle onderdelen van dit totale ontwerp tot het dessin moeten worden gerekend, heeft Bébé-Jou niet bestreden. Het hof kan haar om die reden in het verweer niet volgen: de kroontjes op de kunststofproducten komen nauwkeurig overeen met de diverse (varianten van) de kroontjes in het uitgebreide ontwerp. Nu een verduidelijking van het verweer niet is gegeven, faalt het.

12. Een nieuw verweer is ook, dat de kroontjes een onvoldoende oorspronkelijk karakter hebben om voor bescherming in aanmerking te komen. Ook dat verweer faalt: het design (het totale ontwerp) is een samenhangend geheel van tekeningen waarin de eerder beschreven kroon telkens terugkeert, soms met gesloten bolletjes op de punten, soms met bolletjes in de vorm van krullen; soms ook met bolletjes in de rand van de kroon. Naar het oordeel van het hof getuigt het dessin in zodanige mate van een eigen oorspronkelijk stempel van de maker, dat het werk daarmee voldoet aan het daaromtrent te stellen oorspronkelijkheidsvereiste. De auteursrechtelijke bescherming strekt zich krachtens artikel 13 Auteurswet 1912 uit tot al deze samenhangende onderdelen.

De kroontjes op houten meubels (series Royal Magic en Canopy).

13. In de loop van dit hoger beroep heeft Bébé-Jou voorts ten verwere aangevoerd dat de kroontjes die zijn afgedrukt op de door haar verkochte houten kasten en dergelijke - zowel van de serie Royal Magic als (en zelfs met name) van de serie Canopy - geen inbreuk vormen op het auteursrecht op het dessin. Verwezen wordt naar productie 39 van S&C. Naar aanleiding van dit nieuwe verweer heeft S&C haar eis in die zin gewijzigd dat zij thans (subsidiair) ook een vordering baseert op de stelling dat sprake is van slaafse nabootsing op andere dan kunststofproducten van Bébé-Jou. Bébé-Jou heeft vervolgens betoogd dat ook deze kroontjes niet een voldoende oorspronkelijk karakter hebben om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen.

14. Het hof oordeelt met betrekking tot de kroontjes op de houten meubels uit de serie Royal Magic van Bébé-You zelf, dat deze ogen als een gestileerde versie van de kroontjes van het dessin, met licht gebogen lijnen waar de lijnen van de kroontjes op het dessin recht zijn. De dominante vorm is er evenwel een van een kroon met een onderrand en drie van bolletjes voorziene punten. Deze kroontjes zijn om die reden naar het oordeel van het hof te beschouwen als (gedeeltelijke) nabootsing in gewijzigde vorm in de zin van artikel 13 Auteurswet 1912, en daarmee als verveelvoudiging van het dessin.

15. Met betrekking tot de eveneens gestileerde kroontjes op de houten meubels uit de serie Canopy komt het hof tot een ander oordeel. Bij deze kroontjes ontbreken de genoemde kenmerken goeddeels. Het ontwerp loopt (anders dan bij het dessin) naar buiten uit, heeft de drie punten niet op gelijke hoogte, kent geen rand en geen bolletjes. Er is daarom hoogstens sprake van een globale gelijkenis, zoals die in het algemeen bestaat bij getekende kroontjes. Van verveelvoudiging in de zin van artikel 13 Auteurswet 1912 is geen sprake. Dat de kroontjes samen met het dessin zijn opgenomen in een en dezelfde lijn (Canopy), en daarmee om die reden met het dessin associaties oproepen, doet aan die constatering niet af. In het licht van het voorgaande ontbreekt het de vordering op dit punt aan een deugdelijke onderbouwing voor zover een beroep wordt gedaan op het leerstuk van de onrechtmatige daad (slaafse navolging).

De overige grieven en het bewijsaanbod

16. Gelet op het voorgaande behoeven de principale grieven 1 en 2, die betrekking hebben op de licentieovereenkomst, bij gebrek aan belang geen verdere bespreking meer. Hetzelfde geldt voor het door S&C gedane bewijsaanbod. Principale grief 5 heeft betrekking op de proceskosten en ontbeert naast de overige grieven zelfstandige betekenis. Ook principale grief 6 heeft naast het voorgaande geen betekenis.

Lees het arrest hier. 

Vzr Rechtbank Alkmaar, 26 maart 2009,  LJN: BH8021, Tierlantijn B.V. tegen K.S. Verlichting B.V. (met dank aan Rutger van Rompaey, QuestIE Advocatuur).

Auteursrecht. Slaafse nabootsing. De buitenlampen (klik op afbeelding voor vergroting) zijn weliswaar auteursrechtelijk beschermde werken, maar de vordering op basis van schending van het auteursrecht afgewezen, omdat niet met voldoende mate van zekerheid kan worden vastgesteld dat eiseres de auteursrechthebbende is. De vordering op basis van slaafse nabootsing wordt wel toegewezen. Aangenomen wordt dat KS de door Tierlantijn op de markt gebrachte lampen heeft nagebootst, nu KS weliswaar gesteld heeft dat haar lampen eerder verkrijgbaar waren dan die van Tierlantijn maar dat zij er niet in is geslaagd de juistheid van haar standpunt voldoende aannemelijk te maken. Liquidatietarief.

Tierlantijn verkoopt onder meer lampen van het type "Lucce" en stelt dat de lampen 7248 Bordeaux (met schuin staande kap) en 7244 Provence (met horizontale kap) van gedaagde KS inbreuk maken op het aan haar toekomende auteursrecht.  De voorzieningenrechter stelt vast dat de lamp inderdaad een werk is, maar dat onvoldoende zeker is dat eiser Tierlantijn de auteursrechthebbende is.

Auteursrecht: 4.4 (…) Niet wordt weersproken dat Tierlantijn haar lampen sinds 2002 op de markt brengt. Tierlantijn heeft zich voorts terecht op het standpunt gesteld dat er diverse lampen zijn die vergelijkbare, klassieke stijlkenmerken in zich hebben en dat zij niet de bescherming van die stijl als zodanig inroept. Uit de door KS overgelegde producties, in het bijzonder productie 1, blijkt evenwel dat de door Tierlantijn op de markt gebrachte lampen een eigen, afzonderlijke plek op de markt van de klassieke buitenlampen innemen. Uit de desbetreffende productie blijkt immers dat er een scala aan varianten mogelijk is op de diverse onderdelen van een lamp. Zo kan en wordt er gevarieerd met het uiterlijk en vorm van de rozet, de beugel en de lampenkap. Hierdoor ontstaan er vele verschillende lampen met van elkaar verschillende totaalindrukken.

Op basis van het voorgaande moet worden aangenomen dat de keuzes die Tierlantijn stelt gemaakt te hebben ten aanzien van de diverse onderdelen van de lampen, berusten op persoonlijke, creatieve keuzes, in het bijzonder ten aanzien van het rozet en de lampenkap, vooral daar waar de arm in de kap "verdwijnt"(de verbinding aan de kap). Aldus kunnen beide lampen van Tierlantijn worden aangemerkt als werken met een voldoende eigen, persoonlijk karakter die daarenboven het persoonlijk stempel van de maker dragen. Dit brengt met zich dat de lampen als auteursrechtelijk beschermde werken in de zin van de Auteurswet moeten worden aangemerkt.

4.5 Het verweer van KS, inhoudende dat alle onderdelen van de lampen vrij verkrijgbaar zijn, doet aan het voorgaande niet af. Het gaat immers om de totaalindruk van de lamp en niet om de onderdelen afzonderlijk. Bovendien ontstaat juist door de persoonlijke keuzes ten aanzien van die onderdelen oorspronkelijk, voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komende, lampen.

Auteursrechthebbende: 4.7 (…) Vooropgesteld wordt dat niet gesteld of gebleken is dat Tierlantijn op de lampen zelf als maker wordt aangeduid. Dat Tierlantijn bij de openbaarmaking van de lampen als maker wordt aangeduid, is evenmin komen vast te staan. Of Tierlantijn op basis van voormeld artikel als maker en auteursrechthebbende moet worden aangemerkt, kan in dit kort geding niet worden vastgesteld.
Daar staat tegenover dat KS vooralsnog niet kan worden geacht te zijn geslaagd in het aannemelijk maken van het tegendeel. KS betoogt dat het auteursrecht bij haar leverancier uit Polen berust en wijst in dit verband op de door haar als productie 2 overgelegde verklaring van Casting K.S. Poland. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter biedt die verklaring onvoldoende steun voor die stelling. Dat de bewuste lamp reeds in 1998 door Casting K.S. Poland zou zijn gemaakt wordt immers op geen enkele wijze nader onderbouwd.

4.8 Ter onderbouwing van haar standpunt dat zij de auteursrechthebbende is, heeft Tierlantijn verder verwezen naar de door haar overgelegde ontwerptekening van de lamp met de schuine kap en de vermelding 'eigen ontwerp' op haar website. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter kan hieruit niet worden afgeleid dat het auteursrecht daadwerkelijk bij Tierlantijn berust, nu op de tekening de naam van Tierlantijn niet voorkomt, noch enige verwijzing naar Tierlantijn. Ter zitting heeft Tierlantijn (aanvullend) gesteld dat zij een schets van de lamp heeft gemaakt en dat een aan haar gerelateerde onderneming in Tsjechië er vervolgens de in het geding gebrachte ontwerptekening van heeft gemaakt. Bij gebreke van een nadere onderbouwing wordt die stelling evenwel buiten beschouwing gelaten. Verder heeft zij aangevoerd dat de onderdelen van de lampen eveneens in Tsjechie worden vervaardigd en dat de assemblage in Nederland plaatsvindt. Ter onderbouwing van haar betoog wijst Tierlantijn op de door haar als productie 9 overgelegde verklaring van [werknemer 1], werkzaam bij Amplius.
Deze verklaring kan Tierlantijn evenwel niet baten. KS heeft gemotiveerd betwist dat Amplius over een eigen fabriek beschikt. Op grond hiervan kan de juistheid van de desbetreffende verklaring in dit kort geding niet worden vastgesteld.

4.9 Op basis van hetgeen hiervoor is overwogen, slaagt het beroep van Tierlantijn op artikel 4 Aw niet en kan niet met voldoende mate van zekerheid worden vastgesteld dat Tierlantijn daadwerkelijk als auteursrechthebbende op de lampen moet worden aangemerkt. Daarom moeten haar vorderingen, voor zover gebaseerd op een inbreuk op het auteursrecht, worden afgewezen.

Slaafse nabootsing: 4.10 (…) Op basis van de ter zitting getoonde lampen is de voorzieningenrechter echter van oordeel dat de lamp van KS nagenoeg identiek is aan die van Tierlantijn. (…) De verschillen waarop KS wijst, zijn van zodanig ondergeschikt belang voor het totaalbeeld van de lampen, dat niet aannemelijk is dat die verschillen door de gemiddelde consument worden opgemerkt.
Weliswaar verschillen de kleuren van de lampen, maar de kleur is in deze - in tegenstelling tot de vormgeving van de lampen - niet van doorslaggevend belang. Daarbij komt dat Tierlantijn gesteld heeft dat haar lampen dezelfde kleur als de lampen van KS krijgen, indien de lampen enige tijd buiten worden opgehangen. Dit is door KS onvoldoende gemotiveerd bestreden.

Op basis van het voorgaande faalt het verweer van KS. Bovendien moet worden aangenomen dat KS de door Tierlantijn op de markt gebrachte lampen heeft nagebootst, nu KS weliswaar gesteld heeft dat haar lampen eerder verkrijgbaar waren dan die van Tierlantijn maar dat zij er niet in is geslaagd de juistheid van haar standpunt voldoende aannemelijk te maken.

4.11 Bij de verdere beoordeling van de vraag of er sprake is van slaafse nabootsing, staat voorop dat de nabootsing in beginsel dan ongeoorloofd is, indien KS zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van de lampen af te doen, op bepaalde onderdelen met haar lampen een andere weg had kunnen inslaan. Op KS rust voorts de verplichting om alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door de gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring te duchten is.

Zoals hiervoor onder 4.4. reeds werd overwogen, zijn er diverse lampen op de markt verkrijgbaar die bestaan uit dezelfde basiscomponenten maar die wat de vormgeving betreft wezenlijk afwijken van de lampen van Tierlantijn. KS heeft niet aannemelijk gemaakt dat bij die lampen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid afbreuk is gedaan. Evenmin heeft zij aannemelijk gemaakt dat het voor haar onmogelijk was om een andere lamp op de markt te brengen, zonder aan voormelde deugdelijkheid en bruikbaarheid af te doen.
Verder is van belang dat Tierlantijn, anders dan KS heeft betoogd, gesteld heeft dat er als gevolg van de slaafse nabootsing verwarring bij het publiek te duchten is. Zij heeft ter zitting verklaard dat die verwarring niet enkel te duchten is, maar dat die verwarring zich ook daadwerkelijk bij een van haar klanten heeft voorgedaan. Hiertegen heeft KS onvoldoende gemotiveerd verweer gevoerd.

4.12 Op grond van het voorgaande is in het kader van dit kort geding genoegzaam komen vast te staan dat het nabootsen van de lampen door KS ongeoorloofd en dus onrechtmatig jegens Tierlantijn is. De subsidiaire vordering van Tierlantijn is derhalve toewijsbaar, in die zin dat het KS verboden zal worden om de vormgeving van de onder 2.3. genoemde lampen van Tierlantijn na te bootsen en naar de voorzieningenrechter begrijpt: te (doen) verkopen. Aan KS zal na te melden termijn worden gegund om aan deze veroordeling te voldoen.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank Groningen, 25 maart 2009, HA ZA 08-576, VDW International SPRL-BVBA tegen Bosman (met dank aan Douglas Mensink, Dorhout Advocaten). 

Auteursrecht. Slaafse nabootsing. Kermisattracties. Vonnis in bodemprocedure tussen exploitanten van pushers. Inbreuk op auteursrecht afgewezen. Geen sprake van slaafse nabootsing en ook voor het overige aanbieden niet onrechtmatig. Na beslaglegging en kort geding opheffing beslag nu een inhoudelijk oordeel in bodemprocedure welke weer in het voordeel uitpakt van beweerdelijke inbreukmaker. Geen inbreuk op het auteursrecht, geen slaafse nabootsing en ook voor het overige niet onrechtmatig. Proceskostenveroordeling 'gematigd' tot € 25.000,- :'Voor een IE zaak is het een beetje een gemiddeld geval'.

De pusher  "Fun City" van eiser ligt in het verlengde van oudere coin pushers, en heeft daarom geen eigen oorspronkelijk karakter, het is er "één in de traditie van coin pushers" . De pusher 'Treasure island'  geen slaafse nabootsing, ondanks de gelijkenis. 

4.3.2.  De rechtbank moet het ervoor houden dat de onderscheidene coin pushers – ondanks de vanwege functionaliteit geboden grote mate van gelijkenis, zie hiervoor – door potentiële kopers afdoende zijn te onderscheiden. Nu het enkel aanbieden van een goedkopere variant van een in hoge mate vergelijkbaar product niet onrechtmatig is, kan de vordering van eiseressen ook niet slagen op de grondslag dat ook om andere redenen dan dat inbreuk op een auteursrecht wordt gemaakt, het op de markt brengen van de ‘Treasure Island’ jegens haar onrechtmatig is.

Lees het vonnis hier. Zie voor kort geding: Vzr. Rechtbank Groningen 27 augustus 2008, IEF 7020.

Afbeelding Fun City hier. Treasure Island hier. Prior art hier.

Rechtbank Amsterdam, 25 maart 2009, HA ZA 07-3221, Adani tegen Odmedical B.V. (met dank aan Hidde Koenraad, Vondst Advocaten)

Eerst even voor jezelf lezen. Auteursrecht. Merkenrecht. Bodem in geschil over vaststellingsovereenkomst in merken- en auteursrechtelijk geschil m.b.t. de CONPASS bodyscanner van eiser Adani (zie (Vzr. Rechtbank Amsterdam, 2 augustus 2007, IEF 4469). 

Overtreding vaststellingsovereenkomst inz. merk- en auteursrechtelijk geschil leidt tot boete ad € 575.000. Merk- en auteursrechtinbreuk aangenomen. Geen geldige reden voor gebruik CONPASS door ODMedical. Volledige proceskostenvergoeding ad € 25.301,68, aangezien geschil ging over vaststellingsovereenkomst waarvan de kern bestaat uit de bescherming van intellectuele eigendomsrechten.

Ter beëindiging van hun geschil over het merk CONPASS en de auteursrechten op de bodyscanner van Adani hebben Adani en ODMedical in 2006 een vaststellingsovereenkomst afgesloten waarin is bepaald dat Adani exclusief merkhouder is en de auteursrechten bezit van de Bodyscanner “CONPASS”. Na ondertekening van de overeenkomst past ODMedical de door haar verhandelde bodyscanner aan en brengt deze op de markt onder de nieuwe naam SOTER RS security bodyscan. ODMedical blijft echter documenten verspreiden waarin het merk CONPASS en foto’s van de CONPASS bodyscanner gebruikt worden. In 2007 wijzigt ODMedical de naam van haar scanner in DRS CONPASS.

Adani is van mening dat ODMedical inbreuk maakt op de auteurs- en merkenrechten en bovendien de vaststellingsovereenkomst niet nakomt.

ODMedical voert in conventie de volgende verweren aan:

1. Er is geen sprake van inbreuk op het merkenrecht, omdat ODMedical sinds het tekenen van de vaststellingsovereenkomst geen producten op de markt heeft gebracht of gepromoot onder de naam CONPASS. Tevens betwist ODMedical dat er sprake is van inbreuk op het auteursrecht.

2. Er is geen sprake van misleidende reclame of onrechtmatig handelen. ODMedical heeft voor de promotie van de nieuwe bodyscanner slechts afbeeldingen gebruikt die niet zijn gemaakt met de CONPASS bodyscanner.

3. Er is niet in strijd gehandeld met de artikelen 4 en 8 van de vaststellingsovereenkomst. Wegens het feit dat er geen tekortkoming is, kan Adani ook geen aanspraak maken op de boete die op grond van artikel 12 kan worden toegewezen. Subsidiair stelt ODMedical dat er sprake is van een tekortkoming van geringe betekenis.

 Ad 1. Inbreuk op grond van artikel 2.20 lid 1 BVIE: ODMedical stelt dat er geen sprake van merkgebruik is, maar van gebruik anders ter onderscheiding van waren (artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE). Zij stelt hiervoor een geldige reden te hebben. Bodyscanners moeten voldoen aan bepaalde (veiligheids)eisen. Hiervoor had ODMedical oude documenten nodig.

De rechtbank oordeelt dat er voor ODMedical niet een zodanige noodzaak bestond om het beschermde merk van Adani te gebruiken, dat van haar in redelijkheid niet verlangd kon worden zich van dat gebruik te onthouden. Het enkele feit dat ODMedical niet op tijd over de oude documenten kon beschikken, was geen reden om zonder toestemming van Adani diens testrapporten en certificaten te gebruiken (7.3.). Merkinbreuk aangenomen.

ODMedical heeft geen inhoudelijk verweer heeft gevoerd met betrekking tot de vermeende inbreuk op het auteursrecht van Adani en de hierop betrekking hebbende vordering wordt ook toegewezen (7.4.).

Ad 2. Misleidende reclame in de zin van artikel 6:194 BW: De rechtbank oordeelt dat er sprake is van misleidende reclame. Misleiding ontstaat met name doordat via de testrapporten, certificaten en afbeeldingen eigenschappen van de bodyscanner van Adani toegekend kunnen worden aan de nieuwe bodyscanner van ODMedical. Ook het gebruik van de link op de website kan misleidend zijn in de zin van 6:194 BW.

Ad 3. Schending van de vaststellingsovereenkomst: ODMedical heeft gehandeld in strijd met de artikelen 3, 4 en 8 van de vaststellingsovereenkomst volgens de rechtbank. Dit omdat zij heeft nagelaten de aanvraag voor het gemeenschapsmerk over te dragen aan Adani. Bovendien heeft zij een link op haar website met informatie over de bodyscanner 60 dagen laten staan (7.5.).

Adani kan aanspraak maken op het boetebedrag ad € 575.000. De rechtbank ziet geen reden dit bedrag te matigen aangezien zij het niet aannemelijk acht dat de boete in deze omstandigheden leidt tot een buitensporig en onaanvaardbaar resultaat, waartegen de billijkheid zich zou verzetten (7.7.).

In reconventie heeft de rechtbank het volgende overwogen: Er is geen sprake van onrechtmatige publicatie geweest van Adani (of haar distributeur) aan het Amerikaanse Consulaat in Frankfurt en aan de douane in Vietnam en Dubai. Voor onrechtmatige publicatie is schade vereist. ODMedical heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat zij als gevolg van de publicatie schade heeft geleden (8.3.).

Geen sprake van vervallenverklaring wegens non-usus op grond van artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE aangezien de gebruikstermijn van de merken van Adani nog niet zijn verstreken (8.4.).

Lees het vonnis hier.

Gerechtshof Arnhem, 10 maart 2009, LJN: BH6633, Friso Present B.V., handelend onder de naam Relatiegeschenken Noord-Nederland (RNN) tegen  Schuitema Groothandel B.V.

Auteursrecht. Het gerechtshof vernietigt het vonnis waarvan beroep. Geen gezamenlijk auteursrecht op verpakkingsdoosjes mokkenactie. Inbreuk aangenomen.Betalen is niet bepalen.  (wie afbeeldingen heeft mag ze vanzelfsprekend mailen. Afebeelding links: de 'Friese variant' van de RNN c1000-mok).
 
Eiser RNN voert een groothandel in relatiegeschenken. In opdracht van een nevenvestiging van Schuitema Groothandel, Schuitema Noord heeft RNN werkzaamheden verricht ten behoeve van de uitvoering van de mokkenactie, een spaaractie. Begin juni 2007 heeft Schuitema Oost meegedeeld dat zij de opdracht voor de mokkenactie niet aan RNN maar aan een derde heeft verstrekt.

Eiser RNN stelt dat Schuitema niet gerechtigd was tot het gebruik van de doosjes behorende bij de C1000 mokkenactie, omdat de auteursrechten op zowel alle afzonderlijke zijden van het doosje als de samenstelling ervan aan haar zouden toekomen.

Volgens de voorzieningenrechter (Rechtbank Zwolle, 22 februari 2008, IEF 5871) rustte het auteursrecht bij RNN en appellant gezamenlijk, terwijl niet gezegd kan worden dat RNN op enig onderdeel van de Noord-doosjes de enige auteursrechthebbende is. Daarmee ontbrak volgens de voorzieningenrechter een rechtsgrond op grond waarvan RNN, als mede-auteursrechthebbende, de gevorderde staking van verveelvoudiging en openbaarmaking van de Oost-doosjes door Schuitema kan vorderen . Om die reden zijn de vorderingen van RNN afgewezen. Het hof ziet dit anders.

Gezamenlijk auteursrecht:  12. Naar het voorlopig oordeel van het hof leidt het aanleveren door Schuitema van tekst, foto en logo aan RNN ten behoeve van het ontwerp van de Noord-doosjes, niet tot een gezamenlijk auteursrecht van RNN en [appellant] op de doosjes. Het hof overweegt hiertoe dat voor een gezamenlijk auteursrecht is vereist dat meerdere makers tezamen het werk hebben geschapen. Hiervan is naar het voorlopig oordeel van het hof in het onderhavige geval geen sprake; Schuitema heeft weliswaar gegevens aangeleverd, maar niet bijgedragen aan de oorspronkelijke schepping van het werk, als hierboven omschreven in r.o. 7 en r.o. 8. Zulks is door haar overigens ook niet gesteld. Dit betekent dat geen sprake is van een gezamenlijk auteursrecht van RNN en Schuitema; alleen RNN is als auteursrechthebbende op de Noord-doosjes aan te merken.
Grief 1 in het principaal appel slaagt.

Inbreuk op het auteursrecht: 13. Thans is aan de orde of [appellant] inbreuk op het auteursrecht van RNN op de Noord-doosjes heeft gemaakt, door de op de Noord-doosjes gelijkende Oost-doosjes op de markt te brengen, zonder toestemming van RNN.

14. In eerste aanleg heeft Schuitema gesteld dat het auteursrecht aan haar is overgedragen door RNN. Het hof overweegt hierover dat het geen stukken heeft aangetroffen waaruit de overdracht van het auteursrecht door Schuitema aan RNN op de in de wet voorgeschreven zin blijkt, terwijl ook niet blijkt dat het recht op exploitatie van het ontwerp is overgedragen. Uit het enkele feit dat Schuitema RNN heeft betaald voor het ontwerp, kan een dergelijke overdracht in ieder geval niet worden afgeleid. Het hof zal dan ook voorbijgaan aan deze stelling.

15. Voorts overweegt het hof dat hoewel de Noord-doosjes en de Oost-doosjes op een aantal punten verschillen (onder meer: de gekozen kleuren zijn niet precies identiek, de linker- en rechterzijde zijn omgewisseld, de linkerzijde waarop de Groninger vlag is afgebeeld, vervlochten met het C1000-logo, is vervangen door een afbeelding van een mok met daarin het C1000-logo, de typografie van de tekst wijkt af), de totaalindrukken van de doosjes zodanig overeenstemmen, dat sprake is van verveelvoudiging in de zin van art. 13 Auteurswet. Het hof wijst daarbij op de volstrekt identieke maatvoering en vouwwijze van de doosjes, de nagenoeg identieke wijze waarop de foto van het Schuitema -pand is afgebeeld (inclusief de door RNN aangebrachte bewerkingen), namelijk doorlopend vanaf de bovenkant in de achterkant van het doosje, en tevens als achtergrond voor de tekst op de zijkant van het doosje. Voorts is de kleurstelling nagenoeg hetzelfde (grijsachtige tinten). Ook de oplossing die is gekozen om aan te geven welke mok zich in het doosje bevat, gecombineerd met een overzicht van de verkrijgbare mokken (een afbeelding van alle acht verkrijgbare mokken, met daarvoor een rondje dat kan worden aangevinkt), is hetzelfde, zij het dat de mokken niet exact hetzelfde zijn, maar die mokken vormen geen inzet van dit geding. Kortom, ondanks enkele verschillen tonen de doosjes een duidelijke gelijkenis.

16. Door Schuitema is niet danwel onvoldoende gemotiveerd gesteld dat ondanks de overeenstemming tussen de Noord-doosjes en de Oost-doosjes, sprake is van een oorspronkelijke schepping van de Oost-doosjes.Het hof komt dan ook tot de conclusie dat sprake is van ongeoorloofde verveelvoudiging in de zin van de Auteurswet, waarmee [appellant] inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht op de Noord-doosjes van RNN.
 
1019h proceskosten: € 6.211,20 voor de eerste aanleg en € 2.286,90 voor het hoger beroep.

Lees het arrest hier.

Vzr. Rechtbank Almelo, 27 januari 2009, LJN: BH6361, Primeoak Buildings Ltd. tegen HMB.

Auteursrecht. Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Eiseres Primeoak Buildings ontwerpt, produceert en bouwt, evenals gedaagde, eikenhouten gebouwen en bijgebouwen. Gedaagde handelt onder de naam HMB. Primeoak Buildings is merkhouder van het gemeenschapswoord-/beeldmerk PRIME OAK en stelt dat gedaagde inbreuk maakt op haar auteurs- en merkrechten.

De voorzieningenrechter acht het onvoldoende aannemelijk dat gedaagde de foto’s op zijn website niet zelf heeft gemaakt, de gebouwen op de foto’s niet zelf heeft ontworpen en gebouwd. De domeinnaam www.primeoak.nl  is reeds verwijderd uit het handelsregister en gedaagde heeft verklaard dat hij daar waar op zijn website staat geschreven prime oak of een daarmee overeenstemmend teken zal verwijderen en zal wijzigen in eersteklas eiken. Bovendien is er geen spoedeisend belang. De vorderingen van Primeoak Buildings worden derhalve afgewezen. Niet-ontvankelijkheid bij reconventionele vordering, nu gedaagde in persoon is verschenen. Liquidatietarief.

Auteursrecht: 4.4.  Primeoak Buildings stelt daartoe allereerst dat gedaagde zonder toestemming van Primeoak Buildings fotomateriaal van Primeoak Buildings heeft geplaatst op zijn website. Volgens Primeoak Buildings gebruikt gedaagde foto’s uit het databestand van Primeoak Buildings. Primeoak Buildings onderbouwt haar stelling verder door te verwijzen naar de tekst ‘Prime Oak’ boven de foto’s op de website www.eikengebouwen.nl. Gedaagde heeft het voorgaande gemotiveerd betwist, daartoe stellende dat hij de foto’s zelf heeft gemaakt, de gebouwen op de foto’s bovendien zelf heeft ontworpen en ook de gebouwen eigenhandig, samen met zijn partner, heeft gebouwd. Gelet op deze gemotiveerde betwisting is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat Primeoak Buildings onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de foto’s die gedaagde gebruikt op zijn website, auteursrechtelijk beschermde foto’s zijn van Primeoak Buildings. Uit de stellingen van Primeoak Buildings kan naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter niet worden geconcludeerd dat de in het geding zijnde foto’s alle een afzonderlijk werk zijn van Primeoak Buildings, een oorspronkelijk en eigen karakter bezitten en de persoonlijke stempel van Primeoak Buildings als maker dragen in de zin van de Auteurswet.  

Domeinnaam / Handelsnaamrecht: 4.5.  Primeoak heeft geen belang meer bij de gevorderde verwijdering van de domeinnaam www.primeoak.nl in het handelsregister, nu gedaagde ter zitting heeft verklaard dat hij voornoemde domeinnaam reeds heeft verwijderd uit zijn inschrijving in het handelsregister, hetgeen Primeoak ter zitting heeft bevestigd. Ook heeft Primeoak Buildings ter zitting bevestigd dat gedaagde de link naar de technische site www.primeoak.co.uk heeft verwijderd van zijn website.

Merkenrecht: 4.6.  Ten aanzien van de gestelde inbreuk op het woord-/beeldmerk PRIME OAK [afbeelding] overweegt de voorzieningenrechter het volgende. Gedaagde heeft niet betwist dat Primeoak Buildings houder is van het woord-/beeldmerk PRIME OAK. Wel twisten partijen over de ingangsdatum waarop het merk gedeponeerd is door Primeoak Buildings, met andere woorden vanaf wanneer Primeoak Buildings de merkenrechtelijke bescherming in kan roepen van het woord/beeld PRIME OAK. De discussie hierover kan naar het oordeel van de voorzieningenrechter echter achterwege blijven, nu gedaagde ter zitting heeft verklaard dat hij op zijn website daar waar staat geschreven prime oak of een daarmee overeenstemmend teken zal verwijderen en zal wijzigen in eersteklas eiken. Of er al dan niet sprake is van een door gedaagde gepleegde merkenrechtelijke inbreuk door gebruik van het merk PRIME OAK is voor de beoordeling van dit geschil daarom niet langer relevant.

 4.7. Gelet op het voorgaande is de voorzieningenrechter van oordeel dat Primeoak Buildings onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat gedaagde inbreuk maakt op de auteurs- en/of merkrechten van Primeoak Buildings. Van onrechtmatig handelen aan de zijde van gedaagde is naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter geen sprake. De vorderingen van Primeoak Buildings dienen te worden afgewezen.

4.8.  Primeoak Buildings heeft bovendien onvoldoende aannemelijk gemaakt dat zij een spoedeisend belang heeft bij haar vordering. Zij heeft gesteld dat zij door het onrechtmatig handelen van gedaagde schade lijdt en dat zij omzetderving heeft te duchten, maar heeft nagelaten te stellen waaruit die schade bestaat. Ook is onvoldoende aannemelijk geworden dat er een reëel gevaar voor schade bestaat in de toekomst. Een onmiddellijke voorziening uit hoofde van onverwijlde spoed is naar het oordeel van de voorzieningenrechter dan ook niet geboden.

Lees het vonnis hier.

Gerechtshof ’s-Gravenhage, 24 februari 2009, LJN: BH6459, Reckitt Benckiser N.V. c.s. tegen Action Non Food B.V.

Gestelde merk-, model- en auteursrechtsinbreuk op flessen/verpakkingen schoonmaakmiddelen. Vorderingen van rechthebbende afgewezen. Reckitt brengt de vlekkenverwijderaars “Vanish” en “Cillit Bang” op de markt en heeft met betrekking tot die producten meerdere merken en modellen gedeponeerd. Reckitt meent dat Action inbreuk op haar merk-, model- en auteursrechten maakt door de producten “Oxi Quick” en “Mascot Turbo” op de markt te brengen. Ook maakt Action zich schuldig aan slaafse nabootsing, aldus Reckitt. In eerste instantie heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag de vorderingen afgewezen (IEF 389). (Klik op afbeelding voor vergroting).

Action voert aan dat Reckitt geen spoedeisend belang heeft omdat het en eenmalige leverantie betrof. Het hof memoreert dat het spoedeisend belang moet worden vastgesteld naar de omstandigheden van het moment van de uitspraak en stelt vast dat Reckitt niet aannemelijk heeft gemaakt dat er na 2005 nog leveringen hebben plaatsgevonden. Daar staat tegenover dat er sprake is geweest van stelselmatig handelen, Action eerder haar onthoudingstoezegging niet geheel was nagekomen en Action de inbreuk niet heeft willen erkennen. Er is dus gevaar voor herhaling volgens het hof en dus een spoedeisend belang.

Merkenrecht: Reckitt baseert haar merkenvorderingen uitsluitend op verwarringsgevaar. Met betrekking tot de Vanish verpakking komt de discussie neer op de vraag van het onderscheidend vermogen. Volgens Reckitt heeft de verpakking als geheel groot onderscheidend vermogen en volgens Action is dat beperkt tot de woordelementen.

Vanish v Oxi Action: Het hof begint vast te stellen dat de kleur roze als zodanig niet door Reckitt kan worden geclaimd. Volgens het hof is het een feit van algemene bekendheid dat reinigingsproducten in een grote verscheidenheid van kleuren worden aangeboden. De consument zal derhalve in de kleur roze (of de andere gebezigde kleuren) geen herkomstaanduiding zien.

Beide verpakkingen gebruiken bellen als grafisch element. Volgens Action is dit een grafische weergave van de eigenschappen van een oxi-product en wordt het als zodanig gebruikt door meerdere aanbieders van dergelijke producten. Dit wordt door Reckitt niet betwist en het hof gaat ervan uit dat de bellen (en de aanduiding oxi-action) beschrijvend zijn.

De totaalindruk van het Vanish merk die bij de gemiddelde consument achterblijft is derhalve het woord Vanish en de witte boog. Deze elementen worden door Action niet gebruikt.

Cillit Bang v Mascot Turbo: Het hof acht de kleur paars, de alledaagse dop onvoldoende onderscheidend. De vorm is volgens het hof evenmin voldoende significant afwijkend om als zodanig voor bescherming in aanmerking te komen. De totaal indruk wordt derhalve gedomineerd door het woordelement “Cillit Bang”.

de merkenrechtelijke vorderingen van Reckitt worden daarom afgewezen.

Modellenrecht

Vanish v Oxi Action: Het geregistreerde Gemeenschapsmodel voor de verpakking van Vanish wordt volgens het hof gedomineerd door de opdruk, welke in het geval van de Oxi-Action pot wezenlijk anders is. Bovendien verschillen de potten zelf op meer dan ondergeschikte punten. 

Cillit Bang v Mascot Turbo: Reckitt heeft zich met betrekking tot de Cillit Bang fles beroepen op een niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel. Cillit Bang is echter in 2004 op de markt gebracht en de beschermingsduur was derhalve verstreken op het moment van de uitspraak (en, merkt het hof op, op het moment van fourneren van de stukken voor arrest).

Auteursrecht: Het hof oordeelt dat de kleuren  roze en paars als basiskleuren voor de verpakkingen geen oorspronkelijke keuzes behelzen. Het hof baseert zich daarbij op hetgeen het heeft overwogen met betrekking tot het merkenrecht.

Met betrekking tot beide producten vindt het hof dat de overeenstemmingen enkel te vinden zijn in banale, niet te beschermen elementen en dat voor het overige de verschillen te groot zijn om inbreuk aan te nemen.

Onrechtmatig handelen: Gezien hetgeen reeds is overwogen is er volgens het hof van verwarrings- of verwateringsgevaar geen sprake..

Lees het arrest  hier.