Domeinnaamrecht  

Vzr. Rechtbank Leeuwarden 30 november 2011, LJN BU6396 (eiseres h.o.d.n. LOFT ruimte voor inspiratie tegen WTC Horeca B.V. h.o.d.n. Restaurant-bar-lounge LOFT)

Handelsnaam. [eiseres] exploiteert sinds mei 2007 een onderneming onder de naam "LOFT ruimte voor inspiratie". Gevestigd in een kerkgebouw kan men op  afspraak ruimtes huren, voorzien van eten en drinken. Zij heeft onder meer de handelsnaam "LOFT ruimte voor inspiratie" laten registreren, en maakt gebruik van de domeinnaam loftboksum.nl. WTC biedt soortgelijke diensten aan op o.a. 11e etage van het WTC onder de naam LOFT en maakt gebruik van de domeinnaam restaurantloft.nl.

Rechter oordeelt dat beide ondernemingen verschillend in karakter zijn. Beiden richten zich tot één nagenoeg identieke doelgroep, namelijk de zakelijke markt. bij het publiek verwarring is te duchten tussen de onderneming van [eiseres] en de onderneming van WTC Horeca. Derhalve voert WTC Horeca ook de domeinnaam www.restaurantloft.nl in strijd met het bepaalde in artikel 5 Hnw. Staking van gebruik van de naam is bevolen, dit onder last van dwangsom ad €2.500 of €1.000 per dag met maximum van €50.000. Proceskostenveroordeling ad €1.423,98 ex 1019h Rv.

4.4.  De voorzieningenrechter is van oordeel dat de handelsnaam van WTC Horeca slechts in geringe mate afwijkt van de handelsnaam van [eiseres]. Daartoe is het volgende redengevend. Beide handelsnamen bestaan uit een onderscheidend element en een beschrijvend element. Het onderscheidende én overeenstemmende element in de beide handelsnamen is "LOFT" en het beschrijvende element is "ruimte voor inspiratie", in het geval van [eiseres], en "Restaurant-Bar-Lounge", in het geval van WTC Horeca. In de beide handelsnamen is het - visueel opvallende, met hoofdletters aangeduide - element "LOFT" dominant. Daarmee heeft het element "LOFT" naar het oordeel van de voorzieningenrechter een sterk onderscheidend vermogen. De beschrijvende elementen in de handelsnamen van partijen verdwijnen daarmee naar de achtergrond.

4.5.  De voorzieningenrechter stelt verder vast dat het karakter van beide ondernemingen in die zin verschilt, dat Restaurant-Bar-Lounge LOFT een open karakter heeft en de onderneming van [eiseres] niet. Bij Restaurant-Bar-Lounge LOFT kan men à la carte eten en drankjes nuttigen zonder afspraak vooraf, terwijl men bij [eiseres] slechts kan eten en drinken na voorafgaande afspraak én als onderdeel van een in het kerkgebouw te organiseren evenement. Daar staat echter het volgende tegenover. Restaurant LOFT is gevestigd in het World Trade Center, een handelscentrum te Leeuwarden, waar door een zustervennootschap van WTC Horeca (WTC Expo) evenementen worden georganiseerd. Van belang in dat verband is dat op de door WTC Horeca gebruikte website www.wtchospitality.nl, waarop de in het WTC ter beschikking te stellen zalen worden vermeld, uitdrukkelijk wordt verwezen naar de mogelijkheid om te dineren bij restaurant LOFT. Hier wordt dus nadrukkelijk een koppeling gelegd tussen het huren van zaalruimte in het WTC en het desgewenst nuttigen van eten en drinken bij Restaurant-Bar-Lounge LOFT, hoewel er geen zakelijke arrangementen bij Restaurant-Bar-Lounge LOFT kunnen worden geboekt. Tevens dient te worden bedacht dat restaurant LOFT is gevestigd in een World Trade Center, een zakelijk handelscentrum voor de regio. Tegen die achtergrond ligt het voor de hand dat restaurant LOFT mede beoogt om die (potentiële) klantenkring te bedienen. Bij [eiseres] kan de zakelijke markt eveneens terecht voor het huren van ruimte, in combinatie met het nuttigen van eten en drinken. Ter illustratie daarvan heeft [eiseres] een - door WTC Horeca inhoudelijk niet betwiste - lijst van bedrijven en instellingen overgelegd, die een evenement bij haar hebben gehad. Gelet op het vorenstaande acht de voorzieningenrechter voorshands voldoende aannemelijk geworden dat beide ondernemingen zich in elk geval richten op één nagenoeg identieke doelgroep, namelijk de zakelijke markt. Van belang is voorts dat de beide ondernemingen op geringe afstand van elkaar zijn gevestigd ([B] en Leeuwarden liggen slechts enkele kilometers van elkaar verwijderd). Ten slotte weegt mee, zoals hiervoor reeds is overwogen, dat beide onderneming zich naar buiten toe presenteren met gebruikmaking met het overeen-stemmende en dominerende element "LOFT" in hun handelsnaam.

4.9.  Mede gelet op hetgeen hiervoor onder r.o. 4.5. is overwogen, is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat door het als handelsnaam gebruiken van de domeinnaam www.restaurantloft.nl bij het publiek verwarring is te duchten tussen de onderneming van [eiseres] en de onderneming van WTC Horeca. Derhalve voert WTC Horeca ook de domeinnaam www.restaurantloft.nl in strijd met het bepaalde in artikel 5 Hnw.

Vzr. Rechtbank Maastricht 24 november 2011, KG ZA 11-456 (BIQ Stadsontwerp B.V./BIQ Architecten/BIQ Holding B.V. tegen BIC Architecten B.V.)

Met dank aan Alex Dolphijn, VANDIJK advocaten.

Handelsnaamrecht. BIQ Architecten verricht sinds haar oprichting in 1994 architectenwerkzaamheden en heeft domeinnaam biqstad.nl. BIQ was houdster van een geregistreerd beeldmerk dat na verloop van 10 jaren was verlopen en in  2009 opnieuw is ingeschreven (hier). BIC Architecten heeft sinds haar oprichting in 2009 werken gerealiseerd in Nederland België en Duitsland en heeft domeinnaam bicarchitects.com.

De vordering met betrekking tot het beeldmerk wordt teruggetrokken, waarover niet langer hoeft te worden geoordeeld. Tussen partijen is niet in geschil dat BIC in het handelsverkeer enkel onder een volledige naamsaanduiding optreedt, niet met "BIC".

Hoewel BIC Architecten aangeeft dat zij haar kernactiviteit beperkt tot Zuid-Nederland in het gebied ten oosten en zuiden van de lijn Utrecht-Maastricht, heeft zij niet betwist dat zij in heel Nederland projecten heeft gedaan dan wel dat zij dit in de toekomst mogelijk zal doen. Het niet doen van actieve acquisitie in België en Duitsland doet er niet aan af dat er wél projecten zijn uitgevoerd.

Conform art. 5 Hnw wordt een verbod gegeven voor het voeren van de namen  BIC, BICarchitects, IC architects, BIC architecten en BICarchitecten, ook de variant met hoofdletters A maakt inbreuk. Gebruik van de domeinnaam bicarchitects.com is mede als handelsnaamgebruik te kwalificeren, maar toch wordt vordering afgewezen, omdat `het belang van de door BIQ sub II gevorderde overdracht van de domeinnaam [is] komen te ontvallen`

Dit alles onder last van dwangsom €5.000 per dag met een maximum van €80.000 en met daadwerkelijke proceskostenveroordeling ex 1019h Rv ad €7.335,04.

4.6. Gelet op het puur onderscheidend vermogen van de naamsaanduiding is de voorzieningenrechter van oordeel dat de naamsaanduiding BIC Architecten en/of BIC Architects zowel visueel als auditief als begripsmatig (sterke) associaties oproepen met de naamsaanduiding BIQ Architecten, maar niet met de naamsaanduidingen BIQ, BIQ Stadsontwep en/of BIQ Holding.

4.7. Voorts is de voorzieningenrechter van oordeel dat de aard van de ondernemingen van BIQ en BIC Architecten vrijwel dezelfde is. Immers, zowel BIQ als BIC Architecten opereert met name op het gebied van projectmatige en/of seriematige bouw en zowel BIQ als BIC Architecten hanteert een contextuele benaderingswijze ten aanzien van haar projecten. Gelet hierop is het aannemelijk dat ten aanzien van zowel de werkzaamheden als het klantenpotentieel een aanzienlijke overlap bestaat.

4.14 De voorzieningenrechter is van oordeel dat de domeinnaam www.bicarchitects.com (mede) als handelsnaam dient te worden gekwalificeerd, nu deze gelijkluidend is aan één van de door BIC Architecten gevoerde handelsnaam, namelijk BIC Architects. Zoals hiervoor (zie r.o. 4.4-4.11) al is geoordeeld, levert het voeren van (onder meer)  de naam BIC Architects een bij wet verboden inbreuk op de handelsnaam van BIQ Architecten op. Hieruit vloeit voort dat het gebruik van de domeinnaam www.bicarchitects.com óók een inbreuk op de handelsnaam van BIQ Architecten oplevert. In die zin zal de voorzieningenrechter ten aanzien hiervan aansluiten bij haar oordeel omtrent het door BIQ sub I gevorderde [red. staken merk/handelsnaam]. Gelet hierop is he belang van de door BIQ sub II gevorderde overdracht van de domeinnaam komen te ontvallen, zodat dit deel van de vordering zal worden afgewezen.

Rechtbank Assen 16 november 2011, LJN BU5765 (Eiser h.o.d.n. Weddingfair tegen gedaagde)

Met gelijktijdige dank aan Harry Smeltekop, Yspeert vwl advocaten.

Handelsnaam. Stelplicht ten aanzien van het gevaar van verwarring voor het publiek.

Sinds 16 maart 2004 organiseert [eiser] onder de naam Weddingfair commerciële trouwbeurzen, daartoe zijn handelsnamen ingeschreven en is (indirect) rechthebbende op domeinnaam weddingfair.nl . Sinds 2006 organiseert gedaagde jaarlijks, op Landgoed Lemferdinge, een trouwbeurs en heeft domeinnaam: weddingfairlandgoedlemferdinge.nl.

Vorderingen, gestoeld op handelsnaamrecht, worden afgewezen, vanwege beschrijvend en een specifiek karakter, namelijk locatie van de activiteit.

4.7.  Tegen deze achtergrond neemt de rechtbank in overweging dat [gedaagde] een domeinnaam voert die het woord "weddingfair" bevat en die verder een verwijzing geeft naar de locatie waar die "weddingfair" plaatsvindt: het Landgoed Lemferdinge.

4.8.  Aldus heeft de domeinnaam van [gedaagde] een beschrijvend en een specifiek karakter. De domeinnaam geeft een beschrijving van de in rov. 4.5. bedoelde activiteit en de domeinnaam specificeert waar die activiteit plaatsvindt. Voor de vaststelling van het eventuele gevaar voor verwarring is dit van belang, omdat het de vraag doet opkomen waarom in dit concrete geval bij het publiek de verwarring kan ontstaan dat de weddingfair die [gedaagde] organiseert op het Landgoed Lemferdinge, een weddingfair betreft georganiseerd door [eiser]. [eiser] heeft echter geen feiten of omstandigheden gesteld waaruit dit verwarringsgevaar kan blijken. Evenmin heeft [eiser] zicht gegeven op feiten of omstandigheden waaruit verwarring kan blijken in die zin dat het publiek ten onrechte een band kan aannemen tussen de onderneming van [eiser] en die van [gedaagde]. Aldus kan van het gevaar van verwarring niet blijken. Dit betekent dat de op het gevaar van verwarring gegronde vorderingen moeten worden afgewezen.

4.9.  Daaraan doet niet af dat [eiser] zijn vorderingen ook grondt op de stelling dat [gedaagde] zich schuldig maakt aan ongeoorloofde mededinging. Dat kan [eiser] niet baten omdat hij ook ten aanzien van deze grondslag geen andere feiten of omstandigheden aanvoert dan de gestelde en de hiervoor besproken inbreuk op de handelsnamen van [eiser]. De stelling dat sprake is van ongeoorloofde mededinging mist daarom zelfstandige betekenis en behoeft geen nadere bespreking.

4.10.  Het voorgaande brengt met zich dat ook in zoverre de vorderingen moeten worden afgewezen.

WIPO Arbitration and Mediation Center, ADMINISTRATIVE PANEL DECISION 4 november 2011, D2011-1564 (Swatch Ltd. v. Jenneke van der Meijden; inzake swatchbusiness.com en swatchstore.com, panellist: Brigitte Joppich)

Met gelijktijdige dank aan Marieke Coumans en Elise Menkhorst, De Gier | Stam & Advocaten.

Eiser, internationale holding, ontwerpt, produceert en verkoopt horloges en juwelen en onderdelen. Is houder van diverse merk- en domeinnamen. Gewraakte domeinnamen zijn geregistreerd in naam van verweerster, deze was eerste franchisee van eiser in Nederland. Vóór het registreren van deze domeinen is er toestemming gevraagd en verkregen, eveneens is er toestemming verkregen om een web shop te starten op waar originele producten van eiser zouden worden verkocht. Er was dus eerder sprake van geautoriseerde distributie van de producten van eiser dan van registratie te kwader trouw. Update: Bij overname van de shop door eiser is gesproken over overname van domeinnamen, maar eiser heeft toen gekozen om deze domeinnamen niet in de overeenkomst op te nemen om later alsnog een redelijke prijs af te spreken. Overigens verkoopt verweerster geen Swatch (meer) en doet zij niets met de domeinnamen.

Een beroep, door verweerster, op reverse domain name hijacking werd echter niet erkend. Afwijzing van de klacht en geen overdracht van de domeinnamen.

Onder B (...) Furthermore, when acquiring the “Swatch” shops from WATCH STORE ROTTERDAM B.V. in 2006, the parties discussed the transfer of WATCH STORE ROTTERDAM B.V.’s domain names and decided not to include them in the purchase agreement - not because they were not registered in the name of WATCH STORE ROTTERDAM B.V. but because the parties would otherwise not have been able to negotiate a purchase price. 

Onder C: Based on the evidence before the Panel, the Panel finds that the disputed domain names were not registered in bad faith and that the Complaint consequently fails. The Respondent provided evidence in these Policy proceedings that the disputed domain names were both registered after WATCH STORE ROTTERDAM B.V. started to sell the Complainant’s products and that the Complainant was aware of the domain name registrations from the very beginning. Furthermore, it is clear to this Panel from the evidence provided by the Respondent that the disputed domain name was in fact registered by the Complainant itself in the name of WATCH STORE ROTTERDAM B.V., and that WATCH STORE ROTTERDAM B.V. built a web shop for the Complainant’s products at with the Complainant’s consent. Therefore, the Panel finds that the disputed domain names were not registered in bad faith, but rather, for the purpose of the authorized distributorship of the Complainant’s products.

Onder 7 Reverse Domain Name Hijacking
The Respondent requests a finding of reverse domain name hijacking. This is defined in the Rules as “using the Policy in bad faith to attempt to deprive a registered domain-name holder of a domain name.” Moreover, paragraph 15(e) of the Rules provides as follows: “If after considering the submissions the Panel finds that the complaint was brought in bad faith, for example in an attempt at Reverse Domain Name Hijacking or was brought primarily to harass the domain-name holder, the Panel shall declare in its decision that the complaint was brought in bad faith and constitutes an abuse of the administrative proceeding.”

In the present case, where the Complainant owns trademark rights confusingly similar to the disputed domain names and where the legal aspects of the case with regard to the Respondent’s rights or legitimate interests are not undisputed, the Panel declines to make a finding of reverse domain name hijacking.

WIPO Arbitrage 9 november 2011, DNL2011-0042, LEGO Juris A/S tegen Stichting RIBW ZWWF; inzake: gebruiktlego.nl; arbiter: Tjeerd F.W. Overdijk)

Een van de vele WIPO Arbitrage LEGO-beslissingen, echter deze vordering van gemeenschaps- en beneluxmerkhouder LEGO wordt afgewezen .

Verweerder is een organisatie die dagactiviteiten voor autistische personen organiseert waaronder deze LEGO-formula. LEGO bouwwerken worden gemaakt van tweedehands lego-onderdelen en verkocht via de webshop onder de gewraakte domeinnaam. Ondanks dat de domeinnaam verwarringwekkend gelijkt op merken van eiser, concludeert het Panel dat er sprake is van een legitiem belang en bona fide gebruik. De analyse vind plaats aan de hand van de z.g. Oki Data criteria (Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc., WIPO Case No. D2001-0903), BMW / Deenik, zaak C-63/97 (merkgebruik door derde om reparatie  en onderhoud aan te bieden) en Gilette / LA Laboratoire, zaak C-228/03 (eerlijk gebruik, IEF 2834).

Ondanks dat de relatie met merkhouder niet is uitgelegd aan de hand van een expliciete disclaimer, het uiterlijk van de website doet niet vermoeden dat er een commerciële relatie tussen de twee bestaat. Integendeel; de vordering wordt afgewezen.

According to the Oki Data criteria, a bona fide offering must meet several requirements. These include, at minimum, the following:
- The respondent must actually be offering the goods or services at issue;
- The respondent must use the site to sell only the trademarked goods (otherwise, it could be using the trademark for “baiting” Internet users and then switch them to other goods);
- The site must accurately disclose the registrant’s relationship with the trademark owner;
- The respondent must not try to corner the market in all domain names, thus depriving the trademark owner of reflecting its own mark in a domain name.

Although Respondent is not an authorized reseller, it is using the web shop under the Domain Name to sell toys for which Complainant’s trademark rights have been exhausted. The website does not disclose any LEGO figurative trade mark.

The Panel notes that the website to which the Domain Name resolves does not contain an express disclaimer which would make it immediately clear that Respondent is not an authorized reseller of LEGO branded products. On the other hand, however, one cannot say that the website and the content provided on the website would somehow create the impression of a (non-existing) commercial connection between Respondent and Complainant, or that Respondent would belong to any official LEGO reseller network, or that a special relationship of any other nature would exist between Complainant and Respondent. The website clearly mentions that Respondent is the owner and that the products are sold by Respondent and not by Complainant. After weighing all these factors the Panel is of the opinion that the website is sufficiently accurate with regard to the relationship between Complainant and Respondent.

WIPO 28 oktober 2011, DNL 2011-0058 (Scotch & Soda B.V. tegen D-Max Ltd, inzake: scotchsoda.nl, arbiter: Willem Hoorneman)

Scotch&Soda is een Nederlands fashion bedrijf en is houder van Benelux- en gemeenschapsmerken SCOTCH & SODA (CTM) en beeldmerk. In juli 2009 is betreffende domeinnaam geregistreerd en een jaar later overgeschreven naar verweerder, domein linkt door naar een "so-called parking page".

Er is verwarringwekkende overeenstemming met merknaam. Parking page rondom merknaam van een ander constitueert geen bona fide gebruik. In dit geval zijn links opgenomen op het gebied van fashion, mede daardoor wordt gebruik te kwader trouw aangenomen. Met een simpele zoekopdracht in het merkenregister had verweerder kunnen weten van merkrechten van eiser. Ook zonder die zoektocht is verweerder "willfully blind" geweest.

Onder B (...) It is established case law that such parking pages built around a third party’s trademark as a rule do not constitute a bona fide offering of goods or services, nor do they constitute a legitimate noncommercial use of a trademark. (...jurisprudentie...). In the present case, the Panel notes that the linked pages also cover the area of fashion.
Onder C: Therefore, even if Respondent had not actually been aware of Complainant’s rights, a small effort on its part would have revealed those rights. If Respondent has not made that effort, it has been willfully blind to such rights.

WIPO Arbitrage 23 oktober 2011, DNL 2011-055 (Vliegtickets.nl B.V. tegen E-Pepper AG, Inzake: vliegticket.nl, arbiter: Wolter Wefers Bettink)

Met gelijktijdige dank aan Gijsbert Brunt, Wenckebach Bax Brunt Advocaten

Domeinnaamrecht. Merkenrecht. Uitgebreid oordeel.

Vliegtickets.nl is aanbieder van reis- en vakantieaanbiedingen en tevens merknaamhouder sinds 2005. In 1999 heeft Elsink domeinnaam vliegticket.nl geregistreerd. De domeinnaam is in 2009 overgedragen aan gedaagde waarna een korte tijd is doorgelinkt naar de domeinnaam biedengeniet.nl. Daarop worden, anders dan de domeinnaam doet vermoeden, geen vliegtuigtickets aangeboden, maar wel andere vakantiegerelateerde producten. De overige tijd staat een  "site in aanbouw"-mededeling. Eiser meent dat er sprake is om bezoekers op misleidende wijze naar biedengeniet.nl te leiden.

Er is, naar het oordeel van de arbiter wel sprake van verwarringwekkende overeenstemming. Binnen onderdeel B (recht of legitiem belang) wordt onderzoek gedaan naar de reputatie en bekendheid van de merken, deze wordt niet vastgesteld. Doorlinken naar de site biedengeniet.nl gedurende 5 à 6 maanden is onvoldoende om aan te nemen dat er sprake is van verwarringwekkende overeenstemming tussen de Domeinnaam en de Merken. Geen overdracht bevolen.

Onder A. wordt verwarringwekkende overeenstemming met merknamen en handelsnaam bewezen door "overgelegde online uittreksel van de WhoIs genoemd als houder van de domeinnaam ".

Onder B. Recht of legitiem belang
Om te kunnen vaststellen welke situatie zich voordoet zijn naar het oordeel van de Geschillenbeslechter de volgende factoren van belang: 
(a) de reputatie en bekendheid van het Merk; 
(b) of Verweerder andere domeinnamen met beschrijvende aanduidingen heeft geregistreerd; 
(c) of de Domeinnaam wordt gebruikt voor een doel dat verband houdt met de betekenis van de beschrijvende aanduiding; en zo niet, 
(d) of er aanwijzingen zijn dat Verweerder tracht te profiteren van de verwarringwekkende overeenstemming tussen de Domeinnaam en de Merken.

Ad a. Geen bewijs van bezoekersaantallen en nieuwsbrief abonnees; bij het BBIE is "kennelijk zodanig bewijs [is] overgelegd van de toenmalige bekendheid van “vliegtickets.nl” dat het door het BBIE als ingeburgerd werd beschouwd". Echter in deze zaak uitgaan van voldoende onderscheidend vermogen.

Ad b. en c. Ook andere beschrijvende domeinnamen zijn geregistreerd, waar verweerder “onderzoek doet naar andere exploitatiemogelijkheden van de Domeinnaam".

Ad. d. Dit is geen typisch geval van domeinnaamkaping is, omdat de Domeinnaam en de domeinnaam <vliegtickets.nl> van Eiser al meer dan 12 jaar naast elkaar bestaan en er over en weer veel contact is geweest en ook enige vorm van samenwerking.

Ad (d) Zijn er aanwijzingen dat Verweerder tracht te profiteren van de verwarringwekkende overeenstemming tussen de Domeinnaam en de Merken?

De Geschillenbeslechter stelt voorop dat het onderhavige geschil geen typisch geval van domeinnaamkaping is, omdat de Domeinnaam en de domeinnaam <vliegtickets.nl> van Eiser al meer dan 12 jaar naast elkaar bestaan en er over en weer veel contact is geweest en ook enige vorm van samenwerking. Weliswaar kan ook in een dergelijk geval van jarenlange coëxistentie een situatie ontstaan die het mogelijk maakt een eis in te dienen en daarop de criteria van de Regeling toe te passen, maar dan moet er sprake zijn van (nieuwe) feiten die er op wijzen dat (alsnog) sprake is van misbruik van de domeinnaam op een wijze die gelijk te stellen valt met domeinnaamkaping. Dat vereist dat de eiser met de eis overtuigend bewijs van de relevante feiten overlegt, nu immers op hem de bewijslast rust. Voldoet het overgelegde bewijs niet, dan sluit dat uiteraard niet uit dat de eiser alsnog bij de civiele rechter zijn gelijk haalt. Artikel 20.1 en 21 van de Regeling houden uitdrukkelijk de mogelijkheid open dat de eiser het geschil (ook) aan de gewone rechter voorlegt.

In dit geval heeft Eiser gesteld dat Verweerder de Domeinnaam (naar de Geschillenbeslechter begrijpt: in 2011) gebruikt om consumenten uit winstoogmerk op misleidende wijze naar de website onder de domeinnaam <biedengeniet.nl> te lokken en daarmee commercieel voordeel te halen. Naar het oordeel van de Geschillenbeslechter is het enkele feit dat Verweerder gedurende een zekere periode in 2011 (vijf à zes maanden) de Domeinnaam heeft doorgelinkt naar de website onder de domeinnaam <biedengeniet.nl> in dit geval onvoldoende om te concluderen dat Verweerder tracht te profiteren van de verwarringwekkende overeenstemming tussen de Domeinnaam en de Merken. Eiser heeft geen aanvullend bewijs overgelegd waaruit de gestelde intentie of het effect van het handelen van Verweerder blijkt.

Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 3 november 2011, KG ZA 11-573 (Allround-ITC-Consulting LTD en X tegen Y)

Handelsnaamrecht. Merkenrecht. Nakoming schikkingsovereenkomst. Misleidende reclame. Onrechtmatige daad.

Zowel Allround ITC als [Y] drijven een onderneming op het gebied van (onder meer) onderhoud, reparatie en verkoop van computers in Waddinxveen. In de bodemprocedure is er eerder een schikking getroffen. Nu spelen andere feiten: diverse domeinnamen zijn geregistreerd, die te koop worden aangeboden en wordt de powerbutton (onderdeel van merkregistratie van X) door Y ook gebruikt en wordt in radiocommercials zinnen als PC APK en APK check gebruik in combinatie met 'breaking news' -aanduiding. Tot slot gebruiken partijen min of meer dezelfde groene steunkleur voor de websites [afbeeldingen in het vonnis].

Handelsnaamrecht: Een domeinnaamregistratie of het gebruik van een domeinnaam geeft de rechthebbende geen handelsnaamrecht, zolang de domeinnaam niet tevens als handelsnaam voor een onderneming wordt gevoerd. Van handelsnaamrechtelijke inbreuk door ‘ander gebruik’ van de handels- en domeinnamen van Allround ITC is derhalve ook geen sprake.

Merkenrecht: geringe overeenstemming, geen ongerechtvaardigd voordeel noch afbreuk aan onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk van X.

Nakoming schikking: [Y] heeft er op gewezen dat Allround ITC c.s. heeft nagelaten eerst executiemaatregelen te treffen. Nu de schikkingsovereenkomst niet versterkt is met een dwangsom, zou executie door Allround ITC c.s. weinig zin hebben gehad. Er lijkt geen vordering inzake niet-nakoming schikking te zijn gedaan, en dus dat er sprake is van rauwelijks dagvaarden. Voorzieningenrechter ziet geen grond voor voorlopige voorziening om genoemde domeinnamen niet langer te gebruiken en wijst vordering af. Vordering tot medewerking aan overdracht van domeinnamen is hieraan verbonden en wordt op voet van 3:300 BW ook afgewezen.

Onrechtmatige daad: Er lijkt sprake te zijn van ‘concurrentje pesten’ op een weinig volwassen manier. Telkens wordt slechts één aspect van een reclame-uiting (alléén de afbeelding van gras, alléén de power button, één zin uit een radiospot) gebruikt.  Een aantal van de uitingen die [Y] nabootst zijn zo algemeen dat die niet snel aan verwarring zullen bijdragen, zoals termen als repair centre, PC APK of kleur op websites. Vorderingen worden niet onderbouwd dat publiek de kleur specifiek aan onderneming linkt, of dat daadwerkelijk verwarring heeft plaatsgevonden. Vorderingen worden afgewezen.

Ten overvloede wijst de voorzieningenrechter er wel op dat [Y] het voorgaande niet dient te beschouwen als een vrijbrief om ook aan allerlei andere uitingen van Allround ITC c.s. aan te gaan haken. Proceskosten veroordeling Allround ITC c.s. in de kosten van deze procedure, aan de zijde van [Y] tot op heden begroot op € 785,-;

Handelsnaamrecht 
4.3. Allround ITC c.s. heeft – naar de voorzieningenrechter begrijpt – gesteld dat gebruik van de handels- en domeinnamen van Allround ITC c.s. door [Y] anders dan als handelsnaam, bijvoorbeeld als domeinnaam of metatag, eveneens inbreuk op het handelsnaamrecht van Allround ITC oplevert. Allround ITC c.s. stelt dat [Y] die inbreuk pleegt door domeinnamen te gebruiken op de wijze omschreven in 2.6., door op haar website de domeinnamen opgesomd in 2.7. te vermelden, alsmede door de naam ‘PCmaatje’ als metatag of zoekterm op internet te gebruiken.

4.4. Uit hetgeen in 4.2. is overwogen volgt al, dat het [Y] vrij staat om op zijn website de handelsnamen ‘Computerrepaircentre’ en ‘Laptoprepaircentre’ te gebruiken. Met betrekking tot de overige namen geldt, dat een beroep op artikel 5 Hnw Allround ITC c.s. niet baat in geval van gebruik van namen anders dan als handelsnaam waaronder de onderneming van [Y] wordt gevoerd. Dat artikel verbiedt immers slechts het voeren van een verwarringwekkende naam als handelsnaam voor een onderneming. Dit geldt temeer voor zover Allround ITC aan deze vordering niet haar eigen handelsnamen maar domeinnamen ten grondslag legt. Een domeinnaamregistratie of het gebruik van een domeinnaam geeft de rechthebbende geen handelsnaamrecht, zolang de domeinnaam niet tevens als handelsnaam voor een onderneming wordt gevoerd. Van handelsnaamrechtelijke inbreuk door ‘ander gebruik’ van de handels- en domeinnamen van Allround ITC is derhalve ook geen sprake.

Merkenrecht
4.6. Voorts volgt uit de hiervoor besproken geringe overeenstemming tussen enerzijds het merk van [X] en anderzijds het door [Y] gebruikte teken ook, dat er in dit geval geen sprake is van gebruik waarmee ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk van [X]. Voor zover de vorderingen van Allround ITC hun grondslag vinden in merkinbreuk, zijn zij derhalve niet toewijsbaar.

Nakoming schikkingsovereenkomst
4.7. Allround ITC c.s. heeft zich er voorts op beroepen dat [Y] de schikkingsovereenkomst niet is nagekomen. Zij wijst daarbij in de eerste plaats op het in 2.6. en 2.7. omschreven gebruik van domeinnamen door [Y]. Daarnaast is het gebruik van de term PC Maatje door [Y] volgens Allround ITC c.s. in strijd met de schikkingsovereenkomst.

4.8. Allround ITC c.s. vordert in wezen nakoming van de schikkingsovereenkomst. [Y] heeft er op gewezen dat Allround ITC c.s. heeft nagelaten eerst executiemaatregelen te treffen. Nu de schikkingsovereenkomst niet versterkt is met een dwangsom, zou executie door Allround ITC c.s. weinig zin hebben gehad. Echter, gesteld noch gebleken is dat Allround ITC c.s. [Y] voorafgaand aan de dagvaarding voor dit kort geding in gebreke heeft gesteld ter zake de gestelde niet-nakoming van de schikkingsovereenkomst. Er lijkt derhalve sprake van rauwelijks dagvaarden. [Y] heeft voorts onvoldoende weersproken gesteld dat hij na ontvangst van de dagvaarding het in 2.6. beschreven gebruik heeft gestaakt en dat hij het in 2.7. beschreven gebruik daarvoor al had gestaakt. Gelet op het voorgaande ziet de rechtbank geen grond voor een voorlopige voorziening waarbij [Y] op straffe van een dwangsom wordt veroordeeld om de in 2.6. en 2.7. genoemde domeinnamen niet langer te gebruiken. De vordering daartoe zal derhalve worden afgewezen.

4.9. Voor toewijzing van de vordering tot medewerking aan overdracht aan Allround ITC van deze domeinnamen en overige door hem geregistreerde domeinnamen die lijken op een handelsnaam van Allround ITC of een daarmee overeenstemmend teken bevatten, ziet de voorzieningenrechter voorshands evenmin aanleiding. In de schikkingsovereenkomst is opgenomen dat de domeinnamen dienen te worden doorgehaald, danwel na overleg met de wederpartij dienen te worden overgedragen. Partijen hebben ter zitting verklaard dat dit overleg niet heeft plaatsgevonden. Een verplichting voor [Y] om de domeinnamen over te dragen in plaats van de registraties te beëindigen is er dan ook niet. De vordering tot bepaling dat dit vonnis dezelfde kracht heeft als het verzoek tot overdracht van de domeinnamen op de voet van 3:300 BW, wordt dientengevolge ook afgewezen.

Onrechtmatige daad
4.15. Met Allround ITC c.s. is de voorzieningenrechter van mening dat [Y] met het in 4.14. beschreven samenstel van handelingen stelselmatig een aspect uit de reclame-uitingen van Allround ITC nabootst in haar eigen uitingen naar het publiek. [Y] heeft ter zitting ook niet betwist dat dit bewust zou gebeuren. Er lijkt sprake te zijn van ‘concurrentje pesten’ op een weinig volwassen manier. Deze handelwijze is echter alleen onrechtmatig indien
hierdoor verwarring bij het publiek te duchten is. Een aantal van de uitingen die [Y] nabootst zijn zo algemeen dat die niet snel aan verwarring zullen bijdragen, zoals het gebruik van de termen ‘repair centre’ ‘PC APK’ en ‘PC Check’. Hetzelfde geldt voor het kleurgebruik op de website, nu Allround ITC c.s. niet aannemelijk heeft gemaakt dat het publiek de kleur die zij gebruikt op haar website specifiek met haar onderneming in verband brengt. Met betrekking tot de verhuizing geldt dat [Y] zijn verhuizing pas een half jaar na Allround ITC aankondigde. Door dat tijdsverloop is het de vraag of het die verhuizing zal verwarren met de verhuizing van Allround ITC. De overige uitingen waarop Allround ITC wijst, betreffen telkens slechts één aspect van een reclame-uiting van Allround ITC (alléén de afbeelding van gras, alléén de power button, één zin uit een radiospot). Voorts worden die reclame-uitingen door Allround ITC openbaar gemaakt als afkomstig van ImakeIT Repair Centre en door [Y] als afkomstig van Computer Repair Centre of Laptop Repair Centre. In het licht van deze omstandigheden acht de voorzieningenrechter het voorshands onvoldoende aannemelijk dat er, ondanks de herhaling van de navolging door [Y], door het hiervoor beschreven samenstel van handelingen verwarring baij het publiek te duchten is.
Allround ITC c.s. heeft wel gesteld dat er al daadwerkelijk verwarring heeft plaatsgevonden, doch heeft deze stelling niet nader gemotiveerd of onderbouwd. Dit had in het kader van dit kort geding wel op haar weg gelegen, zeker nu de beschreven handelwijze van [Y] al meer dan een jaar plaatsvindt. Voor nadere bewijslevering is in het kader van dit kort geding geen plaats. De door Allround ITC c.s. ingestelde vorderingen op grond van onrechtmatige daad komen dan ook niet voor toewijzing in aanmerking. Ten overvloede wijst de voorzieningenrechter er wel op dat [Y] het voorgaande niet dient te beschouwen als een vrijbrief om ook aan allerlei andere uitingen van Allround ITC c.s. aan te gaan haken, omdat hij dan het risico loopt wel onrechtmatig te handelen.

Vzr. Rechtbank Arnhem 29 september 2011, LJN BU2893 (Prevent Brandbeveiliging B.V. tegen Fire Prevent B.V.)

Handelsnaamrecht. Domeinnaamrecht.

In't kort: De handelsnaam Prevent Brandbeveiliging/Prevent werd eerder gevoerd dan de handelsnaam Fire Prevent. Kernvraag in conventie is of Fire Prevent BV met het gebruik van haar handelsnaam "Fire Prevent" en de domeinnaam "fireprevent.nl" inbreuk maakt op de handelsnaam "Prevent Brandbeveiliging/Prevent" en de domeinnaam "preventfire.nl". In reconventie vordert Fire Prevent een verbod op het gebruik van dezelfde domeinnamen en verbonden emailadressen, omdat de woorden Fire en Prevent in omgedraaide volgorde voorkomen en de toevoering .eu of .nl geen zelfstandige betekenis toekomen.

Prevent Brandbeveiliging heeft zich op het standpunt gesteld dat Prevent het dominerende en kenmerkende deel van beide handelsnamen is. Prevent valt niet te monopoliseren, het is in beginsel vrij om hetzelfde beschrijvende woord te gebruiken, zij het op niet verwarrende wijze.

In conventie: afwijzingen. In reconventie worden de vorderingen toegewezen: domeinnaam preventfire.nl en fireprevent.eu en emailadressen moeten worden gestaakt. Twee maal proceskostenveroordeling eisers (€4.142,80 en €968,00)

5.8.  Dat de handelsnaam Prevent Brandbeveiliging/Prevent desondanks een voldoende sterk onderscheidend vermogen heeft, is gemotiveerd weersproken door Fire Prevent. Volgens Fire Prevent wordt het woord ‘prevent’ in combinatie met een ander woord ook door andere bedrijven gebruikt die zich bezighouden met brandbestrijding. Ter ondersteuning hiervan heeft Fire Prevent diverse printscreens van websites van bedrijven die in diezelfde branche opereren overgelegd. Daarnaast heeft Fire Prevent een uitdraai overgelegd van bedrijven die in hun handelsnaam het woord ‘prevent’ hebben opgenomen. Hieruit blijkt dat in de brandbeveiligingsbranche in tal van handelsnamen het woord ‘prevent’ wordt gebruikt. Daar komt bij dat onweersproken is gebleven dat ook in andere branches, zoals in de gezondheidszorg, bedrijven dit woord regelmatig in hun handelsnaam gebruiken. Vooralsnog kan daarom niet gezegd worden dat de handelsnaam Prevent Brandbeveiliging/Prevent een sterk onderscheidend vermogen heeft. Dat Prevent Brandbeveiliging al jaren klanten bedient over heel Nederland betekent nog niet dat zij een zeer ruime bovenregionale naamsbekendheid geniet, in die zin dat aan haar handelsnaam een voldoende onderscheidend vermogen toekomt.

5.9.  Gelet daarop kan Prevent Brandbeveiliging haar handelsnaam, althans het woord ‘Prevent’ niet monopoliseren en staat het Fire Prevent in beginsel vrij om in haar handelsnaam hetzelfde beschrijvende woord (prevent) te gebruiken, zij het dat dit niet op verwarrende wijze mag geschieden. Dit laatste is, voorshands geoordeeld, niet het geval. Vastgesteld kan worden dat de handelsnamen van partijen visueel en auditief van elkaar afwijken. De handelsnaam van gedaagde is geheel in het Engels, terwijl de handelsnaam van eiseres een Engels en een Nederlands woord bevat. Daarnaast is de woordvolgorde anders. De handelsnaam van eiseres begint met het woord ‘Prevent’, terwijl de handelsnaam van gedaagde begint met ‘Fire’, waardoor de beginletter van beide handelsnamen dus ook anders is.

6.3.  Vastgesteld kan worden dat de domeinnaam www.fireprevent.eu identiek is aan de domeinnaam www.fireprevent.nl van Fire Prevent en dat de domeinnaam www.preventfire.nl dezelfde woorden bevat, maar dan in omgekeerde volgorde, terwijl aan de toevoegingen “.eu” respectievelijk “.nl” geen zelfstandige betekenis toekomt. Prevent Brandbeveiliging is daartoe overgegaan hoewel zij blijkens haar als productie 3 bij dagvaarding overgelegde brief al sinds augustus 2003 op de hoogte was met het feit dat Fire Prevent deze naam als haar handelsnaam gebruikt, terwijl evenmin is gebleken welk concreet belang Prevent Brandbeveiliging er bij had om in 2006 (nagenoeg) identieke domeinnamen (www.fireprevent.eu respectievelijk www.preventfire.nl) als de sedert 2002 door Fire Prevent geregistreerde domeinnaam (www.fireprevent.nl) te gebruiken. Prevent Brandbeveiliging heeft desgevraagd ter zitting daarvoor geen deugdelijk argument kunnen geven, behalve dat zij op verzoek van haar klanten een kortere domeinnaam wilde gebruiken. Dat argument overtuigt niet, omdat in dat geval evenzeer voor een andere naam gekozen had kunnen worden. Dat impliceert dat het zonder redelijk belang gebruik maken van (nagenoeg) identieke domeinnamen door Prevent Brandbeveiliging jegens Fire Prevent als onrechtmatig moet worden gekwalificeerd.

6.4.  De vordering tot staking van de domeinnamen www.fireprevent.eu en www.preventfire.nl met bijhorende e-mailadressen zal worden toegewezen. Aan deze veroordeling zal een dwangsom worden verbonden, die zal worden gematigd en gemaximeerd.

Lees het vonnis hier, klik (LJN / opgeschoonde pdf)

Op Domjur.nl staan Nederlandse uitspraken en rechtspraak met betrekking tot domeinnamen. In het bijzonder .nl-domeinnamen. Meest recente uitspraken die nog niet hier zijn gepubliceerd.

WIPO Arbitrage 20 september 2011, DNL2011-0054, (Intesa Sanpaolo S.p.A. tegen Bai Xiqing, inzake: inttesasanpaolo.nl, arbiter: Gregor Vos), DomJur 2011-774

Geen verweerschrift. Domeinnaam is identiek aan gemeenschapsmerken van de bank INTESA SANPAOLO. Geen twijfel over status van het merk en bekendheid van verweerder met het merk:

Considering that Complainant’s Community trademark pre-dates the date of the registration of the Domain Name, the apparent status of INTESA SANPAOLO as a trademark and the specificity of the Domain Name registration itself, the Panel is of the opinion that Respondent was aware or should have been aware of Complainant and its Community trademark.

WIPO Arbitrage 2 september 2011, DNL2011-0049, (Peter Hahn LTd tegen Helo Holdings LTD, inzake peterhahne.nl, arbiter: Willem Hoorneman),  DomJur 2011-772

Domeinnaam bestaat duidelijk uit het dominante element van de woord/beeldmerken van postorderbedrijf PETER HAHN, er is slechts een extr "e" op het einde. Verweerder was of is niet bekend onder de naam Peter Hahne. Geen recht of legitiem belang, een eenvoudige raadpleging van het Benelux Merkenregister zou Verweerder kennis hebben gegeven van de merken met gelding in Nederland. Gezien de .nl-extensie gericht op internetgebruikers in Nederland. Verweerder is in diverse eerdere uitspraken bevolen tot overdracht.

De Geschillenbeslechter stelt vast dat Verweerder ook in diverse eerdere uitspraken onder de Regeling door de daarin aangewezen geschillenbeslechters is bevolen tot overdracht van inbreukmakende domeinnamen (zie BinckBank N.V. v. Helo Holdings LTD, WIPO Zaaknr. DNL2010-0014, CEWE COLOR AG & Co. OHG v. Helo Holdings LTD, WIPO Zaaknr. DNL2010-0034, SPRL Trezia v. Helo Holdings LTD, WIPO Zaaknr. DNL2010-0054, Société Air France v. Helo Holdings LTD, WIPO Zaaknr. DNL2010-0082, Wolff Bioscopen Holding B.V. v. Helo Holdings LTD, WIPO Zaaknr. DNL2011-0024). Uit deze zaken komt het beeld naar voren van een structurele praktijk van domeinnaamkapingen door Verweerder. Dit beeld wordt onderstreept en in stand gehouden door het feit dat Verweerder in voornoemde zaken noch in de onderhavige zaak een verweerschrift heeft ingediend.

WIPO Arbitrage 19 augustus 2011, DNL2011-0050 (BEV.CON LTD tegen TR-Group, inzake: cult.nl, arbiter: Alfred Meijboom), DomJur2011-773

Domeinnaam is identiek aan Gemeenschapsmerk CULT voor energiedranken. Afgelopen distributieovereenkomst geeft geen recht  of legitiem belang. Slechts bereid tot overdracht voor een behoorlijk hoger bedrag dan de registratiekosten, dat geeft een omstandigheid voor gebruik te kwader trouw. Overdracht bevolen.

It appears that after the termination of the Distribution Agreement, R&B no longer had the right to use the Trademark to promote CULT energy drinks. As the Domain Name had been used by R&B to promote CULT energy drinks and in absence of any indication that the Respondent had rights to or legitimate interests in the Domain Name of its own, the Panel is satisfied that the Complainant has made a prima facie case that the Respondent has no rights to or legitimate interests in the Domain Name.